Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2019 г. по делу N СИП-263/2019 В иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку отказано, поскольку действия предпринимателя, связанные с регистрацией и использованием оспариваемого товарного знака, признаны злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2019 г. по делу N СИП-263/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 3 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 10 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Мындря Д.И.,

судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудрявцевым Д.К.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Краковича Арсения Геннадьевича (г. Санкт-Петербург, ОГРНИП 309784723900462) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 12.03.2019, принятого по результатам рассмотрения поступившего 01.10.2018 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 537781.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АСКО" (ул. Оранжерейная, д. 63, пом. 2Н, г. Пушкин, г. Санкт-Петербург, 196608, ОГРН 1089847029590).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Краковича Арсения Геннадьевича - Новосельцев О.В. (по доверенности от 10.12.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Бушуев Р.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-374/41);

от общества с ограниченной ответственностью "АСКО" - Левашов А.И. (по доверенности от 01.04.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Кракович Арсений Геннадьевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.03.2019, принятого по результатам рассмотрения поступившего 01.10.2018 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 537781, и об оставлении правовой охраны указанного товарного знака в силе в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АСКО" (далее - общество).

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Словесный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 537781 был зарегистрирован Роспатентом 24.03.2015 по заявке N 2013725658 с приоритетом от 26.07.2013 на имя предпринимателя в отношении широкого перечня товаров 6, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 26, 28, 34-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество 01.10.2018 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 537781, мотивированным тем, что действия предпринимателя по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 537781 признаны в установленном порядке злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, а также несоответствием регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатентом возражение общества было рассмотрено в пределах доводов о наличии правовых оснований для прекращения правовой охраны спорного товарного знака по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Доводы общества о несоответствии регистрации товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ рассмотрены не были, поскольку административный орган установил, что государственная пошлина была уплачена обществом только за рассмотрение возражения в части доводов о наличии предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ оснований для прекращения правовой охраны, о чем было указано обществом в соответствующем платежном поручении. Одновременно Роспатент разъяснил подателю возражения, что он не утратил возможность обратиться с новым возражением по основанию несоответствия спорного товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 12.03.2019 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 537781 в отношении части товаров 6, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 34-го классов МКТУ признано недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Принимая оспариваемое решение, административный орган исходил из того, что возражение подано заинтересованным лицом, поскольку обществом были представлены доказательства наличия судебных споров между ним и предпринимателем об использовании спорного товарного знака при осуществлении однородной деятельности.

Роспатент, принимая во внимание, что судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, удовлетворил возражение общества и прекратил правовую охрану спорного товарного знака.

При этом административный орган оценил представленные обществом совместно с возражением судебные акты, в частности, решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.08.2017 по делу N А56-58258/2016, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2018 по тому же делу, из которых следует, что действия предпринимателя, связанные с регистрацией и использованием оспариваемого товарного знака, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

Предприниматель, не согласившись с решением Роспатента, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором просит признать его незаконным и оставить в силе предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении всех товаров, для которых он был зарегистрирован.

Доводы о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта предприниматель мотивирует тем, что Роспатентом применена ненадлежащая редакция нормы подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, поскольку на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака указанная статья действовала в иной редакции.

Предприниматель ссылается на то, что обществом не приведено доказательств того обстоятельства, что оно занимается какой-либо производственной деятельностью, относящейся к товарам 6, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 34-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку. Об этом обстоятельстве, по мнению предпринимателя, также свидетельствует то, что товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 620627, зарегистрированный 10.03.2016 на имя общества, относится лишь к части услуг 35-го класса МКТУ, касающихся розничной продажи товаров, в частности, сувенирной продукции. Так, по мнению предпринимателя, услуга по реализации сувенирной продукции, в отношении которой установлена заинтересованность общества, не может быть признана однородной товарам 6, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 34-го классов МКТУ, поскольку предполагает безвозмездную передачу (подарок на память), тогда как все товары, указанные в перечне государственной регистрации товарного знака, предполагают возмездную передачу. В этой связи, по мнению предпринимателя, Роспатент необоснованно пришел к выводу о том, что часть товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, однородна деятельности общества.

Как полагает предприниматель, обществом также не доказано, что действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака и его последующему использованию признаны в установленном порядке злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, а выводы Роспатента об обратном не обоснованы должным образом. Что касается судебных актов по делу N А56-58258/2016, предприниматель отмечает, что установленные в них обстоятельства неотносимы к настоящему делу, поскольку в рамках названного дела судами рассматривалось требование предпринимателя о защите исключительного права на спорный товарный знак.

Кроме того, предприниматель отмечает, что из судебных актов по указанному делу невозможно установить, когда именно у общества возникло исключительное право на соответствующее коммерческое обозначение, в связи с чем отсутствует возможность установить, как это право соотносится с датой подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака. По мнению предпринимателя, данное обстоятельство свидетельствует о том, что на дату приоритета спорного товарного знака у общества отсутствовало исключительное право на коммерческое обозначение. При этом предприниматель также обращает внимание на то обстоятельство, что фирменное наименование общества "АСКО" не является оригинальным и используется не только этим обществом, что следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

Кроме того, предприниматель указывает, что решением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2016 по делу N СИП-654/2015 отказано в признании его действий по регистрации спорного товарного знака злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренции. Управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Санкт-Петербург обществу также было отказано в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении предпринимателя. Учитывая названные обстоятельства, предприниматель полагает, что выводы Роспатента о том, что соответствующие действия предпринимателя были признаны в установленном порядке злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, сделаны в отсутствие в деле надлежащих доказательств. Одновременно предприниматель обращает внимание на то, что исходя из редакции нормы подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, предоставление правовой охраны товарному знаку по этому основанию могло быть оспорено только при наличии судебных актов, принятых по иску о признании действий злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного решения следует читать как "от 17.05.2016 г."

Предприниматель ссылается на то, что все указанные выше доводы приводились им в отзыве на возражение общества, однако надлежащей оценки со стороны Роспатента не получили.

Правовая позиция предпринимателя раскрыта также в дополнении к заявлению от 20.06.2019, в котором заявитель ссылается на нарушение Роспатентом пунктов 2.5, 4.8, 4.10 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56). Как следует из пояснений представителя заявителя в судебном заседании, в нарушение указанных положений Роспатент не рассмотрел возражение по основанию несоответствия регистрации спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

От Роспатента и общества поступили отзывы на заявление предпринимателя, в которых, ссылаясь на законность оспариваемого ненормативного правового акта, названные лица просят оставить заявление без удовлетворения.

В судебном заседании представитель предпринимателя выступил по доводам, изложенным в заявлении, настаивал на удовлетворении заявления и восстановлении правовой охраны спорного товарного знака.

Представители Роспатента и общества указывали на законность оспариваемого решения, выступив по доводам, изложенным в отзывах на заявление.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, и доводы лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента заявителем не пропущен, что не оспаривается Роспатентом и обществом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается предпринимателем в заявлении, поданном в суд.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) содержится разъяснение, согласно которому при оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (26.07.2013), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на указанную дату), а также Правила N 56.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом предпринимателя об ошибочности применения Роспатентом подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ в процитированной в спорном решении редакции, действовавшей на дату рассмотрения возражения, тогда как на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака указанная норма действовала в иной редакции.

Как следует из примененной Роспатентом редакции подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Редакция подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, действовавшая на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, устанавливала, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Таким образом, неверное применение Роспатентом подлежащей применению редакции исследуемой нормы в данном случае само по себе не могло привести к принятию незаконного ненормативного правового акта, поскольку основания для признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительным в случае признания действий правообладателя злоупотреблением правом либо актом недобросовестной конкуренции закреплены в примененной Роспатентом норме как в редакции, действовавшей на дату приоритета спорного товарного знака, так и в последующих редакциях.

При названных обстоятельствах довод предпринимателя о том, что Роспатентом применена не подлежащая применению норма права, сам по себе не свидетельствует о наличии правовых оснований для признания оспариваемого решения недействительным, учитывая также, что заявителем не приведено мотивов, по которым применение такой нормы привело к нарушению прав и законных интересов заявителя (статья 13 ГК РФ, часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судом по интеллектуальным правам установлено, что в заявлении, поданном в суд, предпринимателем не оспариваются выводы Роспатента о заинтересованности общества в подаче соответствующего возражения, в связи с чем названные выводы судом не проверяется.

Аргументы представителя предпринимателя, изложенные устно в судебном заседании 03.09.2019, о том, что Роспатентом незаконно оставлено без рассмотрения возражение общества в части его ссылок на пункт 8 статьи 1483 ГК РФ, судебной коллегией отклоняются.

Прежде всего, доводы о нарушении Роспатентом каких-либо правовых норм ввиду нерассмотрения указанного основания в качестве самостоятельного мотива для оспаривания решения Роспатента в первоначально поданном в суд заявлении отсутствовали, а сами по себе ссылки на отсутствие оснований для признания представления правовой охраны товарного знака регистрации недействительным в силу пункта 8 статьи 1483 ГК РФ непосредственной судебной проверке не подлежат; в данном случае осуществляется лишь последующий судебный контроль за решением административного органа, принятым по результатам рассмотрения возражения.

Пояснения представителя предпринимателя в судебном заседании о том, что указание в дополнении к заявлению от 20.06.2019 на нарушение Роспатентом пунктов 2.5, 4.8, 4.10 Правил N 56 при рассмотрении возражения было направлено на оспаривание действий административного органа по нерассмотрению соответствующих доводов возражения, критически оцениваются судебной коллегией, поскольку в данном дополнении конкретных и определенных мотивов несогласия с указанным действием Роспатента не приведено.

Кроме того, представитель предпринимателя не пояснил, каким образом указанное обстоятельство (нерассмотрение одного из оснований возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку предпринимателя) нарушило права и законные интересы предпринимателя в отношении спорного товарного знака (статья 13 ГК РФ, часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Одновременно судебная коллегия отмечает следующее.

Как следует из пункта 2.28.9 Перечня юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 N 941 (далее - Перечень), рассмотрение возражений, поданных в Роспатент, и принятие решения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с признанием в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака, облагается государственной пошлиной в размере 7 000 руб.

Согласно пункту 2.28.4 Перечня рассмотрение возражений, поданных в Роспатент, и принятие решения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку облагается государственной пошлиной в размере 13 500 руб.

Роспатентом при рассмотрении возражения установлено, что обществом уплачена государственная пошлина в размере 7 000 руб., при этом в платежном поручении содержится указание на то, что государственная пошлина уплачивается за рассмотрение возражения по пункту 2.28.9 Перечня (следовательно, по подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ).

При названных обстоятельствах, а также учитывая, что податель возражения (общество) в настоящем деле не оспаривает нерассмотрение Роспатентом возражения в части требования о признании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку незаконным по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для признания решения Роспатента недействительным по заявлению предпринимателя по указанному мотиву.

Как было отмечено выше, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ (в редакции на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Как следует из пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии с положениями статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) для квалификации судом регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации. Такое поведение может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Общество, обращаясь в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 537781, ссылалось на то, что судебными актами по делу N А56-58258/2016 действия предпринимателя по приобретению и последующему использованию исключительного права на указанный товарный знак признаны злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, поскольку общество до даты приоритета спорного товарного знака стало обладателем исключительных прав на коммерческое обозначение и фирменное наименование, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком и использующиеся для индивидуализации однородных товаров и услуг.

В рамках дела N А56-58258/2016 рассматривался иск предпринимателя к обществу о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 537781 без согласия правообладателя и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.08.2017, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2018, в удовлетворении указанного иска отказано.

Как установлено судом первой инстанции в рамках указанного дела, обозначение "АСКО", используемое обществом с 2009 года для индивидуализации своего предприятия посредством его размещения непосредственно на изделиях, на рекламных материалах, распространяемых среди оптовых покупателей (листовках и каталогах), упаковочных материалах (скотче, коробках и пакетах), а также на своем сайте, приобрело в связи с таким использованием достаточные различительные характеристики и узнаваемость (известность) на определенной территории.

Указанные обстоятельства позволили Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области сделать вывод о том, что обозначение "АСКО" приобрело известность в качестве средства индивидуализации предприятия общества, осуществляющего реализацию сувенирной продукции, до даты приоритета товарного знака предпринимателя, по меньшей мере, на территории Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Суд первой инстанции, оценивая поведение предпринимателя, принял во внимание, что до 2016 года предприниматель не осуществлял реализацию товаров, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак; в то же время исковые заявления, находящиеся на рассмотрении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и поданные предпринимателем отношении общества и его партнеров, реализующих сувенирную продукцию, свидетельствуют о том, что на момент рассмотрения дела N А56-58258/2016 предприниматель использует товарный знак в качестве инструмента давления на общество, которое осуществляло использование соответствующего обозначения в качестве средства индивидуализации предприятия до даты приоритета товарного знака.

На основании изложенного суд первой инстанции констатировал, что совокупность установленных в рамках дела N А56-58258/2016 фактов свидетельствует о том, что действия предпринимателя по регистрации и последующему использованию товарного знака необходимо квалифицировать как злоупотребление правом и проявление недобросовестной конкуренции.

Суд по интеллектуальным правам, рассматривавший кассационную жалобу предпринимателя на судебные акты по делу N А56-58258/2016, отметил, что, как разъяснено в пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (действовало на дату рассмотрения судами дела N А56-58258/2016), суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 154 постановления N 10, действующего на момент рассмотрения настоящего дела.

Судебные акты по делу N А56-58258/2016 вступили в законную силу.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации, что установлено частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Роспатент при рассмотрении возражения общества пришел к выводу о том, что указанные судебные акты, в которых содержится вывод о злоупотреблении предпринимателем правом при приобретении и последующем использовании исключительного права на спорный товарный знак, являются основанием для частичного прекращения правовой охраны этого товарного знака на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам не усматривает правовых оснований для несогласия с данным выводом административного органа, учитывая содержание судебных актов по делу N А56-58258/2016.

Довод предпринимателя о том, что в рамках дела N А56-58258/2016 рассматривалось его требование о защите исключительного права на спорный товарный знак, тогда как в целях применения подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ судом должно было быть рассмотрено самостоятельное требование общества о признании соответствующих действий предпринимателя злоупотреблением правом, не может быть положен в основу вывода о незаконности оспариваемого решения.

Законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ (пункт 174 постановления N 10).

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что вопрос о наличии правовых и фактических оснований для квалификации действий предпринимателя по приобретению исключительного права на спорный товарный знак и его последующего использования исследовался судами и получил отражение в решении суда первой инстанции от 25.08.2017 и в постановлении суда апелляционной инстанции от 15.12.2017 в силу указания на необходимость такого исследования, данного Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 19.05.2017, которым были отменены ранее принятые судебные акты по делу N А56-58258/2016.

Таким образом, представленные обществом совместно с возражением судебные акты, в которых действия предпринимателя по регистрации и использованию спорного товарного знака квалифицированы в качестве злоупотребления правом и акта недобросовестной конкуренции, являются надлежащим доказательством наличия обстоятельств, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, безотносительно того факта, что судами рассматривался иной спор.

Судебная коллегия также считает несостоятельным аргумент предпринимателя о том, что в рамках дела N СИП-645/15 была установлена его добросовестность при регистрации спорного товарного знака.

Прежде всего, суд отмечает, что данный довод по существу направлен на оспаривание выводов, к которым пришли суды в рамках дела N А56-58258/2016, что законом не предусмотрено. Одновременно судебная коллегия обращает внимание на то обстоятельство, что содержательно данный вывод судов предпринимателем не оспаривается.

Как следует из судебных актов по делу N А56-58258/2016, суды установили, что при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-645/15 рассматривался вопрос о добросовестности предпринимателя при регистрации товарного знака, сведений о его недобросовестном использовании на момент рассмотрения названного дела у суда не имелось.

Вместе с тем последующее поведение правообладателя позволило судам при рассмотрении дела N А56-58258/2016 прийти к иным выводам относительно наличия достаточных признаков злоупотребления истцом правом на товарный знак.

Как отметил Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 28.04.2018 по делу N А56-58258/2016, при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание как предшествующее, так и последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Суд кассационной инстанции отметил, что в рамках рассмотрения дела N А56-58258/2016 судами оценены как обстоятельства регистрации товарного знака (после введения в коммерческий оборот обозначения "АСКО"), так и обстоятельства его последующего использования правообладателем (предъявление исков).

Таким образом, вывод Роспатента о том, что действия предпринимателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, признается Судом по интеллектуальным правам обоснованным.

Установив наличие правовых оснований для применения нормы подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, Роспатент констатировал, что в судебных актах по делу N А56-58258/2016 не содержится указаний на то, какие именно товары, в отношении которых спорному товарному знаку предоставлена правовая охрана, являются однородными деятельности, осуществляемой обществом. В этой связи Роспатент перешел к оценке такой однородности, исходя из того, что судебными актами по делу N А56-58258/2016 установлено, что общество осуществляет деятельность, связанную с реализацией сувенирной продукции, с использованием обозначения "АСКО".

Так, Роспатент установил, что сувенирная продукция является продукцией, связанной с продвижением (рекламой), и к ней, в частности, могут быть отнесены брелоки, зажигалки, часы, авторучки, коврики для мыши, а также иные подарки на память с нанесенной на них фирменной символикой.

Изложенный вывод позволил Роспатенту констатировать, что часть товаров 6, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 34-го классов МКТУ, в отношении которых спорному товарному знаку предоставлена правовая охрана, может быть отнесена к категории "сувенирная продукция" с учетом одинакового назначения (для рекламных целей и припоминания о чем-либо), условиями их реализации (через розничные и оптовые сети) и единым кругом потребителей (клиенты, деловые партнеры).

Предприниматель, оспаривая выводы Роспатента в указанной части, ссылается на то, что сувенирная продукция является подарком и передается безвозмездно, тогда как все товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, продаются.

По мнению судебной коллегии, данный довод не может свидетельствовать об ошибочности выводов Роспатента, поскольку сувенирная продукция, как отмечено в оспариваемом решении, действительно представляет собой особого вида подарки, однако такие подарки, очевидно, дарятся не организацией, осуществляющей коммерческую деятельность по розничной продаже сувенирной продукции, а клиентами такой организации, возмездно приобретающими сувенирную продукцию для последующего использования в рекламных либо иных целях.

Кроме того, необоснованным является и довод предпринимателя о том, что товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными сувенирной продукции в связи с регистрацией на имя общества товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 620627 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по розничной продаже сувенирной продукции". Указанное обстоятельство само по себе не имеет правового значения для настоящего дела, поскольку, как было отмечено выше, устанавливая однородность товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, деятельности, оказываемой обществом, Роспатент исходил не из наличия у общества собственного товарного знака, а из обстоятельств, установленных в судебных актах по делу N А56-58258/2016.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что мотивированные аргументы, указывающие на то, что какой-либо из товаров 6, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 34-го классов МКТУ, признанных Роспатентом потенциально способным быть сувенирной продукцией, а, соответственно, однородным деятельности по реализации сувенирной продукции, оказываемой обществом, не может быть отнесен к сувенирной продукции, в поданном в суд заявлении и дополнении к нему отсутствуют.

В отношении довода предпринимателя о том, что из судебных актов по делу N А56-58258/2016 невозможно установить момент возникновения исключительного права общества на коммерческое обозначение, судебная коллегия отмечает, что обстоятельства возникновения у общества исключительного права на соответствующее средство индивидуализации имели бы правовое значение в случае, если бы Роспатентом было рассмотрено возражение общества, мотивированное несоответствием регистрации спорного товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем, как было указано выше, доводы, касающиеся несоответствия регистрации спорного товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, не были предметом самостоятельного рассмотрения Роспатента.

Указанное обстоятельство исключает возможность оценки названного довода в рамках дела о проверке соответствия закону оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента.

Кроме того, судебная коллегия не соглашается с доводом заявителя о том, что поскольку в рамках судебного дела N СИП-654/2015 общество отказалось от требований в части признания за обществом исключительного права на обозначение "АСКО", это препятствует подаче в Роспатент возражения против предоставления правовой спорному товарному знаку по свидетельству N 537781.

Прежде всего, суд отмечает, что данный довод направлен на переоценку сделанных судами в рамках дела N А56-58258/2016 выводов о наличии у общества исключительного права на коммерческое обозначение "АСКО".

При этом следует также согласиться с изложенным в отзыве на заявление доводом Роспатента о том, что из системного анализа положений статьи 49 и пункта 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу, вызванного, в частности, отказом заявителя от исковых требований, повторное обращение по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается только в арбитражный суд.

Однако поскольку общество обратилось с соответствующим возражением не в арбитражный суд, а в административный орган в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ, а также учитывая, что предметом поданного возражения являлось аннулирование правовой охраны спорного товарного знака, а не предоставление правовой охраны товарному знаку на имя общества, судебная коллегия приходит к выводу, что частичный отказ общества от требований в рамках дела N СИП-654/2015 не препятствовал обращению общества в Роспатент с соответствующим возражением.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доводы и возражения участвующих в деле лиц и представленные ими доказательства, суд приходит к выводу о законности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям законодательства, существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения обществом не установлено, в связи с чем требование предпринимателя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Как отмечено выше, в соответствии со статьей 13 ГК РФ и разъяснениями, приведенными в пункте 6 постановления N 6/8, основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления недействительными являются одновременно как его несоответствие закону, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Поскольку несоответствия закону, а также нарушения оспариваемым решением Роспатента гражданских прав и охраняемых законом интересов предпринимателя судом не установлено, требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента незаконным удовлетворению не подлежит.

Учитывая результат рассмотрения заявления, расходы по уплате государственной пошлины за его подачу в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на предпринимателя.

Согласно статье 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено.

Согласно абзацу второму подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными размер государственной пошлины для физических лиц составляет 300 рублей.

В связи с этим излишне уплаченная предпринимателем пошлина при подаче заявления подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования индивидуального предпринимателя Краковича Арсения Геннадьевича оставить без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Краковичу Арсению Геннадьевичу из федерального бюджета 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной за подачу заявления по платежному поручению от 08.04.2019 N 391.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

А.А. Снегур