Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2019 г. N С01-641/2019 по делу N СИП-78/2018 Дело о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку передано на новое рассмотрение, поскольку суд не определил, имеются ли фактические обстоятельства, влияющие на вывод о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, отличающиеся от проанализированных в решении по другому делу

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2019 г. N С01-641/2019 по делу N СИП-78/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 30 сентября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 октября 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица SENSI VIGNE & VINI S.R.L. (Via Cerbaia, 107, Frazione Cerbaia, I-51035 Lamporecchio (PT) Italia) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 по делу N СИП-78/2018 (судьи Булгаков Д.А., Мындря Д.И., Рассомагина Н.Л.)

по заявлению иностранного лица SENSI VIGNE & VINI S.R.L. о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 31.10.2017 об удовлетворении возражения от 02.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 726307 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Maarschall Group B.V. (Uiverweg 2, 1118DS Schiphol, Netherlands, ID 819965376).

В судебном заседании приняли участие представители: от иностранного лица SENSI VIGNE & VINI S.R.L. - Самыловская Г.С. (по доверенности от 29.03.2019 N 77 АГ 0257759);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-369/41);

от иностранного лица Maarschall Group B.V. - Хорольская А.С. (по доверенности от 12.04.2019 N 002/0419-МГ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SENSI VIGNE & VINI S.R.L. (далее - компания SENSI VIGNE & VINI S.R.L.) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.10.2017, которым признано недействительным предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны словесному товарному знаку "" по международной регистрации N 726307 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Maarschall Group B.V. (далее - компания Maarschall Group B.V.).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобе компания SENSI VIGNE & VINI S.R.L., ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права и на несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение от 24.04.2019 отменить.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, компания SENSI VIGNE & VINI S.R.L. обращает внимание на то, что судом первой инстанции не приняты во внимание графические, фонетические и семантические различия сравниваемых обозначений. Заявитель кассационной жалобы полагает, что судом первой инстанции также не исследована различительная способность спорного товарного знака, которая подлежит учету при применении положений пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).

По утверждению заявителя кассационной жалобы, судом первой инстанции не учтено то, что обозначение "SENSI" является значимым словом итальянского языка, в переводе на русский язык означающим "чувства, впечатления, мнения", а обозначения "Sensimi" и "Сэнсими" являются фантазийными, не имеющими конкретных смысловых значений. Кроме того, компания SENSI VIGNE & VINI S.R.L. полагает: из обжалуемого судебного акта не следует, что судом исследовалась и устанавливалась степень сходства сравниваемых обозначений.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что судом первой инстанции не дана оценка доводам компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L. о воспроизведении в спорном товарном знаке отличительной части фирменного наименования этой компании, которое, в свою очередь, было зарегистрировано в реестре предприятий Италии 19.02.1996 - до даты приоритета противопоставленных товарных знаков.

Компания SENSI VIGNE & VINI S.R.L. отмечает, что данные обстоятельства свидетельствуют о том, что решение суда первой инстанции принято без всестороннего, полного и объективного анализа имеющихся в деле доказательств, что противоречит положениям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, указав, что выводы суда в оспариваемом судебном акте являются законными и обоснованными, сделаны с учетом всех фактических обстоятельств дела.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L. поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и третьего лица оспорили доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили обжалуемый судебный акт оставить без изменения, считая его законным и обоснованным. Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях в отношении жалобы.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, словесный товарный знак "" по международной регистрации N 726307 с конвенционным приоритетом от 23.08.1999 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 02.12.1999 в отношении товаров 29-го и 33-го классов МКТУ на имя компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L. Компания Maarschall Group B.V. 02.05.2017 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 726307, мотивированным несоответствием регистрации спорного товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В возражении были приведены следующие доводы: компания Maarschall Group B.V. является правообладателем товарных знаков "Sensimi" по свидетельству Российской Федерации N 523682 с приоритетом от 24.12.2012 и "Sensimi Сэнсими" по свидетельству Российской Федерации N 523140 с приоритетом от 21.03.2013, зарегистрированных в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ. Спорный товарный знак по международной регистрации N 726307, по мнению компании Maarschall Group B.V., является сходным до степени смешения с указанными товарными знаками ввиду их фонетического и семантического сходства; товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 726307, и товары, производимые компанией Maarschall Group B.V., являются однородными, поскольку реализуются на одном и том же секторе рынка, в одних и тех же магазинах, предназначены для массового потребителя, имеют одно и то же назначение и свойства (все они отнесены к алкогольным напиткам).

Соответственно, высока вероятность возникновения у потребителей представления об их общем источнике происхождения; компания Maarschall Group B.V. обращала внимание на то, что продукция, маркированная товарными знаками "SENSIMI", присутствует на рынке с 2016 года, выставлялась на выставке "ПРОДЭКСПО 2017", широко известна потребителю. Алкогольная продукция разливается и реализуется под контролем компании Maarschall Group B.V. - правообладателя товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 523682, N 523140. Продажи осуществляются в различных регионах страны: Республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Хакасия; Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Тверская, Тюменская, Ярославская области; Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края; Ямало-Ненецкий автономный округ; город Москва.

Учитывая изложенное, компания Maarschall Group B.V. настаивала на признании административным органом предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 726307 недействительным в отношении всех товаров 33-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 31.10.2017 возражение компании Maarschall Group B.V. удовлетворено, предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 726307 признано недействительным в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Удовлетворяя возражение компании Maarschall Group B.V., Роспатент исходил из того, что спорный и противопоставленные товарные знаки являются сходными, зарегистрированы в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ, а следовательно, в отношении этих товаров вероятно смешение, тем самым предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 726307 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Компания SENSI VIGNE & VINI S.R.L., не согласившись с указанным решением Роспатента от 31.10.2017, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных правовых актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Судом первой инстанции установлено, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках полномочий, установленных частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта суд признал обоснованными выводы Роспатента, сделанные как в части сходства сравниваемых товарных знаков, так и в части однородности товаров 33-го класса МКТУ, подтвердил вывод Роспатента о вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков, счел, что предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны словесному товарному знаку "" по международной регистрации N 726307 признано недействительным правомерно, а оспариваемый ненормативный правовой акт соответствует закону. В связи с изложенным суд первой инстанции не установил оснований для удовлетворения заявленных компанией SENSI VIGNE & VINI S.R.L. требований.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого ненормативного правового акта и о применимом законодательстве, включающем в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32). Заявителем кассационной жалобы также не ставится под сомнения соблюдение государственным органом процедуры рассмотрения возражения.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в возражениях в отношении этой жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в объяснениях на нее, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Ранее аналогичные методологические подходы содержались в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06.

В отношении доводов кассационной жалобы, выражающих несогласие с выводами суда первой инстанции о наличии сходства товарных знаков, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

При проверке обозначений на тождество и сходство в соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил N 32, осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Определение степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений предусмотрено подпунктами 14.4.2.2-14.4.2.4 Правил N 32.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в подпункте 14.4.2.2 Правил N 32, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Подпунктом "а" подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 предусмотрено, что звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; 12 место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" подпункта 14.4.2.2 Правил N 32).

При установлении однородности товаров в соответствии с подпунктом 14.4.3 Правил N 32 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Как усматривается из содержания обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции произвел самостоятельный сравнительный анализ спорного товарного знака N 726307 по международной регистрации "" и противопоставленных товарных знаков "Sensimi" по свидетельству Российской Федерации N 523682 и "Sensimi Сэнсими" по свидетельству Российской Федерации N 523140.

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о том, что именно словесные элементы "SENSI"/"Sensimi" выполняют в сравниваемых товарных знаках основную индивидуализирующую функцию.

Сравнивая названные обозначения по звуковому критерию сходства, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено полным вхождением единственного элемента "SENSI" спорного товарного знака в состав противопоставленных товарных знаков "Sensimi"/"Sensimi Сэнсими".

Названный вывод суда мотивирован тем, что в составе противопоставленных товарных знаках окончания "-МИ/-mi" не влияют на вывод о звуковом сходстве сравниваемых средств индивидуализации за счет совпадения пяти первых букв/звуков (первых двух слогов данных слов), с которых начинается прочтение сравниваемых обозначений и, соответственно, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя.

Суд первой инстанции поддержал вывод административного органа о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому признаку.

Проведенный судом первой инстанции анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку показал, что он не оказывает определяющего влияния на оценку сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

В отношении графического признака сходства сравниваемых товарных знаков суд первой инстанции указал, что в рассматриваемом случае отдельные незначительные графические отличия сравниваемых товарных знаков не способны повлиять на общий вывод об их сходстве в целом, которое обусловлено высоким фонетическим сходством их словесных элементов "SENSI"/"Sensimi", выполняющих в сравниваемых товарных знаках основную индивидуализирующую функцию.

Суд также отметил, что входящие в состав сравниваемых товарных знаков словесные элементы "SENSI" и "Sensimi" выполнены буквами одного алфавита (латинского), что усиливает графическое сходство данных товарных знаков.

Суд первой инстанции указал, что сравниваемые товарные знаки не содержат каких-либо оригинальных изобразительных элементов либо дополнительных словесных элементов, которые могли бы существенным образом повлиять на общий вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.

С учетом этих обстоятельств суд первой инстанции выявил сходство спорного и противопоставленных товарных знаков.

Исследуя однородность товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, суд первой инстанции указал, что товары 33-го класса МКТУ "спиртные напитки; вина", в отношении которых на территории Российской Федерации была предоставлена правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 726307, и товары 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)", в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 523682, N 523140, являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Суд первой инстанции также учел то, что компания Maarschall Group B.V. является правообладателем серии товарных знаков; товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку по международной регистрации N 726307, и товары, производимые указанным лицом, определены судом как однородные. Суд первой инстанции также принял во внимание то, что продукция компании Maarschall Group B.V., маркированная товарными знаками "Sensimi", присутствует на российском рынке с 2016 года и в определенной степени известна потребителю, так как ее продажи осуществляются в различных областях Российской Федерации.

Указанные обстоятельства, как отмечено судом первой инстанции, повышают вероятность возникновения у рядовых потребителей представления об их общем источнике происхождения.

Таким образом, суд первой инстанции поддержал окончательный вывод административного органа о том, что имеется вероятность смешения сравниваемых товарных знаков, предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны спорному товарному знаку по международной регистрации N 726307 в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в отношении данного вывода суда первой инстанции считает необходимым отметить следующее. До даты принятия обжалуемого решения суда первой инстанции Судом по интеллектуальным правам рассмотрено дело N СИП-77/2018, решением по которому от 11.07.2018 признано недействительным решение Роспатента от 31.10.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331, как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

В указанном судебном акте, принятом по спору с участием тех же лиц, что и в настоящем деле, дана оценка наличию сходства между словесными обозначениями "SENSI" и "Sensimi". Из текста решения по делу N СИП-77/2018 следует, что суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии сходства словесных элементов противопоставленных товарных знаков "SENSIMI"/"Сэнсими" со спорным товарным знаком "18 K SENSI", в котором единственным охраняемым элементом являлось обозначение "SENSI". В решении суда дополнительно отмечено, что "Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что у Роспатента отсутствовали основания для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения ввиду наличия в них фонетически тождественных элементов "SENSI", поскольку слово "SENSI" существенно меняет семантику оспариваемого товарного знака.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом Роспатента о том, что анализ элементов "SENSI" и "SENSIMI"/"Сэнсими" по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен, ввиду того, что значение слова "SENSI" мало знакомо среднему российскому потребителю, и значение семантического фактора сходства не будет играть определяющей роли при восприятии данных обозначений потребителями".

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2019 по делу N СИП-77/2018 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности без удовлетворения.

При рассмотрении кассационной жалобы Роспатента президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил доводы заявителя кассационной жалобы о том, что сходство обозначений обусловлено полным вхождением элемента "sensi" в элемент "sensimi", и отметил, что словесный элемент "sensimi", выполненный без выделения слогов, подлежит оценке в целом без разделения на составные части.

Как указано президиумом Суда по интеллектуальным правам в названном постановлении, "при установлении обстоятельств вхождения одного словесного обозначения в другое имеет значение не только совпадение отдельных буквосочетаний этих обозначений, но и их характер: воспринимается ли совпадающее буквосочетание как элемент, обладающий самостоятельным семантическим значением (в том числе является ли этот элемент корнем слова, являются ли совпадающие буквосочетания сильными элементами, на которых акцентируется внимание потребителей; несут ли данные элементы основную смысловую нагрузку)".

Решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-77/2018 принято 11.07.2018, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам - 19.04.2019, тогда как решение по настоящему делу - 24.04.2019. С учетом того что как по делу N СИП-77/2019, так и по настоящему делу в числе прочих устанавливался факт сходства словесных элементов "sensi" и "sensimi"/"сенсими", а спор рассматривался между теми же лицами, выводы суда в этой части носят преюдициальный характер.

Это, однако, не означает, что вывод о сходстве в целом спорного и противопоставленного товарных знаков в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен быть таким же, поскольку, помимо словесного элемента "sensi", в деле N СИП-77/2018 анализировался иной элемент товарного знака, отсутствующий в спорном товарном знаке по настоящему делу; в настоящем деле словесный элемент "sensi" выполнен оригинальным образом, что отсутствовало в деле N СИП-77/2018.

Вместе с тем выводы, сделанные в отношении самого по себе словесного элемента "sensi", должны быть учтены.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что принцип правовой определенности не препятствует возможности иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках иного дела, но лишь при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств.

В обжалуемом решении суда первой инстанции отсутствует мотивировка в отношении различной оценки обстоятельств при определении сходства идентичных словесных обозначений, что противоречит принципу правовой определенности.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованным довод кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не дал оценку отсутствию в оспариваемом решении Роспатента доводам заявителя, изложенным в отзыве на возражение компании Maarschall Group B.V., которая указывала следующее: продукция SENSI VIGNE & VINI S.R.L. известна в мире с 1987 года, и вина, производимые названной компанией под обозначением "SENSI", широко известны также и на территории Российской Федерации; словесное обозначение "SENSI" идентифицирует один из словесных элементов фирменного наименования компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L., которое, в свою очередь, было зарегистрировано в реестре предприятий Италии 19.02.1996 и возникло значительно ранее приоритета товарных знаков компании Maarshall Group B.V.

Принимая во внимание изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции ввиду несоответствия выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, принятого с нарушением норм процессуального права, повлекшим принятие неправильного решения (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе определив, имеются ли в настоящем деле фактические обстоятельства, влияющие на вывод о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, отличающиеся от проанализированных в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу N СИП-77/2018, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с положением абзаца третьего подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными размер государственной пошлины для юридических лиц составляет 3000 рублей.

Исходя из норм подпункта 9 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ размер госпошлины при подаче кассационной жалобы составляет 1500 рублей. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная госпошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с тем что при подаче кассационной жалобы компанией уплачена государственная пошлина в размере 3000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 по делу N СИП-78/2018 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить иностранному лицу SENSI VIGNE & VINI S.R.L. в лице плательщика ООО "Лакрус" из федерального бюджета 1500 (Одну тысячу пятьсот) рублей излишне уплаченной при подаче кассационной жалобы государственной пошлины по платежному поручению от 13.06.2019 N 86. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев