Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2019 г. по делу N СИП-718/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении заявленных товаров, а ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих использование для этих товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2019 г. по делу N СИП-718/2018

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 9 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А., судей Мындря Д.И., Рассомагиной Н.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пискаревой А.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посредством видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Алтайского края (судья Пашкова Е.Н. при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Орловой Ю.В.), исковое заявление индивидуального предпринимателя Хуснутдиновой Елены Валерьевны (г. Уфа, ОГРНИП 317028000153120)

к индивидуальному предпринимателю Дышлюк Ольге Максимовне (г. Барнаул, ОГРНИП 309222327500041)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431 в отношении части услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200). В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Дышлюк Ольги Максимовны - Трусов О.Р. (по доверенности от 03.09.2018 серии 22АА N 2392365).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Хуснутдинова Елена Валерьевна (далее - предприниматель Хуснутдинова Е.В.) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Дышлюк Ольге Максимовне (далее - предприниматель Дышлюк О.М.) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431 в отношении услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 исковое заявление предпринимателя Хуснутдиновой Е.В. было удовлетворено частично, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "аукционная продажа". В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано. С предпринимателя Дышлюк О.М. в пользу предпринимателя Хуснутдиновой Е.В. взыскано 6 000 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от по делу N СИП-718/2018 отменено в части отказа в удовлетворении исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431 вследствие его неиспользования в отношении услуг 35-го класса "сбыт товара через посредников" и 42-го класса "реализация товаров" МКТУ. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от по делу N СИП-718/2018 оставлено без изменения.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2019 исковое заявление предпринимателя Хуснутдиновой Е.В. принято к производству.

В обоснование заявленных исковых требований предприниматель Хуснутдинова Е.В. в исковом заявлении указывает на то, что ею осуществляется деятельность по розничной продаже товаров. Также, по утверждению истца, ею в целях использования обозначения, сходного со спорным товарным знаком, в Роспатент подана заявка N 2018729658 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Предприниматель Дышлюк О.М. в отзыве на исковое заявление не согласилась с заявленными требованиями, полагая их необоснованными. Ответчик указывает на то, что на момент направления истцом предложения в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), не истек трехлетний период использования спорного товарного знака, поскольку государственная регистрация Роспатентом договора с предыдущим правообладателем об отчуждении исключительного права на этот товарный знак завершилась 02.08.2016.

Предприниматель Дышлюк О.М. отмечает, что спорный товарный знак используется ею при реализации товаров посредством сети магазинов "Корзинка Старая Деревня".

От ответчика 18.12.2018 поступил дополнительный отзыв на исковое заявление, в котором ответчик обращает внимание суда на отсутствие в материалах дела достаточных доказательств наличия у предпринимателя Хуснутдиной Е.В. заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, полагая, что представленная в материалы дела заявка N 2018729658 на регистрацию обозначения "Старая Деревня" в качестве товарного знака не может являться достаточным доказательством заинтересованности истца.

По утверждению ответчика, спорный товарный знак им используется при реализации пива "Старая деревня", использование этого знака под контролем правообладателя осуществляется обществом с ограниченной ответственностью "КОРС" (далее - общество "КОРС") при продвижении товаров, а также индивидуальным предпринимателем Дышлюком В.Н. (далее - предприниматель Дышлюк В.Н.) посредством реализации товаров через сеть розничных магазинов.

В дополнении к отзыву на исковое заявление и пояснениях, поступивших в суд 04.02.2019, ответчик указывает на то, что в целях введения в гражданский оборот пива, маркированного спорным товарным знаком, аффилированное с ответчиком лицо - общество с ограниченной ответственностью "Подсосновский пивоваренный завод" (далее общество "Подсосновский пивоваренный завод") обратилось в сертифицирующие органы для получения необходимой для введения алкогольной продукции в гражданский оборот документации.

Ответчик ссылается на то, что между ним как правообладателем спорного товарного знака, обществом "Подсосновский пивоваренный завод" (производителем пива "Старая деревня"), обществом "КОРС", осуществляющим оптовую реализацию этого товара, имеются отношения аффилированности, поскольку супруг ответчика - Дышлюк Алексей Николаевич является единственным участником общества "КОРС", а участником общества "Подсосновский пивоваренный завод" с долей 70% является общество "КОРС". Указанные обстоятельства, с точки зрения ответчика, свидетельствуют о том, что спорный товарный знак используется под контролем правообладателя аффилированными с ним лицами.

Факт производства и реализации упомянутой продукции с использованием спорного товарного знака, по мнению ответчика, подтверждается совокупностью представленных в материалы дела доказательств.

Истцом 04.02.2019 представлено письменное возражение на отзыв ответчика, в котором он возражает против доводов ответчика, изложенных в отзыве.

Как указывает предприниматель Хуснутдинова Е.В. в названном возражении, использование спорного товарного знака для индивидуализации пива не может доказывать использование этого знака для индивидуализации услуг 35-го и 42-го классов МКТУ.

Также истец обращает внимание на то, что представленные в материалы дела лицензионные договоры с обществом "КОРС" и предпринимателем Дышлюком В.Н. не прошли государственную регистрацию в Роспатенте, в связи с чем не могут подтверждать передачу указанным лицам права использования спорного товарного знака.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

При новом рассмотрении дела лица, участвующие в деле, дополнительных пояснений и доказательств не представили.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований в части досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуги 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников" и услуги 42-го класса МКТУ "реализация товаров", ссылаясь на ранее представленные в Суд по интеллектуальным правам доказательства.

Предприниматель Хуснутдинова Е.В. и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, ответчик на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 02.08.2016 за N РД0203043, стал правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431, зарегистрированного 25.09.2000 в отношении товаров 29-го "икра; колбасные изделия; мясо, рыба, птица и дичь; мясные полуфабрикаты; консервы мясные; консервы рыбные; субпродукты; супы; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; маргарин; масла растительные пищевые; масло сливочное; жиры пищевые; орехи обработанные; чипсы", 30-го "кофе, чай, какао, сахар, рис; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мучные продукты; мюсли; мороженое; макаронные изделия; майонез; блины; вареники; пельмени; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); кетчуп; пряности; пищевой лед", 31-го "сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод", 32-го "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков", 33-го "алкогольные напитки (за исключением пива)" и услуг 35-го "аукционная продажа; агентства по экспорту-импорту; сбыт товара через посредников", 42-го "реализация товаров" классов МКТУ.

Предприниматель Хуснутдинова Е.В., ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, 12.07.2018 направила в адрес предпринимателя Дышлюк О.М. предложение об отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

Не получив ответа предпринимателя Дышлюк О.М. на направленное в ее адрес предложение, предприниматель Хуснутдинова Е.В. по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве и дополнениях и пояснениях к нему, возражениях на отзыв, выслушав мнение представителя ответчика, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением об отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него (т. 1, л.д. 10), почтовыми квитанциями и описями вложения в ценное письмо от 12.07.2018 (т. 1, л.д. 11-12), что ответчиком и третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового. Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Как следует из представленной в материалы дела выписки из Единого государственной реестра индивидуальных предпринимателей, к основному виду экономической деятельности истца относится торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19).

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены следующие документы: заявление о присоединении истца к условиям проведения расчетов между публичным акционерным обществом "СБЕРБАНК" по операциям с использованием банковских карт (эквайринг); договор от 01.06.2018 N 4Б, заключенный между истцом (арендатором) и индивидуальным предпринимателем Поповым Владимиром Петровичем (арендодателем), на передачу на возмездной основе во временное владение и пользование части торговой площади, расположенной по адресу: ул. Островского, д. 71, г. Салават, Республика Башкортостан, для организации розничной торговли бытовой и офисной мебелью; акт приема-передачи данного помещения; отчеты по продажам в розницу за 26.06.2018, 04.07.2018, 09.07.2018, 12.07.2018; справки-отчеты кассира-операциониста от 26.06.2018 N 1, от 09.07.2018 N 15, от 12.07.2018 N 17; отчет о закрытии смены и сверка итогов от 09.07.2018.

Ответчик о фальсификации данных доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявлял.

Суд, оценив названные документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что предпринимателем Хуснутдиновой Е.В. осуществляется деятельность по реализации товаров (мебели) в принадлежащей ей на праве аренды торговой точке.

Кроме того, истцом 13.07.2018 в Роспатент подана заявка N 2018729658 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "Старая деревня" в отношении услуг 35-го и 36-го классов МКТУ.

При этом обозначение по заявке N 2018729658 признается судебной коллегией сходным до степени смешения со спорным товарным знаком ввиду их фонетической и семантической тождественности. В данном случае графические различия, обусловленные использованием различного шрифта, не влияют на восприятие сравниваемых элементов потребителем в целом.

Коллегия судей отмечает, что ответчиком факт сходства заявленного истцом на регистрацию обозначения и спорного товарного знака не оспаривается.

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128), к основным признакам однородности товаров и услуг относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 г. N 128"

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В соответствии с пунктом 7.2.1.1 Руководства N 128 чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. Вид товара и/или услуги - это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг. При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Судебная коллегия, руководствуясь изложенными правилами и рекомендациями по определению однородности товаров и услуг, приходит к выводу о том, что оказываемые истцом услуги по реализации товаров, произведенных иными лицами, однородны услугам 35-го класса МКТУ "аукционная продажа; сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров", в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и истец просит досрочно прекратить его правовую охрану, поскольку данные услуги имеют одно назначение (помощь иным лицам по розничной реализации их товаров; демонстрация и доведение товаров до потребителей), общие круг потребителей, способы их оказания, а следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения. Однородность данных услуг ответчиком также не оспорена.

Вывод о неоднородности оказываемой истцом услуги по реализации товаров (мебели) услуге 35-го класса МКТУ "агентства по экспорту-импорту" не оспаривался лицами, участвующими в деле, а также поддержан судом кассационной инстанции, в связи с чем это обстоятельство не подлежит установлению при новом рассмотрении дела. Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом ответчика о том, что сам по себе факт подачи заявки в Роспатент на регистрацию собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным со спорным товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем, вопреки утверждениям ответчика, помимо заявки N 2018729658 на регистрацию товарного знака истцом представлены доказательства, свидетельствующие о том, что им осуществляется реальная предпринимательская деятельность по реализации товаров иных лиц, однородная услугам 35-го класса МКТУ "аукционная продажа; сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров", для которых в том числе этот товарный знак зарегистрирован.

При этом коллегия судей не может согласиться с доводом ответчика о том, что в его адрес не были направлены приложения, представленные с исковым заявлением, поскольку данное утверждение противоречит доводам, изложенным в дополнительном отзыве на исковое заявление, представленном 18.12.2018, из которого следует, что ответчиком была получена копия искового заявления с приложенными к нему документами (стр. 2 дополнительного отзыва) и представленные истцом доказательства, по мнению ответчика, не подтверждают наличия у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака (стр. 3 дополнительного отзыва).

Кроме того, представленными в материалы дела почтовыми квитанциями подтверждается направление истцом в адрес ответчика копии искового заявления с приложенными к нему документами, а также дополнительных доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Изложенное свидетельствует о том, что ответчику известно, какие именно доказательства представлены истцом в подтверждение наличия у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, что опровергает довод ответчика о неполучении им копии искового заявления и приложенных к нему документов.

Более того, ответчик, извещенный надлежащим образом о начавшемся судебном разбирательстве, на основании статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе был ознакомиться с материалами дела. Однако данное процессуальное право не реализовал.

С учетом изложенного суд полагает, что у ответчика была возможность ознакомиться с отзывом Роспатента и доказательствами, представленными истцом в подтверждение своей правовой позиции, а действительное процессуальное поведение ответчика не обусловливает невозможность представления им мотивированных возражений относительно представленных истцом в материалы дела доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Суд, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности и взаимной связи, исходя из обстоятельств данного дела, приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение "Старая деревня", сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "аукционная продажа; сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров", для которых в том числе этот товарный знак зарегистрирован.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ "аукционная продажа; сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

При этом, как усматривается из постановления от 05.07.2019, президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с выводами суда первой инстанции о соблюдении истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора, заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "аукционная продажа; сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров", недоказанности заинтересованности истца в отношении услуги 35-го класса МКТУ "агентства по экспорту-импорту".

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления предпринимателем Хуснутдиновой Е.В. предложения (12.07.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 12.07.2015 по 11.07.2018 включительно. Принимая во внимание, что истец признан судом заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака только в отношении части услуг 35-го класса МКТУ "аукционная продажа; сбыт товара через посредников" и услуги 42-го класса МКТУ "реализация товаров", ответчику надлежит доказать фактическое использование этого знака в отношении данных услуг.

В отзыве на исковое заявление предприниматель Дышлюк О.М. ссылается на то, что исключительное право на спорный товарный знак перешло к ней после регистрации договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак 02.08.2016, в связи с чем полагает, что на момент направления предпринимателем Хуснутдиновой Е.В. предложения в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, не истек трехлетний период использования ею этого товарного знака.

Однако данный довод не может быть принят во внимание судом, поскольку основан на неверном толковании ответчиком норм материального права.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

При этом из положений статьи 1486 Кодекса не следует, что указанный срок прерывается или исчисляется заново в связи со сменой правообладателя. Правовое значение имеет использование (неиспользование) товарного знака в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя, следовательно, смена правообладателя не изменяет течение указанного срока. Смена правообладателя не является государственной регистрацией товарного знака, с которой приведенная правовая норма связывает начало течения соответствующего срока.

Таким образом, смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет исчисление вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя.

Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ). Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2016 по делу N СИП-372/2015, от 30.09.2016 по делу N СИП-157/2016, от 16.10.2017 по делу N СИП-132/2017.

Вместе с тем в подтверждение фактического использования спорного товарного знака ответчиком в материалы дела представлены следующие доказательства: лицензионный договор от 07.02.2017, заключенный между ответчиком (лицензиаром) и предпринимателем Дышлюком В.Н. (лицензиатом), на безвозмездное предоставление права использования спорного товарного знака при производстве и реализации товаров; лицензионный договор от 07.02.2017, заключенный между ответчиком (лицензиаром) и обществом "КОРС" (лицензиатом), на безвозмездное предоставление права использования спорного товарного знака при производстве и реализации товаров; распечатки из сети Интернет, содержащие воспроизведение спорного товарного знака; сертификат соответствия N РОСС RU.ITT94.H00409, выданный обществу с ограниченной ответственностью "Подсосновский пивоваренный завод" о соответствии пива различных сортов требования ГОСТ 31711-2012; счет-фактура от 25.09.2017 N 6743, подтверждающий факт приобретения предпринимателем Дышлюком В.Н. различного рода товаров (пряники, сухари, бисквиты и другие); счет-фактура от 14.07.2017 N 353702, подтверждающий факт приобретения предпринимателем Дышлюком В.Н. товаров (мясо, сосиски, сардельки); накладная на внутреннее перемещение от 15.07.2017 N 2206; счет-фактура от 31.07.2018 N 367472, подтверждающий факт приобретения предпринимателем Дышлюком В.Н. товаров (мясо, масло сливочное); счет-фактура от 31.07.2018 N 368596, подтверждающий факт приобретения предпринимателем Дышлюком В.Н. товаров (овощей, фруктов); таксировочная ведомость к указанному счету-фактуре; счет-фактура от 12.09.2017 N 459314, подтверждающий факт приобретения предпринимателем Дышлюком В.Н. товаров (фрукты), таксировочная ведомость к этому счету; счет-фактура от 18.09.2017 N 466035, подтверждающий факт приобретения предпринимателем Дышлюком В.Н. товаров (пиво); товарно-транспортная накладная от 18.09.2017 N 466035, подтверждающая поставку предпринимателю Дышлюку В.Н. товаров по счету-фактуре от 18.09.2017 N 466035; декларации соответствия Таможенного Союза от 31.10.2016 N ТС RU Д-RU.IIH86.B.00268, от 08.06.2015 N TC RU.Д-RU.АЯ82.B.02146, от 05.02.2016 N ТС RU Д-RU.АЯ82.В.02945; сертификаты соответствия N РОСС.RU.ПП86.Н00218, РОСС.RU.АЯ82.Н16661, РОСС.RU.АЯ82.Н169 5; справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию N 5/1003811/030817/81737413, N 14228, N 33144; сертификаты соответствия на товары; качественное удостоверение общества с ограниченной ответственностью "Бочкаревский пивоваренный завод" в отношении пива "Живое"; фотоизображения магазинов "Корзинка "Старая Деревня"; товарные накладные от 26.01.2016 N 117, от 17.06.2016 N 1743, от 04.07.2016 N 2010, от 28.09.2016 N 3270, от 16.03.2017 N 778, от 17.04.2017 N 1171, от 02.06.2017 N 2147, от 06.07.2017 N 3070, от 15.01.2018 N 150, от 13.03.2018 N 843, от 11.10.2017 N 5283, от 10.07.2018 N 4666, подтверждающие факты поставки обществом "КОРС" различного рода пива, в том числе пива "Старая деревня" в адрес третьих лиц; свидетельство о заключении брака от 31.07.2004 между Дышлюк О.М. и Дышлюком А.Н.; выписки из ЕГРЮЛ в отношении обществ "КОРС" и "Подсосновский пивоваренный завод", "Старая деревня"; сертификат соответствия от 14.07.2015 N РОСС RU.ПТ94.Н00409, выданный обществу "Подсосновский пивоваренный завод" и подтверждающий соответствие производимого им пива требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 31711-2012 "Пиво. Общие технические условия", принятого Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15.11.2012 N 42).

Суд, оценив данные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 53.2 ГК РФ в случаях, если этот Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом.

Аффилированность свидетельствует о единстве интересов, целей принятия и реализации отдельных решений.

Как усматривается из материалов дела, свидетельством от 31.07.2004 подтверждается факт заключения брака между Дышлюк О.М. и Дышлюком А.Н.

В свою очередь, предприниматель Дышлюк А.Н., будучи супругом предпринимателя Дышлюк О.М., является единственным участником общества с ограниченной ответственностью "Старая деревня" и общества "КОРС", которое также является одним из участников общества "Подсосновский пивоваренный завод" с долей в уставном капитале в размере 70%.

Изложенное позволяет прийти к выводу о наличии между упомянутыми лицами аффилированности, обусловленной родством, составом участников юридических лиц и единством интересов (производство и реализация пива, маркированного спорным товарным знаком).

Указанный вывод был признан правильным в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2019 по настоящему делу.

При этом пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

В свою очередь, под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть, в частности: договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 ГК РФ), договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), лицензионный договор и др.

Представленные в материалы дела лицензионные договоры, заключенные между предпринимателем Дышлюк О.М. (лицензиаром) и предпринимателем Дышлюком В.Н. (лицензиатом) и обществом "КОРС" в лице Дышлюк В.Н. (лицензиатом), не зарегистрированы Роспатентом в установленном законом порядке (статья 1232 ГК РФ), следовательно, право использования спорного товарного знака не перешло к указанным лицам.

Вместе с тем, суд квалифицирует заключение данных лицензионных договоров как действительную волю ответчика на предоставление права использования спорного товарного знака под его контролем. Данный вывод также поддержан президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 05.07.2019 по настоящему делу.

При этом представленными в материалы дела товарными накладными от 26.01.2016 N 117, 17.06.2016 N 1743, от 04.07.2016 N 2010, от 28.09.2016 N 3270, от 16.03.2017 N 778, от 17.04.2017 N 1171, от 02.06.2017 N 2147, от 06.07.2017 N 3070, от 15.01.2018 N 150, от 13.03.2018 N 843, от 11.10.2017 N 5283, от 10.07.2018 N 4666 подтверждается факт реализации обществом "КОРС" пива "Старая деревня", изготовленного обществом "Подсосновский пивоваренный завод", иным лицам.

Иные представленные ответчиком в материалы дела товарные накладные не подтверждают использование спорного товарного знака как самим ответчиком, так и аффилированными с ним лицами, поскольку не содержат указания на данный товарный знак. Кроме того, представленными в материалы дела сертификатами и декларациями подтверждается соответствие изготавливаемой обществом "Подсосновский пивоваренный завод" продукции (в том числе пива "Старая деревня") требованиям технических условий и регламентов в сфере изготовления такой продукции.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 05.07.2019 по настоящему делу признал обоснованным довод истца о том, что доказанность факта использования аффилированными лицами спорного товарного знака для маркировки произведенного и реализуемого ими пива не означает то, что правообладатель доказал использование этого же знака при оказании услуги 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров". При этом суд кассационной инстанции исходил из следующего.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в определении от 23.10.2018 N 310-ЭС18-4459, деятельность по продаже произведенных самим продавцом товаров не относится к услуге 35-го класса МКТУ "сбыт товаров через посредников", которая исходя из положений ГК РФ предполагает посредничество, в том числе в сфере сбыта товаров, совершение определенных действий в интересах третьих лиц по продаже и продвижению их товаров.

По смыслу определения понятия "торговая деятельность", данного в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", под сбытом или реализацией товаров следует понимать, что это услуга в торговой деятельности, которая включает в себя доведение (продажу) товара до покупателей за определенную плату. Следовательно, для установления факта использования товарного знака при оказании услуг "сбыт товара через посредников" или "реализация товаров" правовое значение имеет дифференцирование деятельности по сбыту и реализации своих товаров от услуг по сбыту и реализации товаров. Деятельность по сбыту и реализации своих товаров не подпадает под понятие услуги, поскольку под услугой понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей. С этой точки зрения под данной услугой подразумеваются действия по сбыту и реализации товаров иных лиц, например путем непосредственной продажи таких товаров либо путем оказания посреднических услуг при продвижении этих товаров на рынке и пр.

Для целей применения статьи 1486 ГК РФ реализация одним из аффилированных лиц товара, произведенного другим аффилированным лицом, следует считать реализацией своих товаров.

Поскольку товарный знак ответчика зарегистрирован в отношении услуг, не конкретизированных в свидетельстве на товарный знак по их содержанию и виду и связанных со сбытом и реализацией любых товаров, то характер и круг действий, относящихся к такой услуге, является достаточно широким, не ограниченным какими-либо определенными действиями правообладателя, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Аналогичный подход отражен также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу N СИП-261/2014, от 13.06.2017 по делу N СИП-656/2016.

Суд по интеллектуальным правам, выполняя при новом рассмотрении дела указания президиума Суда по интеллектуальным правам, исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что ответчик не использует спорный товарный знак в отношении услуг 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров". При этом коллегия судей исходит из следующего. При доказывании факта использования товарного знака для индивидуализации товаров либо услуг, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, правообладатель обязан представить доказательства фактического введения этих товаров/услуг в гражданский оборот.

Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот (пункт 38 Обзора), то есть с выполнением товарным знаком той индивидуализирующей функции, которая составляет существо исключительного права.

Смысл нормы пункта 2 статьи 1486 ГК РФ заключается том, что правовая охрана товарного знака прекращается досрочно, если потребитель более не ассоциирует товары (услуги) конкретного лица с конкретным товарным знаком.

Аналогичная позиция приведена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу N СИП-194/2016. Согласно части 3 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены этим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором.

Такие доказательства признаются относимыми, если дата фиксации содержащейся в доказательстве информации соответствует периоду доказывания, предшествующему дате направления предложения заинтересованного лица (12.07.2018), либо если фиксация осуществлена после предъявления искового заявления в суд, однако зафиксированная информация подтверждает существование в сети "Интернет" сведений о фактах, существовавших до даты направления соответствующего предложения. К числу последних относятся данные веб-архивов.

Вместе с тем, представленные ответчиком распечатки из сети Интернет, содержащие обозначение "Старая деревня", не могут быть приняты во внимание как доказательства использования ответчиком спорного товарного знака самостоятельно либо под его контролем, поскольку ответчиком не подтверждено, что сведения, содержащиеся в них, были размещены в пределах спорного периода доказывания.

Представленные в материалы дела фотоизображения торговых точек, посредством которых, как утверждает ответчик, реализуется товар с использованием спорного товарного знака, не могут быть признаны судом надлежащими доказательствами использования этого знака, поскольку не содержат дат, позволяющих соотнести данные изображения и содержащиеся в них сведения (указание на спорный товарный знак) с периодом доказывания.

На основании изложенного коллегия судей пришла к выводу о том, что ответчиком не были представлены доказательства использования им самим либо под его контролем иными лицами спорного товарного знака для индивидуализации услуги 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников" и услуги 42-го класса МКТУ "реализация товаров", в отношении которых истец признан судом заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого знака, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

Как отмечалось выше, товарными накладными от 26.01.2016 N 117, 17.06.2016 N 1743, от 04.07.2016 N 2010, от 28.09.2016 N 3270, от 16.03.2017 N 778, от 17.04.2017 N 1171, от 02.06.2017 N 2147, от 06.07.2017 N 3070, от 15.01.2018 N 150, от 13.03.2018 N 843, от 11.10.2017 N 5283, от 10.07.2018 N 4666 подтверждается факт введения обществом "КОРС" в гражданский оборот пива "Старая деревня", изготовленного обществом "Подсосновский пивоваренный завод".

Вместе с тем указанные доказательства свидетельствуют об осуществлении группой аффилированных лиц (включающей ответчика) деятельности по реализации произведенных этой же группой лиц товаров, а не товаров иных лиц. Следовательно, названные лица не осуществляют деятельность по продвижению товаров, произведенных (принадлежащих) другими лицами (другим лицам), не относящимися к лицам, аффилированным с ответчиком.

При таких обстоятельствах и с учетом указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, коллегия судей пришла к выводу о том, что спорный товарный знак не использовался ответчиком либо иными лицами под его контролем в отношении услуги 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников" и услуги 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Принимая во внимание, что предпринимателем Хуснутдиновой Е.В. доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуги 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников" и услуги 42-го класса МКТУ "реализация товаров", а предпринимателем Дышлюк О.М. не представлено надлежащих доказательств использования этого товарного знака в отношении этих услуг, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников" и услуги 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Поскольку решение Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 оставлено в силе в том числе в части распределения судебных расходов, Суд по интеллектуальным правам при новом рассмотрении дела распределение судебных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, не осуществляет.

Вместе с тем, принимая во внимание результат рассмотрения спора в отмененной части и на основании части 5 статьи 110 и части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 180, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 194431 в отношении услуг 35-го класса "сбыт товара через посредников" и 42-го класса "реализация товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Дышлюк Ольги Максимовны (г. Барнаул, ОГРНИП 309222327500041) в пользу индивидуального предпринимателя Хуснутдиновой Елены Валерьевны (г. Уфа, ОГРНИП 317028000153120) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Л. Рассомагина