Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. N С01-655/2019 по делу N А40-187525/2018 Суд отменил в части вынесенные ранее судебные акты нижестоящих инстанций по делу об обязании прекратить незаконное использование товарных знаков и взыскании компенсации и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с несоответствием выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. N С01-655/2019 по делу N А40-187525/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Силаева Р.В., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - компании IEG International Environmental Group GmbH (58636, Iserlohn, 58 (DE)) на решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2019 по делу N А40-187525/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 по тому же делу, по исковому заявлению иностранного лица - IEG International Environmental Group GmbH к обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен Рег.ру" (пр-д Березовой рощи, д. 12, эт. 2, ком. 4, Москва, 125252, ОГРН 1067746613494), Ротарашу Сергею Федоровичу (Московская обл.) об обязании ответчиков прекратить незаконное использование товарных знаков и взыскании компенсации в размере 1 500 000 рублей.

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица - IEG International Environmental Group GmbH - Гунькин В.Е. (по доверенности от 07.06.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - IEG International Environmental Group GmbH (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен Рег.ру" (далее - ответчик 1, общество), Ротарашу Сергею Федоровичу (далее - ответчик 2) с требованиями:

об обязании общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен Рег.ру" пресечь действия по незаконному использованию товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 229299 ("ТОПАС-М" / "TOPAS-M"), N 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС) в доменном имени www.topas-5.ru путем прекращения делегирования указанного доменного имени;

об обязании Ротараша Сергея Федоровича прекратить незаконное использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 229299 ("ТОПАС-М" / "TOPAS-M"); N 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС) в доменном имени www.topas-5.ru;

о взыскании с Ротараша Сергея Федоровича в пользу IEG International Environmental Group GmbH 4 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 229299 ("ТОПАС-М" / "TOPAS-M"); N 403214 (TOPAS); N 403215 (ТОПАС), из которых: 1 500 000 рублей - компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак ("ТОПАСМ" / "TOPAS-M") свидетельство N 229299; 1 500 000 рублей - компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак (TOPAS) свидетельство N 403214; 1 500 000 рублей - компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак (ТОПАС) свидетельство N 403215.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 производство по делу в части исковых требований к Ротарашу Сергею Федоровичу прекращено, в удовлетворении требований к обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен Рег.ру" отказано.

Компания, не согласившись с вышеназванными судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, не установление судами существенных для дела обстоятельств, просила отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование поданной кассационной жалобы, истец указывает на то, что суды, прекращая производство по делу в части требований, заявленных к Ротарашу С.Ф., нарушили нормы материального права (статью 23 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)) и нормы процессуального права (статьи 8, 9, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По мнению заявителя кассационной жалобы, заявленные к Ротарашу С.Ф. требования подлежат рассмотрению арбитражным судом с учетом пункта 9 части 1 статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку истцом по настоящему спору является иностранное лицо, зарегистрированное на территории Федеративной Республики Германия и спор связан с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность (товарные знаки "ТОПАС-М" / "TOPAS-M", TOPAS, ТОПАС), использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что из материалов дела следует, что Ротараш С.Ф., являющийся регистратором доменного имени, зарегистрировал спорный домен не в личных целях, а именно с целью осуществления предпринимательской деятельности без осуществления государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем настоящий спор подлежит рассмотрению арбитражным судом в соответствии с частью 1 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель кассационной жалобы выражает также несогласие с отказом судов в удовлетворении искового требования к ответчику 1 - регистратору, указывает, что данное требование основано на положениях статьи 1252 ГК РФ, позволяющих предъявлять требование о пресечении действий, нарушающих исключительные права истца на товарные знаки в доменном имени, и считает, что судами неправомерно была не применена к спорным правоотношениям статья 1253.1 ГК РФ, так как полагает, что регистратор несет ответственность за размещенную на спорном Интернет-сайте информацию в качестве информационного посредника.

Помимо прочего, заявитель кассационной жалобы считает, что судебный акт принят о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, администратора спорного доменного имени Ротараша С.Ф., что недопустимо, поскольку обжалуемые судебные акты непосредственно связаны с реализацией прав и обязанностей Ротарашем С.Ф.

Ответчиками отзывы на кассационную жалобу не представлены.

В суд до начала судебного заседания 14.10.2019 представителем ответчика представлена копия решения Лобненского городского суда Московской области от 15.07.2019 по делу N 2-816/19, по исковому заявлению компании IEG International Environmental Group GmbH к Ротарашу С.Ф. об обязании Ротараша С.Ф. прекратить использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 229299 ("ТОПАС-М" / "TOPAS-M"), N 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС) в доменном имени www.topas-5.ru.

Данный документ приобщен к материалам дела.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты с направлением дела на новое рассмотрение.

Общество и Ротараш С.Ф., надлежащим образом извещенные о месте и времени проведения судебного заседания, исходя из положений статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном интернет-сайте Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец, указывая на наличие у него исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 229299 ("ТОПАС-М" / "TOPAS-M"), N 403214 (TOPAS), 403215 (ТОПАС), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров и услуг 11, 35, 37, 41, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также ссылаясь на нарушение этих прав ответчиками путем использования словесных обозначений, а также изображений вышеуказанных товарных знаков в доменном имени www.topas-5.ru на страницах сайта www.topas-5.ru, что подтверждается нотариально удостоверенным протоколом осмотра сайта www.topas-5.ru от 22.06.2018, обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы.

Согласно информации сервиса "Whois" (располагающемуся по адресу https://www.trie.ru/whois/?searchWord=topas-5.ru) регистратором доменного имени topas-5.ru является общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ".

Администратором домена www.topas-5.ru, согласно письменному ответу от 15.06.2018 исх. N 8595 является физическое лицо - Ротараш Сергей Федорович.

Суд первой инстанции, установив, что общество, являясь регистратором доменного имени сети Интернет www.topas-5.ru, не несет ответственности за выбор администратором доменных имен названия доменных имен, а также за информацию, расположенную на доменных именах, и не предоставляет услугу хостинга для указанного доменного имени, а также что требования истца не подпадают ни под одно из оснований, установленных Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ для приостановления делегирования доменного имени, посчитал, что у регистратора не имеется возможности пресечь действия по незаконному использованию товарных знаков, правообладателями которых является компания, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований к данному ответчику.

Также определив, что владельцем доменного имени www.topas-5.ru по состоянию на 17.10.2018 является физическое лицо - Ротараш С.Ф. который, в свою очередь, не имеет статуса индивидуального предпринимателя, суд первой инстанции прекратил производство по делу к названному ответчику применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав представителя заявителя кассационной жалобы, явившегося в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к следующим выводам.

В отношении выводов судов об отказе в удовлетворении требований, заявленных к обществу - регистратору, суд кассационной инстанции считает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Способы защиты исключительных прав установлены статьей 1252 ГК РФ.

В соответствии с положениями статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При обращении с требованием о защите исключительных прав истец в силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен доказать принадлежность ему исключительных прав, в защиту которых предъявляется соответствующее требование, а также факт нарушения этих прав ответчиком.

В соответствии пунктами 1, 2 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе, путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как разъяснено в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что заявленное требование истца о прекращении делегирования спорного домена является специальным способом защиты нарушенного права, которое ввиду незаконного использования администратором доменного имени товарных знаков истца, а также ввиду незаконного размещения домена с наименованием, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, направлено на пресечение любых действий, нарушающих указанное исключительное право истца, в связи с чем такое требование может быть удовлетворено судом.

Установленный в Правилах регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ закрытый перечень оснований для прекращения делегирования доменов не означает невозможность принятия судебного акта о пресечении нарушения путем прекращения делегирования доменов, поскольку данные Правила не являются нормативным актом и не могут ограничить предоставленную законом (пп. 2 п. 1 статьи 1252 ГК РФ) возможность защиты права истца путем предъявления такого требования.

Учитывая изложенное, отказ судов первой инстанции и апелляционной инстанции в части в удовлетворении требования компании к регистратору о прекращении делегирования спорного домена нельзя признать правомерным.

Рассматривая доводы кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам также полагает, что производство по делу в части заявленных требований к Ротарашу С.Ф. не подлежало прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом суд кассационной инстанции исходит из следующего.

Согласно статье 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами, за исключением дел, рассматриваемых Московским городским судом в соответствии с частью третьей статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и с участием граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В силу пункта 8 части 6 названной статьи дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности с участием граждан, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Таким образом, необходимым условием для рассмотрения арбитражным судом исковых требований является экономический характер спора, возникшего в связи с непосредственным осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из пункта 1 статьи 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с тем, согласно пункту 4 этой же нормы гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

Как установлено судами, доменное имя www.topas-5.ru зарегистрировано за физическим лицом - Ротарашем С.Ф., который осуществляет его администрирование, то есть определяет по своему усмотрению порядок его использования, осуществляет организационную и техническую поддержку его функционирования.

Как усматривается из содержания искового заявления, компания утверждала, что в данном спорном доменном имени, а также непосредственно на сайте www.topas-5.ru используются для рекламы и продажи обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками компании в отношении однородных товаров, для которых они зарегистрированы.

Таким образом, содержание искового заявления свидетельствует о том, что заявленные требования обоснованы осуществлением указанным физическим лицом предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Вместе с тем, суды не учли указанные доводы истца о ведении данным физическим лицом предпринимательской деятельности и соответственно об экономическом характере спорных правоотношений.

Кроме того, коллегия судей кассационной инстанции обращает внимание на то, что в соответствии с разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенными в абзаце третьем пункта 4 Постановления N 10, независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров), к коим относятся и товарные знаки.

Как следует из пункта 159 Постановления N 10 требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Учитывая изложенное, выводы судов о не подведомственности требований заявленных к Ротарашу С.Ф. арбитражному суду и соответственно о прекращении производства по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сделаны с нарушением норм материального и процессуального права и без учета обстоятельств данного дела.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального и процессуального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального и процессуального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене.

Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты в части отказа в удовлетворении заявленных к обществу "Регистратор доменных имен Рег.ру" требований, прекращения производства по требованию о взыскании с Ротараша С.Ф. в пользу компании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины, считает необходимым направить дело в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вместе с тем учитывая вступившее в законную силу решение суда Лобненского городского суда Московской области от 15.07.2019 по делу N 2-816/19 по исковому заявлению компании к Ротарашу С.Ф., которым требование компании ко второму ответчику по настоящему делу об обязании Ротараша С.Ф. прекратить незаконное использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 229299 ("ТОПАС-М" / "TOPAS-M"); N 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС) в доменном имени www.topas-5.ru" рассмотрено и удовлетворено, производство по настоящему делу в соответствующей части подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные выше недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе исследовать вопросы о наличии или отсутствии нарушения прав истца на товарный знак, о наличии оснований для взыскания со второго ответчика компенсации, о наличии или отсутствии оснований для прекращения делегирования спорного домена, и правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2019 по делу N А40-187525/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении заявленных к обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен Рег.ру" требований; прекращения производства по требованию о взыскании с Ротараша Сергея Федоровича в пользу иностранного лица - IEG International Environmental Group GmbH компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Направить дело N А40-187525/2018 в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2019 по делу N А40-187525/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 по тому же делу отменить в части требования об обязании Ротараша Сергея Федоровича прекратить незаконное использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 229299 ("ТОПАС-М" / "TOPAS-M"); N 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС) в доменном имени www.topas-5.ru. Производство по делу в указанной части прекратить.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур