Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2019 г. N С01-791/2018 по делу N СИП-137/2018 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку при маркировке спорных товаров сходными обозначениями существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, а следовательно, вероятность смешения товарных знаков

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2019 г. N С01-791/2018 по делу N СИП-137/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 23 декабря 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 декабря 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" (Кулаков пер., д. 9, стр. 1, этаж 5, офис 523, Москва, 129626, ОГРН 1127747121480) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2018 по делу N СИП-137/2018

по заявлению общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" (ул. Комсомольская, д. 1, литер. Щ, пом. 79, г. Подольск, Московская обл., 142100, ОГРН 1057746394518).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" - Кромкина А.Н. (по доверенности от 27.06.2018 N 5/2018), Корнейчук О.Л. (по доверенности от 01.03.2019 N ФФ/33);

от общества с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" - Комаров Е.А., Стрелков А.Л. (по доверенности от 21.11.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-349/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" (далее - общество "ФораФарм") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением (с учетом дополнения к нему от 16.03.2018 N 03479) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" (далее - общество "ЗЕЛДИС").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 требования общества "ФораФарм" оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2018 решение суда от 11.07.2018 по настоящему делу отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2018 требования общества "ФораФарм" оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ФораФарм", ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит отменить обжалуемый судебный акт и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что вывод суда первой инстанции о правомерности оспариваемого решения Роспатента противоречит статье 46 и части 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации.

В обоснование названного довода общество "ФораФарм" ссылается на изложенные в постановлении от 17.03.2009 N 5-П разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации, в соответствии с которым по смыслу статьи 118 во взаимосвязи со статьей 10 Конституции Российской Федерации именно суду принадлежит исключительное полномочие принимать окончательные решения в споре о праве, в том числе по делам, возникающим из налоговых правоотношений, что, в свою очередь, означает недопустимость преодоления вынесенного судом решения посредством юрисдикционного акта административного органа.

В кассационной жалобе общество "ФораФарм" поясняет, что ранее в рамках дела N СИП-69/2017 при участии тех же лиц судом рассматривался вопрос о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850 (далее также - спорный товарный знак). По упомянутому делу Суд по интеллектуальным правам принял решение от 19.06.2017, которое вступило в законную силу и не отменено.

Как отмечает общество "ФораФарм", в силу положений статьи 46, части 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации и статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившее в законную силу решение по делу N СИП-69/2017 является обязательным для Роспатента в части выводов суда как о фактических обстоятельствах дела, так и о применении норм материального права, включая выводы о перечне обстоятельств, подлежащих установлению в соответствии с данными нормами права.

Вместе с тем общество "ФораФарм" обращает внимание на то, что при принятии оспариваемого решения от 22.02.2018 Роспатент "отверг правовые и фактические выводы арбитражного суда по делу N СИП-69/2017 и пришел к противоположным выводам по вопросу о правомерности предоставления исключительного права на товарный знак N 544850 на имя заявителя".

Так, по мнению заявителя кассационной жалобы, в основу оспариваемого в рамках настоящего дела ненормативного правового акта положены выводы Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений "Лошадиная сила" и "Лошадиная доза", а также о вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков, которые противоречат выводам Суда по интеллектуальным правам, содержащимся во вступившем в законную силу решении от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017.

Кроме того, в решении от 22.02.2018 Роспатентом учтено признание общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183, вопрос о влиянии общеизвестности которого на правомерность регистрации спорного товарного знака, как отмечает общество "ФораФарм", также рассматривался судом в рамках дела N СИП-69/2017.

Таким образом, по мнению общества "ФораФарм", Роспатент во внесудебном порядке пересмотрел приведенные во вступившем в законную силу судебном акте фактические и правовые выводы суда и принял решение, влекущее для участника гражданского оборота иные последствия, нежели те, что определены судебным актом.

Как считает заявитель кассационной жалобы, такое решение Роспатента очевидным образом противоречит статье 46 Конституции Российской Федерации.

В кассационной жалобе общество "ФораФарм" также ссылается на то обстоятельство, что вывод суда первой инстанции о правомерности оспариваемого решения Роспатента противоречит части 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации, поскольку лишение лица исключительного права на товарный знак в административном порядке, вопреки решению суда, установившему по результатам оценки тех же доводов и доказательств соответствие регистрации товарного знака положениям законодательства, прямо нарушает судебные гарантии защиты права собственности, закрепленные в части 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации.

Помимо прочего, общество "ФораФарм" указывает на то, что обстоятельства, установленные Судом по интеллектуальным правам в рамках дела N СИП-69/2017, являлись преюдициальными и не могли быть пересмотрены ни Роспатентом, ни судом первой инстанции в рамках настоящего дела.

Вывод суда первой инстанции о том, что принцип правовой определенности не препятствует возможности иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках иного дела, но лишь при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств, сделан, по мнению заявителя кассационной жалобы, без учета того, что указанная правовая позиция, высказанная ранее высшими судебными инстанциями, касается лишь обстоятельств, не имеющих преюдициального значения.

Роспатент направил в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых просит отказать в ее удовлетворении.

Определениями президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2019 и от 13.05.2019 рассмотрение кассационной жалобы общества "ФораФарм" откладывалось дважды.

Общество "ФораФарм" подало ходатайство об обращении президиума Суда по интеллектуальным правам в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2019 в удовлетворении ходатайства общества "ФораФарм" отказано.

Названным определением производство по кассационной жалобе общества "ФораФарм" приостановлено в связи с направлением в Конституционный Суд Российской Федерации на основании части 3 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации запроса о соответствии Конституции Российской Федерации положений подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) во взаимосвязи с положениями статьи 1508 этого Кодекса.

В президиум Суда по интеллектуальным правам 17.10.2019 поступило определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О по делу о проверке конституционности положений подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ во взаимосвязи с положениями статьи 1508 Кодекса.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 назначено судебное заседание для рассмотрения вопроса о возобновлении производства по делу N СИП-137/2018.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2019 рассмотрение вопроса о возобновлении производства по делу N СИП-137/2018 отложено.

От общества "ФораФарм" поступили письменные пояснения с учетом определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О, в которых общество поддерживает доводы своей кассационной жалобы, просит отменить обжалуемое решение от 19.12.2018 и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования.

Роспатент также направил в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные пояснения с учетом определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О, в которых административный орган просит оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2019 производство по делу N СИП-137/2018 возобновлено, судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы общества "ФораФарм" назначено на 23.12.2019.

В судебное заседание 29.11.2019 явились представители общества "ФораФарм", общества "ЗЕЛДИС" и Роспатента.

Представители общества "ФораФарм" выступили по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просили отменить решение суда первой инстанции.

Представители Роспатента и общества "ЗЕЛДИС" в судебном заседании возражали против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просили оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, государственная регистрация словесного товарного знака "" по заявке N 2014706437 с приоритетом от 03.03.2014 произведена 02.06.2015 за N 544850 на имя общества "ФораФарм" в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "ЗЕЛДИС" 24.11.2017 подало возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850 в отношении всех товаров 3-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Возражение мотивировано несоответствием регистрации спорного товарного знака нормам пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование нарушения требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ податель возражения указал на наличие у него исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485642, N 430477, N 530642 (далее соответственно - противопоставленные товарные знаки 1, 2 и 3) со словесным элементом "Лошадиная сила" и на общеизвестный товарный знак со словесным элементом "Лошадиная сила" по свидетельству Российской Федерации N 183 (далее - общеизвестный товарный знак N 183), сходные до степени смешения со спорным товарным знаком, имеющие более ранний приоритет и зарегистрированные в отношении однородных товаров.

Ссылаясь на пункт 3 статьи 1483 ГК РФ, общество "ЗЕЛДИС" также указало на то, что спорный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товара ввиду высокой различительной способности противопоставленного общеизвестного товарного знака N 183, поскольку вызывает в сознании потребителя не соответствующие действительности ассоциации.

Решением Роспатента от 22.02.2018 возражение удовлетворено, правовая охрана спорного товарного знака признана недействительной.

Решение Роспатента мотивировано несоответствием правовой охраны спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ вследствие наличия противопоставленных товарных знаков 1-3, общеизвестного товарного знака N 183, имеющих более раннюю дату приоритета и зарегистрированных для однородных товаров, а также тем, что спорный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя соответствующих товаров 3-го класса МКТУ.

Полагая, что решение Роспатента от 22.02.2017 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, общество "ФораФарм" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

При новом рассмотрении дела судом первой инстанции установлено, что спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение "", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки 1 ("") 2 (""), 3 ("") и общеизвестный товарный знак N 183 ("") представляют собой словесные обозначения "Лошадиная сила", выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Суд первой инстанции посчитал обоснованным вывод Роспатента о том, что противопоставленные товарные знаки образуют серию товарных знаков, объединенную общим словесным элементом "Лошадиная сила".

По результатам проведенного сравнительного анализа спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков 1-3, а также общеизвестного товарного знака N 183 суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента о вероятности их смешения, а также о введении потребителей в заблуждение спорным товарным знаком.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемого судебного акта в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в письменных пояснениях общества "ФораФарм" и в письменных объяснениях Роспатента, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к следующим выводам.

Доводы кассационной жалобы общества "ФораФарм" сводятся к тому, что Роспатент и суд первой инстанции неправомерно пересмотрели выводы о вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков, сделанные Роспатентом при рассмотрении поданного обществом "ЗЕЛДИС" 22.03.2016 возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку (далее - возражения N 1) и Судом по интеллектуальным правам при проверке в рамках дела N СИП-69/2017 законности принятого по результатам рассмотрения этого возражения решения Роспатента от 31.10.2016.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что выводы Роспатента, сделанные им по результатам рассмотрения возражения общества "ЗЕЛДИС" от 24.11.2017 против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку (далее - возражение N 2) и положенные в основу оспариваемого в рамках настоящего дела решения от 22.02.2018, противоречат сделанным ранее при рассмотрении возражения N 1 выводам.

В отношении названных доводов президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Направляя настоящее дело на новое рассмотрение, в постановлении от 19.10.2018 президиум Суда по интеллектуальным правам уже указывал на то, что суд первой инстанции должен оценить пересечение обстоятельств, подлежавших установлению при рассмотрении возражений N 1 и N 2.

В указанном постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам уже отметил, что при рассмотрении настоящего возражения, поданного обществом "ЗЕЛДИС", Роспатент и суд первой инстанции должны были учитывать обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом по делу N СИП-69/2017.

Соответствующее указание, содержащееся в необжалованном лицами, участвующими в деле, постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам, в силу части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязательно для суда, вновь рассматривающего дело.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно подпункту 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Спорный словесный товарный знак "Лошадиная доза" зарегистрирован 02.06.2015.

Общество "ЗЕЛДИС" подало в Роспатент возражение против предоставления этому товарному знаку правовой охраны (возражение N 1), мотивированное его несоответствием в том числе требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Податель возражения указывал, что является правообладателем противопоставленных товарных знаков 1, 2 и 3 со словесным обозначением "Лошадиная сила".

По результатам рассмотрения возражения N 1 Роспатент пришел, в частности, к следующим выводам:

семантическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует;

фонетическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует;

графическое сходство является несущественным и не может компенсировать отсутствие семантического и фонетического сходства сравниваемых знаков;

однородность товаров не может компенсировать отсутствие семантического и фонетического сходства сравниваемых знаков;

с учетом того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными в целом, вероятность их смешения отсутствует.

Решением Роспатента от 31.10.2016 в удовлетворении возражения N 1 отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2017, решение Роспатента от 31.10.2016 оставлено в силе.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017 суд исходил из наличия сходства по визуальному критерию, но полного отсутствия сходства по семантическому и фонетическому критериям.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017 суд:

исходил из того, что обозначения "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила" являются устойчивыми словосочетаниями;

в части семантического критерия согласился с выводом Роспатента в отношении полного семантического различия сравниваемых знаков, отметив, что, что "в рассматриваемом... случае, несмотря на тождество словесных элементов "Лошадиная", ключевым фактором в установлении семантического сходства этих товарных знаков, является совпадение элементов обозначений, на которые падает логическое ударение"; "логическое ударение в сравниваемых словосочетаниях падает на словесные элементы "сила" и "доза", поскольку они являются именами существительными (сильными элементами обозначений), а словесный элемент "Лошадиная" (слабый элемент сравниваемых обозначений) играет описательную роль, заключающуюся в раскрытии особых характеристик данных имен существительных. Указанное обстоятельство свидетельствует о слабой индивидуализирующей способности словесного элемента "Лошадиная" в сравниваемых товарных знаках"; "дополнение словесного элемента "Лошадиная" словесными элементами "сила" и "доза" существенно изменяет первоначальное семантическое значение"; "факт широкого использования иными производителями косметических средств обозначений, в состав которых входит словесный элемент "Лошадиная/Лошадиный" на дату приоритета оспариваемого товарного знака... ослабляет индивидуализирующую функцию данного словесного элемента и, как следствие, влияет на его дальнейшее восприятие потребителем"; "словосочетание "лошадиная сила" по своему смысловому значению представляет собой общеизвестную единицу измерения мощности, а в его переносном значении - достижение эффекта, сопоставимого с параметрами, свойственными лошадям, а словосочетание "лошадиная доза", представляющее собой общеупотребимый фразеологизм, означает значительный объем какого-либо получаемого, принимаемого вещества";

в части фонетического критерия согласился с выводом Роспатента в отношении полного фонетического различия сравниваемых знаков, "поскольку, несмотря на то, что указанные товарные знаки включают в свой состав фонетически тождественный элемент "Лошадиная", они существенно отличаются звучанием последних слов, в которых отсутствуют совпадающие слоги, различен состав гласных и согласных звуков";

в части фонетического критерия указал, что "факт сходства сравниваемых обозначений по графическому признаку, обусловленный исполнением их стандартным шрифтом буквами русского алфавита,... не оказывает существенного влияния ввиду отсутствия сходства по семантическому и фонетическому признакам".

С учетом этого и придя к выводу о том, что "установление однородности товаров... [в рассматриваемом случае] не имеет правового значения", суд указал на отсутствие вероятности смешения спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков 1, 2 и 3.

В Роспатент 24.11.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны тому же товарному знаку (возражение N 2), также мотивированное его несоответствием в том числе требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Возражение N 2 подано тем же лицом, что и возражение N 1, - обществом "ЗЕЛДИС".

В качестве противопоставленных товарных знаков податель возражения N 2 указал те же противопоставленные товарные знаки 1, 2 и 3, что и в ранее поданном возражении N 1, а также общеизвестный товарный знак N 183 "Лошадиная сила" (признан общеизвестным на основании зарегистрированного ранее противопоставленного товарного знака 2; дата, с которой товарный знак признан общеизвестным, - 01.03.2014; дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным - 23.05.2017).

По результатам рассмотрения возражения N 2 Роспатент пришел к следующим выводам:

сравниваемые обозначения являются семантически, фонетически и графически сходными;

товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, однородны;

с учетом этого имеется вероятность смешения сравниваемых знаков.

Кроме того, учтен общеизвестный товарный знак N 183, который признан таковым 23.05.2017 с 01.03.2014, то есть с даты ранее даты приоритета спорного товарного знака (03.03.2014).

Решением Роспатента от 22.02.2018 возражение N 2 удовлетворено, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным.

В основу выводов Роспатента, изложенных в решении от 22.02.2018, положены:

факт сходства обозначений "Лошадиная сила" и "Лошадиная доза", различие которых установлено при рассмотрении возражения N 1;

вероятность смешения спорного товарного знака с товарными знаками 1, 2 и 3 (отсутствие которой установлено при рассмотрении возражения N 1), а также с общеизвестным товарным знаком N 183.

Кроме того, учтен сам факт признания общеизвестным товарного знака N 183.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции, выполняя указания президиума Суда по интеллектуальным правам, проанализировал обстоятельства возражения N 1 и N 2.

Суд первой инстанции, учтя известность общеизвестного товарного знака N 183 и наличие серии товарных знаков (противопоставленные товарные знаки 1, 2 и 3 и общеизвестный товарный знак N 183), пришел, в частности, к выводу о наличии "фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых товарных знаков", обусловленного "подобием заложенных в них идей в отношении товаров 3-го класса МКТУ", о возникновении "ассоциаций с лошадиной гривой, которая как правило, выглядит ухоженной и блестящей".

Указанные выводы суда первой инстанции не соответствует как положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в его истолковании, данном пунктом 162 Постановления N 10, так и положениям статей 16 и 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из абзаца четырнадцатого пункта 162 Постановления N 10, суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения (в том числе известности противопоставленных товарных знаков, наличия серии товарных знаков), а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, ни известность противопоставленного общеизвестного товарного знака N 183, ни наличие серии из противопоставленных товарных знаков 1, 2, 3 и общеизвестного товарного знака N 183 не могут влиять на степень сходства обозначений "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила".

Обстоятельства, на основании которых определяется степень сходства обозначений "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила", уже были установлены ранее - в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017.

В силу части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017 является для Роспатента обязательным.

Об этом же свидетельствуют и положения Конституции Российской Федерации, приведенные в кассационной жалобе.

Принцип обязательности судебных актов не лишает лицо права обжалования этих актов (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), но не допускает пересмотр установленных этими судебными актами обстоятельств при рассмотрении иных дел (часть 2 статьи 69 названного Кодекса).

Таким образом, в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и суд по настоящему делу, проверяя законность решения Роспатента по возражению N 2, обязан был исходить из обстоятельств, установленных решением Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017, в том числе из отсутствия семантического и фонетического сходства обозначений "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила".

Вместе с тем ошибочные выводы суда первой инстанции, касающиеся семантического и фонетического сходства обозначений, не привели к принятию неправильного судебного акта по следующим причинам.

Повторив выводы Роспатента и суда первой инстанции при первоначальном рассмотрении дела (стр. 11 решения), суд первой инстанции тем не менее выполнил указания президиума Суда по интеллектуальным правам и оценил обстоятельства дел по возражениям N 1 и N 2.

Как отмечено выше, в пункте 162 Постановления N 10 Верховный Суд Российской Федерации указал в числе прочего на то, что "вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом".

Суд первой инстанции установил: в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017 суд исходил из отсутствия лишь фонетического и семантического сходства, указав, что "факт... сходства сравниваемых обозначений по графическому признаку, обусловленный исполнением их стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в настоящем случае не оказывает существенного влияния ввиду отсутствия сходства по семантическому и фонетическому признакам".

Таким образом, как при рассмотрении дела N СИП-69/2017, так и при рассмотрении настоящего дела наличие определенного графического сходства обозначений "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила" было установлено.

Такое сходство невозможно отрицать, учитывая наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по настоящему делу, от 25.01.2019 по делу N СИП-261/2018, от 24.05.2019 по делу N СИП-585/2018, от 11.07.2019 по делу N СИП-21/2019 и от 21.10.2019 по делу N СИП-689/2018.

Таким образом, суд первой инстанции установил, что и из решения Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017 следует наличие определенной степени сходства обозначений "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила".

Степень такого сходства обозначений в целом (при наличии некоторого графического сходства и отсутствии семантического и фонетического сходства) не может быть высокой.

Но само по себе наличие определенной степени сходства делает обязательным учет Роспатентом и судом иных обстоятельств, влияющих на вероятность смешения, - обязательного (однородности товаров) и дополнительных (подлежащих установлению лишь при представлении соответствующих доказательств) обстоятельств.

Обстоятельства однородности товаров, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку и противопоставленным товарным знакам 1, 2 и 3, по настоящему делу и по делу N СИП-69/2017 также не отличаются.

Вместе с тем отличаются дополнительные обстоятельства - наличие большей серии противопоставленных товарных знаков (четыре вместо трех) и широкая известность общеизвестного товарного знака N 183.

Из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О (далее - Определение N 2145-О), принятого по запросу Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу, следует, что общеизвестный товарный знак N 183 мог быть противопоставлен спорному товарному знаку.

Сам по себе факт государственной регистрации товарного знака в качестве общеизвестного подтверждает общеизвестность (абзац третий пункта 3.2 Определения N 2145-О), которую не нужно доказывать дополнительно в других делах, но иные лица вправе оспаривать (абзац четвертый пункта 3.3 Определения N 2145-О).

Известность общеизвестного товарного знака N 183 является с учетом пункта 162 Постановления N 10 дополнительным обстоятельством, влияющим на вероятность смешения спорного товарного знака с противопоставленными.

Такая известность не оценивалась судом по делу N СИП-69/2017, поскольку в рамках возражения N 1, в отличие от возражения N 2, общеизвестный товарный знак N 183 не противопоставлялся.

Вопрос же о том, насколько обстоятельства известности одного из противопоставленных товарных знаков влияют на общий вывод о вероятности смешения с учетом невысокой степени сходства обозначений и установленной однородности товаров, - зависит от результатов оценки судом первой инстанции обстоятельств дела. Такая оценка судом первой инстанции дана. Иная оценка фактических обстоятельств не входит в компетенцию президиума Суда по интеллектуальным правам как суда кассационной инстанции.

При этом, как отмечено в абзаце четвертом пункта 3.3 Определения N 2145-О, "в случае противопоставления общеизвестного товарного знака спорному товарному знаку правообладатель последнего не лишен возможности в рамках надлежащей административной или судебной процедуры представлять доказательства отсутствия общеизвестности противопоставленного общеизвестного товарного знака на дату приоритета его товарного знака".

С учетом этого, если в рамках надлежащей административной или судебной процедуры будет доказано отсутствие общеизвестности противопоставленного общеизвестного товарного знака N 183, решение по настоящему делу может быть пересмотрено по новым обстоятельствам (пункт 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 142 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

По аналогичным причинам отклоняются и доводы кассационной жалобы, оспаривающие различные подходы суда первой инстанции при рассмотрении дела N СИП-69/2017 и настоящего дела в части применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017 вывод о соответствии указанной норме права спорного товарного знака сделан исходя из недоказанности наличия у потребителей ассоциативных связей обозначения "Лошадиная сила" с обществом "ЗЕЛДИС".

В настоящем же деле судом учтен общеизвестный товарный знак N 183.

Признание товарного знака общеизвестным фиксирует наличие доказательств связи включенного в этот товарный знак обозначения с источником происхождения товаров.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в письменных объяснениях, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на ее подателя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2018 по делу N СИП-137/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

В.А. Химичев