Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2018 г. по делу N СИП-137/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатент пришел к правомерному выводу о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2018 г. по делу N СИП-137/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 19 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" (ул. Комсомольская, д. 1, г. Подольск, Московская обл., 142100, ОГРН 1057746394518).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" - Медведев Н.Ю. (по доверенности от 27.06.2018), Корнейчук О.Л. (по доверенности от 10.01.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" (далее - общество "ФораФарм") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, с учетом дополнения к нему от 16.03.2018 N 03479, о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850.

Как полагает заявитель, регистрация данного товарного знака не противоречит подпункту 1 пункта 3 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование своих требований общество "ФораФарм" указывает на то обстоятельство, что словесный товарный знак "Лошадиная доза" по свидетельству Российской Федерации N 544850 не является сходным до степени смешения со словесными товарными знаками "Лошадиная сила" по свидетельствам Российской Федерации N 485642, N 430477, N 530642 и с общеизвестным товарным знаком "Лошадиная сила" по свидетельству Российской Федерации N 183, зарегистрированными на имя общества с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" (далее - общество "ЗЕЛДИС").

Кроме того, по мнению заявителя, оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "ЗЕЛДИС".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 требования общества "ФораФарм" оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2018 решение суда от 11.07.2018 по настоящему делу отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 19.10.2018 указал, что судом первой инстанции не дана оценка доводам о необходимости исследования этим судом вопроса о том, в какой части выводы оспариваемого решения Роспатента от 22.02.2018 противоречат обстоятельствам, установленным судом в деле N СИП-69/2017, и в какой степени это влияет на законность и обоснованность решения Роспатента. Суд первой инстанции не учел, что государственный орган, повторно рассматривающий аналогичное по существу возражение, исходя из принципа правовой определенности должен мотивированно изложить, на основании каких правовых норм и фактических обстоятельств при повторном рассмотрении он приходит к иным выводам. Вместе с тем, принцип правовой определенности не препятствует возможности иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках иного дела, но лишь при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств. Таким образом, итоговый вывод о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков при надлежащей мотивировке (например, с учетом установленной степени известности "старшего" товарного знака) по сравнению с ранее рассмотренным делом может отличаться.

Также президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 19.10.2018 отметил, что в настоящем деле Роспатент ссылался на то, что вероятность смешения сравниваемых товарных знаков имеется, поскольку один из противопоставленных товарных знаков признан в установленном порядке общеизвестным. С учетом этого суду первой инстанции при рассмотрении настоящего дела надлежит проверить соответствующий вывод Роспатента в сравнении с выводами, отраженными в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017, и определить, действительно ли в настоящем деле имеются фактические обстоятельства, которые влияют не на промежуточный вывод о сходстве товарных знаков (не зависящий от степени известности "старшего" товарного знака), а на итоговый вывод о вероятности их смешения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при новом рассмотрении настоящего дела суду первой инстанции надлежит исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе определив, имеются ли в настоящем деле фактические обстоятельства, влияющие на вывод о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, отличающиеся от проанализированных в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При новом рассмотрении настоящего дела заявителем в суд первой инстанции представлены пояснения, изменяющие первоначальные основания заявленных требований.

В судебном заседании представители общества "ФораФарм" поддержали заявленные требования.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, просил оставить без изменения оспариваемое решение Роспатента от 22.02.2018.

Как следует из материалов дела и установлено судом, регистрация словесного товарного знака "Лошадиная доза" по заявке N 2014706437 с приоритетом от 03.03.2014 произведена 02.06.2015 за N 544850 на имя общества "ФораФарм" в отношении товаров 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент было подано возражение общества "ЗЕЛДИС", поступившее 24.11.2017, против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием его регистрации подпункту 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 22.02.2018 вышеуказанное возражение удовлетворено. Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850 признано недействительным.

Общество "ФораФарм", полагая, что решение Роспатента от 22.02.2018 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него и письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.03.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. N 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Угроза смешения товарных знаков зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В постановлении от 26.05.2018 по делу N СИП-171/2016 президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что установление степени различительной способности товарных знаков с более ранним приоритетом является обязательным для суда.

Таким образом, если товарный знак, имеющий более ранний приоритет, является известным, следовательно, он обладает высокой различительной способностью и репутацией, что необходимо учитывать при оценке сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 544850 представляет собой словесное обозначение "Лошадиная доза", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации "Лошадиная сила" N 485642, "Лошадиная сила" N 430477, "Лошадиная сила" N 530642 и общеизвестный товарный знак "Лошадиная сила" по свидетельству Российской Федерации N 183 представляют собой словесные обозначения "Лошадиная сила", выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

В соответствии с пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы.

На основании пункта 4.2.1.4 Методических рекомендаций иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений.

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 18.07.2006 N 3691/06, на усиление различительной способности влияет наличие у компании серии знаков, объединенных общим словесным элементом.

Роспатент верно отметил, что противопоставленные товарные знаки образуют серию товарных знаков, объединенную общим словесным элементом "Лошадиная сила".

Кроме того, поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 183 является общеизвестным в отношении товаров 3-го класса МКТУ (признан общеизвестным на основании зарегистрированного ранее товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 430477) с 01.03.2014, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, установлена известность противопоставленных товарных знаков в отношении указанных товаров на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации.

Указанное обстоятельство правомерно позволило Роспатенту сделать вывод о необходимости учета высокой различительной способности и репутации товарного знака с более ранним приоритетом в связи с тем, что в отношении таких товарных знаков существует высокая опасность смешения.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Проведенный Роспатентом анализ сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков с учетом широкой известности противопоставленных товарных знаков со словесным элементом "Лошадиная сила", а также с применением признаков сходства, указанных в пункте 14.4.2.4 Правил, показал наличие фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых товарных знаков.

Роспатент верно указал, что сравниваемые товарные знаки характеризуются подобием заложенных в них идей в отношении товаров 3-го класса МКТУ.

Так как при восприятии средств для ухода за волосами, маркированных товарными знаками "лошадиная сила" и "лошадиная доза", у рядовых потребителей напрямую возникают ассоциации с лошадиной гривой, которая как правило, выглядит ухоженной и блестящей, потребители товаров 3-го класса МКТУ также могут (и желают) рассчитывать на подобный эффект в отношении своих волос.

Поэтому Роспатент правильно отметил, что указанные смысловые ассоциации также усиливают угрозу смешения сравниваемых товарных знаков.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак "Лошадиная доза" по свидетельству Российской Федерации N 544850, с учетом сокращения перечня, зарегистрирован для товаров 3-го класса МКТУ "кремы косметические для тела, гели для массажа тела, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы для тела, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические для тела; косметические препараты для похудания, включенные в 03 класс".

Противопоставленный общеизвестный товарный знак "Лошадиная сила" по свидетельству Российской Федерации N 183 зарегистрирован для товаров 3-го класса МКТУ "шампуни, кремы косметические".

Противопоставленный товарный знак "Лошадиная сила" по свидетельству Российской Федерации N 485642 зарегистрирован для широкого перечня товаров 5-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "Лошадиная сила" по свидетельству Российской Федерации N 430477 зарегистрирован для товаров 3-го класса МКТУ "кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; шампуни".

Противопоставленный товарный знак "Лошадиная сила" по свидетельству Российской Федерации N 530642 зарегистрирован для товаров 3-го класса МКТУ "лаки для волос".

Роспатент проанализировал товары 3-го класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены оспариваемый товарный знак ("кремы косметические для тела, гели для массажа тела, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы для тела, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические для тела; косметические препараты для похудания, включенные в 03 класс") и противопоставленный общеизвестный товарный знак N 183 ("шампуни; кремы косметические"), и сделал верный вывод о том, что все эти товары относятся именно к одной и той же родовой группе товаров (косметические средства), имеют одинаковое назначение и одну и ту же область применения (предназначены для улучшения внешнего вида человека), один и тот же круг потребителей, то есть они являются однородными.

Роспатент обосновано отметил, что по приведенным основаниям однородными являются товары 3-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами 3-го и 5-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы другие противопоставленные товарные знаки. Указанные выводы Роспатента об однородности товаров обществом "ФораФарм" не оспариваются.

Поэтому, учитывая известность противопоставленных товарных знаков, образующих общую серию знаков, Роспатент пришел к правильному выводу, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, и зарегистрированы для однородных товаров, в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров одному производителю.

На основании вышеизложенного, судебная коллегия считает, что Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения, в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850 противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом судебная коллегия отклоняет довод заявителя о том, что словесный элемент "Лошадиная", входящий в сравниваемые товарные знаки, не обладает различительной способностью для товаров 3-го класса МКТУ, так как указывает на их назначение, поскольку ветеринарные (предназначенные для лошадей) препараты могут использоваться для человека.

Роспатент верно указал, что словесный элемент "Лошадиная" не исключен из правовой охраны в сравниваемых товарных знаках. При этом возражение по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, заявителем в Роспатент не подавалось.

Также Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что исходя из указанных выше смысловых ассоциаций, которые вызывают сравниваемые товарные знаки, входящий в них общий словесный элемент "Лошадиная" является фантазийным и не указывает на какое-либо назначение соответствующих товаров.

Роспатент правильно отметил, что вопреки мнению общества "ФораФарм", факт признания товарного знака "Лошадиная сила" общеизвестным свидетельствует о высокой различительной способности словесного элемента "Лошадиная" именно в отношении товаров 3-го класса МКТУ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе, или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что по результатам рассмотрения возражения общества "ЗЕЛДИС" Роспатент пришел к правильному выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 3-го класса МКТУ, так как в период ранее даты его приоритета лицом, подавшим возражение в Роспатент, широко использовался, как отмечалось ранее, сходный товарный знак "Лошадиная сила" в отношении однородных товаров 3-го класса МКТУ.

Такой вывод обусловлен ранее установленным фактом признания данного товарного знака лица, подавшего возражение в Роспатент, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком N 183.

Роспатент верно указал, что в материалы административного дела в Роспатент был представлен ряд договоров, подтверждающих реализацию товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками, с подтверждающими исполнение этих договоров документами.

Кроме этого, представленными в Роспатент материалами подтверждена широкомасштабная рекламная деятельность в отношении противопоставленных товарных знаков на ведущих российских телеканалах, в частности, "НТВ", "ТНТ" и "МТV".

Также в Роспатент в материалы административного дела было представлено заключение от 03.03.2016 N 44-2016, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы института социологии Российской академии наук по результатам социологического опроса, проведенного с 4 по 18 декабря 2015 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей косметических средств для ухода за кожей, шампуней, кремов косметических, кремов, бальзамов.

Согласно результатам данного социологического опроса, большинство респондентов назвало именно общество "ЗЕЛДИС" в качестве производителя товаров, маркированных как товарным знаком "Лошадиная сила", так и оспариваемым товарным знаком "Лошадиная доза".

Как верно указал Роспатент, указанное обстоятельство свидетельствует о наличии у российских потребителя устойчивой ассоциативной связи между товарами, маркированными товарным знаком "Лошадиная доза", и обществом "ЗЕЛДИС".

Судебная коллегия отклоняет довод заявителя о недостоверности результатов указанного социологического опроса, так как в материалах дела отсутствуют доказательства того, что заключение от 03.03.2016 N 44-2016 признано судом сфальсифицированным, а ответы респондентов - не соответствующими действительности.

При этом Роспатент правомерно отметил, что не является таким доказательством, представленная в материалы дела заявителем Рецензия на это Заключение, подготовленная заведующим кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ Авериным Ю.П., так как такая Рецензия является лишь частным мнением одного специалиста в области социологии.

Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что установленная им широкая известность обозначения "Лошадиная сила" в отношении товаров 3-го класса МКТУ "кремы косметические, шампуни", сложившаяся именно до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствует о том, что косметическая продукция, маркируемая оспариваемым товарным знаком, может быть воспринята российскими потребителями именно как товары, произведенные обществом "ЗЕЛДИС".

Таким образом, судебная коллегия считает, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 3-го класса МКТУ, в связи с чем, как верно установил Роспатент, его регистрация не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия также отклоняет довод заявителя, согласно которому Роспатент при принятии решения от 22.02.2018 нарушил положения статей 16 и 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судебные акты по делу N СИП-69/2017 являлись обязательными для Роспатента при принятии оспариваемого решения.

Суд первой инстанции при новом рассмотрении с учетом дополнительных пояснений заявителя и указаний суда кассационной инстанции считает необходимым отметить следующее.

Решение Роспатента от 22.02.2018 основано на том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 544850 является сходным до степени смешения со словесными товарными знаками "Лошадиная сила" по свидетельствам N 485642, 430477, 530642 и с общеизвестным товарным знаком "Лошадиная сила" по свидетельству Российской Федерации N 183 и его регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркируемых таким товарным знаком, в связи с чем предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850 не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия считает, что вопреки мнению заявителя, выводы Роспатента о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, изложенные в оспариваемом решении, не противоречат выводам, сделанным судами первой и кассационной инстанции в рамках рассмотрения дела N СИП-69/2017, так как в названном деле имели место иные фактические обстоятельства.

Так, в постановлении президиума от 03.11.2017 по делу N СИП-69/2017 Судом по интеллектуальным правам четко и ясно указано, что на момент рассмотрения возражения общества "ЗЕЛДИС" не существовало обстоятельства, заключающегося в признании товарного знака "Лошадиная сила" общеизвестным в Российской Федерации.

При этом, как указал президиум Суда по интеллектуальным правам на странице 19 постановления от 19.10.2018 по настоящему делу, принцип правовой определенности не препятствует возможности иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках иного дела, при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств.

На странице 20 постановления от 19.10.2018 по настоящему делу президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что итоговый вывод о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков при надлежащей мотивировке (например, с учетом установленной степени известности "старшего" товарного знака) может отличаться по сравнению с ранее рассмотренным делом. При этом указанные обстоятельства не могут учитываться при полном отсутствии сходства.

Однако, как указал президиум Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу, в деле N СИП-69/2017 не было установлено полное отсутствие сходства, что в том числе обусловлено наличием тождественного элемента "Лошадиный" в сравниваемых товарных знаках.

Судебная коллегия отмечает, что выводы Роспатента о вероятности смешении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850 с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 485642, 430477, 530642 и общеизвестным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 183 и способности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850 ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, были обусловлены именно высокой степенью известности товарного знака "Лошадиная сила".

В свою очередь, как верно указывает Роспатент, вывод о высокой степени известности товарного знака "Лошадиная сила" обусловлен установленным ранее фактом признания названного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (свидетельство Российской Федерации N 183), на имя лица, подавшего возражение в Роспатент (общество "ЗЕЛДИС").

Судебная коллегия считает, что довод заявителя о том, что входящий в сравниваемые товарные знаки словесный элемент "Лошадиная" является слабым элементом сравниваемых товарных знаков, что установлено по делу СИП-69/2017, не влияет на вывод Роспатента о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков, так как товарный знак "Лошадиная сила" является общеизвестным в целом.

Также судебная коллегия полагает, что необоснованной является ссылка заявителя на вывод Суда по интеллектуальным правам, сделанный в решении от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017, согласно которому признание товарного знака "Лошадиная сила" общеизвестным в Российской Федерации не может привести к принятию Роспатентом иного решения в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850.

Проверяя законность и обоснованность решения суда от 19.06.2017 суд кассационной инстанции не поддержал указанный вывод суда первой инстанции, и обосновал свои выводы лишь тем, что на момент рассмотрения возражения общества "ЗЕЛДИС" не существовало обстоятельства, заключающегося в признании товарного знака "Лошадиная сила" общеизвестным.

Иное противоречило бы правовой позиции президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, согласно которой вероятность смешения зависит от степени известности и узнаваемости товарного знака.

Факт признания товарного знака "Лошадиная сила" общеизвестным является доказательством его высокой известности, при этом данный факт не может не влиять на вероятность смешения сравниваемых товарных знаков.

По мнению заявителя, факт известности противопоставленных товарных знаков также был оценен судом по делу N СИП-69/2017.

Судебная коллегия пришла к выводу о том, что указанный довод противоречит материалам дела, поскольку по делу СИП-69/2017 были оценены лишь обстоятельства, связанные с использованием обозначения "Лошадиная сила", в контексте применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем при оценке соответствующих доказательств не была установлена ассоциативная связь между используемым обозначением и обществом "ЗЕЛДИС".

В настоящем деле такая связь подтверждается фактом признания товарного знака "Лошадиная сила" общеизвестным, который не оспорен заявителем.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017 суд исходил из отсутствия лишь фонетического и семантического сходства, указав, что "факт... сходства сравниваемых обозначений по графическому признаку, обусловленный исполнением их стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в настоящем случае не оказывает существенного влияния ввиду отсутствия сходства по семантическому и фонетическому признакам".

При этом судебная коллегия учитывает, что в настоящем деле наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента не может свидетельствовать о полном отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017 и от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Таким образом, судебная коллегия в настоящем деле учитывает также визуальный критерий сходства сравниваемых обозначений за счет наличия у них тождественного словесного элемента, что свидетельствует о вероятности смешения данных сравниваемых обозначений до степени смешения.

С учетом степени сходства обозначений и степени однородности товаров суд первой инстанции приходит к выводу о правомерности вывода Роспатента о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, исходя из установленной степени известности противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что вывод Роспатента о том, что обозначение "Лошадиная сила" ассоциировалось у потребителя на дату приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850 непосредственно с обществом "ЗЕЛДИС", также позволил Роспатенту установить наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 3-го класса МКТУ.

Также судебная коллегия учитывает, что при проверке законности и обоснованности решения суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не признал не соответствующим пункту 3 статьи 1483 ГК РФ вывод суда первой инстанции и Роспатента о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 3-го класса МКТУ.

Таким образом, судебная коллегия считает, что доводы общества "ФораФарм" не опровергают приведенные в оспариваемом решении Роспатента от 22.02.2018 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование общества "ФораФарм" о признании решения Роспатента от 22.02.2018 недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев