Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2019 г. по делу N СИП-370/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении заявления о признании товарного знака общеизвестным, поскольку отчет истца не содержит ретроспективной выборки и не отражает восприятие потребителей на испрашиваемую им дату признания спорного товарного знака общеизвестным (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2019 г. по делу N СИП-370/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 27 декабря 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Мындря Д.И., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (пр-т Заневский, д. 65, корп. 1, лит. А, пом. 1, Санкт-Петербург, 195112) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.01.2019 об отказе в удовлетворении заявления о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2016 в отношении услуг 35-го класса "услуги магазинов по розничной продаже товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651 в качестве общеизвестного на территории Российской Федерации с 01.01.2016 в отношении услуг 35-го класса "услуги магазинов по розничной продаже товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, внести товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651 в перечень общеизвестных товарных знаков, выдать заявителю соответствующее свидетельство.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" - Усков В.В. (по доверенности от 01.01.2019 N ОК/17-8994), Зотов В.В. (по доверенности от 01.01.2019 N ОК/19-1767), Немирко Е.Ю. (по доверенности от 01.01.2019 N ОК/19-1254);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-368/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (далее - общество "О'КЕЙ", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 30.01.2019, которым отказано в удовлетворении заявления о признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуги 35-го класса "услуги магазинов по розничной продаже товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Указанное требование общество "О'КЕЙ" мотивирует тем, что представленные им доказательства подтверждают общеизвестность в Российской Федерации с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров". В связи с этим, по мнению заявителя, решение Роспатента от 30.01.2019 противоречит пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В судебном заседании представители общества поддержали заявленные требования.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, просил оставить без изменения оспариваемое решение Роспатента от 30.01.2019.

Как следует из материалов дела, государственная регистрация словесного товарного знака "" по заявке N 2003715426 с приоритетом от 11.08.2003 произведена 22.03.2004 за N 265651 на имя компании "Аксус Файненшиал Лтд." в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 15.10.2009 за N РД0055669, исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651 в отношении всех услуг было передано обществу "О'КЕЙ".

В Роспатент 29.06.2016 поступило заявление общества о признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов по розничной продаже товаров".

В дальнейшем заявитель 28.09.2016 обратился в Роспатент с ходатайством о сокращении перечня услуг, в отношении которых им испрашивалось признание спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, до услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров". Данное ходатайство Роспатентом удовлетворено.

Впоследствии согласно записи Госреестра от 29.11.2016 в спорный товарный знак "" были внесены изменения с указанием цветового сочетания "белый, красный".

Решением Роспатента от 19.04.2017 отказано в удовлетворении заявления общества о признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2017 по делу N СИП-354/2017 решение Роспатента от 19.04.2017 признано недействительным. Указанным решением суд обязал повторно рассмотреть заявление общество от 29.06.2016.

По результатам повторного рассмотрения указанного заявления Роспатентом принято решение от 30.01.2019, которым отказано в удовлетворении заявления общества от 29.06.2016.

Общество, полагая, что решение Роспатента от 30.01.2019 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него и письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента по рассмотрению заявления о признании обозначения общеизвестным товарным знаком и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

С учетом даты подачи заявления (29.06.2016), правовая база для его рассмотрения, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), ГК РФ и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент).

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации, по решению Роспатента может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате его интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает в себя подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на Интернет-сайте Роспатента.

Согласно пункту 1 (b) статьи 2 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС (далее - Рекомендация ВОИС) компетентный орган рассматривает представленную ему информацию о факторах, на основании которых можно сделать вывод о том, является ли знак общеизвестным или нет, в том числе, хотя и не ограничиваясь ею, информацию о следующем:

степени известности или признания знака в соответствующем секторе общества;

продолжительности, степени и географическом районе использования знака;

продолжительности, степени и географическом районе любой деятельности по продвижению знака, включая рекламу или пропаганду и презентацию на ярмарках или выставках товаров и/или услуг, для которых используется этот знак;

продолжительности и географическом районе осуществленных регистраций знака и/или любых заявок на его регистрацию в той степени, в какой они отражают использование или признание этого знака;

материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак, в частности, отражающих степень, в которой этот знак был признан общеизвестным компетентными органами;

ценности, присущей этому знаку.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651, который заявитель просит с 01.01.2016 признать общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, представляет собой словесное обозначение "О'КЕЙ", выполненное оригинальным шрифтом заглавными красными буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в красном и белом цветовом сочетании.

В подтверждение довода о том, что товарный знак "О'КЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 265651 является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, общество представило следующие документы:

1. Годовой отчет O'KEY Group S.A. за 2014 год с переводом на русский язык.

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении заявителя.

3. Распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru со списком городов, в которых находятся гипермаркеты и/или супермаркеты "О'КЕЙ".

4. Письмо о количестве контрагентов.

5. Распечатка с сайта с доменным именем expert.ru с информацией о компаниях, которые вошли в рейтинг "Эксперт 400" 2015 года, посвященный крупнейшим компаниями Российской Федерации по объему реализации продукции.

6. Распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога Интернет-магазина сети "О'КЕЙ".

7. Копии свидетельств на товарные знаки заявителя с приложениями.

8. Распечатка с сайта с доменным именем okmarket.ru с информацией о проекте "Собственные торговые марки".

9. Презентации "Прайс на рекламные услуги сети гипермаркетов "О'КЕЙ" на 2016 год.

10. Отчет заявителя об оказанных рекламных услугах в 2012-2014 годах.

11. Формы документов заявителя для заключения договора на оказание рекламных услуг.

12. Копии договоров на оказание рекламных услуг с закрытым акционерным обществом "Авеню-Промоушн: РД Северо-Запад", обществом с ограниченной ответственностью "Русс Индор" с приложениями и иной сопроводительной документацией.

13. Распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных возможностях в сети "О'КЕЙ".

14. Копии дипломов, благодарственных писем, наград, полученных заявителем, а также информация с Интернет-сайтов о наградах заявителя.

15. Копия протокола о принятии в члены АКОРТ.

16. Распечатка с сайта с доменным именем acort.ru с информацией о членах организации.

17. Информация об исследовании Deloitte, посвященном сфере ритейла за 2015 год.

18. Исследование общества с ограниченной ответственностью "Божоле" "Brand Capital", посвященное основным показателям бренда "О'КЕЙ" за 2014 год.

19. Исследование Nielsen "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" ("Тенденции в покупательском поведении в 2014-2015").

20. Копия договора между заявителем и обществом с ограниченной ответственностью "Приор" Рекламное агентство" N 30/07-171 от 15.09.2010 с дополнительными соглашениями о продлении.

21. Сведения по рекламе сети "О'КЕЙ" из печатных изданий за 2011 - 2014 годы.

22. Копии справок от имени учредителей печатных изданий о размещении рекламы сети "О'КЕЙ".

23. Таблицы, обобщающие сведения о рекламе сети "О'КЕЙ" на улицах.

24. Копии фотографий, подтверждающих размещение рекламы сети "О'КЕЙ" на улицах в 2012 - 2014 годах.

25. Копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "О'КЕЙ" на телевидении.

26. Копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "О'КЕЙ" на радио.

27. Рекламные ролики заявителя для телевидения и радио доступны по ссылке https://goo.gl/JWe9gX.

28. Письмо главного бухгалтера заявителя Федосеевой С.В. о количестве закупленной и реализованной рекламной продукции.

29. Распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных каталогах "О'КЕЙ".

30. Примеры рекламных каталогов сети "О'КЕЙ".

31. Копии актов, составленных между заявителем и производителями рекламной продукции в отношении рекламных каталогов.

32. Распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о картах постоянного покупателя сети "О'КЕЙ".

33. Образец карты постоянного покупателя.

34. Копии актов, составленных между заявителем и производителями рекламной продукции в отношении карт постоянного покупателя.

35. Распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о подарочных картах сети "О'КЕЙ".

36. Образцы подарочных карт и купона.

37. Копии актов между заявителем и производителями рекламной продукции в отношении подарочных карт и/или купонов.

38. Распечатка с сайта с доменным именем nic.ru относительно принадлежности домена okmarket.ru с переводом на русский язык.

39. Копия письма регистратора о принадлежности домена okmarket.ru заявителю.

40. Распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okmarket.ru.

41. Распечатка с сайта с доменным именем nic.ru относительно принадлежности домена okeydostavka.ru с переводом на русский язык.

42. Копия письма регистратора о принадлежности домена okeydostavka.ru заявителю.

43. Распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeydostavka.ru.

44. Распечатка с сайта с доменным именем reksoft.ru касательно разработки компанией "Рексофт" Интернет-магазина для сети "О'КЕЙ" и вручения компании "Рексофт" премии "Инноватор года 2014" за данный проект.

45. Распечатка с сайта с доменным именем nic.ru относительно принадлежности домена okeyinvestors.ru с переводом на русский язык.

46. Копия письма регистратора о принадлежности домена okeyinvestors.ru заявителю.

47. Распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeyinvestors.ru.

48. Распечатка с сайта с доменным именем vk.com главной страницы сообщества "Розничная сеть "О'КЕЙ".

49. Распечатки с сайта с доменным именем vk.com главных страниц сообществ конкурентов сети "О'КЕЙ".

50. Распечатка с сайта с доменным именем youtube.com страниц аккаунта marketokey с переводом на русский язык.

51. Копия договора между заявителем и обществом с ограниченной ответственностью "Экс Либрис" (далее - общество "Экс Либрис") от 01.07.2009 с приложением и дополнительными соглашениями.

52. Примеры отчетов общества "Экс Либрис" за 2012 - 2014 годы по результатам мониторинга российских средств массовой информации (далее - СМИ) по теме "Российские торговые сети в информационном поле российских СМИ".

53. Отчет ВЦИОМ о проведенном социологическом опросе в отношении обозначения "".

54. Копии уведомлений о постановке компании заявителя на налоговый учет по месту нахождения обособленных подразделений.

55. Ежеквартальный отчет за 4-ый квартал 2016 года.

56. Сведения с сайтов о компании "О'КЕЙ" и ее пресс-релиз по состоянию на 30.01.2017 года.

57. Отчет ВЦИОМ о проведенном социологическом опросе в 2017 году в отношении обозначения "О'КЕЙ".

Впоследствии (28.09.2016) заявителем был сокращен перечень услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству N 265651 общеизвестным до услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров".

Решением Суда первой инстанции от 13.11.2017 по делу N СИП-354/2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2018, было признано недействительным решение Роспатента от 19.04.2017 об отказе в удовлетворении заявления о признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров".

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2017 по делу N СИП-354/2017 заявление общества, поступившее в Роспатент 29.06.2016, было рассмотрено повторно. На заседании коллегии Роспатента, состоявшемся 16.08.2018, от представителей заявителя к материалам дела также были приобщены:

58. Распечатка сведений Министерства экономического развития Российской Федерации о системообразующих предприятиях.

59. Распечатка сведений о рейтинге "Эксперт 400" за 2016 - 2017 годы.

60. Распечатка сведений о рейтинге Forbes за 2015 - 2017 годы.

61. Распечатка сведений о премиях и благотворительности заявителя.

62. Распечатка сведений о партнерствах заявителя.

63. Распечатка сведений об онлайн-магазине заявителя.

64. Таблица о количестве населения и гипермаркетах заявителя в городах Российской Федерации.

65. Распечатка отчета Colliers International.

66. Копии эфирных справок телевизионных каналов и радиостанций.

Как указано в оспариваемом решении Роспатента от 30.01.2019 (страницы 6-7 указанного решения), с учетом позиций судебных инстанций по результатам рассмотрения заявления, поступившего 29.06.2016, коллегия пришла к выводу, что имеющиеся доказательства свидетельствуют о широком уровне известности товарного знака заявителя по свидетельству Российской Федерации N 265651 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" на испрашиваемую дату 01.01.2016. Таким образом, коллегия Роспатента пришла к выводу, что представленные заявителем фактические данные позволяют сделать обоснованный вывод об общеизвестности в Российской Федерации используемого заявителем товарного знака по свидетельству N 265651 в отношении услуги 35 класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров".

Согласно пункту 6.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520, решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем Роспатента и вступает в силу с даты его утверждения. В случае неутверждения решения Палаты по патентным спорам руководитель Роспатента направляет возражение или заявление на рассмотрение в ином составе коллегии Палаты по патентным спорам".

Заявление, поступившее 29.06.2016, в соответствии с резолюцией руководителя Роспатента было направлено на повторное рассмотрение. В связи с чем, представителю заявителя на заседании, состоявшемся 14.01.2019, коллегией предоставлены соответствующие разъяснения направления заявления общества на повторное рассмотрение, связанные с исследованием использования товарного знака в цветовой гамме, указанной в описании.

Судебная коллегия считает, что, проведя анализ материалов заявления и дополнений к нему в отношении товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 265651 на предмет возможности признания его с 01.01.2016 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров", Роспатент пришел к следующим правомерным выводам.

Общество зарегистрировано 30.07.2001 и входит в группу компаний "О'КЕЙ". Основная деятельность группы - управление магазинами формата гипермаркетов "О'КЕЙ" и супермаркетов "О'КЕЙ", входящих в розничную торговую сеть "О'КЕЙ" в Российской Федерации [1, 2].

Сеть магазинов "О'КЕЙ" основана в 2002 году с появлением первого гипермаркета в Санкт-Петербурге. В 2017 году сеть магазинов "О'КЕЙ" отметила свое 15-летие. В период за 2003 - 2006 годы открылись восемь гипермаркетов и два супермаркета "О'КЕЙ" в Санкт-Петербурге. В период за 2007 - 2008 годы магазины "О'КЕЙ" открываются в шести новых регионах Российской Федерации, и всего в то время функционируют 37 магазинов. С 2009 по 2013 годы магазины "О'КЕЙ" открываются в Москве. За 2014 год у сети магазинов "О'КЕЙ" насчитывается 108 магазинов в 28 российских городах [1].

По состоянию на 31.12.2016 сеть "О'КЕЙ" насчитывает 164 магазина [55, 56], из них 74 гипермаркета, 36 супермаркетов, 54 дискаунтера. В год основания заявителя был зарегистрирован сайт с доменным именем okmarket.ru [38, 39].

В годовом отчете [1] O'KEY Group S.A. за 2014 год присутствует карта географического покрытия магазинов "О'КЕЙ". Материалы [64] показывают количество населения и гипермаркетов заявителя в городах Российской Федерации.

Как верно отметил Роспатент, из указанных документов следует, что гипермаркеты и супермаркеты сети "О'КЕЙ" были открыты в городах с наибольшей численностью и плотностью населения. На дату подачи заявления магазины сети функционируют в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Краснодар, Череповец, Уфа и так далее [1, 3, 54]. К 2016 году магазины расположены в Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах [55, 56], что положительно сказывается на росте выручки компании заявителя.

Исходя из материалов заявления, сеть магазинов "О'КЕЙ" в исследуемый период функционировала в 27-ми наиболее густо населенных субъектах Российской Федерации.

В отношении рекламной кампании общества судебная коллегия отмечает следующее.

Из отчетов [51, 52] по результатам мониторинга российских СМИ за период 2012 - 2014 годов следует, что информация о российском ритейлере "О'КЕЙ" представлена в российских СМИ ("Коммерсант", "РБК daily", "Retail.ru", "ПРАЙМ" и др.).

Реклама магазинов "О'КЕЙ" заявителя транслировалась в эфирах радиостанций в 2012 - 2016 годах ("Ретро FM", "Европа Плюс", "Авторадио", "Русское радио", "Дорожное радио", "Радио Дача", "Love Радио" и других) в разных городах Российской Федерации: Сургут, Саратов, Новосибирск, Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Липецк, Воронеж, Астрахань, Ставрополь и так далее [26, 27, 66].

Судебная коллегия учитывает, что обществом также представлены эфирные справки [25, 66], иллюстрирующие рекламную кампанию магазинов "О'КЕЙ" в телевизионном эфире в 2011 - 2016 годах на российских каналах "Первый", "НТВ", "Россия", "ТНТ", транслируемых в различных городах: Краснодар, Мурманск, Санкт-Петербург, Липецк и так далее.

Согласно документам [28-37] за период 2012 - 2015 годы реклама магазинов "О'КЕЙ" присутствовала в периодических печатных изданиях: например, "Семь дней", "Аргументы и факты", "Антенна Телесемь", "МОЙ РАЙОН", "Петербургский телезритель" и так далее.

В источниках [38-47, 63] представлена информация о количестве просмотров страниц на сайтах заявителя (okmarket.ru 2012 - 2016 годы - 118 833 492; okeydostavka.ru 2015 - 2016 годы - 17 582 844; okeyinvestors.ru 2012 - 2016 годы - 601 997).

В социальной сети "ВКонтакте" представлена официальная страница магазинов "О'КЕЙ" http://vk.com/okmarketru с более чем 47 000 подписчиками [48].

Магазины торговой сети "О'КЕЙ", а также общество получали различные награды, участвовали в благотворительных акциях и становились победителями разнообразных конкурсов в области розничной торговли с 2011 по 2017 годы [14, 61].

В отношении представленных обществом социологических опросов и иных исследований судебная коллегия отмечает следующее.

Исходя из опроса ВЦИОМ [53] следует, что у российских покупателей фонетическая составляющая "О'КЕЙ" используемого заявителем (правообладателем) товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 ассоциируется с названием "О'КЕЙ" магазинов (гипермаркетов), о чем свидетельствует 69,6% опрошенных респондентов. В опросе ВЦИОМ [57] отмечено, что большинству опрошенных респондентов 94% известно обозначение "" при этом большинство из них отметили услуги магазинов/гипермаркетов в качестве сферы применения этого обозначения.

Согласно исследованию "Brand Capital" [18] по уровню удовлетворенности гипермаркетами сеть "О'КЕЙ" занимает второе место в Российской Федерации, по уровню удовлетворенности супермаркетами - первое. В этом же исследовании 86% опрошенных покупателей магазинов в городах присутствия сети "О'КЕЙ" подтвердили знание бренда "О'КЕЙ".

В представленных исследованиях [17, 19] относительно положения сети "О'КЕЙ" на российском рынке отмечено следующее.

Исследование "Deloitte" [17] касается сферы ритейла за 2015 год. Российская розничная сеть "О'КЕЙ" по итогам 2015 года вошла в список 250-ти крупнейших ритейлеров мира, среди которых в этом сегменте рынка обозначены "Лента", "Магнит", "Х5 Retail Group" и так далее. Согласно исследованию компании "Nielsen" "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" по рынку Санкт-Петербурга за период 2014 - 2015 годов гипермаркеты сети "О'КЕЙ" остаются основным каналом торговли [19].

Согласно исследованию "Nielsen" "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" [19] гипермаркеты "О'КЕЙ" являются одним из основных каналов торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса в городе Санкт-Петербурге.

В рейтинге "Эксперт 400" за 2016 - 2017 годы [59], "Forbes" за 2015 - 2017 годы [60] общество в 2015 году вошло в первую сотню рейтинга крупнейших компаний Российской Федерации по объему реализации продукции (151,9 миллиардов рублей). В последующие годы заявитель занимал лидирующие позиции в рейтингах с увеличением объемов реализации соответственно: 162,5 и 175,5 миллиардов рублей за 2016 и 2017 годы.

Согласно рейтингу "Forbes" [60] за период 2015 - 2016 годы (в том числе, на испрашиваемую дату - 01.01.2016) заявитель занимает 36-38 места среди самых больших частных компаний в стране по объему выручки.

Общество является обладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом "О'КЕЙ" в отношении услуг 35-го класса МКТУ [7]: по свидетельству Российской Федерации N 266176 "", по свидетельству Российской Федерации N 265652 "", по свидетельству Российской Федерации N 336074 "" и так далее.

Таким образом, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что анализ представленных заявителем материалов и документов свидетельствует о широкой известности обозначения "О'КЕЙ" на территории Российской Федерации.

Вместе с тем Роспатент верно отметил, что заявление обществом подано именно в отношении товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 265651, таким образом документы, прилагаемые заявителем в обоснование довода о том, что по состоянию на 01.01.2016 товарный знак является общеизвестным, должны касаться именно того знака, который он считает общеизвестным.

Согласно данным Госреестра цветовое сочетание товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 "белый, красный". Одним из основных факторов при оценке доказательств в отношении интенсивного использования товарного знака является его цветовое сочетание.

Роспатент правильно указал, что именно используемое обществом цветовое и шрифтовое исполнение товарного знака влияет на его общее зрительное впечатление, а также на степень его узнаваемости и запоминаемости российским потребителем в качестве средства индивидуализации определенного лица в отношении конкретных товаров/услуг.

Судебная коллегия учитывает, что характерное графическое исполнение товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 красными буквами на белом фоне присутствует в каталогах, подарочных и дисконтных картах, ведущих рейтинговых печатных периодических изданиях, рекламных щитах на улицах разных городов Российской Федерации (Тольятти, Волгоград, Иваново, Екатеринбург, Москва и иных), а также других рекламных материалах в 2012 - 2015 годах [1, 2, 6, 8, 13, 18, 19, 21-24, 28-37].

Однако, как верно отметил Роспатент, использование товарного знака "О'КЕЙ" в красном шрифтовом исполнении на белом фоне не является единственным. Из имеющихся в настоящем деле доказательств следует, что использование товарного знака "О'КЕЙ" осуществлялось также и в других цветовых сочетаниях.

Так, на обложке годового отчета [1] O'KEY Group S.A., обозначение "О'КЕЙ" в красном шрифтовом исполнении присутствует на серо-сине-белом фоне.

В годовом отчете [1] представлены фотографии магазинов, при этом на вывесках обозначение "О'КЕЙ" выполнено на желтом, зеленом, белом фонах.

В распечатке с информацией о проекте "Собственные торговые марки" [8] обозначение "О'КЕЙ" используется на продукции в белом цвете на красном фоне.

В исследовании общества "Божоле" "Brand Capital" [18] на фотографиях магазинов вывеска с обозначением "О'КЕЙ" представлена на желтом фоне, а на самом отчете обозначение "О'КЕЙ" также представлено с использованием белых букв на красном фоне.

В печатных изданиях товарный знак "О'КЕЙ" выполнен белыми буквами на красно-желтом фоне (например, издание "Антенна Телесемь", 24-30 ноября 2014 года N 48, Уфа; издание "Антенна Телесемь", 24-30 ноября 2014 года N 48, Волгоград; издание "Антенна Телесемь", 24-30 ноября 2014 года, N 48, Коми; издание "Антенна Телесемь", 24-30 ноября 2014 года, N 48, Иваново и так далее), а также белыми буквами на коричневом фоне (например, издания "Мой район". Новости большого города. Центр от 12.10.2012 N 42 (501); "Мой район" от 24.09.2012 (Красногорск, Истра, Дедовск); издание "Антенна Телесемь", N 40 (788) 2012, Астрахань; издание "Антенна Телесемь", N 42 (469), 2012, Краснодар; издание "Антенна Телесемь", N 42 (790), 2012, Астрахань; издание "Metro", Санкт-Петербург, от 19.09.2012 N 172 (2540); издание "Экстра Н", от 05.10.2012 N 39 (924); издание "МЫТИЩИ-09" от 01.10.2012 N 38 (744)).

Сведения об использовании товарного знака "О'КЕЙ" в красном шрифтовом исполнении на желтом фоне на вывесках магазинов расположены на страницах печатных изданий: например, издание "Антенна Телесемь" N 48 (517), 2011 год, Саратов.

На страницах печатного издания "Аргументы и факты" (например, 8-14 августа 2012 года N 32 (1657), Нижний Новгород; 22-28 августа 2012 года N 34 (1659), Нижний Новгород), печатного издания "Metro" (например, Санкт-Петербург, от 08.08.2012 N 142 (2510)), издания "Экстра Н" (например, от 10.08.2012 N 31 (916)), издания "Мой район" (Москва, издания "Панорама", от 24.08.2012, N 32 (993)) товарный знак "О'КЕЙ" выполнен в красном шрифтовом исполнении на белом фоне в голубую клетку, имитирующем тетрадный лист.

В образце карты постоянного покупателя [33] товарный знак "О'КЕЙ" в красном шрифтовом исполнении выполнен на золотисто-коричневом фоне.

В образцах подарочных карт и купонов [36] товарный знак "О'КЕЙ" в красном шрифтовом исполнении выполнен на серебристо-белом фоне, на черном фоне, на черном фоне с серо-серебристыми узорами, на зеленом фоне со светло-зелеными узорами, на сером фоне с серо-серебристыми узорами, а также на светло-кремовом фоне.

В рекламных каталогах сети "О'КЕЙ" [30] товарный знак "О'КЕЙ" выполнен в красном шрифтовом исполнении на бело-коричневом фоне, на желто-коричневом фоне, на голубом фоне с зелеными листочками, серо-коричневом, а также белыми буквами на темно-зеленом фоне, красными буквами в белом контуре на светло-коричневом фоне.

При этом Роспатент правильно отметил, что из отчетов общества "Экс Либрис" [52], а также фотографий, подтверждающих размещение рекламы сети "О'КЕЙ" на улицах в 2012 - 2014 годах [24], невозможно оценить используемое цветовое сочетание товарного знака "О'КЕЙ" в силу представления данных документов в черно-белых копиях.

Роспатент обосновано указал, что многообразие применяемых цветовых оттенков при использовании товарного знака "О'КЕЙ" для индивидуализации услуг магазинов не позволяет сделать вывод о широкой известности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 именно в том цветовом сочетании, которое указано в Госреестре.

Судебная коллегия считает, что как верно отметил Роспатент, основная часть доказательств, представленных обществом в подтверждение длительного и интенсивного использования обозначения со словесным элементом "О'КЕЙ", касается использования иных обозначений и не имеет отношения к товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 265651, который охраняется именно в красном и белом цветовом сочетании и в определенном шрифтовом исполнении.

Судебная коллегия считает необходимым обратить внимание на то, что общество 22.11.2019 представило в суд дополнение к своему заявлению, содержащее дополнительные доводы в обоснование требования о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента от 30.01.2019. Также с указанным дополнением к заявлению общества были приложены также новые доказательства на 39 листах и двух CD-дисках.

Относительно возможности приобщении указанных документов к материалам судебного дела Роспатент указал, что в соответствии с частью 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Судебная коллегия, ознакомившись с указанным дополнением к заявлению общества, по существу указанных в нем доводов отмечает следующее.

Общество считает, что материалы, представленные им в Роспатент, подтверждают широкое использование обозначения "О'КЕЙ" именно в красно-белом цвете.

Вместе с тем, как ранее было указано, общество при рассмотрении его заявления о признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным товарным знаком были представлены материалы, свидетельствующие об использовании заявителем различных обозначении, содержащих словесный элемент "О'КЕЙ", в различном шрифтовом и цветовом исполнении.

Указанное обстоятельство не позволяет сделать обоснованный вывод о том, что именно товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651 приобрел широкую известность на территории Российской Федерации.

Общество приводит довод о том, что широкая известность товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 подтверждается рекламными роликами, которые демонстрировались на телевидении. Однако, как указывает общество в дополнении к заявлению, в данных видеороликах использовалось иное обозначение, содержащее иные словесные и изобразительные элементы, характеризующиеся иным композиционным построением и фоном.

Таким образом, судебная коллегия считает, что указанный довод общества является необоснованным.

Судебная коллегия также отклоняет довод общества о том, что использование им обозначения "О'КЕЙ" в различном цветовом и шрифтовом исполнении не влияет на восприятие российским потребителем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 и на его широкую известность в Российской Федерации на испрашиваемую дату (01.01.2016) в силу следующего.

В пункте 1 Административного регламента указано, что данный регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением Роспатентом государственной услуги.

Согласно пункту 10 Административного регламента государственная услуга предоставляется Роспатентом непосредственно или с привлечением подведомственного ему федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" для проведения подготовительных работ в целях осуществления Роспатентом юридически значимых действий для предоставления государственной услуги.

В силу пункта 66 Административного регламента коллегия на заседании рассматривает все представленные заявителем материалы, заслушивает доводы заявителя, его представителя, участвующего в рассмотрении заявления.

Судебная коллегия отмечает, что поскольку общество обратилось в Роспатент с заявлением о признании товарного знака "О'КЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком, именно общество должно представить доказательства в обоснование довода о том, что представленные им документы свидетельствуют об общеизвестности данного товарного знака на 01.01.2016.

Однако общество не представило в Роспатент доказательств того, что графические отличия от товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 при использовании обозначений "О'КЕЙ" не повлияли на существо обозначения с точки зрения его восприятия российскими потребителями.

Роспатент также указывает, что ГК РФ различает ситуации, при которых может быть признан общеизвестным товарным знаком ранее зарегистрированный товарный знак или обозначение используемое в качестве товарного знака.

При этом судебная коллегия отмечает, что общество обратилось в Роспатент с заявлением о признании общеизвестным конкретного товарного знака, а именно - товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651, характеризующегося определенными признаками.

Таким образом, документы, представляемые заявителем в подтверждения наличия оснований для признания товарного знака общеизвестным должны свидетельствовать о приобретении широкой известности именно указанного обозначения в результате его широкого использования.

Роспатент ссылается на то, что данная позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 27.10.2008 N 13614/08, принятым по делу N А40-47997/2007.

Судебная коллегия учитывает, что возможность ссылки Роспатента на судебную практику в целях демонстрации правомерности выводов, отраженных в оспариваемом ненормативном правовом акте, обусловлена обязанностью органа доказать законность и обоснованность своего решения (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Общество приводит довод о том, что представленные им в Роспатент отчеты, подготовленные по результатам социологических исследований, подтверждают широкую известность в Российской Федерации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651.

Судебная коллегия отмечает, что обществом в Роспатент представлен отчет фонда ВЦИОМ [53], подготовленный в 2015 году, а также отчет фонда ВЦИОМ [57], подготовленный в 2017 году.

В отношении отчета ВЦИОМ 2015 года судебная коллегия отмечает, что данное заключение содержит результаты исследования уровня известности словесного обозначения "" выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита без особой графической или шрифтовой проработки.

Таким образом, указанный отчет содержит сведения о восприятии российским потребителем иного обозначения, отличного от товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651.

В связи с этим судебная коллегия считает, что как верно указал Роспатент, данный документ не может свидетельствовать о широкой известности в Российской Федерации спорного товарного знака "".

Относительно отчета ВЦИОМ 2017 года судебная коллегия отмечает следующее.

Указанное заключение содержит результаты исследования, проведенного фондом ВЦИОМ в феврале 2017 года (сроки полевых работ 17-27 февраля 2017 года).

Таким образом, данное исследование относится к периоду после даты (01.01.2016), с которой общество просит признать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным.

Судебная коллегия отмечает, что сведения и материалы, охватывающие период после 01.01.2016 и до февраля 2017 года (в частности отчет ВЦИОМ, подготовлен в 2017 году [57]), также не могли повлиять на вывод Роспатента об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" на 01.01.2016, даже с учетом правовой позиции, выраженной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О "По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации".

При этом судебная коллегия учитывает, что этот отчет не содержит ретроспективной выборки и не отражает восприятие потребителей па испрашиваемую обществом дату (01.01.2016) признания спорного товарного знака общеизвестным.

Так, вопрос из отчета ВЦИОМ 2017 года: "Вспомните, пожалуйста, когда Вы впервые узнали о данном обозначении?" (страница 13 указанного заключения) носит предположительный характер, поэтому Роспатент правомерно отметил, что ответ на него не может объективно свидетельствовать о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651 был известен опрошенным в тот или иной период.

Кроме того, судебная коллегия обращает внимание на то, что указанный вопрос задавался респондентам в 2017 году с учетом их восприятия заявленного обозначения на дату проведения исследования (17-27 февраля 2017 года), что также могло предопределять ответы опрашиваемых.

Роспатент верно отметил, что из этого опроса [57] неизвестно, какое именно обозначение могли видеть респонденты в указанный ими в ответе период.

Как было указано ранее, общество является правообладателем различных товарных знаков, содержащих словесный элемент "О'КЕЙ", в частности товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации "" N 353493, "" N 630869, "" N 336075.

Таким образом результаты указанного опроса [57] не могут быть признаны судебной коллегией в достаточной степени объективным и надлежащим доказательством.

Учитывая изложенные обстоятельств, судебная коллегия пришла к выводу о соответствии требованиям действующего законодательства решения Роспатента об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" на 01.01.2016.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая результат рассмотрения спора, судебные расходы по настоящему делу относятся на общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Е.С. Четвертакова