Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2019 г. по делу N СИП-78/2018 Суд удовлетворил иск о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку анализ оспариваемого товарного знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков - по свидетельствам РФ показал отсутствие в них сходства по фонетическим и визуальным признакам

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2019 г. по делу N СИП-78/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 30 декабря 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Мындря Д.И., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица SENSI VIGNE & VINI S.R.L. (Via Cerbaia, 107, Frazione Cerbaia, I-51035 Lamporecchio (PT) Italia) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 31.10.2017 об удовлетворении возражения от 02.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 726307 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Maarschall Group B.V. (Uiverweg 2, 1118DS Schiphol, Netherlands, ID 819965376).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица SENSI VIGNE & VINI S.R.L. - Андреева С.Н. (по доверенности от 25.10.2019 N 77 АГ 2077709);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-369/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SENSI VIGNE & VINI S.R.L. (далее - компания SENSI VIGNE & VINI S.R.L.) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.10.2017, которым признано недействительным предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны словесному товарному знаку "" по международной регистрации N 726307 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В обоснование своего требования заявитель приводит доводы о том, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения со словесными товарными знаками "Sensimi" по свидетельству Российской Федерации N 523682 и "Sensimi Сэнсими" по свидетельству Российской Федерации N 523140, зарегистрированными на имя иностранного лица Maarshall Group B.V. (далее - компания Maarshall Group B.V.) в отношении однородных товаров.

В связи с указанным, по мнению заявителя, оспариваемое решение Роспатента от 31.10.2017 не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Maarschall Group B.V.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2019 решение суда первой инстанции от 24.04.2019 отменено. Дело N СИП-78/2018 направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В указанном постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что до даты принятия решения суда от 24.04.2019 по настоящему делу Судом по интеллектуальным правам рассмотрено дело N СИП-77/2018, решением по которому от 11.07.2018 признано недействительным решение Роспатента от 31.10.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331, как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В указанном судебном акте, принятом по спору с участием тех же лиц, что и в настоящем деле, дана оценка наличию/отсутствию сходства между словесными обозначениями "SENSI" и "Sensimi". Из текста решения по делу N СИП-77/2018 следует, что суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии сходства словесных элементов противопоставленных товарных знаков "SENSIMI" / "Сэнсими" со спорным товарным знаком "18 K SENSI", в котором единственным охраняемым элементом являлось обозначение "SENSI". С учетом того что как по делу N СИП-77/2019, так и по настоящему делу в числе прочих устанавливался факт сходства словесных элементов "sensi" и "sensimi" / "сенсими", а спор рассматривался между теми же лицами, выводы суда в этой части носят преюдициальный характер.

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.10.2019, это, однако, не означает, что вывод о сходстве в целом спорного и противопоставленного товарных знаков в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен быть таким же, поскольку, помимо словесного элемента "sensi", в деле N СИП-77/2018 анализировался иной элемент товарного знака, отсутствующий в спорном товарном знаке по настоящему делу; в настоящем деле словесный элемент "sensi" выполнен оригинальным образом, что отсутствовало в деле N СИП-77/2018.

Вместе с тем выводы, сделанные в отношении самого по себе словесного элемента "sensi", должны быть учтены.

Согласно части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, также обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

При новом рассмотрении дела в судебном заседании представитель компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L. поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил его удовлетворить, а оспариваемое решение Роспатента отменить.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в отзыве, письменных пояснениях, просил отказать в удовлетворении заявленного требования.

Компания Maarshall Group B.V., надлежащим образом извещенная о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание Суда по интеллектуальным правам не направила.

Исходя из изложенных обстоятельств, на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося в судебное заседание представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о начале судебного процесса с его участием, а равно о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что международная регистрация N 726307 словесного товарного знака с конвенционным приоритетом от 23.08.1999 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) в отношении товаров 29, 33-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L.

В Роспатент 02.05.2017 поступило возражение компании Maarshall Group B.V. против предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 726307, мотивированное несоответствием регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 31.10.2017 возражение компании Maarshall Group B.V. удовлетворено, предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 726307 признано недействительным.

Решение Роспатента от 31.10.2017 обжаловано компанией SENSI VIGNE & VINI S.R.L. в Суд по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что заявленное требование подлежит удовлетворению в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается заявителем.

Нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обуславливающее право на обращение в суд, заключается в признании Роспатентом недействительной на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 726307.

С учетом даты территориального расширения оспариваемого знака (13.03.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за N 4322 (далее - Правила).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Ранее аналогичные методологические подходы содержались в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06.

В отношении выводов Роспатента в оспариваемом решении от 31.10.2017 о наличии сходства товарных знаков, судебная коллегия отмечает следующее.

При проверке обозначений на тождество и сходство в соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил, осуществляются следующие действия:

проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Определение степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений предусмотрено подпунктами 14.4.2.2-14.4.2.4 Правил N 32.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в подпункте 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Подпунктом "а" подпункта 14.4.2.2 Правил предусмотрено, что звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" подпункта 14.4.2.2 Правил графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" подпункта 14.4.2.2 Правил).

При установлении однородности товаров в соответствии с подпунктом 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В оспариваемом решении от 31.10.2017 Роспатент пришел к выводу о том, что именно словесные элементы "SENSI" / "Sensimi" выполняют в сравниваемых товарных знаках основную индивидуализирующую функцию.

Сравнивая названные обозначения по звуковому критерию сходства, Роспатент установил, что фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено полным вхождением единственного элемента "SENSI" спорного товарного знака в состав противопоставленных товарных знаков "Sensimi" / "Sensimi Сэнсими".

Названный вывод Роспатента мотивирован тем, что в составе противопоставленных товарных знаках окончания "-МИ / -mi" не влияют на вывод о звуковом сходстве сравниваемых средств индивидуализации за счет совпадения пяти первых букв/звуков (первых двух слогов данных слов), с которых начинается прочтение сравниваемых обозначений и, соответственно, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя.

Проведенный Роспатентом анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку показал, что он не оказывает определяющего влияния на оценку сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

В отношении графического признака сходства сравниваемых товарных знаков Роспатент указал, что в рассматриваемом случае отдельные незначительные графические отличия сравниваемых товарных знаков не способны повлиять на общий вывод об их сходстве в целом, которое обусловлено высоким фонетическим сходством их словесных элементов "SENSI" / "Sensimi", выполняющих в сравниваемых товарных знаках основную индивидуализирующую функцию.

Роспатент также отметил, что входящие в состав сравниваемых товарных знаков словесные элементы "SENSI" и "Sensimi" выполнены буквами одного алфавита (латинского), что усиливает графическое сходство данных товарных знаков.

Роспатент указал, что сравниваемые товарные знаки не содержат каких-либо оригинальных изобразительных элементов либо дополнительных словесных элементов, которые могли бы существенным образом повлиять на общий вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.

С учетом этих обстоятельств Роспатент выявил сходство спорного и противопоставленных товарных знаков.

Исследуя однородность товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, Роспатент указал, что товары 33-го класса МКТУ "спиртные напитки; вина", в отношении которых на территории Российской Федерации была предоставлена правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 726307, и товары 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)", в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 523682, N 523140, являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Роспатент также учел то, что компания Maarschall Group B.V. является правообладателем серии товарных знаков; товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку по международной регистрации N 726307, и товары, производимые указанным лицом, определены Роспатентом как однородные. Роспатент также принял во внимание то, что продукция компании Maarschall Group B.V., маркированная товарными знаками "Sensimi", присутствует на российском рынке с 2016 года и в определенной степени известна потребителю, так как ее продажи осуществляются в различных областях Российской Федерации.

Указанные обстоятельства, как отмечено Роспатентом, повышают вероятность возникновения у рядовых потребителей представления об их общем источнике происхождения.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что имеется вероятность смешения сравниваемых товарных знаков, предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны спорному товарному знаку по международной регистрации N 726307 в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия в отношении данного вывода Роспатента считает необходимым отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак N 726307 по международной регистрации "" представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита черного цвета. Буква "N" выполнена в оригинальной графической манере. Правовая охрана на территории Российской Федерации данному товарному знаку была предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки "" по свидетельству Российской Федерации N 523682 и "" по свидетельству Российской Федерации N 523140, выполнены стандартным шрифтом черного цвета буквами русского и латинского алфавитов. При этом, словесный элемент "Сэнсими" в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 523140, является транслитерацией обозначения "SENSIMI", которые выполнены в две строки друг под другом. Указанные обозначения не имеют значений в каком-либо языке, и являются фантазийными.

Судом по интеллектуальным правам рассмотрено дело N СИП-77/2018, решением по которому от 11.07.2018 признано недействительным решение Роспатента от 31.10.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331, как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

В указанном судебном акте, принятом по спору с участием тех же лиц, что и в настоящем деле, дана оценка наличию/отсутствию сходства между словесными обозначениями "SENSI" и "Sensimi". Из текста решения по делу N СИП-77/2018 следует, что суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии сходства словесных элементов противопоставленных товарных знаков "SENSIMI" / "Сэнсими" со спорным товарным знаком "18 K SENSI", в котором единственным охраняемым элементом являлось обозначение "SENSI". В решении суда дополнительно отмечено, что "Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что у Роспатента отсутствовали основания для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения ввиду наличия в них фонетически тождественных элементов "SENSI", поскольку слово "SENSI" существенно меняет семантику оспариваемого товарного знака.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом Роспатента о том, что анализ элементов "SENSI" и "SENSIMI" / "Сэнсими" по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен, ввиду того, что значение слова "SENSI" мало знакомо среднему российскому потребителю, и значение семантического фактора сходства не будет играть определяющей роли при восприятии данных обозначений потребителями".

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2019 по делу N СИП-77/2018 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

При рассмотрении кассационной жалобы Роспатента президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил доводы заявителя кассационной жалобы о том, что сходство обозначений обусловлено полным вхождением элемента "sensi" в элемент "sensimi", и отметил, что словесный элемент "sensimi", выполненный без выделения слогов, подлежит оценке в целом без разделения на составные части.

Как указано президиумом Суда по интеллектуальным правам в названном постановлении, "при установлении обстоятельств вхождения одного словесного обозначения в другое имеет значение не только совпадение отдельных буквосочетаний этих обозначений, но и их характер: воспринимается ли совпадающее буквосочетание как элемент, обладающий самостоятельным семантическим значением (в том числе является ли этот элемент корнем слова, являются ли совпадающие буквосочетания сильными элементами, на которых акцентируется внимание потребителей; несут ли данные элементы основную смысловую нагрузку)".

Судебная коллегия отмечает, что Роспатент в установленный законом срок не обжаловал в кассационном порядке постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2019 по делу N СИП-77/2018. Тем самым Роспатент согласился с выводами, изложенными в указанном постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам.

Решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-77/2018 принято 11.07.2018, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам - 19.04.2019.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

С учетом того, что, как по делу N СИП-77/2019, так и по настоящему делу в числе прочих устанавливался факт сходства несходства словесных элементов "sensi" и "sensimi" / "сенсими", а спор рассматривался между теми же лицами, выводы суда в этой части носят преюдициальный характер.

Таким образом, не доказываются вновь при рассмотрении судом настоящего дела следующие обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда от 11.07.2018 по ранее рассмотренному делу N СИП-77/2018:

об отсутствии сходства словесных элементов противопоставленных товарных знаков "SENSIMI" / "Сэнсими" с товарным знаком, в котором единственным охраняемым элементом является обозначение "SENSI";

об отсутствии основания у Роспатента для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения ввиду наличия в них фонетически тождественных элементов "SENSI", поскольку слово "SENSI" существенно меняет семантику оспариваемого товарного знака.

При этом судебная коллегия отмечает, что помимо словесного элемента "sensi", в деле N СИП-77/2018 анализировался иной элемент товарного знака, отсутствующий в спорном товарном знаке "" по настоящему делу; в настоящем деле словесный элемент "sensi" выполнен оригинальным образом, что отсутствовало в деле N СИП-77/2018.

Вместе с тем судебная коллегия в настоящем деле учитывает выводы, сделанные в деле N СИП-77/2018 в отношении самого по себе словесного элемента "sensi".

Между тем, судебная коллегия рассматривая приведенные отличия, учитывает, что элемент "18 К" является неохраняемым, а исполнение в настоящем деле в спорном товарном знаке буквы "N" в оригинальной графической манере в любом случае свидетельствует о наличии еще больших отличий сравниваемых обозначений, чем это было в деле N СИП-77/2018.

Судебная коллегия считает, что у сравниваемых товарных знаков в настоящем деле также отсутствует сходство по графическому признаку, так как они производят различное общее зрительное впечатление, в силу следующего.

Оспариваемый товарный знак существенным образом отличается от противопоставленных товарных знаков, за счет включения в свой состав в отличие от них, буквы "", выполненной в оригинальной графической манере, расположенной в самом центре обозначения, имеющую увеличенный размер по отношения к другим буквам словесного элемента "SENSI", в силу чего именно на ней концентрируется восприятие потребителя, а также отсутствием в составе элемента "SENSI" окончания "MI".

В тоже время противопоставленные товарные знаки включают в свой состав дополнительные графические элементы в окончании обозначения - "MI" / "Ми". При этом в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 523140 словесные элементы имеют совершенно иное пространственное расположение (в две строки), что усиливает их различное восприятие с оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного, довод Роспатента о том, что графические отличия сравниваемых товарных знаков носят второстепенный характер, и, следовательно, противопоставленные и оспариваемый товарные знаки являются сходными до степени смешения, Судом по интеллектуальным правам признается несостоятельным.

Из изложенного следует, что анализ оспариваемого товарного знака по международной регистрации N 726307 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 523682 и N 523140 показал отсутствие в них сходства по фонетическим и визуальным признакам.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии вероятности смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 523682 и N 523140.

Судебная коллегия учитывает, что товары 33-го класса МКТУ "спиртные напитки; вина", в отношении которых была предоставлена на территории Российской Федерации правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 726307, и товары 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)", в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 523682 и N 523140, являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Вместе с тем судебная коллегия обращает внимание на то, что, факты однородности этой продукции и того, что продукция, маркированная товарными знаками "SENSIMI", присутствует на рынке с 2016 года, а продукция заявителя известна в мире с 1987 года, и вина, производимые заявителем под обозначением "SENSI" известны на территории Российской Федерации, не опровергает вывод суда об отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков.

При этом судебная коллегия учитывает, что словесное обозначение "SENSI" идентифицирует один из словесных элементов фирменного наименования заявителя - компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L., которое, в свою очередь, зарегистрировано в реестре предприятий Италии 19.02.1996 и возникло значительно ранее приоритета противопоставленных товарных знаков компании Maarshall Group B.V.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Согласно статье 8 Конвенции по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

С учетом изложенного, Суд по интеллектуальным правам считает, что вывод Роспатента о том, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 523682 и N 523140 являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по международной регистрации N 726307, является необоснованным.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 31.10.2017 является незаконным и необоснованным, поскольку оно не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а следовательно, оно нарушает права и охраняемых законом интересы заявителя при осуществлении им своей предпринимательской деятельности.

Следовательно, требование заявителя о признании незаконным решения Роспатента от 31.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 02.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 726307, подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия.

Поскольку решение Роспатента от 31.10.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 02.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 726307, не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, в целях восстановления прав и законных интересов заявителя Суд по интеллектуальным правам считает возможным обязать Роспатент восстановить правовую охрану товарному знаку по международной регистрации N 726307 на территории Российской Федерации в прежнем объеме.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Так как в силу статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, сумма государственной пошлины для организаций составляет 3 000 рублей, излишне уплаченная компанией SENSI VIGNE & VINI S.R.L. по платежному поручению от 02.02.2018 N 10 госпошлина в сумме 3 000 рублей, подлежит возврату заявителю из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требование иностранного лица SENSI VIGNE & VINI S.R.L. удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения от 02.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 726307, признать недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарному знаку по международной регистрации N 726307 на территории Российской Федерации в прежнем объеме.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица SENSI VIGNE & VINI S.R.L. 4 500 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы.

Возвратить иностранному лицу SENSI VIGNE & VINI S.R.L. из федерального бюджета 3 000 рублей излишне уплаченной при подаче заявления государственной пошлины по платежному поручению от 02.02.2018 N 10.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Л. Рассомагина