Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2019 г. N С01-1349/2019 по делу N СИП-99/2019 Суд оставил без изменения судебный акт об отказе в признании недействующим решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знака, поскольку новые доказательства направлены на подтверждение приобретения спорным обозначением дополнительной различительной способности, а не на опровержение доводов подателя возражения об отсутствии у этого обозначения различительной способности как таковой

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2019 г. N С01-1349/2019 по делу N СИП-99/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 23 декабря 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 декабря 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. (13-15 avenue de la Liberte, L-1913, Luxembourg) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знака обслуживания "OFFPRICE" по свидетельству Российской Федерации N 569630 и об обязании Роспатента устранить допущенные нарушения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ОФФПРАЙС" (ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1, офис 41Х1Д, Москва, 115280, ОГРН 5147746210189).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. - Смольникова Е.О. (по доверенности от 19.06.2019 N 3);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-347/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ОФФПРАЙС" - Карпович К.Ю. (по доверенности от 27.02.2019), Тараданкина А.А. (по доверенности от 27.02.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Familia Trading S.a.r.l. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания "OFFPRICE" по свидетельству Российской Федерации N 569630 и об обязании Роспатента устранить допущенные нарушения.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ОФФПРАЙС".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2019 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент представил письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых выразил несогласие с изложенными в жалобе доводами, просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором также не согласилось с изложенными в ней доводами, просило оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители всех лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представитель компании поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 569630 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.03.2016 по заявке N 2015708453 с датой приоритета 26.03.2015 на имя общества в отношении услуг 35-го класса "презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 04.07.2018 от компании поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному знаку обслуживания, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование доводов, изложенных в возражении, компания указала на то, что словесный элемент "OFFPRICE" спорного знака обслуживания занимает доминирующее положение, является описательным, характеризует услуги 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, поскольку вследствие своего семантического значения указывает на вид, назначение и свойство услуг. Компания полагала, что зарегистрированный знак обслуживания препятствует свободному использованию в гражданском обороте обозначения "OFFPRICE" при оказании услуг, связанных с услугами, оказываемыми магазинами и торговыми центрами по продаже и продвижению товаров по сниженным ценам.

Компания также сообщила, что ею была подана заявка N 2015734167 на регистрацию обозначения "" в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35-го класса МКТУ, по которой был вынесен отказ в государственной регистрации ввиду того, что словесный элемент "OFFPRICE" не является фантазийным, указывает на свойство заявленных услуг. В связи с этим, по мнению подателя возражения, Роспатентом должен быть применен аналогичный подход к спорному знаку обслуживания, правовая охрана которого должна быть признана недействительной полностью как не соответствующая положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, податель возражения отметил, что словесный элемент "OFFPRICE" спорного знака обслуживания образован от сложного английского слова "off-price", который в переводе на русский язык означает "со скидкой, по сниженной цене, уцененный", и для российского потребителя, не знающего понятие "off-price", толкование значения словесного элемента "OFFPRICE" путем сложения значений двух английских слов "off" (низкий) и "price" (цена, прайс), написанных без дефиса, заглавными буквами в различном цветовом оформлении, не составит особого труда и не потребует каких-либо дополнительных рассуждений и домысливания, а слитное написание английского слова "off-price" как "OFFPRICE" не меняет его смыслового значения, что подтверждается результатами лингвистического заключения.

По утверждению компании, спорный знак обслуживания, используемый на интернет-сайте правообладателя в названии магазинов, на ярлыках и ценниках товаров, подчеркивает его описательность, так как напрямую характеризует услуги по продаже товаров по сниженным ценам, со скидкой.

Решением Роспатента от 09.11.2018 в удовлетворении возражения компании отказано.

Роспатент признал компанию лицом, заинтересованным в подаче возражения, и согласился с мнением компании о том, что словесный элемент "OFFPRICE" является доминирующим элементом спорного знака обслуживания.

Вместе с тем Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения возражения.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган отметил, что часть представленных с возражением распечаток интернет-страниц датирована позднее даты приоритета спорного знака обслуживания, а часть вообще не содержит какого-либо указания на конкретную дату. Таким образом, Роспатент пришел к выводу о невозможности установить тот факт, что на дату приоритета спорного знака обслуживания обозначение "OFFPRICE" являлось описательным, характеризующим услуги 35-го класса МКТУ.

Роспатент также посчитал, что англо-русский словарь по рекламе относится к специализированной справочной литературе, предназначенной для иной группы потребителей - специалистов в сфере рекламы и массовой информации, а следовательно, он не может быть положен в основу выводов о неохраноспособности спорного обозначения.

Такие источники информации, как интернет-энциклопедия и словарь, по мнению административного органа, однозначно не свидетельствуют о том, что спорный знак обслуживания является описательным и характеризует услуги 35-го класса МКТУ.

В отношении представленного подателем возражения заключения лингвиста Роспатент отметил, что такое заключение является мнением частного лица и не может быть принято во внимание.

Оценив представленный компанией социологический опрос, проведенный среди потребителей в 2018 году, административный орган указал, что данный опрос не позволяет сделать вывод о том, что спорный знак обслуживания на дату его приоритета являлся описательным и указывал на характеристики услуг 35-го класса МКТУ, поскольку опрос не содержит ретроспективных данных. Кроме того, как указал Роспатент, согласно социологическому исследованию большинство респондентов характеризует обозначение "" как что-то связанное с ценой, но без однозначного утверждения о характеристике оказываемых услуг 35-го класса МКТУ.

Более того, Роспатент сопоставил названный социологический опрос и опрос, представленный правообладателем спорного знака обслуживания, отметив противоречивость содержащихся в опросах выводов.

Административный орган указал на отсутствие в материалах административного дела документов, однозначно свидетельствующих о том, что на дату приоритета спорного знака обслуживания слово "OFFPRICE" на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35-го класса МКТУ.

Роспатент также принял во внимание представленные правообладателем документы, которые свидетельствовали о введении в гражданский оборот обозначения "" в отношении услуг по продвижению товаров.

Ссылка правообладателя на зарегистрированные зарубежные товарные знаки со словесным элементом "OFFPRICE" отклонена административным органом с указанием на то, что такие товарные знаки зарегистрированы в соответствии с законодательством стран, в которые была подана заявка, и действие правовой охраны этих товарных знаков не распространяется на территорию Российской Федерации.

Несогласие компании с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

При этом вывод Роспатента о том, что компания является лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания, в суд не обжаловался и не был предметом судебной ревизии.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), принял во внимание Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39).

Суд первой инстанции исходил из того, что для признания правовой охраны спорного знака обслуживания недействительной по заявленным в возражении основаниям (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) податель возражения должен был доказать, что на момент приоритета этот знак обслуживания (его доминирующий словесный элемент) воспринимался российским потребителем соответствующих услуг в качестве характеристики таких услуг.

Оценив представленные в материалы административного и судебного дела доказательства, суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о непредставлении подателем возражения доказательств, свидетельствующих о том, что на дату приоритета спорного знака обслуживания слово "OFFPRICE" на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35-го класса МКТУ, в том числе указывало на вид, свойство и назначение услуг.

Суд первой инстанции отметил, что для установления (подтверждения) того, что заявленный на регистрацию элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, из сети Интернет.

Вместе с тем суд сделал аналогичный содержащемуся в оспариваемом ненормативном правовом акте вывод о неотносимости распечаток онлайн-словарей к периоду после даты приоритета спорного знака обслуживания, а также о специализированном характере представленного англо-русского словаря по рекламе и бизнес-словаря.

Суд первой инстанции также согласился с выводом Роспатента о том, что в представленном словарно-справочном издании приведен перевод на русский язык слов "off-price retailing", а не словесного элемента спорного обозначения.

Более того, в обжалуемом решении суд указал на то, что в материалы дела не представлены доказательства, отражающие характер восприятия обозначения "OFFPRICE" потребителями соответствующих услуг на дату приоритета спорного знака обслуживания.

Суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента об отклонении представленного компанией социологического отчета вследствие того, что он не отражал мнение потребителей применительно к дате приоритета спорного знака обслуживания, а также лингвистического исследования, отражающего мнение специалиста-лингвиста, а не потребителей соответствующих услуг.

В связи с тем что для формирования предложенного компанией значения словесного элемента спорного знака обслуживания ("со скидкой, по сниженной цене, уцененный") потребителю соответствующих услуг требуются определенные рассуждения и домысливания и осуществление перевода указанного слова на русский язык, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что компанией не доказан описательный характер этого словесного элемента в отношении тех услуг, для индивидуализации которых ему была предоставлена правовая охрана.

На основании изложенных обстоятельств суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что к возражению не были представлены материалы, свидетельствующие о том, что на дату приоритета спорного товарного знака слово "OFFPRICE" на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35-го класса МКТУ (в том числе указывало на вид, свойство и назначение услуг), в связи с чем у Роспатента отсутствовали основания для признания спорного знака обслуживания не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции компания представила дополнительные материалы в подтверждение своей правовой позиции, однако суд посчитал такие доказательства изменяющими мотивы возражения, в связи с чем не принял представленные документы.

Суд первой инстанции также не принял довод компании о том, что ей 06.04.2017 было отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначения с использованием словесного элемента "OFFPRICE" в отношении услуг 35-го класса МКТУ со ссылкой на то, что данное обозначение не является охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указывает на свойство заявленных услуг. Суд установил, что решением Роспатента, принятым по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке N 2015734167, вывод эксперта о неохраноспособности словесного элемента "OFFPRICE" был исключен.

Суд первой инстанции отклонил как не подтвержденный документально и носящий предположительный характер довод общества о нарушении компанией требований статьи 10 ГК РФ.

Помимо прочего, суд первой инстанции принял во внимание выводы, сделанные в решении суда первой инстанции и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении дела N СИП-98/2019: в рамках названного дела решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения компании против предоставления правовой охраны словесному знаку обслуживания "OFFPRICE" по свидетельству Российской Федерации N 569629, мотивированное недоказанностью компанией описательного характера этого обозначения, признано соответствующим подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (при этом товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 569629 и N 569630 включают один и тот же словесный элемент, имеют одинаковую дату приоритета и зарегистрированы для индивидуализации одних и тех же услуг, а возражения компании были основаны на одних и тех же обстоятельствах и подкреплены одинаковыми доказательствами).

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае.

В кассационной жалобе компания отметила, что беспрепятственное использование термина "off-price" должно быть доступным любым участникам соответствующего сегмента рынка, в то время как обжалуемым решением суд первой инстанции неправомерно подтвердил правомерность предоставления правовой охраны обозначению "OFFPRICE", имеющему значение "сниженная цена", подобно словам "DISCOUNT" ("ДИСКОНТ"), "SALE" и тому подобным.

Заявитель кассационной жалобы обратил внимание на тот факт, что иностранные слова, которые подаются на регистрацию в качестве товарного знака, входят в обиход российских потребителей постепенно, однако это не означает, что в своем родном языке они не имеют значения и не воспринимаются потребителями, принадлежащими к иной языковой группе, как указание на товар или услугу определенного вида. Таким образом, по мнению компании, исходя из логики суда первой инстанции, если потребитель на дату подачи заявки на товарный знак не знает значения иностранного слова, последнее можно зарегистрировать в качестве товарного знака.

Как отмечает компания в кассационной жалобе, такой подход позволил Роспатенту зарегистрировать спорное обозначение в качестве знака обслуживания, при том что слово "off-price" содержится в словарях, на что неоднократно указывал заявитель по делу. При этом в указанном знаке обслуживания словесный элемент зрительно разделен на две части "OFF" и "PRICE" за счет использования разных цветов, что заменяет собой дефис.

По мнению заявителя кассационной жалобы, при оценке обозначения на соответствие критерию описательности не должно приниматься во внимание мнение или знание какой-то части потребителей. Обозначение должно быть описательным абсолютно для всех, а не для какой-то категории потребителей.

В подтверждение довода о невозможности регистрации обозначения "OFFPRICE" в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, компания ссылается на практику американского ведомства по товарным знакам в отношении ряда заявок.

Компания также ссылается на практику Суда по интеллектуальным правам по иным делам.

В своей кассационной жалобе компания отмечает, что исходя из совокупного анализа услуг, данного в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2014 по делу N СИП-806/2014, и приведенного в спорном знаке обслуживания перечня услуг 35-го класса МКТУ, следует однозначный вывод о том, что заявленные услуги оказываются не покупателю товаров, как на то указано в обжалуемом решении суда, а производителям продукции, их дистрибьюторам, иным лицам, вовлеченным в процесс создания и реализации товаров, предлагаемых покупателям в магазинах "OFFPRICE". Именно они в данном случае являются адресатами услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, и как специалисты в этой сфере могут обладать знаниями в отношении формата продаж "off-price".

При этом, как считает заявитель кассационной жалобы, в материалах дела отсутствуют доказательства установления мнения данной категории потребителей услуг 35-го класса МКТУ.

Компания полагает, что суд первой инстанции неправомерно не принял во внимание англо-русский словарь по рекламе со ссылкой на то, что указанный источник является специализированной справочной литературой.

При этом такой вывод суда противоречит другому содержащемуся в том же судебном акте выводу о том, что для установления описательности элемента можно использовать любую информацию.

Ссылаясь на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2017 по делу N СИП-629/2016, компания указывает на неправомерность вывода суда первой инстанции о необходимости домысливания для формулирования предложенного заявителем значения спорного знака обслуживания.

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не дал оценку доводу о несоответствии спорного знака обслуживания критерию фантазийности.

Компания обращает внимание на то, что дополнительные документы, представленные ею при рассмотрении дела судом первой инстанции, предъявлялись в опровержение довода Роспатента о неописательном характере знака обслуживания, что полностью не соответствует позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Заявитель кассационной жалобы обратил внимание на то, что европейским ведомством был вынесен предварительный отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обществом на регистрацию обозначению "OFFPRICE", мотивированный описательным характером заявленного обозначения.

Поскольку компанией не оспариваются выводы суда первой инстанции в части наличия у Роспатента полномочий по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания), о применимых нормах материального права, о том, что словесный элемент "OFFPRICE" является доминирующим элементом спорного знака обслуживания, эти выводы суда в силу пункта 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверке в кассационном порядке не подлежат.

Рассмотрев изложенные в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов настоящего дела, содержания обжалуемого решения суда и судебных актов по делу N СИП-98/2019, общество является правообладателем словесного товарного знака "OFFPRICE" по свидетельству Российской Федерации N 569629 и комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 569630; оба знака обслуживания зарегистрированы для индивидуализации одних и тех же услуг 35-го класса МКТУ; оба знака имеют одну и ту же дату приоритета; возражения компании против предоставления правовой охраны обоим знакам обслуживания были мотивированы описательностью словесного элемента "OFFPRICE" и подкреплены одинаковыми доказательствами.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2019 по делу N СИП-98/2019, в рамках которого компания просила признать недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569629, требования компании оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2019 решение суда первой инстанции по названному делу оставлено без изменения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.12.2019 компании отказано в передаче ее кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В настоящем судебном заседании на вопрос президиума Суда по интеллектуальным правам о том, чем отличие фактических обстоятельств настоящего дела от дела N СИП-98/2019, представитель компании пояснил, что существенных отличий не усматривает, однако подтвердил несогласие компании как с теми выводами, которые сделали судебные инстанции в ходе рассмотрения дела N СИП-98/2019, так и с выводами обжалуемого решения суда по делу N СИП-99/2019.

В деле N СИП-98/2019 участвовали те же лица, что и в настоящем деле.

В деле N СИП-98/2019 оценивалось то, подтверждена ли представленными компанией документами по состоянию на 26.03.2015 описательность словесного элемента "OFFPRICE" по отношению к услугам 35-го класса МКТУ "презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров".

Поскольку в настоящем деле в возражении компания указывала на описательность словесного элемента "OFFPRICE" и подтверждала свои доводы аналогичным набором документов, а даты приоритетов товарных знаков, правомерность регистрации которых проверялась в рамках дела N СИП-98/2019 и в рамках настоящего дела, совпадают, как и услуги, по отношению к которым проверяется описательность данного элемента, при рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции правомерно учел обстоятельства, установленные при рассмотрении дела N СИП-98/2019.

В такой ситуации доводы компании в части несогласия с выводом суда первой инстанции о неподтвержденности описательности словесного элемента "OFFPRICE" по состоянию на 26.03.2015 теми документами, которые были представлены компанией в возражением, по сути, направлены на оспаривание выводов, сделанных судебными инстанциями по ранее рассмотренному делу N СИП-98/2019, в связи с чем не могут быть приняты президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным и обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что надлежащие доказательства, свидетельствующие о том, что на дату приоритета спорного знака обслуживания обозначение "OFFPRICE" применительно к услугам, для которых зарегистрирован этот знак, российским потребителем воспринималось в качестве характеристики таких услуг, не были представлены подателем возражения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что представленные компанией на стадии рассмотрения дела в суде новые доказательства меняют мотивы поданного в Роспатент компанией возражения, в связи с чем не подлежали учету при принятии решения.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному в том числе пунктом 1.8 Правил N 56, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами N 56.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что источники информации, не относящиеся к общедоступным словарно-справочным изданиям, считаются изменяющими мотивы возражения.

Как следует из материалов дела и из обжалуемого судебного акта, на стадии судебного рассмотрения дела компанией были представлены копии страниц учебника "Интегрированные маркетинговые коммуникации" под редакцией И.М. Синяевой; копии страниц книги "Курс MBA по Маркетингу"; распечатка страницы интернет-сайтов "www.realto.ru", "www.retail.ru", "www.google.ru", которые не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям.

Согласно приведенным положениям Правил N 56 такие документы считаются изменяющими мотивы поданного возражения.

В пункте N 137 Постановления N 10 указано, что при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Таким образом, у подателя возражения имеется право предъявить новые доказательства в двух случаях:

в опровержение доказательств, представленных правообладателем в ходе судебного разбирательства;

в опровержение выводов Роспатента, сделанных в оспариваемом решении.

В ходе рассмотрения настоящего дела в суде правообладателем действительно представлялись новые доказательства, однако они были направлены на подтверждение приобретения спорным обозначением дополнительной различительной способности, а не на опровержение доводов подателя возражения об отсутствии у этого обозначения различительной способности как таковой.

Однако представленные компанией в ходе судебного разбирательства доказательства были направлены на доказывание отсутствия у спорного обозначения различительной способности, то есть не были направлены на опровержение доказательств правообладателя, представленных в ходе рассмотрения дела в суде.

В свою очередь, вывод Роспатента об отказе в прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания мотивирован недоказанностью компанией обстоятельств, положенных в обоснование возражения (недоказанностью описательности спорного словесного элемента).

Таким образом, компания имела право представить доказательства, опровергающие вывод Роспатента о недоказанности значимых обстоятельств представленными с возражением материалами, но не направленные на подтверждение тех обстоятельств, которые материалами возражения подтверждены не были.

Между тем представленные компанией в ходе рассмотрения дела доказательства были направлены на дополнение материалов возражения новыми документами, подтверждающими, по мнению компании, описательность спорного обозначения.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам признает правильным вывод суда первой инстанции о том, что представленные в ходе рассмотрения дела компанией новые доказательства меняют мотивы поданного возражения и не могут быть учтены при рассмотрении спора в суде.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам не может оставить без внимания непоследовательную и противоречивую позицию компании по отношению к тому, является ли обозначение "OFFPRICE" описательным по отношению к услугам 35-го класса МКТУ.

Компания обращалась в Роспатент с заявкой N 2015734167 (дата подачи которой позже даты приоритета спорного знака обслуживания) на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения "", в котором не указывала словесный элемент "OFFPRICE" в качестве дискламированного элемента.

Действительно, впоследствии на стадии рассмотрения этой заявки экспертом было высказано мнение о неохраноспособности такого элемента, однако мнение эксперта впоследствии было исключено Роспатентом при рассмотрении соответствующего возражения.

В рассматриваемом случае представляется очевидным, что поведение компании, выразившееся в подаче собственной заявки на регистрацию знака обслуживания с указанием словесного элемента "OFFPRICE" в качестве охраняемого, свидетельствовало о том, что она считала возможным предоставление такому элементу правовой охраны. В то же время при регистрации этого элемента в качестве знака обслуживания на иное лицо компания неоднократно подавала возражения против предоставления правовой охраны такому знаку обслуживания.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в возражениях против нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2019 по делу N СИП-99/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина