Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2020 г. N С01-1381/2019 по делу N А76-18877/2018 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты нижестоящих инстанций, которыми частично удовлетворено требование о признании лицензионного договора недействительным и применении последствий недействительности, поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в нем лиц

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2020 г. N С01-1381/2019 по делу N А76-18877/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 января 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моторкиной К.С., рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Пензенской области (судья - Алексина Г.В., лицо ведущее протокол судебного заседания - помощник судьи - Скакалина Е.А.), кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бычковой Ангелины Викторовны (г. Пенза, ОГРНИП 318583500000319), на решение Арбитражного суда Челябинской области от 20.06.2019 по делу N А76-18877/2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2019 по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Бычковой Ангелины Викторовны к индивидуальному предпринимателю Анкушеву Андрею Николаевичу (г. Магнитогорск, ОГРНИП 315745600028637) о признании лицензионного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки.

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Бычковой А.В. - Михайлов А.В. (по доверенности от 04.12.2017).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Бычкова Ангелина Викторовна (далее - предприниматель Бычкова А.В., истец) обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском к индивидуальному предпринимателю Анкушеву Андрею Николаевичу (далее - предприниматель Анкушев А.Н., ответчик) о признании лицензионного договора от 19.04.2017 N 4-04/17-И недействительным и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания суммы в размере 250 000 рублей, уплаченной по лицензионного договора исключительных прав N 4-04/17-И от 19.04.2017 в качестве паушального платежа (с учетом уточнений от 03.12.2018, принятых судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 20.06.2019, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2019, исковые требования удовлетворены частично, судом признан недействительным пункт 1.1.1 лицензионного договора исключительных прав от 19.04.2017 N 4-04/17-И, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, предприниматель Бычкова А.В. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В кассационной жалобе истец указал, что совершаемая им сделка представляла для него интерес именно в случае передачи истцу комплекса прав, включающих в себя, в том числе право использования как товарного знака, так и коммерческой информации, между тем суды пришли к ошибочному выводу о том, что спорный договор был заключен сторонами без включения в него положений о товарном знаке.

Ссылаясь на положения статей 1037, 1040 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предприниматель указал, что спорный договор является договором коммерческой концессии, сущность которого состоит в передаче правообладателю нескольких элементов в их совокупности, исключение одного элемента (права на товарный знак) приводит к невозможности и нецелесообразности дальнейшего исполнения сделки. Таким образом, неправильное применение судами норм материального права привело к принятию неправильного решения, что является основанием для отмены судебных актов.

В кассационной жалобе предприниматель также обращает внимание на то, что при частичном признании оспариваемого договора недействительным, суды приходят к выводу об отказе в удовлетворении требования в части взыскания паушального взноса, однако, по мнению подателя жалобы, исполнение взаимных обязательств не может быть признано равноценным, что в свою очередь, влечет необходимость применения реституции для восстановления права стороны, исполнившей обязательство в полном объеме.

В соответствии со статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предпринимателем Анкушевым А.Н. представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он не соглашается с изложенными в ней доводами, полагает их направленными на переоценку.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель предпринимателя Бычковой А.В. доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, судебные акты просил отменить.

Предприниматель Анкушев А.Н., извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, явку своего представителя в суд не обеспечил, в связи с чем кассационная жалоба рассмотрена в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствие представителя ответчика.

Законность принятых судебных актов проверена в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе и отзыва на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между ответчиком (правообладатель) и истцом (пользователь) заключен договор лицензии исключительных прав от 19.04.2017 N 4-04/17-И, по условиям которого правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение на указанный в договоре срок право использовать в предпринимательской деятельности следующие результаты интеллектуальной деятельности:

1.1.1 Зарегистрированный товарный знак Hockeyfamily N 2016718050 (W16006355) ФСПИС РОСПАТЕНТ.

1.1.2 Охраняемую коммерческую информацию Школы хоккейного мастерства Hockeyfamily.

Согласно пункту 1.2 договора, коммерческая информация состоит из ноу-хау (секреты производства) и определена в приложении N 1 к договору.

В соответствии с п. 3.1.1 договора, правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию, представленную в приложении N 1 к договору и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Пунктом 4.1.2 договора определен размер паушального платежа, который составляет 250 000 рублей.

Приложением N 1 к договору установлено, что все приложения к договору находятся на корпоративном аккаунте pnz@hockeyfamily.ru google disk.

Из материалов дела следует, что во исполнение условий договора истцом в адрес ответчика перечислены денежные средства в размере 250 000 рублей, что подтверждено квитанцией от 06.06.2017.

Между тем после заключения договора истцу стало известно, что товарный знак Hockeyfamily N 2016718050 (W16006355) не зарегистрирован, в связи с тем, что ответчиком не была оплачена государственная пошлина. В качестве подтверждения данного факта истцом в материалы дела представлен скриншот с сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2017.

Указанный факт послужил основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя исковые требования частично суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 166, 168, 414, 1027, 1031, 1465, 1477, 1489, 1503 ГК РФ исходил из того, что обозначение по заявке N 2016718050 в установленном законом порядке зарегистрировано не было. Вместе с тем учитывая частичное фактическое исполнение обязательств по договору, выраженное в получении истцом доступа к аккаунту и возможности использования в своей деятельности коммерческой информации на протяжении определенного периода времени, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований в части взыскания суммы паушального взноса.

При этом суд указал на отсутствие соответствующего условия в договоре о том, что паушальный платеж является платежом только за использование зарегистрированного товарного знака.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Суд кассационной инстанции отмечает, что ответчиком не оспариваются выводы судов первой и апелляционной инстанций в части удовлетворенных исковых требований о признании недействительным пункта 1.1.1 договора от 19.04.2017 N 4-04/17-И, что в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исключает необходимость проверки данных выводов в кассационном порядке.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав в судебном заседании представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

По смыслу положений статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Пунктом 1 статьи 168 ГК РФ установлено, что за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Суды на основании представленных в материалы дела доказательств, исходя из анализа условий спорного договора, пришли к обоснованному выводу о том, что договор от 19.04.2017 N 4-04/17-И является договором коммерческой концессии.

Как следует из пункта 1 статьи статье 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Пунктом 2 указанной статьи предусмотрено, что договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Из положений статьи 1031 ГК РФ также следует, что правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав (пункт 1).

Судами установлено, что согласно пункту 1.2 спорного договора, коммерческая информация состоит из ноу-хау и определена в приложении N 1 к договору, согласно которому все приложения к договору находятся на корпоративном аккаунте pnz@hockeyfamily.ru google disk.

К таким приложениям относятся: 1) маркетинговый план; 2) брендбук; 3) план развития; 4) юридически правовые документы; 5) программное обеспечение; 6) обучение сотрудников; 7) роялти; 8) паушальный взнос.

Как установили суды факт получения истцом доступа к аккаунту pnz@hockeyfamily.ru, подтвержден скриншотами страниц, из которых усматривается, что истцом через аккаунт pnz@hockeyfamily.ru предоставлялось разрешение на редактирование документа: костюмы.docx. истцом данное обстоятельство не оспаривается.

Судами также установлено, что ответчиком в материалы дела представлено руководство по использованию элементов фирменного стиля (брендбук) (т. 2, л.д. 35-53), в котором установлены правила использования логотипа, фирменных цветов и шрифтов.

Материалы дела содержат фотографии подтверждающие использование истцом фирменного стиля Hockey Family при осуществлении деятельности, в связи с чем судами сделан обоснованный вывод, что без получения доступа к аккаунту, истец не мог получить коммерческую информацию о фирменном стиле ответчика и соответственно использовать его при осуществлении деятельности.

Также факт использования истцом коммерческой информации подтвержден указанием на объявлениях о наборе в школу хоккейного мастерства и проведения тренировок в социальной сети "Вконтакте" номера мобильного телефона; оплатой истцом аренды услуги по предоставлению ледовой арены, где в назначении платежа указано "школа Хоккей Фемели".

В ходе рассмотрения дела суды установили и подтверждено материалами дела, что истец получив доступ к аккаунту pnz@hockeyfamily.ru на протяжении определенного периода времени пользовался предоставленной коммерческой информацией для осуществления деятельности по организации работы хоккейной школы, использовав при этом логотип, фирменные цвета и т.д., а следовательно получал выгоду от использования информации.

Установив вышеизложенные обстоятельства, суды пришли к обоснованному выводу о фактическом исполнении сторонами договора в части использования истцом коммерческой информации, при этом отсутствие факта регистрации товарного знака не привело к его неисполнению.

Согласно п. 4.1.2 договора, размер паушального платежа составляет 250 000 рублей, при этом понятие паушального платежа в договоре не определено.

Под паушальным платежом понимается определенная твердо зафиксированная в соглашениях сумма лицензионного вознаграждения, устанавливаемая исходя из оценок ожидаемого экономического эффекта и прибылей лицензиата на основе использования лицензии.

Платежным поручением от 06.06.2017 истец перечислил ответчику паушальный взнос на основании договора коммерческой концессии в размере 250 000 рублей.

При этом судами правильно отмечено, что в соответствии с условиями договора лицензии исключительных прав от 19.04.2017 истцом была использована коммерческая информация при осуществлении деятельности по работе хоккейной школы, что подтверждено соответствующими доказательствами. Суды также сделали правильный вывод о том, что спорный договор не содержит условие по которому паушальный платеж является платежом только за использование зарегистрированного товарного знака.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции соглашается с выводом судов об отсутствии оснований для возвращения паушального взноса, поскольку был уплачен, в том числе и за пользование коммерческой информацией.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что совершаемая им сделка представляла для него интерес именно в случае передачи истцу комплекса прав, включающих в себя право использования как товарного знака, так и коммерческой информации, отклоняется судом кассационной инстанции как несостоятельный.

Суд кассационной инстанции отмечает, что факт исполнения истцом спорного договора в части использования коммерческой информации в своей деятельности свидетельствует о наличии коммерческого интереса предпринимателя, при этом последним не представлено доказательств, подтверждающих намерение расторгнуть данный договор.

Ссылка предпринимателя на неправильное применение судами положений статей 1037, 1040 ГК РФ, ввиду неверного понимания сущности договора коммерческой концессии, также подлежит отклонению.

Суд кассационной инстанции полагает необходимым обратить внимание на следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям указанной главы и существу договора коммерческой концессии.

Суд на основании статьи 431 ГК РФ устанавливает действительную волю сторон, исходя из положений подписанного сторонами договора, иных доказательств по делу, принимая во внимание практику, сложившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Материалами дела установлено фактическое исполнения истцом договора в части использования коммерческой информации, что свидетельствует о наличие у него действительной воли направленной на достижение реальных целей заключения сделки, а также свидетельствует о наличии у него коммерческого интереса для осуществления целей его предпринимательской деятельности. Вместе с тем отсутствие надлежащей регистрации товарного знака, который также являлся предметом спорного договора, свидетельствует о том, что заключенный договор не сможет породить всех тех последствий, на которые он направлен.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что при частичном признании оспариваемого договора недействительным у судов не имелось оснований для отказа в удовлетворении требований о возврате паушального взноса также подлежит отклонению как несостоятельный, основанный на неверном понимании норм материального права.

На основании установленных обстоятельств дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требований в указанной части.

Исходя из изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что приведенные в кассационной жалобе доводы, связаны с неправильным толкованием норм материального прав, сводятся к несогласию с выводами судов первой и апелляционной инстанций относительно установленных обстоятельств спора, направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судом, и заявлены без учета определенных законом пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции полагает, что вопреки доводам кассационной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением кассационной жалобы, относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 20.06.2019 по делу N А76-18877/2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2019 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бычковой Ангелины Викторовны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев