Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2019 г. N С01-1197/2019 по делу N А40-42050/2019 Суд оставил без изменения судебные акты об удовлетворении иска о взыскании задолженности и неустойки по лицензионному договору, поскольку ответчик не исполнил своей обязанности по уплате лицензионного платежа, в то время как истец исполнил свое обязательство по предоставлению права использования товарного знака, поскольку договор о предоставлении неисключительной лицензии был зарегистрирован в Роспатенте

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2019 г. N С01-1197/2019 по делу N А40-42050/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 11 декабря 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 декабря 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - WAKELIN PROMOTIONS LIMITED (Poseidonos 1, Ledra Business Centre, 2406, Nicosia Cyprus) на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2019 по делу N А40-42050/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2019 по тому же делу по иску акционерного общества "Коммерческое агентство "Гепард" (ул. Тимирязева, д. 70, лит. А 1, оф. 125 А, г. Тула, 300012, ОГРН 1027700003363) к иностранному лицу - WAKELIN PROMOTIONS LIMITED о взыскании задолженности и неустойки по лицензионному договору,

при участии в судебном заседании представителей:

от акционерного общества "Коммерческое агентство "Гепард" - Комолятовой А.В. (по доверенности от 17.09.2018);

от иностранного лица - WAKELIN PROMOTIONS LIMITED - Макаровой А.С. (по доверенности от 02.04.2019),

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Коммерческое агентство "Гепард" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к иностранному лицу - WAKELIN PROMOTIONS LIMITED (далее - компания) о взыскании задолженности по лицензионному договору от 19.04.2002 N УЛ-7/1-02 в размере 629 562 рубля 10 копеек, неустойки в размере 195 793 рубля 81 копейка, неустойки по день фактической оплаты долга.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2019, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы компания ссылается на несоответствие выводов судов о заключении между сторонами лицензионного договора фактическим обстоятельствам дела и положениям статей 1235 и 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Как указывает компания, судами не были учтены ее доводы о том, что она не использовала товарный знак в отношении перечня услуг, указанных в регистрации товарного знака.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент обладает полномочиями по проверки соблюдения требований законодательства при регистрации лицензионных договоров не соответствует действующему законодательству.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы считает, что суды первой и апелляционной инстанций, необоснованно не применили положения статьи 333 ГК РФ и не снизили размер неустойки. При этом судами не учтено, что отсутствовали последствия нарушения обязательства по оплате лицензионных платежей, а также размер заявленной истцом неустойки превышает больше чем в два раза размер, рассчитанный с применением ставок рефинансирования и ключевых ставок.

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель общества против удовлетворения кассационной жалобы возражал по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, на основании лицензионного договора N УЛ-7/1-02 от 19.04.2002 истец предоставил компании на условиях простой лицензии права на использование товарного знака "Золотой Вавилон" по свидетельству Российской Федерации N 211223 сроком до 04.12.2021 года.

В соответствии с п. 2.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 18.01.2017 N 4 размер вознаграждения лицензиара за использование товарного знака составляет 0,2%, в т.ч. НДС, от годового дохода лицензиата от использования товарного знака.

Начиная с декабря 2017 года ответчик оплату лицензионного вознаграждения не производил, в связи с чем образовалась задолженность в размере 629 562,10 рублей.

В связи с нарушением сроков оплаты лицензионного вознаграждения в соответствии с п. 2.3 договора была начислена неустойка в сумме 195 793,81 рублей за период с 05.12.2017 по 11.10.2018.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, общество обратилось в арбитражный суд с требованиями о взыскании с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что вышеназванный договор (с учетом дополнительных соглашений к нему) отвечает всем признакам лицензионного договора. Ответчик своей обязанности по уплате лицензионного платежа не исполнил, в то время как истец исполнил свое обязательство по предоставлению права использования товарного знака, поскольку договор о предоставлении неисключительной лицензии был зарегистрирован в Роспатенте.

Суд первой инстанции, удовлетворив требования истца в полном объеме, признал достоверным расчет истца и не усмотрел оснований для снижения неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив решение в силе. Отклоняя довод ответчика о необходимости применения положений статьи 333 ГК РФ о снижении размера неустойки, суд апелляционной инстанции обоснованно руководствовался положениями пункта 1 статьи 333 ГК РФ, пункта 69 и 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума N 7), а также принял во внимание фактическое процессуальное поведение ответчика.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Пункт 1 статьи 1489 ГК РФ предусматривает, что передача права пользования товарным знаком осуществляется на основании лицензионного договора, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака (пункт 1.1 статьи 1489 ГК РФ).

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как установлено судами, лицензионный договор N УЛ-7/1-02 от 19.04.2002 зарегистрирован в установленном законом порядке (регистрации N 5858 от 18.05.2004), а также зарегистрированы дополнительные соглашения к нему.

Суд первой инстанции также установил, что с ответчиком согласованы все существенные условия заключения договора на право использования товарного знака "Золотой Вавилон" на все услуги, указанные в свидетельстве N 211223, в отношении Многофункционального общественно-торгового комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Декабристов, д. 12, принадлежащего ему на праве собственности, с учетом требований действующего законодательства.

Довод кассационной жалобы о незаключенности спорного договора ввиду несогласования сторонами перечня услуг и способа использования товарного знака отклоняется судебной коллегией на основании следующего.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 05.02.2013 N 12444/12 по делу N А32-24023/2011, требования к существенным условиям договоров устанавливаются законодателем с целью не допустить неопределенность в правоотношениях сторон и предупредить разногласия относительно исполнения обязательств по договору. Однако если одна сторона совершает действия по исполнению этих обязательств, а другая принимает их без каких-либо возражений, неопределенность в отношении договоренностей сторон отсутствует. В этом случае соответствующие условия спорного договора должны считаться согласованными, а сам договор - заключенным.

В рассматриваемом случае в соответствии с п. 2.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 18.01.2017 N 4 компания обязалась оплачивать размер вознаграждения лицензиара за использование товарного знака составляет 0,2%, в т.ч. НДС, от годового дохода лицензиата от использования товарного знака.

Суды дали оценку данным пунктам договора и пришли к выводу о том, что согласно п. 1.2 Договора ответчик желал получить лицензию на использование указанного торгового знака, именно на тех условиях, определенных договором, против чего истец не возражал. Поэтому ему предоставлено право использования знака обслуживания на все классы, имеющиеся у истца. В период действия договора, зарегистрированного в установленном порядке, лицензиар не вправе ограничивать лицензиата в правомочиях на определения своей сферы деятельности либо ограничивать его право на использование знака обслуживания в отношении тех услуг, для которых он зарегистрирован. Истец указал, что партнерские отношения по договору между сторонами длились на протяжении более 15 лет.

У ответчика не возникало вопросов о порядке определения размера лицензионного вознаграждения, исходя из условий, установленных договором и дополнительным соглашениям к нему. До даты предъявления настоящего иска ответчик надлежащим образом исполнял свои обязанности по договору: представлял свою налоговую отчетность для расчета вознаграждения, подписывал акты, самостоятельно и в добровольном порядке производил оплату лицензионного вознаграждения в срок. В частности, по задолженности за третий квартал 2017 года сторонами подписан акт N 58 от 13.11.2017 на сумму 629 562,00 руб., в т.ч. НДС (18%), без возражений со стороны ответчика.

На основании изложенного суды пришли к обоснованному выводу о том, что между сторонами был заключен и исполнялся именно лицензионный договор.

С учетом изложенного ошибочный вывод суда первой и апелляционной инстанций о том, что договор/дополнительные соглашения к нему прошли государственную регистрацию в Роспатенте, который в силу своих полномочий проверяет все условия заключенного лицензионного договора на его соответствие требованиям действующего законодательства не соответствует положениям гражданского законодательства не привело к принятию неправильных по существу судебных актов, так как суды в рамках рассмотрения настоящего дела дали правомерную оценку о заключенности договора.

Как разъяснено в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

С учетом изложенного довод кассационной жалобы о том, что ответчиком не используется товарный знак истца, не принимается судебной коллегией, поскольку гражданское законодательство не относит к обстоятельствам, освобождающим лицензиата от оплаты платежей по лицензионному договору, фактическое неиспользование объектов интеллектуальной собственности, соответствующая плата осуществляется за предоставление права использования.

Более того судами установлено, что истцом обязательства по передаче права использования товарного знака исполнены, и ответчик использует товарный знак однако ответчик свое обязательство по уплате лицензионного вознаграждения за предоставленное истцом право не исполнил.

Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки данных мотивированных выводов судов.

Таким образом, иное толкование ответчиком условий договора в рассматриваемом случае не может быть признано допустимым, поскольку договор длительное время исполнялся истцом, а ответчик не обращался к истцу за досрочным расторжением договора и не выражал своего несогласия с условиями договора вплоть до обращения истца с заявлением в суд.

В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" разъяснено, что если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Довод заявителя кассационной жалобы, касающийся несоразмерности взысканной судами суммы неустойки, подлежит отклонению, поскольку судами не установлено наличие обстоятельств, свидетельствующих о чрезмерности размера неустойки.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Аналогичное положение содержится в пункте 69 Постановления Пленума N 7.

Приведенные в кассационной жалобе возражения ответчика относительно определения конкретного размера подлежащих взысканию неустойки отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку касаются непосредственно фактических обстоятельств спора, установленных судебными инстанциями в процессе его рассмотрения, и результатов оценки судами имеющихся в деле доказательств, в том числе с учетом приведенных выше разъяснений относительно применения положений статьи 333 ГК РФ.

В абзаце 3 пункта 72 Постановления Пленума N 7 разъяснено, что суд кассационной инстанции может отменить обжалуемый судебный акт в части, касающейся уменьшения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, лишь в случае нарушения или неправильного применения норм материального права, к которым, в частности, относятся нарушение требований пункта 6 статьи 395 ГК РФ, когда сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, установленного пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, или уменьшение неустойки в отсутствие заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333 ГК РФ (пункт 2 части 1 статьи 287 АПК РФ).

Суд кассационной инстанции не обладает полномочиями по переоценке обстоятельств, послуживших основанием для отказа в снижение неустойки, а также самостоятельному определению соразмерности размера начисленной неустойки. Аналогичная по своему смыслу правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.08.2018 N 305-ЭС18-1313.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Доводы, приведенные в кассационной жалобе, по сути сводятся к несогласию ответчика с оценкой доказательств, данной судами первой и апелляционной инстанций, и сделанными на ее основе выводами, и направлены на переоценку установленных судами обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными, обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2019 по делу N А40-42050/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2019 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.С. Четвертакова