Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2020 г. N С01-1245/2019 по делу N А41-4019/2019 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и об обязании прекратить нарушение передано на новое рассмотрение, поскольку не представлено согласия правообладателя товарного знака на использование его исключительного права на него

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2020 г. N С01-1245/2019 по делу N А41-4019/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 января 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Мындря Д.И.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.

рассматривал в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БДМ-Агро" (ул. Пурыхина, д. 1 А, г. Кореновск, Кореновский р-н, Краснодарский край, 353180, ОГРН 1032304930206) на решение Арбитражного суда Московской области от 17.05.2019 по делу N А41-4019/2019 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2019 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "БДМ-Агро"

к обществу с ограниченной ответственностью "Агроснабженческая компания "Белагро-Сервис" (пр. Санаторный, д. 1, корп. 5, оф. 312, г. Ивантеевка, Московская обл., 141281, ОГРН 1047796577498) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и об обязании прекратить нарушение исключительного права.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БДМ-Агро" (далее - общество "БДМ-Агро") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Агроснабженческая компания "Белагро-Сервис" (далее - общество "Белагро-Сервис") об обязании прекратить использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 258908 и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в размере 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 17.05.2019, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2019, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "БДМ-Агро" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Общество "БДМ-Агро" полагает, что суды первой и апелляционной инстанций не учли, что защита права на товарный знак предоставляется не только в случае реализации нарушителем товаров под чужим товарным знаком, но и в случае использования им товарного знака в рекламе, в том числе в сети Интернет при любых способах адресации. При этом, по мнению заявителя кассационной жалобы, обстоятельства размещения спорного обозначения на сайте ответчика являются несущественными для целей установления использования ответчиком товарного знака истца, поскольку в целом сайт ответчика преследует рекламные цели.

Общество "БДМ-Агро" также указывает, что с учетом наличия у него исключительного права на соответствующий товарный знак использование иными лицами слова "Дискатор", представляющего, по их мнению, общеупотребительное слово, описывающее определенный вид почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники, представляет собой нарушение этого исключительного права. Выводы судов об обратном заявитель кассационной жалобы полагает не основанными на нормах материального права.

Дополнительно правовая позиция общества "БДМ-Агро" раскрыта в дополнениях к кассационной жалобе от 16.12.2019.

В отзыве на кассационную жалобу и дополнении к нему от 27.12.2019 общество "Белагро-Сервис" просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, ссылаясь на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В частности, общество "Белагро-Сервис" указывает на правильность выводов судов о том, что спорное обозначение было использовано им не в целях индивидуализации какого-либо товара, а в качестве конкретного названия сельскохозяйственной техники. При этом товар, маркированный спорным обозначением, обществом "Белагро-Сервис" не реализуется и не предлагается к продаже. Кроме того, ответчик полагает необоснованным довод общества "БДМ-Агро" о том, что спорное обозначение было использовано в рекламных целях. Поддерживая выводы судов первой и апелляционной инстанций, общество "Белагро-Сервис" ссылается на то, что спорное обозначение было использовано им в информационных целях в качестве общеупотребимого названия соответствующего товара.

С учетом изложенного общество "Белагро-Сервис" отмечает, что в его действиях отсутствует состав нарушения исключительного права общества "БДМ-Агро", о чем обоснованно указали суды в обжалуемых судебных актах.

Участвующие в деле лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "БДМ-Агро" является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 258908, зарегистрированного в отношении товаров "боровы; бороны; культиваторы (машины); культиваторы тракторные; плуги" 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "Белагро-Сервис" на сайте в сети Интернет "www.rusbelargo.ru" на странице, расположенной по адресу "http://rusbelargo.ru/catalog/selskohozjajstvennajatehnika/pochvoobrabotk a/?utm_sours=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaingn=diskator_poisk&yclid=130 8408808456591366", разместило предложение о продаже ответчиком сельскохозяйственной техники (дисковых борон), обозначенной как дискаторы.

Указанный факт подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 19.04.2018.

По мнению общества "БДМ-Агро", совершение обществом "Белагро-Сервис" действий по использованию в предпринимательской деятельности для целей рекламы реализуемых ответчиком дисковых борон путем размещения информации с использованием спорного товарного знака на сайте по адресу "www.rusbelargo.ru" является нарушением исключительного права общества "БДМ-Агро" на принадлежащий ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 258908.

Общество "БДМ-Агро" 19.04.2018 направило в адрес ответчика претензию с требованиями прекратить использование спорного товарного знака и выплатить в пользу общества "БДМ-Агро" компенсацию за его использование. Ответчик оставил указанную претензию без удовлетворения, что явилось основанием для обращения с иском в суд.

Заявленный ко взысканию размер компенсации был определен обществом "БДМ-Агро" в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца, посчитав, что в действиях ответчика отсутствует состав нарушения исключительного права истца, поскольку спорное обозначение было использовано в качестве наименования категории товаров в информационных целях. При этом суд первой инстанции исходил из того, что слово "дискатор" употребляется ответчиком как нарицательное существительное для обозначения дисковых агрегатов, используемых для обработки почвы; понятие "дискатор" является общеупотребимым термином, описывающим определенный вид почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам, проверив доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве на нее и дополнениях сторон к названным документам, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается дием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59-62, 154, 162 постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как было указано выше, отказ в удовлетворении заявленных требований мотивирован судами тем, что обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, использовано не в целях индивидуализации товара, а в целях информирования потребителей о продукции, реализуемой ответчиком. С учетом того, что, по мнению судов, спорное обозначение является общеупотребимым термином, использование ответчиком такого обозначения не образует состав нарушения исключительного права истца на товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с указанными выводами судов.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 154 постановления N 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

При этом, как отмечено в абзаце третьем пункта 52 постановления N 10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

С учетом этого ссылка судов на то, что слово "дискатор" является общеупотребимым термином, описывающим определенный вид сельскохозяйственной техники, являющаяся, по существу, указанием на несоответствие данного товарного знака требованию различительной способности (пункт 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", действовавшего на дату приоритета защищаемого товарного знака), противоречит приведенному разъяснению высшей судебной инстанции.

Проверка законности регистрации обозначения в качестве товарного знака осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности в административном (внесудебном) порядке.

Аналогичная правовая позиция содержится в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 07.11.2019 N 308-ЭС19-20176 и от 09.12.2019 N 306-ЭС19-22971.

Кроме того, как установлено судами при рассмотрении настоящего дела, информация о почвообрабатывающих орудиях, названных дискаторами, размещена ответчиком в Интернете, причем именно в предложении о продаже этих товаров, что охватывается соответствующими способами осуществления исключительного права на товарный знак, предусмотренными подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

С учетом этого такое использование слова "дискатор" охватывается целями индивидуализации товара, а соответственно, не подпадает под разъяснение, содержащееся в пункте 157 постановления N 10.

Между тем правомочием осуществления исключительного права на товарный знак обладает только правообладатель товарного знака либо иные лица с его согласия.

В рассматриваемом деле такое согласие истцом ответчику представлено не было, на наличие такого согласия ответчик не ссылался.

Принимая во внимание данные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 17.05.2019 по делу N А41-4019/2019 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2019 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев