Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2020 г. N С01-1302/2019 по делу N А40-10487/2018
Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2020 года.
Полный текст постановления изготовлен 31 января 2020 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Снегура А.А.,
судей Васильевой Т.В., Мындря Д.И.
рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "АЛЯСКА-ГРУПП" (Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 3, этаж 1, комната 101, Москва, 127106, ОГРН 1147746400559) и общества ограниченной ответственностью "НИК" (Промышленный пер., д. 18, г. Курск, 305026, ОГРН 1134632014660) на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2019 по делу N А40-10487/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2019 по тому же делу
по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Калугиной Екатерины Александровны (Москва, ОГРНИП 309774634900131)
к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЯСКА-ГРУПП" и обществу с ограниченной ответственностью "НИК"
о защите исключительных прав на полезные модели.
В судебном заседании приняли участие представители:
от индивидуального предпринимателя Калугиной Екатерины Александровны - Ломский С.М. (по доверенности от 22.06.2017);
от общества с ограниченной ответственностью "АЛЯСКА-ГРУПП" - Сазонова Ю.Г. (генеральный директор, приказ о назначении от 11.03.2019 N 1);
от общества с ограниченной ответственностью "НИК" - Никулин Н.М. (по доверенности от 10.07.2019 N 1) и Бурыкин Е.В. (по доверенности от 25.11.2019).
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
индивидуальный предприниматель Кулагина Екатерина Александровна (далее - предприниматель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЯСКА-ГРУПП" (далее - общество "АЛЯСКА-ГРУПП") и обществу с ограниченной ответственностью "НИК" (далее - общество "НИК") о запрещении осуществлять действия по производству и реализации продукции, нарушающей исключительное право на полезную модель по патенту Российской Федерации N 174657, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезные модели по патентам Российской Федерации N 86420 и N 174657 в размере 4 500 000 рублей и 1 000 000 рублей соответственно (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2019 исковые требования удовлетворены частично: обществу "АЛЯСКА-ГРУПП" запрещено осуществлять действия по реализации продукции третьим лицам, как нарушающие права предпринимателя на полезную модель "Устройство для предохранения обуви от скольжения" по патенту Российской Федерации N 174657; обществу "НИК" запрещено осуществлять действия по производству и реализации продукции третьим лицам, как нарушающие права предпринимателя на полезную модель "Устройство для предохранения обуви от скольжения" по патенту Российской Федерации N 174657; с общества "АЛЯСКА-ГРУПП" взысканы компенсация в размере 500 000 рублей, расходы за проведение судебной экспертизы в размере 22 500 рублей и по уплате государственной пошлины в размере 10 591 рублей; с общества "НИК" взысканы компенсация в размере 1 000 000 рублей, расходы за проведение судебной экспертизы в размере 22 500 рублей и по уплате государственной пошлины в размере 15 182 рубля.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2019 оставлено без изменения.
В кассационных жалобах, поданных в Суд по интеллектуальным правам, общества "АЛЯСКА-ГРУПП" и "НИК", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, на нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.
Заявители кассационных жалоб считают неправомерными действия суда первой инстанции в части неприменения положения 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при возникновении сомнений в обоснованности выводов эксперта, что не обеспечило, по их мнению, полноту исследования всех существенных обстоятельств и доказательств по делу.
В обоснование кассационных жалоб общества "АЛЯСКА-ГРУПП" и "НИК" указывают на безосновательность отказа в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы в целях установления идентичности либо тождественности продукции, представленной в рамках данного дела, и выпускаемыми обществом "НИК" изделиями "Ледоходы", в отношении которых в рамках дела N А35-11967/2016 предприниматель не доказал незаконное использование полезной модели, защищенной патентом Российской Федерации N 86420.
Как полагают заявители кассационных жалоб, установление такого обстоятельства как идентичность спорных изделий и выпускаемых обществом "НИК" с 2016 года изделий влечет необходимость применения положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и, поскольку вступившими в законную силу судебными актами по делу N А35-11967/2016 предпринимателю было отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 86420, то судам первой и апелляционной инстанций в рамках настоящего дела следовало прекратить производство по делу на основании пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Общество "АЛЯСКА-ГРУПП" также отмечает наличие законных оснований для реализации спорной продукции - противоскользящих обувных насадок "Ситиходы", поскольку данная продукция производится в соответствии с полезной моделью по патенту Российской Федерации N 45905, находящемуся в свободном доступе, что в частности подтверждается пунктом 3.4 договора поставки от 28.08.2017 N 3. При этом общество "АЛЯСКА-ГРУПП" обращает внимание на то, что для подтверждения данного обстоятельства оно заявляло ходатайство о назначении повторной комплексной экспертизы, в удовлетворении которой было необоснованно отказано.
В связи с этим заявители кассационных жалоб считают выводы судов первой и апелляционной инстанций противоречащими сформировавшейся судебной практике и разъяснениям вышестоящих судебных инстанций, поскольку патент Российской Федерации N 45905 не был признан недействительным.
При этом общество "АЛЯСКА-ГРУПП" считает, что судами первой и апелляционной инстанций не принята во внимание правовая позиция, изложенная в пункте 125 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10).
С точки зрения обществ "АЛЯСКА-ГРУПП" и "НИК", требование о запрете производства и реализации спорной продукции не подлежало удовлетворению в соответствии с разъяснением, изложенным в пункте 57 постановления от 23.04.2019 N 10, так как такое требование является общим запретом на будущее.
Заявителями кассационных жалоб оспариваются содержащиеся в заключении судебной экспертизы от 09.10.2018 выводы об использовании ответчиками спорных полезных моделей.
В частности, общество "НИК" обращает внимание на то, что эксперт Китайский В.Е. в заключении от 09.10.2018 приравнял все представленные изделия к патенту Российской Федерации N 86420 (ответы на вопросы N 2, N 4, N 6, N 7, N 10, N 11), что, по мнению общества "НИК", является недопустимым.
В свою очередь, общество "АЛЯСКА-ГРУПП" ссылается на то, что согласно заключению судебной экспертизы одно и то же изделие содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимых пунктах формул полезных моделей по патентам Российской Федерации N 86420 и N 174657.
В представленном отзыве на кассационную жалобу предприниматель, ссылаясь на неверное толкование ответчиками правовых позиций вышестоящих судебных инстанций, а также на законность и обоснованность выводов судов первой и апелляционной инстанций, просит отказать в удовлетворении кассационных жалоб.
Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и отзыве на них.
Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель является правообладателем полезной модели "Устройство для предохранения обуви от скольжения" по патенту Российской Федерации N 174657 (код международной патентной классификации А43С 15/00) с датой приоритета от 19.04.2017 со следующей формулой - "устройство для предохранения обуви от скольжения, содержащее плоскую часть с шипами и рифлением, носочный и пяточный петлевые фиксаторы, отличающееся тем, что выполнено с пяточной частью, на которой закреплены дополнительные шипы и выполнено рифление на наружной поверхности".
Кроме того, на момент обращения в суд с исковым заявлением предприниматель являлся правообладателем полезной модели "Устройство для предохранения обуви от скольжения" по патенту Российской Федерации N 86420 (код международной патентной классификации А43С 15/10) (дата приоритета от 08.05.2009, срок действия до 08.05.2019) со следующей формулой - "устройство для предохранения обуви от скольжения, выполненное в виде плоской фигурной пластины из эластичного материала, содержащей выполненные за одно целое носочную, пяточную и среднюю части, причем носочная и пяточная части выполнены в виде петлевых фиксаторов для охвата носочной и пяточной частей обуви, а средняя часть выполнена в виде пластины с закрепленными на ней шипами, острия которых обращены к наружной поверхности, а противоположные концы выполнены плоскими заподлицо с внутренней поверхностью пластины, отличающееся тем, что на всей наружной поверхности пластины между шипами выполнено рифление, служащее для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом)".
Предпринимателю стало известно о продаже обществом "АЛЯСКА-ГРУПП" насадок на обувь противоскользящих, представляющих собой универсальную съемную резиновую подошву с металлическими шипами для ходьбы в гололед, что подтверждается заказом от 16.11.2017 N 19934871-0004-1, квитанцией от 22.11.2017 N 19934871-0004-1, кассовым чеком от 22.11.2017, самим приобретенным товаром, который приобщен судом первой инстанции к материалам дела в качестве вещественного доказательства.
При этом суды первой и апелляционной инстанций установили то, что на спорном товаре имеется надпись: производитель НИК ООО, РФ, Курск, Промышленный пер., д. 18, продавец в РФ: Аляска-Групп, РФ, г. Москва, Сигнальный проезд, 7Б.
Полагая, что обществами "АЛЯСКА ГРУПП" и "НИК" без его согласия производится и реализуется товар, в котором используются все приведенные в формулах принадлежащих ему полезных моделей существенные признаки, что нарушает исключительные права на данные полезные модели, предприниматель обратился в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.
Удовлетворяя уточненные исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности использования ответчиками в производимых и реализуемых ими изделиях всех приведенных в независимых пунктах формул полезных моделей по патентам Российской Федерации N 86420 и N 174657 существенных признаков.
Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив, что доводы апелляционных жалоб ответчиков были предметом рассмотрения суда первой инстанции.
Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзыве на них, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.
Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Подпунктом 1 пункта 2 этой же статьи установлено, что использованием полезной модели признается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.
При этом пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ предусмотрено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
Наличие у предпринимателя исключительных прав на полезные модели "Устройство для предохранения обуви от скольжения" по патенту Российской Федерации N 174657 и "Устройство для предохранения обуви от скольжения" по патенту Российской Федерации N 86420 признано судами первой и апелляционной инстанций доказанным и ответчиками не оспаривается.
Проанализировав обжалуемые судебные акты, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о доказанности использования ответчиками в реализуемых изделиях полезных моделей истца по патентам Российской Федерации N 86420 и N 174657, поскольку, как установили суды первой и апелляционной инстанций, изделия ответчиков содержат все признаки, приведенные в независимых пунктах формул полезных моделей истца.
При этом суды исходили из того, что согласно заключению от 09.10.2018 по результатам проведения сравнительного анализа признаков, содержащихся в независимых пунктах формул полезных моделей по патентам Российской Федерации N 86420 и N 174657, и признаков, используемых в изделиях общества "НИК", установлено, что все признаки, содержащиеся в независимых пунктах формул полезных моделей, использованы в спорных изделиях, следовательно, полезные модели по патентам Российской Федерации N 86420 и N 174657 используются в изделиях общества "НИК", реализация которых осуществляется обществом "АЛЯСКА-ГРУПП".
Довод общества "АЛЯСКА-ГРУПП" о том, что заключение от 09.10.2018 содержит недопустимые выводы, которые противоречат как формуле полезной модели по патенту Российской Федерации N 174657, так и представленным эксперту изделиям, не может быть принят Судом по интеллектуальным правам ввиду следующего.
Как следует из заключения от 09.10.2018 и из приложенного чертежа к патенту Российской Федерации N 174657 пяточная поверхность изделия имеет рифление, что обеспечивает надежное сцепление с обувью при ходьбе и воспринимает нагрузку во всех направлениях.
При этом из формулы данной полезной модели не следует описания этого рифления, а на представленных для исследования изделиях имеется рифление с "вафельным рисунком". Следовательно, вопреки мнению общества "АЛЯСКА-ГРУПП", данная рельефная поверхность реализованного им изделия и изделия, выраженного в полезной модели, идентична, в связи с чем такой признак полезной модели по патенту Российской Федерации N 174657 как наличие рифления следует признать присутствующим в исследованном изделии.
Судебная коллегия также признает несостоятельной ссылку общества "АЛЯСКА-ГРУПП" на то, что одним из существенных признаков полезной модели по патенту Российской Федерации N 174657 является наличие "язычка" у носочного петлевого фиксатора, поскольку данный признак не приведен в формуле этой полезной модели.
Таким образом, представленное в материалы дела заключение от 09.10.2018 соответствует требованиям, установленным статьями 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судами первой и апелляционной инстанции правомерно сделаны выводы о том, что заключение от 09.10.2018 не является противоречивым, неполным либо неясным, объективность выводов эксперта сомнений не вызывает, в нем приведены выводы по всем вопросам, имеющим существенное значение для настоящего дела.
Несогласие заявителей кассационных жалоб с заключением от 09.10.2018 и выводами судов, сделанными по результатам оценки указанного заключения, не является основанием для отмены или изменения принятых по делу судебных актов.
В отношении содержащегося в кассационных жалобах довода о том, что в рамках дела N А35-11967/2016 был исследован и установлен факт неиспользования обществом "НИК" полезной модели по патенту Российской Федерации N 86420 суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.
Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили, что в рамках дела N А35-11967/2016 был исследован иной товар, в связи с этим пришли к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
У суда кассационной инстанции не имеется оснований для переоценки этого вывода судов первой и апелляционной инстанций.
Судом по интеллектуальным правам также не принимается довод заявителей кассационных жалоб о наличии оснований для назначения повторной судебной экспертизы.
В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.
Согласно части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.
Учитывая, что суды первой и апелляционной инстанции не усмотрели наличия противоречий в выводах эксперта и у них не возникло сомнений в обоснованности его заключения, в том числе по результатам данных экспертом в судебном заседании пояснений, суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для назначения повторной экспертизы являются правомерными. При этом судебная коллегия принимает во внимание, что назначение экспертизы (в том числе повторной) является правом, а не обязанностью суда.
Суд по интеллектуальным правам учитывает, что ходатайство ответчиков о назначении повторной экспертизы обосновано их несогласием с результатами судебной экспертизы, что само по себе не является основанием для назначения повторной экспертизы.
Доводы заявителей кассационных жалоб в этой части направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судами первой и апелляционной инстанций, и заявлены без учета определенных процессуальным законом пределов рассмотре
