Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2020 г. N С01-1495/2019 по делу N А21-1970/2019 Дело о признании общества нарушившим исключительное право на товарный знак направлено на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении настоящего дела суд апелляционной инстанции неверно определил объект интеллектуальной собственности, в защиту которого компанией предъявлен иск

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2020 г. N С01-1495/2019 по делу N А21-1970/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 18 февраля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Мындря Д.И.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в предусмотренном статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации порядке с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Калининградской области (судебное поручение исполняет судья Любимова С.Ю. при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Касковой Е.А.), кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Евромебель" (ул. А. Невского, д. 89, г. Калининград, 236008, ОГРН 1073906023157) на решение Арбитражного суда Калининградской области от 17.06.2019 по делу N А21-1970/2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2019 по тому же делу

по иску иностранного лица Continental Reifen Deutschland GmbH (Vahrenwalder 9 30165 Hannover, Deutschland)

к обществу с ограниченной ответственностью "Евромебель" о признании общества с ограниченной ответственностью "Евромебель" нарушившим исключительное право на товарный знак и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 450 000 руб.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Евромебель" - Лавриненко С.В. (по доверенности от 15.02.2019);

от иностранного лица Continental Reifen Deutschland GmbH - Кунинец И.А. (по доверенности от 07.11.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Continental Reifen Deutschland GmbH (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области от 17.06.2019 с исковым заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Евромебель" (далее - общество) нарушившим исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 33718 и о взыскании компенсации в размере 450 000 рублей за нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 17.06.2019 исковые требования компании удовлетворены частично: общество признано нарушившим исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 33718, с общества в пользу компании взыскана компенсация в размере 90 000 руб.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2019 решение Арбитражного суда Калининградской области от 17.06.2019 изменено, резолютивная часть изложена в следующей редакции: "Признать ООО "Евромебель" нарушившим исключительные права Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ (Германия) на товарный знак CONTINENTAL: свидетельство РФ N 33718 от 08.09.1967, включенный в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности под номером 04376/04911-001/TЗ240417. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Евромебель" в пользу Континенталь Дойчланд ГмбХ компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 150 000 рублей, судебные расходы в размере 18 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать".

Не согласившись с указанными судебными актами, общество обратилось в Арбитражный суд Северо-Западного округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, принять по делу новый судебный акт.

Определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.11.2019 на основании статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба передана в Суд по интеллектуальным правам для ее рассмотрения компетентным судом.

В обоснование доводов о незаконности обжалуемых судебных актов общество ссылается на то, что оно импортировало бывший в употреблении товар, в связи с чем правообладателю не мог быть причинен ущерб. При этом общество обращает внимание на то, что этот товар является оригинальным, то есть введен в гражданский оборот непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на этом товаре.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что в данном случае судам следовало применить принцип исчерпания права и отказать в удовлетворении требований компании на том основании, что ее действия по обращению с иском по настоящему делу являются злоупотреблением правом, запрещенным гражданским и антимонопольным законодательством. Общество обращает внимание, что ввезенный им товар не является контрафактным, а также на то, что компания в данном случае не понесла не только прямых, но и косвенных убытков.

Общество указывает, что ранее в подобных ситуациях компания предоставляла обществу безвозмездное разрешение на ввоз бывшего в употреблении товара с размещенным на нем товарным знаком компании, что также свидетельствует об отсутствии у компании в данном случае каких-либо убытков.

Кроме того, общество ссылается на то, что компания искажает факты, заявляя о грубом характере нарушения, о множественности и неоднократности нарушений.

По мнению заявителя кассационной жалобы, определенный судами размер компенсации несоразмерен потенциальным убыткам правообладателя, а также определен произвольным образом.

Общество обращает внимание также на то, что фактически оно действовало в экономических интересах истца, осуществляя бесплатную рекламу его товаров и товарного знака.

Компания представила отзыв на кассационную жалобу, в которой сослалась на необоснованность доводов общества и на отсутствие оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

В судебном заседании представитель общества выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, и просил ее удовлетворить. На вопрос суда об основаниях для снижения размера компенсации ответил, что, по его мнению, суд апелляционной инстанции вышел за пределы заявленных требований, фактически взыскав компенсацию за нарушение исключительных прав на несколько товарных знаков компании, тогда как компания требовала взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на один товарный знак.

Представитель компании выступил по доводам, содержащимся в отзыве на кассационную жалобу, и просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, компания является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом "CONTINENTAL"/"КОНТИНЕНТАЛЬ" по свидетельствам Российской Федерации N 33718, N 351863, N 356605, N 369324, N 481625, зарегистрированных, в том числе в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Суды установили, что компания получила ряд уведомлений Калининградской областной таможни о приостановлении выпуска товаров от 12.03.2018 N 49-32/00017, согласно которому был приостановлен выпуск товаров по декларации на товары N 10012020/090318/0009516 - 242 шин, в связи с ввозом товара неуполномоченным импортером; от 16.04.2018 N 49-32/00045, согласно которому был приостановлен выпуск товаров - 174 шин, из которых 172 маркированы обозначением "CONTINENTAL", в связи с обнаружением признаков нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности; от 24.04.2018 N 49-32/00047, согласно которому приостановлен выпуск товаров по декларации на товары N 0012020/090418/0013599 - 174 шин, в связи с ввозом товара неуполномоченным импортером.

Импортером ввозимых товаров являлось общество.

Ссылаясь на отсутствие разрешения правообладателя на ввоз вышеуказанных товаров, на которых размещен товарный знак компании по свидетельству Российской Федерации N 33718, и считая общество нарушившим исключительное право на этот товарный знак, компания обратилась в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности компании исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 33718, а также нарушения этого исключительного права обществом путем ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком, право на который принадлежит компании.

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для снижения размера компенсации до 90 000 руб. При этом суд принял во внимание отсутствие признаков контрафактности ввезенного товара, принципы разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям допущенных ответчиком нарушений.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции о принадлежности истцу исключительного права на товарный знак и нарушения ответчиком этого права законными и обоснованными.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции посчитал ошибочными выводы суда первой инстанции в части определения размера подлежащей взысканию компенсации. Суд апелляционной инстанции констатировал, что компания заявила о принадлежности ей серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 33718, N 351863, N 356605, N 369324, N 481625, а также о трех фактах нарушения обществом прав на каждый из этих товарных знаков.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что минимально возможный размер компенсации за нарушение (ввоз товаров) с учетом 5 средств индивидуализации, права на которые нарушены, составляет 150 000 руб.

Одновременно суд апелляционной инстанции отметил, что суд первой инстанции пришел к неверному выводу о наличии оснований для снижения размера компенсации за каждый факт нарушения (ввоз) спорного товара ниже низшего предела.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59-62, 154, 162 постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как установлено судами и не оспаривается заявителем кассационной жалобы, компания является правообладателем товарного знака, в защиту которого заявлен иск.

Факт ввоза на территорию Российской Федерации товара, на котором размещен товарный знак компании, общество также не оспаривает.

При этом общество указывает, что его позиция основывается на принципе исчерпания исключительного права на товарный знак, предусмотренном статьей 1487 ГК РФ, однако судебная коллегия критически относится к данному доводу.

Согласно статье 1487 ГК РФ в случае, если непосредственно правообладателем или с его согласия товары введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации, то дальнейшее использование соответствующего товарного знака не является нарушением исключительного права на этот товарный знак.

Таким образом, правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия именно на территории Российской Федерации.

Общество не ссылается на то, что ввезенный им товар ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам признает обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о принадлежности компании исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 33718 и о нарушении обществом этого права. Иного из материалов дела не следует и обществом не доказано.

Вместе с тем судебная коллегия находит обоснованными доводы общества о том, что с учетом предмета и оснований иска судом апелляционной инстанции неправильно определен подлежащий взысканию размер компенсации.

Как следует из просительной части искового заявления по настоящему делу, компания просила взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 33718.

Рассмотрев заявленное требование, суд первой инстанции посчитал возможным снизить сумму компенсации до 90 000 руб. При этом в резолютивной части решения суда первой инстанции указано, за нарушение исключительного права на какой товарный знак взыскана компенсация.

Изменяя решение суда первой инстанции в части размера взысканной компенсации, суд апелляционной инстанции исходил из того, что компания заявила о нарушении исключительных прав на 5 товарных знаков и просила взыскать компенсацию за нарушение прав на 5 товарных знаков (страница 5 постановления от 23.09.2019).

При этом в резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции от 23.09.2019 указано, что компенсация взыскивается за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 33718.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что из материалов дела не следует, что компания в суде первой инстанции ходатайствовала об уточнении заявленных требований на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; соответствующих заявлений и определений суда о принятии уточнений в материалах дела не содержится.

В судебном заседании на вопрос суда представитель компании не смог пояснить, уточнялись ли исковые требования в установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации порядке.

По смыслу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не вправе рассматривать требования, которые не соответствуют волеизъявлению истца. Обратное означает нарушение принципа диспозитивности арбитражного процесса.

Данная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2018 N 305-ЭС18-4373.

Согласно части 1 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. В мотивировочной части решения должны быть указаны, в частности, фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. В мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования принятых судом решений (часть 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Аналогичные требования предъявляются к структуре и содержанию постановления суда апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении настоящего дела суд апелляционной инстанции неверно определил объект интеллектуальной собственности, в защиту которого компанией предъявлен иск. При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что суд апелляционной инстанции вышел за пределы заявленных требований и рассмотрел требование, которое не было заявлено и не являлось предметом рассмотрения суда первой инстанции.

Допущенное судом апелляционной инстанции нарушение привело к неверному определению круга обстоятельств, подлежащих установлению для правильного рассмотрения спора (в частности, при определении размера подлежащей взысканию компенсации). Кроме того, это нарушение привело к неустранимому на стадии рассмотрения дела в суде кассационной инстанции противоречию в постановлении суда апелляционной инстанции, в мотивировочной части которого сделаны выводы о нарушении прав на пять товарных знаков и о трех эпизодах нарушения, исходя из чего и рассчитана компенсация, а в резолютивной части - требования удовлетворены в отношении одного товарного знака.

В силу изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, выразившееся в рассмотрении требований, не заявленных компанией, и, как следствие, в противоречивом содержании постановления суда апелляционной инстанции, в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта суда апелляционной инстанции.

Кроме того, в данном случае судом апелляционной инстанции не были исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанный судебный акт не может быть признан законным и подлежит отмене также на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку суд апелляционной инстанции не рассмотрел по существу заявленные сторонами доводы в отношении размера подлежащей взысканию компенсации с учетом предмета и основания иска, иные доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, Судом по интеллектуальным правам не рассматриваются.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доводов сторон и доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2019 по делу N А21-1970/2019 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев