Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2020 г. по делу N СИП-738/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении заявленных товаров, а ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих его использование для этих товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2020 г. по делу N СИП-738/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 28 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску иностранного лица Kautz Vineyards, Inc. (1894 Six Mile road, Murphys, California 95247, USA) к обществу с ограниченной ответственностью "Джи Си - Золотые конфеты" (ул. Галерная, д. 13, лит. А, пом. 54, Санкт-Петербург, 190098, ОГРН 1087847008567) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 522933 вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Kautz Vineyards, Inc. - Ледовских М.А. (по доверенности от 10.09.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Джи Си - Золотые конфеты" - Дмитриенко Е.Г. (по доверенности от 22.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Kautz Vineyards, Inc. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Джи Си - Золотые конфеты" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 522933 в отношении товара 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Определением от 18.10.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представители сторон сообщили суду о недостижении мирового соглашения, в связи с чем представитель истца исковые требования поддержал.

Представитель ответчика против предъявленных требований возражал, поддержал ранее заявленное ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, ссылаясь не несоблюдение истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

Роспатент в отзыве сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Данные обстоятельства в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют разрешению спора по существу в отсутствие в судебном заседании представителя третьего лица.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

На имя общества с ограниченной ответственностью "МЕТАЛЛОПЛАСТ" был зарегистрирован словесный товарный знак "" (дата приоритета - 25.06.2013, дата регистрации - 23.09.2014, дата окончания срока действия регистрации - 25.06.2023), в том числе для товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива").

В результате государственной регистрации ряда отчуждений исключительного права на названный товарный знак исключительное право на него перешло к обществу.

Компания, полагая, что общество не использует спорный товарный знак в отношении товаров 33-го класса МКТУ, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о том, что заявленные требование истца подлежит удовлетворению, а заявленное ответчиком ходатайство об оставлении иска без рассмотрения отклонению ввиду следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Из материалов дела усматривается, что предложение заинтересованного лица было направлено компанией в юридический адрес ответчика-правообладателя. Соответствующая корреспонденция, возвращенная компании за истечением срока хранения, обозревалась судом в судебном заседании 23.01.2020, что нашло отражение в протоколе судебного заседания. В частности, судом установлено, что предложение заинтересованного лица было направлено компанией в надлежащий юридический адрес правообладателя.

В то же время судом установлено, что предложение заинтересованного лица не направлялось компанией в адрес для переписки (представителю правообладателя), указанный в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, что и послужило основанием для заявления ответчиком ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Названное ходатайство судом рассмотрено и отклонено по следующим мотивам.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

Обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации N R (86) 12 Комитета министров Совета Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром позволяет, в том числе, минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе").

Из пункта 1 статьи 1486 ГК РФ следует, что до обращения в суд должна быть предпринята попытка разрешения спора мирным путем. Судебный порядок разрешения спора применяется лишь в случае, если досудебный порядок оказался неэффективным.

Для обеспечения эффективности применения досудебного порядка разрешения спора пункт 1 статьи 1486 ГК РФ обязывает заинтересованное лицо направить предложения в два адреса: по адресу местонахождения правообладателя; по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков. Это позволяет обеспечить высокую вероятность того, что соответствующее предложение будет получено правообладателем, и он при желании сможет пойти навстречу заинтересованному лицу.

Для признания обязательного досудебного порядка разрешения спора соблюденным по общему правилу требуется представление доказательств направления предложений заинтересованного лица в оба адреса.

Дефекты направления предложения заинтересованного лица не могут свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка разрешения спора при доказанности фактического получения такого предложения правообладателем.

В этом случае достигается цель процедуры направления предложения заинтересованного лица: правообладатель узнает о наличии спора и при готовности может его разрешить мирным путем.

Цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем.

Аналогичный правовой подход применен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 по делу N СИП-581/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2018 N 300-ЭС18-10023 отказано в передаче дела N СИП-581/2017 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления).

Судебные заседания по настоящему делу неоднократно откладывались в целях предоставления сторонам возможности урегулировать спор мирным путем, в том числе на основании соответствующих ходатайств ответчика от 22.11.2019, от 20.12.2019 и от 23.01.2020. В судебном заседании 23.01.2020 представитель ответчика, ходатайствуя в очередной раз об отложении судебного разбирательства, высказывался о готовности отказаться от правовой охраны спорного товарного знака в отношении 33-го класса МКТУ, в связи с чем судом определением от 23.01.2020 на основании частей 1-3 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации были предприняты меры для примирения сторон.

Кроме того, из поступивших в материалы дела 26.02.2020 письменных пояснений истца с приложением переписки, в том числе с обществом, усматривается, что компания в ходе переписки с предыдущим правообладателем спорного товарного знака получило письмо общества от 18.10.2018, в котором оно сообщало о своей осведомленности о притязаниях компании на спорный товарный знак в связи с его неиспользованием и сообщало о готовности "обсуждать дальнейшее совместное сотрудничество".

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебной практике претензионный порядок урегулирования спора рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы без обращения в суд. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "части 7 статьи 126" имеется в виду "пункта 7 части 1 статьи 126"

При этом если из поведения ответчика не усматривается намерения добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, оставление иска без рассмотрения приводит к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

Аналогичный правовой подход сформулирован в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 306-ЭС15-1364 по делу N А55-12366/2012.

Из представленного сторонами по настоянию суда протокола переговоров от 21.02.2020 усматривается, что предложение истца о возмездном отчуждении исключительного права на спорный товарный знак или возмездном отказе от него, ответчик настаивал на приобретении истцом спорного товарного знака одновременно с иным товарным знаком ответчика - по свидетельству Российской Федерации N 724717.

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что стороны предприняли исчерпывающие меры к урегулированию спора миром, перспективы к разрешению спора миром, в том числе во внесудебном порядке судом не усматриваются, дальнейшие переговоры нецелесообразны. Из поведения ответчика не усматривается намерения добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке. При данных обстоятельствах оставление иска без рассмотрения приведет к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

Кроме того, суд принимает во внимание непоследовательность позиции общества "Джи Си - Золотые конфеты", заявившего в рамках данного дела, в котором оно выступало в качестве ответчика, о необходимости направления предложения заинтересованного лица в оба адреса правообладателя, указанные в ЕГРЮЛ и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, и в то же время настаивавшего в качестве истца в рамках дела N СИП-952/2019, размаривавшегося Судом по интеллектуальным правам в одно время с настоящим делом, о достаточности направления такого предложения в один адрес правообладателя.

Так, в рамках дела N СИП-952/2019 общество "Джи Си - Золотые конфеты" заявило, что дефекты направления предложения заинтересованного лица, в том числе направление предложение только по одному адресу, не могут свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка разрешения спора (пятый абзац страницы 3 письменных пояснений от 18.02.2020). Данная позиция ответчика по настоящему делу нашла отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2019 по делу N СИП-952/2019.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату решения следует читать как "от 28.02.2020 г."

Подобное поведение общества "Джи Си - Золотые конфеты", меняющееся в зависимости от того, является ли оно истцом или ответчиком по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, является непоследовательным, нарушающим принцип эстоппель - запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались лицом бесспорными исходя из его действий или заверений, и правило venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указал, что он является компанией, производящей вина на территории Соединенных Штатов Америки с 1989 года.

Как отмечает компания, ее вина реализуются во многих странах мира, в том числе и на территории Российской Федерации и для этих целей ею и обществом с ограниченной ответственностью "ФИЛИПП" (далее - общество "ФИЛИПП") был заключен договор об эксклюзивном дистрибьюторстве.

Для реализации на территории Российской Федерации алкогольной продукции компании общество "ФИЛИПП" осуществило регистрацию продукции в Федеральном реестре алкогольной продукции (далее - Росалкогольрегулирование).

Компания производит вина под обозначением "OBSESSION" по международной регистрации N 1276055 на территории Соединенных Штатов Америки.

В целях расширения территории действия названной регистрации компания обратилась в Роспатент о предоставлении ей правовой охраны на территории Российской Федерации, однако истцом был получен отказ ввиду наличия охраняемого на территории Российской Федерации спорного товарного знака.

В подтверждение намерения введения в гражданский оборот товаров под спорным товарным знаком компанией в материалы дела были представлены: заявка от 03.11.2017 на регистрацию спорного обозначения; договор об эксклюзивном дистрибьюторстве; декларации на товары от 19.07.2018, от 21.04.2017, от 18.02.2015 с добавочными листами и дополнением, скриншоты с сайта Росалкогольрегулирования, фотоизображения этикеток; информация с этикетки; сертификаты утверждения этикеток.

Оспаривая заинтересованность истца, ответчик, в частности, обратил внимание на то, что компанией не представлены доказательства производства продукции под спорным обозначением на территории Российской Федерации.

Вместе с тем как было указано выше, в пункте 165 постановления от 23.04.2019 N 10 отмечено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Таким образом, учитывая представленные истцом перечисленные выше доказательства, коллегия судей приходит к выводу о том, что компания имеет реальное намерение вводить в гражданский оборот алкогольную продукцию под спорным обозначением.

Сходство спорного товарного знака с обозначением, под которым компания планирует вводить в гражданский оборот продукцию, а также однородность товаров "алкогольные напитки (за исключением пива"), для которых зарегистрирован спорный товарный с деятельностью и товарами истца, носят очевидный характер.

Иные доводы ответчика, оспорившего заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, в частности, о несовпадении наименований компании в представленных ею документах носят формальный характер и были документально опровергнуты компанией (том 2, лист дела 105 - том 4, лист дела 26).

Довод ответчика о бездействии истца в отношении решения Роспатента об отказе в расширении правовой охраны ее международному товарному знаку на территорию Российской Федерации, не опровергает вышеприведенный вывод суда о доказанности истцом своего права на иск.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления компанией предложения заинтересованного лица (08.07.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 08.07.2016 по 07.07.2019 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, а также не заявлено о наличии объективных препятствий к использованию товарного знака в спорный период.

Напротив, отвечая в судебном заседании 27.02.2020 на вопрос суда, представитель ответчика сообщил, что спорный товарный знак не использовался и общество лишь имеет намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности в будущем.

На основании изложенного требование истца о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на ответчика.

На основании части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования иностранного лица Kautz Vineyards, Inc. удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 522933 в отношении товара 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Джи Си - Золотые конфеты" (ул. Галерная, д. 13, лит. А, пом. 54, Санкт-Петербург, ОГРН 1087847008567) в пользу иностранного лица Kautz Vineyards, Inc. (1894 Six Mile road, Murphys, California 95247, USA) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур