Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2020 г. по делу N СИП-799/2019 Суд признал недействительным решение Роспатент, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку отсутствие сопоставительного анализа спорных обозначений является достаточным основанием для вывода о том, что решение административного органа о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является немотивированным (изменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2020 г. по делу N СИП-799/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 июля 2020 г. N С01-686/2020 по делу N СИП-799/2019 настоящее решение отменено в части в которой решение Роспатента от 26 июля 2019 г., принятое по результатам рассмотрения возражения от 17 декабря 2018 г. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ N 647236 в отношении услуг 43-го класса МКТУ для регистрации знаков, признано недействительным как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, и в части распределения судебных расходов

Резолютивная часть решения объявлена 18 марта 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 20 марта 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Алтайского края заявление общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" (пр-т Ленина, д. 63, пом. H2, г. Барнаул, ОГРН 1172225015995) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 26.07.2019.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Макаров Алексей Валерьевич (г. Новосибирск, ОГРНИП 316547600086609).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" - Козырев А.А. (по доверенности от 10.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности N 01/32-364/41 от 26.04.2019);

от индивидуального предпринимателя Макарова Алексея Валерьевича - Белоусова Е.В. (по доверенности от 01.12.2019), Сергуняева И.А. (по доверенности от 09.08.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 26.07.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 17.12.2018, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 647236.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Макаров Алексей Валерьевич (далее - предприниматель).

От Роспатента через систему "Мой Арбитр" поступил отзыв на заявление, в котором компетентный орган поддерживает доводы оспариваемого решения, считает требования заявителя необоснованными и не соответствующими действующему законодательству об охране товарных знаков. Указанный отзыв приобщен к материалам дела в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества уточнил заявленные требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской, просил признать решение Роспатента от 26.07.2019 недействительным в части услуг 35-го и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Уточненные требования заявителя приняты судом.

Представитель общества уточненные требования поддержал.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в отзыве.

Представители третьего лица в судебном заседании возражали против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в ранее приобщенных к материалам дела отзыве и письменных пояснениях.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 647236 (далее - спорное обозначение) зарегистрирован по заявке N 2017704867 от 13.02.2017 на имя предпринимателя в отношении широкого перечня товаров 25, 29, 30, 32, 33-го классов и услуг 35-го, 43-го классов МКТУ.

Общество 17.12.2018 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, ссылаясь на её несоответствие пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 26.07.2019, которым возражение удовлетворено частично, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным в отношении всех товаров 29-го и 30-го классов МКТУ. В признании предоставления правовой охраны спорному знаку недействительной в остальной части товаров и услуг отказано.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 26.07.2019 (далее - оспариваемое решение), в части отказа в признании правовой охраны спорного знака недействительной в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ (с учетом уточненных требований), общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным в указанной части.

Общество указывает, что в решении неправомерно не отражены и не исследованы поданные им возражения на отзыв, считает, что Роспатент неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применил положения подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование довода о наличии предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ оснований для признания предоставления правовой охраны знаку недействительной также и для услуг 35-го и 43-го классов МКТУ общество ссылается на то, что элемент "Tom Yum" является общеизвестным наименованием супа "том ям", национального блюда Лаоса и Таиланда, употребляемого также в Малайзии, в Сингапуре и в Индонезии.

Общество считает ошибочным вывод Роспатента о том, что спорное обозначение для услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, оказываемых в сфере ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования является фантазийным, не способным напрямую характеризовать эти услуг.

Кроме того, общество считает, что Роспатент неправомерно оставил правовую охрану спорного знака в силе для услуг 35-го класса МКТУ "продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения", поскольку обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно указанных услуг, ввиду чего оспариваемое решения не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам считает заявленные требования подлежащими удовлетворению признания решения от 26.07.2019 в отношении услуг 43-го класса МКТУ недействительным как несоответствующего пункту 1 статьи 1483 ГК РФ по следующим основаниям.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Заявление об оспаривании ненормативного правового акта подано Обществом в суд в срок, установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что иными участвующими в деле лицами не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 и заявителем не оспариваются.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки N 2017704867 (13.02.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения указанного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. При этом данной нормой охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Выводы Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному знаку в отношении всех товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, а также об отказе в признании предоставления правовой охраны спорному знаку недействительной в части товаров 25, 32, 33-го классов МКТУ заявитель не оспаривает. Суд при рассмотрении настоящего заявления оспариваемое решение в указанной части не проверяет.

Рассмотрев возражение общества, Роспатент пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент "TomYum", выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а слово "Bar", согласно регистрации спорного товарного знака, включено в его состав лишь в качестве неохраняемого элемента.

Кроме того, Роспатент установил, что доминирующий элемент "TomYum" представляет собой единое (неделимое) сочетание двух слов, являющееся определенной лексической единицей, имеющей определенное смысловое значение, а именно, что "tom yum" ("том ям") - это название одного из видов супов, характерного для тайской кухни и известного российским потребителям.

При этом Роспатент указал, что элемент "TomYum" ("том ям"), как название определенного известного вида супов, способен характеризовать определенные товары (супы, первые блюда), указывая на их определенный вид.

В отношении услуги 35-го и 43-го классов МКТУ Роспатент в оспариваемом решении указал, что словосочетание "TomYum" никак не может характеризовать такие услуги, так как вовсе не существует такого вида услуг как "TomYum" ("том ям") либо соответствующих их свойств, обозначаемых как "TomYum" ("том ям").

В оспариваемом решении указано, что словосочетание "TomYum" в отношении таких услуг 35-го класса МКТУ, оказываемых в помощь предпринимателям по продвижению их товаров, маркетингу, менеджменту и офисному обслуживанию и т.п., и услуг 43-го класса МКТУ, оказываемых в сферах ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования, является исключительно фантазийным, то есть семантически нейтральным, не способным каким-либо образом напрямую характеризовать эти услуги (например, не существует такого видового наименования у соответствующих организаций в данных сферах услуг, как "TomYum" или "том ям"), а существование возможности порождения этим словом в отношении данных услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких услуг. В сферах рекламных услуг и иных услуг помощи бизнесу не существует организаций, которые занимались бы рекламой и обеспечением благоприятных условий для продвижения на рынке исключительно только супов.

Роспатент в оспариваемом решении также указал, что в сфере ресторанного бизнеса заведения общественного питания очень часто индивидуализируются с использованием наименований тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений. Однако у потребителей соответствующих услуг никогда не возникают неправдоподобные представления о том, что в этих заведениях подают только лишь указанные в их названиях товары, блюда или напитки.

При этом Роспатент исходил из положений пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знака от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39) и указал, что наличие дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Кроме того, Роспатент рассмотрел доводы заявителя о том, что элемент "TomYum" вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг определенного вида и отклонил их ввиду отсутствия доказательств широкого и длительного использования различными лицами, в результате которого обозначение могло бы войти во всеобщее употребление для обозначения спорных товаров и услуг по смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении возражения правовая охрана спорного обозначения также признана не нарушающей подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Исходя из указанного, Роспатент пришел к выводу о том, что не располагает какими-либо основаниями для признания элемента "TomYum" характеризующим спорные услуги 35-го и 43-го классов МКТУ или ложным для них, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что спорное обозначение не характеризует услуги 35-го класса МКТУ и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно таких услуг, судебная коллегия считает указанные выводы соответствующими пункту 1 и пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, а доводы заявителя об обратном необоснованными в силу следующего.

В обосновании несоответствия спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ общество указывает, что обозначение также способно ввести потребителей в заблуждение относительно услуг 35-го класса МКТУ "продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения".

Как следует из материалов дела правовая охрана спорному знаку представлена в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ: "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая".

Изучив перечень услуг 35-го класса МКТУ, для которого зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия считает, что он действительно не характеризует указанные услуги, а доводы заявителя об обратном не свидетельствуют о том, что правовая охрана спорного знака в указанной части не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом суд принимает во внимание то, что заявитель не приводит конкретные услуги 35-го класса МКТУ, которые, по его мнению, характеризует обозначение. В перечне услуг 35-го класса МКТУ отсутствуют услуги общественного питания, для которых обозначение могло бы быть описательным.

В отношении доводов заявителя о том, что обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно услуг "продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения" 35-го класса МКТУ судебная коллегия считает необходимым указать следующее.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается то, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. При этом данной нормой охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу N СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу N СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу N СИП-747/2017.

Также аналогичное толкование ложности обозначения по смыслу указанной нормы изложено в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций N 39.

В абзаце седьмом пункта 3 Рекомендаций N 39 указано, что вопрос о том, является ли обозначение ложным, рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение в отношении одних товаров может быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Как отмечено в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна.

В связи с этим следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным в отношении конкретных услуг, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних услуг быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

При решении вопроса о том, способно ли спорное обозначение ввести потребителей в заблуждение относительно услуг 35-го класса МКТУ Роспатент правомерно исходил из того, обозначение не указывает ложно на свойства услуг 35-го класса МКТУ, поскольку оно указывает на разновидность супа, а такое указание не присуще спорным услугам 35-го класса МКТУ как таковым, и рядовым средним потребителем не может восприниматься как правдоподобное и способное ввести в заблуждение.

Доводы заявителя не содержат мотивов, по которым спорное обозначение указывает ложно на услуги "продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения" 35-го класса МКТУ и такое указания является правдоподобным и способным ввести в заблуждение потребителей.

Тем самым судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что спорный товарный знак в отношении услуг 35-го класса МКТУ соответствует требования пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, поэтому заявленные требования общества в этой части удовлетворению не подлежат.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что обозначение для услуг 43-го класса МКТУ является фантазийным и не способным напрямую характеризовать такие услуги, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Доводы общества о том, что спорное обозначение не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ для услуг 43-го класса МКТУ сводятся к тому, что элемент "Tom Yum" является общеизвестным наименованием супа "том ям", национального блюда Лаоса и Таиланда, употребляемого также в Малайзии, в Сингапуре и в Индонезии, и способно характеризовать услуги, оказываемые в сфере ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования.

При рассмотрении возражения Роспатент установил, что доминирующий элемент "TomYum" представляет собой название одного из видов супов, известного российским потребителям и указал, что элемент "TomYum", как название определенного известного вида супов, способен характеризовать определенные товары (супы, первые блюда). Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле не оспариваются.

Доводы Роспатента и третьего лица о том, что "TomYum" является не только супом, но и иным готовым блюдом (пицца, салат и т.п.) не порочат вышеуказанный вывод Роспатента, который стал основанием для прекращения правовой охраны товарного знака в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, при принятии оспариваемого решения, Роспатентом не было учтено, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ должна производиться исходя из восприятия этого обозначения средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (услуг).

При этом следует учитывать, что для установления семантического значения словесного обозначения существенным является не точность отображения русскоязычного или иностранного текста буквами соответствующего алфавита по правилам транслитерации, а его восприятие российскими потребителями.

Между тем, спорное обозначение с доминирующих элементом "TomYum" заявлено для регистрации в отношении широкого перечня услуг 43-го класса, в том числе таких, как "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" и других.

Указанные обстоятельства не приняты Роспатентом во внимание при принятии обжалуемого решения.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Такие элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 той же статьи (пункт 35 названных Правил).

Согласно пункту 2.2. Рекомендаций N 39 описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил N 482 для решения вопроса о том, относится ли словесный элемент к обозначениям, состоящим только из элементов характеризующих услуги, Роспатенту следовало провести сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных услуг для решения вопроса о том, является ли оно для них описательным или фантазийным.

Как следует из текста обжалуемого решения, вывод о соответствии элемента "TomYum" требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ сделан Роспатентом по отношению к услугам 43-го классов МКТУ "оказываемых в сфере ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования" и на основании того, что по отношению к ним спорный элемент "является исключительно фантазийным, то есть семантически нейтральным, не способным каким-либо образом напрямую характеризовать указанные услуги, а существование возможности порождения этим словом в отношении данных услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких услуг".

Так Роспатент указал, что не существует такого видового наименования у соответствующих организаций в данных сферах услуг, как "TomYum" или "том ям".

При этом в оспариваемом обществом решении не приведен конкретный перечень услуг, в отношении которых сделан вывод о том, что элемент "TomYum" не способен напрямую характеризовать их, является фантазийным, семантически нейтральным.

Роспатент при рассмотрении возражения не принял во внимание то, что в перечне услуг 43-го класса МКТУ присутствуют услуги заведений общественного питания, в которых предлагаются готовые блюда с наименованием "TomYum" или "том ям" в отношении которых обозначение также признано не способным образом напрямую характеризовать указанные услуги.

В оспариваемом решении не приведен сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных услуг 43-го класса МКТУ для решения вопроса о том, является ли элемент "TomYum" как разновидность блюда для них описательным или фантазийным. При указанных обстоятельствах настоящего дела Роспатенту надлежало провести указанный анализ восприятия обозначения потребителями.

Судебная коллегия считает, что установление того, является ли спорный элемент описательным (характеризующим) или фантазийным путем сопоставительного анализа словесного элемента и конкретных услуг само по себе имеет существенное значение для проверки соответствия правовой охраны обозначения в отношении услуг 43-го класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Также в тексте обжалуемого решения не приведено каких-либо иных мотивов в обоснование отклонения доводов возражения о том, что спорное обозначение характеризует услуги предприятий общественного питания и не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, кроме фантазийного характера словесного элемента "TomYum" для услуг "оказываемых в сфере ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования". Так, в обжалуемом решении не указано, по каким мотивам применительно к таким услугам, как "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", спорное обозначение не способно характеризовать эти услуги без дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, например, путем указания на результат - готовое блюдо в заведении.

Роспатент также не учел того, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров (услуг), для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (услуг), то есть не учитывал то, что при анализе обозначения на предмет его описательности необходимо исходить из восприятия этого обозначения средним российским потребителем применительно к конкретным товарам и услугам.

Судебная коллегия полагает, что отсутствие такого анализа служит достаточным основанием для вывода о том, что решение административного органа о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является немотивированным.

Применительно к настоящему случаю возможны ситуации, когда административным органом установлено, что для всего перечня услуг 43-го класса МКТУ без исключения, указанного в регистрации спорного товарного знака, словесный элемент является описательным, а также определение административным органом одной или нескольких услуг, в отношении которых словесный элемент является описательным.

Для первой ситуации необходим анализ каждой услуги и обоснование описательности такого словесного элемента по отношению именно к ним. Во второй же ситуации должны быть указаны конкретные услуги, по отношению к которым словесный элемент является описательным, и иные позиции, для которых словесный элемент описательным не признан и возможно сохранение правовой охраны спорного товарного знака.

Соответствующая правовая позиция выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу N СИП-516/2019.

В любом случае соответствующие мотивы должны быть отражены в решении административного органа.

Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым также отметить, что Роспатентом не была учтена его собственная содержащаяся в абзаце седьмом пункта 3 Рекомендаций N 39 позиция о том, что одно и то же обозначение в отношении одних товаров (услуг) может быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Из фактических обстоятельств дела усматривается, что в нарушение указанной нормы, а также требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения.

Доводы Роспатента и третьего лица о наличии регистраций товарных знаков с использованием наименований готовых блюд для услуг 43-го класса МКТУ, а также другие дела, в которых в судебном порядке проверялись решения административного органа о регистрации иных обозначений в качестве товарных знаков, не могут быть приняты во внимание судебной коллегией, поскольку согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, каждый товарный знак должен рассматриваться с учетом обстоятельств конкретного дела.

Довод третьего лица о том, что у потребителя спорное обозначение ассоциируется исключительно с предпринимателем до даты подачи в Роспатент возражения общества, не имеет правового значения для настоящего спора, поскольку правовые основания для прекращения паровой охраны товарного знака по пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не обусловлено данным обстоятельством.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, так как обжалуемое решение не содержит нормативно обоснованных выводов в подтверждение решения о соответствии спорного обозначения требованиям указанной нормы.

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатентом не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного рассмотрении возражения общества от 17.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 647236 в отношении услуг 43-го класса МКТУ (пункт 136 Постановления N 10).

Данное обстоятельство могло повлечь принятие Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения, и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 136 Постановление N 10, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно пункту 138 постановления Пленума N 10 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью от 17.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 647236 в отношении услуг 43-го класса МКТУ, с учетом настоящего решения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" удовлетворить частично.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 17.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 647236 в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков товарного знака недействительным как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. В остальной части требований отказать.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" от 17.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 647236 в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская