Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2020 г. N С01-430/2020 по делу N СИП-762/2019 Суд отменил решение суда первой инстанции, которым отказано в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд не анализировал спорные словесные элементы на предмет их доминирующего положения и влияния на восприятие обозначения в целом

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2020 г. N С01-430/2020 по делу N СИП-762/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 мая 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Данилова Г.Ю., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Авиакомпания АЗИМУТ" (ул. Суворова, д. 91, оф. 801, эт. 8, г. Ростов-на-Дону, 344022, ОГРН 1142312009542) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2020 по делу N СИП-762/2019

по заявлению акционерного общества "Авиакомпания АЗИМУТ" к иностранному лицу AZIMUT INTERNATIONAL (24, rue Astrid 1143, Luxemburg) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403731 в отношении части услуг 39-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители: от акционерного общества "Авиакомпания АЗИМУТ" - Михеева М.Н. (по доверенности от 31.12.2019 N 3/20);

от иностранного лица AZIMUT INTERNATIONAL - Шарлай О.О. (по доверенности от 14.08.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу AZIMUT INTERNATIONAL (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403731 в отношении услуги 39-го класса "организация путешествий, в том числе авиаперевозки" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2020 требование общества оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе общество, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение от 05.02.2019, исковые требования удовлетворить.

Заявитель кассационной жалобы оспаривает вывод суда о доказанности компанией использования спорного товарного знака для индивидуализации услуги 39-го класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки".

По мнению общества, компания не доказала использование названного средства индивидуализации для услуги "авиаперевозки" ("организация авиаперевозки").

Общество отмечает, что рубрика "организация путешествий, в том числе авиаперевозки" в перечне регистрации спорного товарного знака указана как единая позиция. Как полагает общество, "авиаперевозки" в буквальной интерпретации данной позиции должны быть организованы компанией по договорам "организации авиаперевозки", в гражданский оборот должны вводиться (как минимум) услуги по "организации авиаперевозки".

Заявитель кассационной жалобы указывает, что позиция "организация путешествий, в том числе авиаперевозки" в 9-й редакции МКТУ отсутствует; услуга "авиаперевозки" и услуга "организация путешествий" в названной редакции МКТУ указаны как отдельные виды услуг, их объединение ответчик произвел самостоятельно.

Как отмечает общество, отступление компании от официальной редакции МКТУ при описании названной услуги требует установления действительного ее содержания.

По мнению общества, суд не учел то, что 39-й класс МКТУ включает услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров из одного места в другое, и услуги, связанные с такой перевозкой, а также услуги по хранению товаров на складах или в других помещениях для предотвращения их повреждения или хищения. Оказываемые агентствами путешествий или посредниками услуги по бронированию номеров в гостиницах не относятся к 39-му классу МКТУ.

Вместе с тем, как отмечает общество, все представленные компанией доказательства в подтверждение использования спорного товарного знака касаются именно бронирования номеров в гостиницах и сопутствующих этому услуг.

Общество обращает внимание на то, что компания не оказывает услуги по туризму и услуги, заключающиеся в информации о путешествиях, поездках или перевозках товаров, а также в информации о тарифных расценках, расписаниях и способах перевозки.

Общество считает ошибочным вывод суда о том, что в исследуемой позиции речь идет об "авиаперевозках", поскольку союз "в том числе" употребляется при присоединении члена предложения, который является частью того целого, о котором идет речь в первой части предложения. В связи с этим ответчик должен был доказать, что занимается "организацией авиаперевозок", так как в первой части предложения речь идет только об "организации путешествий". Суд же пришел к неправильному выводу о том, что "услуги по авиаперевозкам" являются частью туристских услуг".

Ссылаясь на правое регулирование отношений, возникающих из договора по организации авиаперевозки, общество указывает на отсутствие в деле доказательств того, что ответчик является перевозчиком, имеет лицензию и сертификат эксплуатанта, а также является грузовладельцем и осуществлял в спорный период перевозки грузов.

Общество отмечает, что в материалах дела нет доказательств использования ответчиком спорного товарного знака для индивидуализации услуг "авиаперевозка" и "организация авиаперевозки".

Кроме того, общество считает ошибочным вывод суда о том, что услуги по авиаперевозкам являются частью туристских услуг.

Ссылаясь на разъяснения, изложенные в письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) от 07.08.2009 N 01/11347-9-32 "Об осуществлении контроля (надзора) за исполнением законодательства о защите прав потребителей при оказании туристских услуг", и на ГОСТ Р 50690-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Общие требования, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.10.2017 N 1561-ст (далее - ГОСТ Р 50690-2017), общество указывает, что под деятельностью по организации путешествий понимается деятельность, не связанная с непосредственной реализацией туристского продукта.

Общество обращает внимание на то, что в пункте 5.19 ГОСТ Р 50690-2017 указаны следующие виды услуг: содействие в оформлении въездных и выездных документов при организации международного туризма; содействие в приобретении (оформлении) страховых полисов на период путешествий и экскурсий; услуги по обучению основам туристских навыков включают в себя обучение туристов основам туристских навыков при проведении путешествий с активными способами передвижения. Приведенный перечень услуг не включает авиаперевозки.

Общество отмечает: в материалах дела нет доказательств того, что ответчик занимается туристской деятельностью как туроператор (проживание и питание) или оказывает услуги турагентов (реализация туристского продукта, его продвижение, доставка путевок). Вывод же суда об использовании спорного товарного знака для индивидуализации услуги "организация путешествий, в том числе авиаперевозки" основан только на доказательствах, свидетельствующих об оказании услуг по бронированию номеров в гостиницах.

По утверждению общества, деятельность по организации путешествий не тождественна деятельности по оказанию туристских услуг. В туристской деятельности туроператор и турагент могут выступать организаторами путешествия, но не исполнителями услуг, входящих в такое путешествие, что следует из понятия "формирование туристского продукта", данного в Федеральном законе от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон об основах туристской деятельности).

Таким образом, как полагает общество, суд допустил неверное толкование норм права, раскрывая понятие "туристская деятельность", а не "организация путешествий".

Поскольку Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) относит к разным видам деятельности гостиничные услуги, услуги туристских агентств и воздушные перевозки, по мнению общества, является неправильным вывод суда о том, что авиаперевозки являются частью деятельности по организации путешествий.

Общество оспаривает вывод суда об использовании компанией спорного товарного знака с незначительными изменениями для индивидуализации услуги 39-го класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки". По мнению общества, компания использует указанный товарный знак с его существенным изменением.

Общество полагает, что суд не произвел оценку наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам посредством "Онлайн-заседания" с использованием информационной системы "Картотека арбитражных дел" приняли участие представители общества и компании.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании представитель общества поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил отменить обжалуемое решение суда.

Указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, представитель компании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях в отношении жалобы.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, компания является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 403731, зарегистрированному 16.03.2010 (дата приоритета - 14.11.2008) для индивидуализации товаров 21-го класса и услуг 35, 38, 39, 41, 43, 45-го классов МКТУ, в том числе услуги 39-го класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки".

Приняв меры по досудебному порядку урегулирования спора, общество, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуги 39-го класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки", обратилось в суд с настоящим иском.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции, установив соблюдение обществом досудебного порядка урегулирования спора, признал его заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403731 в отношении вышеуказанной услуги.

Установив факт использования компанией спорного товарного знака (с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака), для индивидуализации услуги 39-го класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки", суд отказал обществу в удовлетворении исковых требований.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора и о заинтересованности истца в подаче иска.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении доводов общества о необоснованности вывода суда первой инстанции о доказанности компанией использования спорного товарного знака для услуги 39-го класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки" президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В силу статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Из системного толкования статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания) как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Как разъяснено в пункте 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 ГК РФ), договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный (статья 1235 ГК РФ).

Таким образом, с целью сохранения правовой охраны товарного знака действующим законодательством предусмотрено использование этого товарного знака либо самим правообладателем, либо другим лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора или под контролем правообладателя.

По результатам оценки имеющихся в деле доказательств, приведенных на страницах 19-23 обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции посчитал доказанным использование компанией с аффилированными с нею лицами спорного товарного знака для услуги 39-го класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки".

Как установил суд первой инстанции, компании группы "Азимут / Azimut" осуществляют управление сетью отелей "Азимут / Azimut", представленной во многих городах России.

Поскольку единым учредителем компаний группы "Азимут / Azimut" является компания АЗИМУТ ГРУПП, суд пришел к выводу о наличии между упомянутыми лицами аффилированности, обусловленной составом участников юридических лиц и единством интересов.

При этом суд учитывал, что ответчик является правообладателем серии товарных знаков, в том числе спорного товарного знака, объединенных словесным элементом "Азимут / Azimut": по свидетельствам Российской Федерации N 311715, N 338540, N 338539, N 400652, N 386044, N 387561, N 662548, N 663202, N 329501, N 329502, N 330225, N 369495, N 387562 и N 403731.

Суд также установил, что между ответчиком и обществом "АЗИМУТ Хотелс Компани" заключен лицензионный договор на право использования серии товарных знаков истца (в том числе спорного товарного знака), зарегистрированный Роспатентом 30.10.2014 за N РД0160820. В свою очередь, обществом "АЗИМУТ Хотелс Компани" заключены и исполняются сублицензионные договоры на право использования товарных знаков указанной серии, а также договоры управления гостиницей в отношении отелей сети "Азимут / Azimut".

Как установил суд первой инстанции, в отелях группы "Азимут/Azimut" используется серия товарных знаков ответчика, в том числе при осуществлении услуг по предоставлению проживания, питания, проведению экскурсий, перевозки туристов автобусами. При этом акционерное общество "Отель "Арктика", внесенное в реестр туроператоров и входящее в группу компаний "Азимут/Azimut", оказывает помощь туристам в получении визы для посещения России.

Исходя из позиции суда оказание компанией и аффилированными с нею лицами услуг по размещению туристов, предоставлению питания,

проведению экскурсий, перевозке туристов автобусами, оказанию туристам помощи для получения виз относится к услуге 39-го класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки".

Между тем суд первой инстанции не учел следующее.

МКТУ предназначена для классификации товаров и услуг в первую очередь с точки зрения потребителей и как международный акт может оперировать обобщенными категориями.

При этом, как отмечалось в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2016 по делу N СИП-605/2015, МКТУ как международная классификация может не иметь точного соответствия товарных позиций (услуг) с точки зрения национального законодательства.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции должен был сам на основе имеющихся в материалах дела доказательств оценить, к какой услуге из числа поименованных в МКТУ следовало отнести конкретные услуги, оказанные компанией с использованием спорного обозначения.

Классификация товара (услуги), осуществляемая судом первой инстанции, должна быть, с одной стороны, мотивированной, а с другой стороны - основанной на правилах классификации, приведенных в разделах "Руководство по применению" и "Общие замечания" МКТУ.

Необходимо обратить внимание на то, что заголовки классов МКТУ определяют в общем виде только области, к которым товары и услуги в принципе могут относиться, и в основном не содержат названия конкретных товаров или услуг. Для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому классу, которые размещены в разделе "Перечень классов товаров и услуг с пояснениями". Если не удается осуществить классификацию товара или услуги с помощью разделов "Перечень классов товаров и услуг с пояснениями", а также "Перечень товаров и услуг, объединенных в классы", следует пользоваться разделом "Общие замечания". Отнесение общего термина в перечне товаров и услуг к какому-либо определенному классу товаров и услуг не исключает возможность использования этого термина в словосочетаниях в этом или в других классах (пункты 1-3 Руководства по применению МКТУ).

В разделе "Руководство по применению. Общие замечания" МКТУ определены общие правила классификации товаров (услуг), в которых, в частности, отмечено, что услуги классифицируются в основном в соответствии с направлением деятельности, охватываемым заголовком класса и соответствующими пояснениями, или по аналогии со сходными услугами раздела "Перечень товаров и услуг, объединенных в классы".

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает в обжалуемом судебном акте применение судом основанных на МКТУ критериев классификации названных услуг.

При классификации оказанных компанией услуг суд первой инстанции оперировал положениями Закона об основах туристской деятельности.

Вместе с тем само по себе отнесение конкретных услуг к числу туристских не означает, что они охватываются конкретной услугой именно 39-го класса МКТУ.

Различные виды туристских услуг классифицируются по разным классам МКТУ, включая и 43-й класс.

Относя услуги по размещению туристов, предоставлению питания, проведению экскурсий, перевозке туристов автобусами, оказанию туристам помощи для получения виз к 39-му классу МКТУ, суд первой инстанции не учел, что названный класс (транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий) включает в основном услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров из одного места в другое (железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным транспортом или по трубопроводу), и услуги, связанные с такой перевозкой, а также услуги по хранению товаров на складах или в других помещениях для предотвращения их повреждения или хищения.

К классу 43-му в 9-й редакции МКТУ относились, в частности:

- услуги, оказываемые компаниями, владеющими станциями, мостами, железнодорожными платформами и тому подобными транспортными средствами;

- услуги, связанные с прокатом транспортных средств;

- услуги, связанные с буксированием и разгрузкой судов, работой портов, пристаней, спасением терпящих бедствие судов и их грузов;

- услуги по упаковке товаров перед отправкой;

- услуги, оказываемые посредниками или агентствами по туризму и заключающиеся в предоставлении информации о путешествиях, поездках или перевозках товаров, а также в информировании о тарифных расценках, расписаниях и способах перевозки;

- услуги, относящиеся к проверке транспортных средств или товаров перед транспортировкой.

К классу 43-му не относятся, в частности:

- услуги, оказываемые посредниками или агентствами путешествий и относящиеся к выдаче дорожных чеков или аккредитивов (кл. 36);

- услуги, оказываемые агентствами путешествий или посредниками, по бронированию номеров в гостиницах (кл. 43).

В 43-й класс 9-й редакции МКТУ были включены услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.

Класс 43-й включает в основном услуги, предоставляемые физическими лицами или учреждениями, целью которых является приготовление пищевых продуктов и напитков для употребления и оказание услуг по предоставлению мест и питания в гостиницах, пансионатах или других заведениях, предоставляющих временное проживание.

К классу 43-му относятся, в частности:

услуги по бронированию мест для проживания путешественников, в частности, через туристские агентства или через агентов;

пансионаты для животных.

Приведенная характеристика услуг 39-го и 43-го классов МКТУ судом не учитывалась.

Вместе с тем для правильной классификации каждой конкретной услуги суду было необходимо воспользоваться непосредственно перечнями услуг и пояснениями к указанному классу. При невозможности осуществить классификацию услуг таким путем следовало учесть, что отнесение общего термина в перечне товаров и услуг к какому-либо определенному классу товаров и услуг не исключает возможность использования этого термина в словосочетаниях в этом или в других классах. И только при невозможности провести классификацию по указанным критериям ее следует осуществить в соответствии с направлением деятельности, охватываемым заголовком класса и соответствующими пояснениями, или по аналогии со сходными услугами "Перечня товаров и услуг, объединенных в классы".

Таким образом, обжалуемое решение суда первой инстанции о классификации услуг, в отношении которых компанией представлены доказательства использования спорного товарного знака, не отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности и подлежит отмене.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам считает неправомерным вывод суда первой инстанции о том, что компанией подтверждено использование спорного товарного знака в отношении услуги 39-го класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки".

Что касается содержащегося в кассационной жалобе довода о том, что позиция "организация путешествий, в том числе авиаперевозки" в 9-й редакции МКТУ отсутствует; услуга "авиаперевозки" и услуга "организация путешествий" указаны как отдельные виды услуг, их объединение ответчик произвел самостоятельно, то президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

Пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ установлено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров (услуг), указанных в свидетельстве.

Объем исключительного права на товарный знак применительно к определенным товарам (услугам) устанавливается с учетом воли подателя заявки на регистрацию товарного знака и охранного документа (регистрационного свидетельства). При этом в заявке на регистрацию товарного знака и, как следствие, в свидетельстве, выданном по такой заявке, перечень товаров (услуг), в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана, товары и услуги (рубрики) могут быть уточнены (конкретизированы) по усмотрению заявителя с учетом его потребностей.

В силу изложенного объем исключительного права на товарный знак применительно к определенным товарам (услугам) устанавливается с учетом содержания заявки (воли ее подателя) и регистрационного свидетельства.

Аналогичная позиция приведена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2019 по делу N СИП-177/2018.

В связи с этим является правомерным отклонение судом первой инстанции довода истца о некорректности объединения двух услуг 39-го класса МКТУ ("организация путешествий" и "авиаперевозки") в одну позицию. Как правильно указал суд первой инстанции, при подаче заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) заявитель не лишен права уточнить имеющиеся рубрики МКТУ путем их объединения либо указания их в качестве самостоятельных услуг.

Приведенный в кассационной жалобе довод общества об использовании компанией спорного товарного знака с изменением его отдельных элементов, меняющим существо товарного знака, был предметом рассмотрения суда первой инстанции.

Данный довод был отклонен судом на том основании, что компания является правообладателем серии товарных знаков (в том числе спорного товарного знака), объединенных наличием словесного элемента "Азимут / Azimut", зарегистрированных в том числе для услуг 39-го класса МКТУ.

По мнению суда, вне зависимости от варианта воспроизведения спорного товарного знака в глазах российских потребителей воспринимается одно обозначение "Азимут / Azimut", которое сохраняет свою узнаваемость. Как отметил суд первой инстанции, словесный элемент "ЭКСПРЕСС / EXPRESS" является "слабым" для услуг 39-го класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки" и не влияет существенным образом на восприятие потребителем товарного знака, поскольку указывает на доставку, транспортировку грузов, товаров или на оказание услуг по организации перевозок, путешествий.

В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорный товарный знак использовался компанией с незначительными изменениями (без словесного элемента "ЭКСПРЕСС / EXPRESS"), не меняющими существа товарного знака,

Между тем суд не учел следующее.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей применения этой статьи Кодекса использованием товарного знака признается также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Как отмечено в пункте 164 Постановления N 10, использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Таким образом, изменения товарного знака признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов.

Как усматривается из вышеприведенной позиции суда, вывод об использовании компанией спорного товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака, основан на наличии у компании серии товарных знаков, объединенных словесным элементом "Азимут / Azimut", и "слабости" элемента "ЭКСПРЕСС / EXPRESS" по отношению к соответствующим услугам 39-го класса МКТУ.

Вместе с тем указанная позиция суда не может быть признана правильной, поскольку для целей применения статьи 1486 ГК РФ определяющим является восприятие потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, что никак не связано с наличием у правообладателя серии товарных знаков.

Приводя доводы о "слабости" одного из двух словесных элементов спорного товарного знака суд не учитывал пространственное расположение и визуальное восприятие включенных в товарный знак словесных элементов в том виде, в котором названному средству индивидуализации была предоставлена правовая охрана "").

Соответственно, суд не анализировал названные словесные элементы на предмет их доминирующего положения и влияния на восприятие обозначения в целом.

Таким образом, суду следовало установить, насколько исключение одного из двух словесных элементов, включенных в спорный товарный знак (с учетом их пространственного расположения и визуального восприятия), могло повлиять на восприятие потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений сторон, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из пределов его полномочий, на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, в том числе произвести классификацию оказываемых компанией услуг на предмет их возможного отнесения к соответствующим услугам 39-го класса МКТУ; дать оценку использования спорного средства индивидуализации с изменением его отдельных элементов; привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2020 по делу N СИП-762/2019 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев