Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2020 г. по делу N СИП-287/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказан факт его использования

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2020 г. по делу N СИП-287/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 27 мая 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Васильевой Т.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом с использованием системы веб-конференции, исковое заявление исковое заявление иностранного лица Lee Jin Hyung (Seoul, South Korea)

к иностранному лицу B.H.L.N. DESIGN GmbH&Co. KG (Heimhuder strs., 72, 20148, Hamburg (DE))

о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 696204 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица Lee Jin Hyung - Непомнящих М.В. (по доверенности от 27.12.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Lee Jin Hyung (далее - Lee Jin Hyung) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу B.H.L.N. DESIGN GmbH&Co. KG (далее - компания) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака "" по международной регистрации N 696204 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака Lee Jin Hyung указывает на то, что он является гражданином Республики Корея, директором и уполномоченным представителем компании Jayjun Cosmetic Co., Ltd, которая осуществляет реализацию товаров 3-го класса МКТУ, а именно - косметических средств с использованием товарного знака "".

Истец обращает внимание на то, что им подана заявка N 2017742227 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 3-го класса МКТУ, в отношении которой Роспатентом 30.01.2019 принято решение об отказе в регистрации в связи с наличием регистрации спорного товарного знака.

Lee Jin Hyung отмечает, что ему принадлежат товарные знаки "", зарегистрированные в Японии, Китае, Индии, Таиланде, Филиппинах, Австралии, Саудовской Аравии, Чили, Турции, США в отношении товаров 3-го класса МКТУ.

Учитывая, что, по мнению истца, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 232391 в отношении вышеперечисленных товаров ответчиком не используется, он просит досрочно прекратить его правовую охрану в этой части.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Определениями Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2020 и от 28.04.2020 судебные заседания по рассмотрению кассационной жалобы общества "ТМР импорт" были отложены в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Настоящее дело рассматривалось судом в составе председательствующего судьи Снегура А.А., судей Мындря Д.И., Булгакова Д.А.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2020 судья Мындря Д.И. заменена на судью Васильеву Т.В. на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем рассмотрение дела начато с самого начала.

В судебном заседании, состоявшемся 26.05.2020, представитель Lee Jin Hyung поддержал исковые требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

Компания и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном этим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено тем же Кодексом.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц, является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и Федеративная Республика Германия (государство, в котором зарегистрирован ответчик).

В соответствии с пунктом 2 Гаагской конвенции каждое Договаривающееся Государство назначает Центральный орган, на который возлагается обязанность принимать и рассматривать запросы о вручении документов, поступающие из других Договаривающихся Государств.

Орган или судебное должностное лицо, полномочное в соответствии с законодательством запрашивающего государства, направляет Центральному органу запрашиваемого государства запрос, составленный в соответствии с образцом, прилагаемым к указанной Конвенции, без необходимости легализации или выполнения других эквивалентных формальностей (статья 3 Гаагской конвенции).

Центральный орган запрашиваемого государства, или другой орган, который может быть назначен с этой целью, составляет подтверждение о вручении в форме свидетельства по образцу, прилагаемому к указанной Конвенции. В свидетельстве подтверждается, что документ вручен, и приводятся способ, место и дата вручения, а также указывается лицо, которому вручен документ (статья 6 Гаагской конвенции).

Определения Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2019 о принятии искового заявления к производству и от 21.10.2019 об отложении предварительного судебного заседания были направлены в адрес компетентного органа федеральной земли Гамбург ( des Amtsgerichts Hamburg Sievekingplatz 1, 20355, Hamburg) с поручением обеспечить их вручение ответчику - компании B.H.L.N. DESIGN GmbH&Co. KG по адресу: Heimhuder strs., 72, 20148, Hamburg (DE), указанному в Международном реестре товарных знаков.

Согласно поступившему в материалы дела подтверждению о вручении в форме свидетельства по образцу, определение Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 было вручено ответчику 07.01.2020.

Кроме того, определение суда от 21.10.2019 было также направлено компании B.H.L.N. DESIGN GmbH&Co. KG по адресу, указанному в Международном реестре товарных знаков, и по адресу нахождения ее представителя, и согласно поступившим уведомлениям получено 12.11.2019.

Статьей 15 Гаагской конвенции предусмотрено, что в случае, если судебная повестка или эквивалентный документ подлежал направлению за границу в целях вручения в соответствии с положениями этой Конвенции и ответчик в суд не явился, суд откладывает вынесение решения до тех пор, пока не будет установлено: a) что документ вручен в порядке, предусмотренном законодательством запрашиваемого государства для вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его территории, или b) что документ действительно доставлен ответчику лично или по месту его жительства в ином порядке, предусмотренном в настоящей Конвенции, и что в любом из этих случаев документ был вручен или доставлен своевременно таким образом, чтобы ответчик мог подготовиться к своей защите.

Учитывая, что в материалах дела имеются сведения о получении ответчиком надлежащим образом переведенного судебного акта, содержащего сведения о начале судебного процесса с его участием; вручение состоялось не позднее 12.11.2019, то есть своевременно, и у ответчика имелось достаточно времени, чтобы он мог подготовиться к своей защите, суд приходит к выводу о том, что компания B.H.L.N. DESIGN GmbH&Co. KG была надлежащим образом извещена о начале судебного процесса и имела возможность принять в нем участие.

Принимая во внимание изложенное, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем изобразительного товарного знака "" по международной регистрации N 696204, зарегистрированного в отношении товаров 3, 14, 18, 20, 2-го и услуг 35-го классов МКТУ, в том числе в отношении товаров 3-го класса "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; компоненты и элементы для вышеуказанных продуктов, включенные в этот класс" МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении всех товаров 3-го класса МКТУ, неиспользование правообладателем этого товарного знака для индивидуализации названных товаров, Lee Jin Hyung 11.01.2019 направил по адресам компании, известным из Международного реестра товарных знаков, предложения о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

Не достигнув соглашения об урегулировании спора во внесудебном порядке, Lee Jin Hyung по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Lee Jin Hyung в подтверждение факта соблюдения досудебного порядка урегулирования настоящего спора в материалы дела представлены: текст предложения заинтересованного лица с переводом на русский язык, почтовые квитанции, свидетельствующие о направлении предложения компании, уведомление о вручении (т. 1, л.д. 141-152), а также ответ представителя компании от 28.02.2019 на предложение (т. 1, л.д. 154-156).

Таким образом, обязательный досудебный порядок урегулирования настоящего спора, установленный статьей 1486 ГК РФ, следует считать соблюденным, в связи с чем Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что спор может быть рассмотрен по существу.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака предпринимателем в материалы дела представлены следующие документы: свидетельство Республики Корея о регистрации акционерного общества Jayjun Cosmetic Co., Ltd, из которого следует, что указанная компания осуществляет деятельность в сфере оптовой продажи косметики, по производству зубной пасты, мыла и синтетических моющих средств, а также то, что Lee Jin Hyung является ее представителем; распечатки страниц сайта www.jayjun.co.kr компании Jayjun Cosmetic Co., Ltd, содержащие изображения производимых и предлагаемых к продаже товаров, маркируемых обозначением ""; свидетельства о регистрации товарных знаков "" (с переводом на русский язык), зарегистрированных на имя Lee Jin Hyung в Японии, Китае, Индии, Таиланде, Филиппинах, Австралии, Саудовской Аравии, Чили, Турции, США для индивидуализации товаров 3-го класса МКТУ, относящихся к косметическим средствам, мылам, стиральным, чистящим и моющим средствам; заявка N 2017742227 на регистрацию в качестве товарного знака в Российской Федерации комбинированного обозначения ""; уведомление Роспатента от 12.07.2018 о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства; решение Роспатента от 30.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017742227; заявка N 2019742966 на регистрацию в качестве товарного знака в Российской Федерации комбинированного обозначения ""; уведомление Роспатента от 19.03.2020 о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке N 2019742966; скриншоты с сайтов в сети Интернет с отзывами потребителей; фотографии образцов продукции компании Jayjun Cosmetic Co., Ltd.

Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что истец в составе группы лиц осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией товаров 3-го класса МКТУ, маркируемых обозначением "", которое зарегистрировано в качестве товарного знака в различных странах мира для индивидуализации вышеназванных товаров.

Lee Jin Hyung также осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения "", сходного до степени смешения с товарным знаком компании, путем обращения 11.10.2017 в Роспатент с заявкой N 2017742227 на регистрацию вышеназванного обозначения для индивидуализации товаров "косметические средства, косметические масла для кожи, косметические кремы для кожи, косметика и средства для гримирования, макияжа, косметические средства для массажа, маски косметические, косметические средства и средства для макияжа для бровей, функциональная косметика, антивозрастные косметические средства, косметические препараты для волос и кожи головы, косметические средства для ванны и душа, препараты солнцезащитные и фотозащитные косметические средства, питательные защитные покрытия для ногтей в качестве средств для укрепления ногтей, средства для укрепления ногтей, крем для ухода за ногтями, ароматизаторы воздуха, эфирные масла для духов и туалетной воды, шампуни для волос, мыла косметические, чистящие и моющие вещества, стиральные порошки, средства для мытья тела, масла, используемые как очищающие средства" 3-го класса МКТУ.

Кроме того, истцом 29.08.2019 в Роспатент подана заявка N 2019742966 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении тех же товаров 3-го класса МКТУ, в результаты экспертизы которой Роспатент направил в адрес истца уведомление от 19.03.2020 о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором повторно противопоставил спорный товарный знак.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив изобразительный товарный знак "" по международной регистрации N 696204 и комбинированное обозначение "" по заявкам N 2017742227 и N 2019742966, а также зарегистрированное в качестве товарных знаков в других юрисдикциях в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства в силу близкого к тождеству сходства их изобразительных элементов, которые доминируют в комбинированном обозначении и составляют спорный товарный знак.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителя