Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2020 г. N С01-120/2020 по делу N СИП-740/2018 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции о признании недействительными решений Роспатента об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение и об отказе в удовлетворении жалобы на отказ в продлении срока действия данного права, поскольку суд пришел к правильному выводу о том, что объем правовой охраны изобретения, охарактеризованного в независимом пункте его формулы, распространяется на любой стереоизомер указанного в этом пункте соединения по атому фосфора, в том числе и на тот, в отношении которого подано заявление о продлении срока действия патента

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2020 г. N С01-120/2020 по делу N СИП-740/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 1 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июня 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Четвертаковой Е.С. -

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кузьминой А.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), а также поданную в порядке, предусмотренном статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, кассационную жалобу акционерного общества "Фармасинтез" (ул. Красногвардейская, д. 23, пом. 3, г. Иркутск, 664007, ОГРН 1023801426538), не привлеченного к участию в деле, на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2019 по делу N СИП-740/2018

по заявлению иностранного лица GILEAD PHARMASSET LLC (1209 Orange Str., Wilmington, New Castle, 19801, USA) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.07.2018 N 18И000561/2651892 об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892 и от 09.10.2018 N 08/16-17648 об отказе в удовлетворении жалобы на отказ в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности продлить срок действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892 на основании заявления патентообладателя от 20.06.2018.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-265/41);

от акционерного общества "Фармасинтез" - Семенов А.В. (по доверенности от 27.05.2020 N 556), Федоров Д.В. (по доверенности от 18.12.2018 N 38АА2791491);

от иностранного лица GILEAD PHARMASSET LLC - Яхин Ю.А. (по доверенности от 27.09.2019 N 77 АВ 9386599), Хабаров Д.И. и Пыльнев Ю.А. (по доверенности от 26.11.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо GILEAD PHARMASSET LLC (далее - заявитель, иностранное лицо) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.07.2018 N 18И000561/2651892 об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892 и от 09.10.2018 N 08/16-17648 об отказе в удовлетворении жалобы на отказ в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892; об обязании Роспатента (далее также - административный орган) продлить срок действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892 на основании заявления патентообладателя от 20.06.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2019 (с учетом определения об исправлении опечатки от 17.12.2019) требования иностранного лица удовлетворены.

Не согласившись с вынесенным решением, Роспатент и акционерное общество "Фармасинтез" (далее - общество "Фармасинтез") (в порядке, предусмотренном статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просят отменить решение суда первой инстанции.

При этом Роспатент просит передать дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Как полагает административный орган, вывод суда о раскрытии в описании изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892 соединения изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-пропионовой кислоты, об обладании им активности, позволяющей использовать соединение по заявленному назначению, не соответствует положениям пункта 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), подпункта 1 пункта 8 Порядка выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, продления срока действия патента на изобретение, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 N 809 (далее - Порядок N 809).

По мнению Роспатента, вывод суда сделан в отношении соединения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892, который идентичен независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, однако, отказывая в продлении срока действия патента Российской Федерации N 2651892, административный орган исходил из того, что в независимом пункте 1 представленной иностранным лицом формулы изобретения для дополнительного патента описано соединение, тождественное независимому пункту 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 (S-стереоизомер по атому фосфора изопропилового эфира (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-(фенокси-фосфориламино} пропионовой кислоты).

Роспатент настаивает на том, что при рассмотрении настоящего дела суд не принял во внимание обстоятельства, установленные в судебных актах по делу N СИП-422/2018, что свидетельствует о нарушении норм части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как указывает административный орган, его вывод о невозможности продления срока действия патента Российской Федерации N 2651892 в отношении лекарственного средства Софосбувир связан с независимым пунктом 1 представленной заявителем формулы изобретения для дополнительного патента, который тождественен независимому пункту 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 и характеризует конкретный стереоизомер соединения.

Роспатент констатирует: в решении по делу N СИП-422/2018 установлено, что соединение, охарактеризованное в независимом пункте 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, является индивидуальным химическим соединением, выделенным из общей структурной формулы (например, формулы Маркуша), в связи с чем патентообладателю, претендующему на патентную защиту такого вещества, необходимо выполнение ряда требований, предъявляемых подпунктом 2 пункта 3.2.4.5, подпунктами 1 и 2 пункта 19.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила ИЗ). Однако ни в материалах заявки N 2009139968 на дату ее подачи, ни в документах, послуживших основанием для испрашивания приоритета, ни в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, не были описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле в части индивидуального химического соединения по независимому пункту 8.

Вопреки выводам суда первой инстанции, Роспатент полагает, что в описании изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892 не раскрыто соединение S-стереоизомер по атому фосфора изопропилового эфира (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-(фенокси-фосфориламино} пропионовой кислоты, а также что при рассмотрении дела N СИП-422/2018 было установлено отсутствие в описании изобретения сведений о том, что указанное соединение было получено и что оно обладает такой противовирусной активностью, которая позволяет его использовать по заявленному назначению.

Административный орган указывает на необоснованность вывода суда первой инстанции о том, что Софосбувир соответствует (является идентичным) объему правовой охраны изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892, в части признака "или его стереоизомер" как возможная альтернатива, поскольку в названном пункте формулы приведена общая характеристика соединения ("или его стереоизомер") без указания конкретной конфигурации возможных стереоизомеров, а в независимом пункте 1 предложенной заявителем формулы изобретения для дополнительного патента указан конкретный S-стереоизомер по атому фосфора данного соединения.

Роспатент также выражает несогласие со ссылкой суда первой инстанции на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2014 по делу N СИП-155/2014, в котором указано на отнесение к лекарственному средству одного из частных случаев изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 8 формулы, так как соединение (S)-изопропил-2 (((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин-1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси)фосфорил)амино) пропаноат фигурировало как таковое (специально выделенное индивидуальное химическое соединение) только в независимом пункте 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 и не указывалось в качестве альтернативы к каким-либо другим соединениям.

В свою очередь, общество "Фармасинтез" в своей кассационной жалобе ссылается на подачу им 07.02.2017 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2478104, по результатам рассмотрения которого Роспатентом было принято решение от 19.02.2018 о выдаче иностранному лицу нового патента Российской Федерации N 2651892.

Не согласившись с указанным решением административного органа, общество "Фармасинтез" оспорило его в Суд по интеллектуальным правам в деле N СИП-422/2018. Ссылаясь на принятые по названному делу решение суда первой инстанции и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам, заявитель кассационной жалобы полагает, что изложенный в них правовой подход не допускает возможность двойного патентования и исключает двойную охрану индивидуального химического соединения, раскрытого в независимом пункте 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 и являющегося частным случаем соединения, охарактеризованного в общем виде в независимом пункте 1 формулы изобретения по этому же патенту.

Выражая несогласие с решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2019 по делу N СИП-740/2018, общество "Фармасинтез" настаивает на том, что оспариваемый судебный акт нарушает его права и обязанности, а выводы суда первой инстанции являются ошибочными. При этом доводы общества "Фармасинтез" об отсутствии охраноспособности у индивидуального химического соединения, раскрытого в независимом пункте 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, по существу, повторяют вышеприведенные доводы кассационной жалобы Роспатента.

Помимо этого, общество "Фармасинтез" указывает на то, что при рассмотрении дела N СИП-422/2018 само иностранное лицо признало несоблюдение раскрытия изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, а затем оно, вопреки положениям статьи 10 ГК РФ и принципу эстоппель, потребовало повторного предоставления правовой охраны неохраноспособному индивидуальному химическому веществу, имея намерение преодолеть выводы, изложенные в судебных актах по делу N СИП-422/2018.

Наряду с этим общество "Фармасинтез" полагает, что действия иностранного лица противоречат положениям статьи 1364 ГК РФ, нарушают общественный интерес по охране общественного достояния, создают угрозу для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, других публично значимых и конституционно защищаемых интересов, что противоречит требованиям части 1 статьи 8, части 3 статьи 17, частей 1 и 2 статьи 19, части 1 статьи 34, частей 1 и 2 статьи 35, части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации.

По мнению общества "Фармасинтез", по результатам рассмотрения дела N СИП-422/2018 у него возникло право на использование индивидуального химического соединения (S)-изопропил (Софосбувир, являющийся S-стереоизомером по атому фосфора), признанного непатентоспособным ввиду отсутствия раскрытия и последующего исключения его правообладателем "из состава патента Российской Федерации N 2478104 с выдачей нового патента Российской Федерации N 2651892".

Иностранное лицо представило отзывы на кассационные жалобы Роспатента и общества "Фармасинтез".

В отзыве на кассационную жалобу Роспатента иностранное лицо выразило несогласие с доводами заявителя кассационной жалобы и просило оставить обжалуемое решение без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Как полагает иностранное лицо, суд первой инстанции проанализировал все соединения, охарактеризованные в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892, включая как основное соединение, так и его производные, и обоснованно признал, что S-стереоизомер по атому фосфора входит в названный пункт формулы.

По мнению иностранного лица, обстоятельства, установленные принятыми по делу N СИП-422/2018 судебными актами, не имеют преюдициального значения при рассмотрении настоящего дела ввиду различного процессуального положения в них патентообладателя и административного органа.

Кроме того, как указывает иностранное лицо, при разрешении спора в деле N СИП-422/2018 суд не рассматривал какие-либо требования, связанные с независимым пунктом 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, поскольку они не входили в предмет исследования по делу.

Вместе с тем иностранное лицо полагает, что суд первой инстанции обоснованно принял во внимание соответствующие обстоятельства (в том числе причины корректировки формулы изобретения) и обращает внимание на то, что Роспатент не учитывает отсутствие у него полномочий на повторную оценку патентоспособности изобретения при продлении срока действия патента на него.

Как указывает иностранное лицо, в оспариваемых ненормативных правовых актах отсутствовало такое основание для отказа в продлении срока действия патента, как непатентоспособность изобретения, раскрытого в независимом пункте 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, и такой довод появился только в ходе судебного разбирательства в отзыве и в письменных объяснениях Роспатента, что не может восполнить недостатки мотивации решений административного органа.

Иностранное лицо также отмечает, что довод административного органа об отсутствии такой альтернативы, как S-стереоизомер в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892, противоречит закону, не соответствует практике Роспатента и направлен на переоценку обстоятельств, установленных при рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции.

Наряду с этим иностранное лицо констатирует противоречивую практику самого административного органа и указывает на необходимость соблюдения принципа правовой определенности и на недопустимость произвольного толкования законов и подзаконных актов в зависимости от лица, которое обращается за совершением определенных действий в зависимости от лица, которое обращается за совершением определенных действий или за принятием решений, либо от объекта их совершения).

Довод кассационной жалобы Роспатента, обусловленный его несогласием со ссылкой суда первой инстанции на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2014 по делу N СИП-155/2014, иностранное лицо считает необоснованным, поскольку в обоих делах предметом исследования были не только формулы изобретений, раскрывающих основное соединение, но и их производные.

В отзыве на кассационную жалобу общества "Фармасинтез" иностранное лицо выразило несогласие с доводами заявителя и просило прекратить производство по ней.

Как полагает иностранное лицо, обжалуемым решением не затрагиваются права и обязанности общества "Фармасинтез", в связи с чем его кассационная жалоба не подлежит рассмотрению.

Довод общества "Фармасинтез" о том, что по результатам рассмотрения дела N СИП-422/2018 конкретное химическое соединение перешло в общественное достояние, по мнению иностранного лица, не соответствует выводам суда, сделанным в принятых по названному делу судебных актах, и не может служить основанием для оспаривания решения, принятого по настоящему делу.

Иностранное лицо также указывает на необоснованность жалобы общества "Фармасинтез" и на несоответствие приведенных в ней доводов закону и тем судебным актам, на которые ссылается заявитель кассационной жалобы.

От общества "Фармасинтез" 27.05.2020 в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации поступили письменные объяснения на отзыв иностранного лица, в которых заявитель кассационной жалобы опровергает доводы иностранного лица и настаивает на том, что обжалуемое решение затрагивает права и обязанности общества.

Наряду с этим 29.05.2020 общество "Фармасинтез" направило в качестве письменных объяснений размещенную 25.03.2020 в сети Интернет публикацию "4 года софосбувира в России: оценка доступности, взгляд в будущее и стоит ли выдавать принудительную лицензию".

От общества "Фармасинтез" 01.06.2020 по системе "Мой арбитр" подано заявление об отводе судей Новоселовой Л.А., Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. от рассмотрения кассационных жалоб.

В судебном заседании представитель общества "Фармасинтез" поддержал заявление об отводе судей.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2020 в удовлетворении заявления общества "Фармасинтез" об отводе судей отказано.

По смыслу статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе принимать и оценивать новые доказательства, которые не были представлены в материалы дела при его рассмотрении в судах первой либо апелляционной инстанции.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам возвращает представленные 29.05.2020 обществом "Фармасинтез" дополнительные доказательства, но поскольку они поданы в электронном виде по системе "Мой арбитр", то документы не направляются их подателю на бумажном носителе.

При рассмотрении кассационной жалобы общества "Фармасинтез" его представитель настаивал на оценке ее доводов по существу, полагал, что общество является лицом, о правах и обязанностях которого принято обжалуемое решение суда первой инстанции, и просил отменить его.

В свою очередь, представитель Роспатента поддержал доводы своей кассационной жалобы, просил отменить обжалуемое решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение, а проверку доводов кассационной жалобы общества "Фармасинтез" оставил на усмотрение президиума Суда по интеллектуальным правам.

Представитель иностранного лица поддержал доводы отзыва на кассационную жалобу Роспатента, просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, на основании решения Роспатента от 19.02.2018 о признании патента Российской Федерации N 2478104 недействительным частично и о выдаче нового патента Российской Федерации на изобретение на имя иностранного лица по поданной 26.03.2008 заявке N 2009139968 был выдан патент Российской Федерации N 2651892 на группу изобретений "Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - C07H 19/10 (2006.01), C07H 19/20 (2006.01), A61K 31/7064 (2006.01), A61K 31/7076 (2006.01), A61P 31/14 (2006.01)) со следующей формулой:

"1. Изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-пропионовой кислоты или его стереоизомер.

2. Антивирусная композиция, содержащая соединение по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.

3. Композиция для лечения вируса гепатита С, содержащая эффективное количество соединения по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.

4. Способ лечения субъекта, инфицированного вирусом, включающий введение субъекту эффективного количества соединения по п. 1, причем вирус выбран из вируса гепатита С, вируса лихорадки Западного Нила, вируса желтой лихорадки, вируса денге, риновируса, полиовируса, вируса гепатита А, вируса диареи крупного рогатого скота, и вируса Японского энцефалита.

5. Способ лечения инфекции, вызванной вирусом гепатита С, у субъекта, нуждающегося в таком лечении, включающий:

введение указанному субъекту эффективного количества соединения по п. 1.

6. Способ получения соединения или его стереоизомера по п. 1, включающий:

взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

,

где X' представляет собой уходящую группу.

7. Продукт, содержащий соединение по п. 1, полученное способом, включающим:

взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

где X' представляет собой уходящую группу.".

Иностранное лицо 20.06.2018 обратилось в Роспатент с заявлением о продлении срока действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892 и о выдаче дополнительного патента со следующей формулой:

"1. S-стереоизомер по атому фосфора изопропилового эфира (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-(феноксифосфориламино} пропионовой кислоты.

2. Антивирусная композиция, содержащая соединение по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.

3. Композиция для лечения вируса гепатита С, содержащая эффективное количество соединения по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.".

В обоснование поданного заявления иностранное лицо указало, что охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы данного патента изобретение относится к лекарственному средству Софосбувир, на применение которого получено разрешение согласно регистрационному удостоверению от 25.03.2016 N ЛП-003527.

Уведомлением Роспатента от 20.07.2018 N 18И000561/2651892 в удовлетворении заявления отказано ввиду того, что указанный в разрешении на применение этого продукта активный ингредиент лекарственного средства не идентичен соединению, охарактеризованному в пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892.

Административный орган исходил из того, что активным ингредиентом лекарственного препарата Совальди, указанного в регистрационном удостоверении от 25.03.2016 N ЛП-003527, является Софосбувир, который представляет собой S-стереоизомер по атому фосфора изопропилового эфира (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-(феноксифосфориламино} пропионовой кислоты, тогда как в пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892 охарактеризовано соединение без указания его конкретных стереоизомеров.

Поскольку Софосбувир представляет собой конкретный стереоизомер (S-стереоизомер) соединения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения, административный орган считает, что продукт, охарактеризованный в формуле изобретения в виде соединения, не идентичен активному ингредиенту лекарственного средства, указанного в полученном разрешении на применение этого продукта, в связи с чем продление действия патента Российской Федерации N 2651892 невозможно.

На уведомление от 20.07.2018 N 18И000561/2651892 иностранное лицо подало жалобу от 07.09.2018, содержащую просьбу о его отмене.

Решением Роспатента от 09.10.2018 N 08/16-17648 иностранному лицу отказано в удовлетворении жалобы. Свое решение административный орган среди прочего мотивировал тем, что в описании изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892 S-стереоизомер по атому фосфора указанного в независимом пункте 1 формулы соединения не охарактеризован, то есть описание изобретения не содержит сведений о том, что индивидуальное химическое соединение действительно было получено и оно обладает такой активностью, которая позволяет его использовать по заявленному назначению.

Не согласившись с уведомлением от 20.07.2018 N 18И000561/2651892 и с решением от 09.10.2018 N 08/16-17648, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями о признании их недействительными и об обязании Роспатента продлить срок действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892.

По результатам проверки законности оспариваемых ненормативных правовых актов суд первой инстанции признал обоснованными доводы иностранного лица о том, что законодательство не содержит ограничений на продление срока действия исключительного права в отношении пунктов формул изобретений, если эти пункты сформулированы через альтернативные понятия.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что объем правовой охраны изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892, распространяется на любой стереоизомер указанного в этом пункте формулы соединения по атому фосфора, в том числе и на Софосбувир, в отношении которого подано заявление о продлении срока действия патента, а предложенная патентообладателем совокупность признаков, определяющая объем правовой охраны изобретения, идентична химической формуле Софосбувира, содержащейся в регистрационном удостоверении от 25.03.2016 N ЛП-003527.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае.

Согласно части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда в любом случае являются:

1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;

4) принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

5) неподписание решения, постановления судьей или одним из судей либо подписание решения, постановления не теми судьями, которые указаны в решении, постановлении;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми лицами, которые указаны в статье 155 названного Кодекса;

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения, постановления.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы общества "Фармасинтез" о принятии судом решения о правах и об обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, изучив материалы дела, выслушав присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что производство по кассационной жалобе названного лица подлежит прекращению в силу следующего.

Согласно статье 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным этим Кодексом. Такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.

Принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, является безусловным основанием для отмены судебного акта (пункт 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" (далее - Постановление Пленума N 36), к лицам, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт, относятся лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, в случае, если судебный акт принят об их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

В пункте 2 Постановления Пленума N 36 даны разъяснения о том, что в случае, когда жалоба подается лицом, не участвовавшим в деле, суду надлежит проверить, содержится ли в жалобе обоснование того, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются права или обязанности заявителя. При отсутствии соответствующего обоснования апелляционная жалоба возвращается в силу пункта 1 части 1 статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Если после принятия апелляционной жалобы будет установлено, что заявитель не имеет права на обжалование судебного акта, то применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по жалобе подлежит прекращению.

Аналогичный правовой подход применим и в арбитражном суде кассационной инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что наличие у лица, не привлеченного к участию в деле, заинтересованности в исходе дела, само по себе не наделяет его правом на обжалование судебного акта.

Предоставляя лицу, не участвующему в деле, процессуальное право обжалования судебного акта, законодатель исходит из того, что именно это лицо должно доказать, что судом принято решение о его правах и обязанностях. Суд при рассмотрении заявления такого лица не может исходить из предположения.

Таким образом, для возникновения права на обжалование судебных актов у лиц, не привлеченных к участию в деле, необходимо, чтобы оспариваемые судебные акты не просто затрагивали права и обязанности этих лиц, а были приняты непосредственно о правах и обязанностях этих лиц.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что предметом настоящего спора является оспаривание двух ненормативных правовых актов об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892, вынесенных Роспатентом по результатам рассмотрения заявления и жалобы иностранного лица, которое является его патентообладателем.

Обжалуемое решение Суда по интеллектуальным правам ни в мотивировочной, ни в резолютивной части не содержит упоминаний, суждений и выводов непосредственно о правах и об обязанностях общества "Фармасинтез", права этого лица в отношении предмета спора не установлены, какие-либо обязанности на него не возложены.

Участником административного дела, в рамках которого было вынесено являющееся предметом настоящего спора решение Роспатента, общество "Фармасинтез" не являлось.

То обстоятельство, что названное общество ранее подавало возражения против действия патента иностранного лица на изобретение "Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов" и имеет собственный экономический интерес в использовании изобретения, само по себе не предоставляет ему право на обжалование принятого по настоящему делу решения.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, общество "Фармасинтез" не доказало, что обжалуемый судебный акт принят о его правах и обязанностях, в связи с чем поданная им кассационная жалоба не может быть рассмотрена по существу и производство по ней подлежит прекращению применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иных нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену принятого по делу судебного акта, президиумом Суда по интеллектуальным правам также не установлено.

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам переходит к рассмотрению кассационной жалобы Роспатента.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях в отношении жалобы.

В кассационной жалобе административным органом не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемых ненормативных правовых актов, о применимом законодательстве, включающем в себя с учетом даты подачи заявления (20.06.2018) и жалобы (07.09.2018) ГК РФ в соответствующей редакции, Порядок N 809, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 N 810. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования N 316) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм (далее - Правила N 316), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316, об обладании иностранным лицом патентом Российской Федерации N 2651892, о соблюдении им сроков обращения за соответствующей государственной услугой, а также о том, что вещество Софосбувир является S-стереоизомером по атому фосфора соединения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по названному патенту, и что на его применение патентообладателем получено регистрационное удостоверение от 25.03.2016 N ЛП-003527.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав объяснения представителей Роспатента и иностранного лица, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 1363 ГК РФ если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, для применения которого требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Указанный срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет.

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на применение продукта или с даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

При продлении срока действия исключительного права выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующей продукт, на применение которого получено разрешение.

На основании пункта 4 статьи 1363 ГК РФ порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение и продления срока действия патента на изобретение устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ и с пунктом 52 Требований N 316 охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения, для толкования которой могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 указанного Кодекса).

Как обоснованно указал суд первой инстанции, российское гражданское законодательство допускает изложение формул изобретений через альтернативные понятия. Так, согласно подпункту 1 пункта 53 Требований N 316 допускается характеризовать в одном независимом пункте несколько изобретений-вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

На основании пункта 46 Правил N 316 при экспертизе группы изобретений проверка патентоспособности осуществляется в отношении каждого изобретения, а если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий. Таким образом, в пункте формулы может содержаться как одна совокупность признаков, так и несколько.

Подпунктом 7 пункта 7 Порядка N 809 установлено, что при оценке заявления о продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Роспатент проверяет, характеризует ли формула изобретения, содержащая совокупность признаков запатентованного изобретения, продукт, который относится к лекарственному средству и на применение которого получено в установленном законодательством Российской Федерации порядке разрешение.

Согласно подпункту 1 пункта 8 Порядка N 809 формула изобретения характеризует продукт, который относится к лекарственному средству и на применение которого получено разрешение, если:

в формуле изобретения продукт охарактеризован в виде соединения или группы соединений, описываемых общей структурной формулой, и из описания изобретения следует возможность его (ее) использования в качестве активного ингредиента лекарственного средства, при этом совокупность признаков, определяющих объем правовой охраны продукта, характеризующих соединение или группу соединений, описываемых общей структурной формулой, идентична активному ингредиенту лекарственного средства, указанного в полученном разрешении на применение этого продукта, а описание изобретения содержит информацию о том, что соединение или группа соединений, описываемых общей структурной формулой, обладает такой активностью, которая позволяет его (ее) использовать в указанном в разрешении лекарственном средстве;

в формуле изобретения продукт охарактеризован в виде композиции лекарственного средства, определенного назначения, совокупность признаков, определяющих объем правовой охраны продукта, характеризующих композицию, указанную в формуле изобретения, идентична характеристике композиции лекарственного средства, указанной в разрешении (назначением, составом, формой, если она приведена в формуле изобретения или следует из состава композиции).

В силу положений пункта 10 Порядка N 809 при соблюдении условий, установленных пунктом 7 указанного Порядка, срок действия патента продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет. При этом при продлении заявителю выдается дополнительный патент, содержащий в том числе формулу изобретения, содержащую совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующих продукт, на применение которого получено разрешение (пункт 11 Порядка N 809).

Таким образом, для правильного разрешения спорной ситуации суду первой инстанции следовало установить соблюдение патентообладателем сроков обращения в Роспатент за соответствующей государственной услугой, а также то, что указанное в заявлении о продлении срока действия исключительного права на изобретение лекарственное средство, для применения которого выдано разрешение, было раскрыто в описании изобретения и подпадает под объем правовой охраны, представляемой патентом Российской Федерации N 2651892 на дату его приоритета (на дату подачи заявки).

Как указывалось выше, оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что объем правовой охраны изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892, распространяется на любой стереоизомер указанного в этом пункте формулы соединения по атому фосфора, в том числе и на конкретный S-стереоизомер, в отношении которого подано заявление о продлении срока действия патента, а предложенная патентообладателем совокупность признаков, определяющая объем правовой охраны изобретения, идентична химической формуле Софосбувира, содержащейся в регистрационном удостоверении от 25.03.2016 N ЛП-003527.

Следовательно, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что указанный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892 признак "или его стереоизомер" является производным основного соединения изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-пропионовой кислоты, а именно S-стереоизомером по атому фосфора и его получение является стандартной процедурой при очевидности в данной области сохранения свойств и активности.

Наряду с этим суд первой инстанции принял во внимание установленные судебными актами по делу N СИП-422/2018 обстоятельства: в материалах заявки N 2009139968 на дату ее подачи содержались сведения о получении таких стереоизомеров без конкретного примера, а возможность использования каждого конкретного стереоизомера для подавления репликации вируса гепатита С следует для специалиста из примеров, представленных в описании заявки.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод кассационной жалобы административного органа о несоответствии выводов суда первой инстанции пункту 2 статьи 1363 ГК РФ и подпункту 1 пункта 8 Порядка N 809 и о нарушении положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отношении довода Роспатента о невозможности продления срока действия исключительного права иностранного лица на изобретение ввиду того, что химическая формула лекарственного средства Софосбувир, раскрытая в независимом пункте 1 формулы изобретения, представленной заявителем для дополнительного патента, тождественна независимому пункту 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, является индивидуальным химическим соединением, выделенным из общей структурной формулы и характеризует конкретный стереоизомер соединения, в связи с чем патентообладателю, претендующему на патентную защиту такого вещества, необходимо выполнение ряда требований, предъявляемых подпунктом 2 пункта 3.2.4.5, подпунктами 1 и 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при том что ни в материалах заявки N 2009139968 на дату ее подачи, ни в документах, послуживших основанием для испрашивания приоритета, ни в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения по указанному патенту, не были описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле в части индивидуального химического соединения по независимому пункту 8 патента Российской Федерации N 2478104, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

При рассмотрении вопроса о продлении срока действия исключительного права на изобретение и о принятии решения о выдаче дополнительного патента действующим гражданским законодательством не предусмотрена процедура оценки патентоспособности изобретения, в связи с чем административному органу надлежало лишь установить, что объем правовой охраны патента Российской Федерации N 2651892 включает продукт (в рассматриваемом случае лекарственное средство) с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения.

Для того чтобы определить, подпадает ли конкретное лекарственное средство под формулу изобретения, охарактеризованную в общем виде, должно быть в совокупности установлено следующее:

конкретное вещество (каждый компонент комбинации), на применение которого было получено разрешение, фактически подпадает под общую формулу, охарактеризованную в патенте;

это конкретное вещество (или каждый компонент комбинации) было прямо раскрыто в описании к патенту как подпадающее под общую формулу, охарактеризованную в патенте, либо специалист в соответствующей области исходя из описания к патенту и уровня техники на дату приоритета патента мог определить, что это конкретное вещество (или каждый компонент комбинации) подпадает под общую формулу, охарактеризованную в патенте.

Такой же подход следует из вышеприведенных норм российского законодательства. Кроме того, он воспринят Европейским судом при толковании аналогичных положений Европейской патентной конвенции (см., например, решения от 12.12.2013 по делу N С-493/12 и от 25.07.2018 по делу N С-12/17).

В данном случае Роспатент не оспаривает, что S-стереоизомер по атому фосфора указанного в пункте 1 формулы соединения охватывается независимым пунктом 1 формулы. Таким образом, выполняется первое условие.

На дату приоритета изобретения по спорному патенту было известно, что S-стереоизомер по атому фосфора указанного в пункте 1 формулы соединения подпадает под общую формулу, охарактеризованную в этом пункте. Формулы. Более того, в первоначальном тексте патента этот S-стереоизомер был раскрыт в независимом пункте 8 формулы. Таким образом, выполняется второе условие.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892 является тождественным исследованному при рассмотрении дела N СИП-422/2018 независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104, который включает признак "или его стереоизомер".

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что объем правовой охраны изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2651892, распространяется на любой стереоизомер указанного в этом пункте формулы соединения по атому фосфора, в том числе и на Софосбувир, в отношении которого подано заявление о продлении срока действия патента, а предложенная иностранным лицом совокупность признаков, определяющая объем правовой охраны изобретения, идентична химической формуле Софосбувира, содержащейся в регистрационном удостоверении от 25.03.2016 N ЛП-003527.

Несогласие Роспатента со ссылкой суда первой инстанции на судебные акты по делу N СИП-155/2014, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, не имеет юридического значения для оценки законности и обоснованности обжалуемого решения, поскольку указанная ссылка была приведена судом первой инстанции не в связи с применением положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а лишь в качестве иллюстрации практики рассмотрения аналогичных споров Судом по интеллектуальным правам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что на основании произведенной оценки имеющихся в деле доказательств и установленных по делу обстоятельств суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о несоответствии оспариваемых ненормативных правовых актов Роспатента нормам пункта 2 статьи 1363 ГК РФ и подпункта 1 пункта 8 Порядка N 809 и о наличии оснований для выдачи дополнительного патента.

По существу, содержащиеся в кассационной жалобе доводы сводятся к несогласию Роспатента с осуществленной судом первой инстанции оценкой доказательств и установленных фактических обстоятельств.

В связи с тем что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

При изложенных обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется. Кассационная жалоба Роспатента удовлетворению не подлежит.

Подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ при прекращении производства по кассационной жалобе уплаченная обществом "Фармасинтез" государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета лицу, уплатившему ее.

Руководствуясь статьями 42, 150, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

производство по кассационной жалобе акционерного общества "Фармасинтез", поданной в порядке, предусмотренном статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2019 по делу N СИП-740/2018 прекратить.

Возвратить акционерному обществу "Фармасинтез" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 (Три тысячи) рублей, уплаченную при подаче кассационной жалобы по платежному поручению от 18.03.2020 N 4486.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2019 по делу N СИП-740/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова