Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2020 г. N С01-280/2020 по делу N СИП-529/2019 Оставив без изменения решение суда нижестоящей инстанции об отказе в признании актом недобросовестной конкуренции действий ответчика, связанных с регистрацией товарных знаков, суд исходил из недоказанности истцом наличия в действиях ответчика как при регистрации спорных товарных знаков, так и при их последующем использовании признаков недобросовестной конкуренции

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2020 г. N С01-280/2020 по делу N СИП-529/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 июня 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Силаева Р.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" (Колокольников пер., д. 11, Москва, 107045, ОГРН 5087746653760) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2019 по делу N СИП-529/2019

по иску общества с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" о признании действий общества с ограниченной ответственностью "Плекс" (ул. Маршала Прошлякова, д. 30, этаж 3, пом. VII, комн. 1, Москва, 123458, ОГРН 1077761087271), связанных с регистрацией товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 498001, N 510740, N 510741, актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и Федеральная антимонопольная служба (ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Москва, 125993, ОГРН 1047796269663).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" - Христофоров А.А. (по доверенности от 15.08.2019 N 371-19/S/NE);

от общества с ограниченной ответственностью "Плекс" - Минеев В.В. (по доверенности от 26.02.2018) и Анцупова К.С. (по доверенности от 26.02.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" (далее - общество "Хенкель Рус") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании актом недобросовестной конкуренции действий общества с ограниченной ответственностью "Плекс" (далее - общество "Плекс"), связанных с регистрацией товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 498001, N 510740 и N 510741.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральная антимонопольная служба (далее - антимонопольный орган).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции, общество "Хенкель Рус" обратилось в президиум Суда интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, на нарушение норм процессуального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить судебный акт, направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Общество "Плекс" возражало в отзыве против удовлетворения кассационной жалобы, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам приняли участие представители общества "Хенкель Рус" и общества "Плекс".

Роспатент и антимонопольный орган, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании представитель общества "Хенкель Рус" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители общества "Плекс" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 данного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество "Плекс" является правообладателем следующих товарных знаков со словесным обозначением "РУСАЛОЧКА":

по свидетельству Российской Федерации N 498001 с приоритетом правовой охраны от 23.08.2012 в отношении товаров 3, 5 и 16-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе "мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических";

"РУСАЛОЧКА" по свидетельству Российской Федерации N 510740, с приоритетом правовой охраны от 23.01.2013, в отношении широкого перечня товаров 3, 4 и 5-го классов МКТУ, в том числе "мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических";

по свидетельству Российской Федерации N 510741, с приоритетом правовой охраны от 23.01.2013, в отношении широкого перечня товаров 3, 4-го и 5-го классов МКТУ, в том числе "мыла; средства косметические, шампуни, шампуни сухие, препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических".

Полагая, что действия общества "Плекс" по приобретению и использованию исключительных прав на указанные товарные знаки содержат признаки недобросовестной конкуренции, общество "Хенкель Рус" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемыми в рамках данного дела исковыми требованиями.

В обоснование заявленных требований в исковом заявлении и в письменных объяснениях общество "Хенкель Рус" указало, что с 2011 года по настоящее время оно организует производство и продает через своих контрагентов - крупные торговые сети детский гель/шампунь FA Kids для девочек, который с 2011 г. до мая 2018 г. выпускался под названием "FA Kids Русалочка".

Общество "Хенкель Рус" усматривало нарушение антимонопольного законодательства со стороны общества "Плекс" в виде недобросовестной конкуренции, выражающейся в следующих действиях:

в подаче 23.08.2012 и 23.01.2013 заявок на регистрацию товарных знаков со словесным обозначением "РУСАЛОЧКА" в отношении товаров 3-го класса МКТУ, то есть после введения обществом "Хенкель Рус" в гражданский оборот на территории Российской Федерации детского геля/шампуня FA Kids Русалочка и начала широкого использования обозначения "РУСАЛОЧКА" в документации, в рекламе, а также в различных формах на самих товарах;

в направлении в марте 2018 г. контрагентам общества "Хенкель Рус" претензий о нарушении прав на товарные знаки с требованием немедленного прекращения продаж и уничтожения товара;

в предъявлении исков о нарушении прав на товарные знаки в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "О'Кей" и в Арбитражный суд города Москвы - к обществу "Хенкель Рус".

Общество "Хенкель Рус" указало, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 498001 используется лицензиатом общества "Плекс" - обществом с ограниченной ответственностью "Альбертотекс" (далее - общество "Альбертотекс") на основании лицензионного договора от 18.06.2015 N РД0175419 в отношении товаров 3-го класса МКТУ: "диски ватные, ватные палочки, мыло жидкое, полотенца кухонные, салфетки, носовые платки и т.д.".

Поскольку общество "Хенкель Рус" и общество "Плекс" являются участниками единого рынка косметической продукции, то есть являются конкурентами, а мыло жидкое, производимое обществом "Альбертотекс", является взаимозаменяемым с детскими шампунями, общество "Хенкель Рус" полагает, что действия общества "Плекс" по регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 498001, N 510740 и N 510741 были направлены на вытеснение с рынка продукции истца с узнаваемым названием.

Суд первой инстанции рассмотрел спор применительно к нормам статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статей 4 и 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), а также с учетом разъяснений высшей судебной инстанции, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.06.2015 N 25) и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10).

Отказывая в удовлетворении исковых требований общества "Хенкель Рус", суд первой инстанции исходил из следующего.

На основании обстоятельств дела суд первой инстанции признал истца заинтересованным в оспаривании действий ответчика по регистрации и использованию спорных товарных знаков.

С учетом предмета и оснований исковых требований при разрешении спора суд первой инстанции исходил из того, что, поскольку цель (мотив) совершаемых субъектом действий при недобросовестной конкуренции направлена на создание необоснованных преимуществ перед конкурентами, в данном деле необходимо установить наличие конкурентных отношений между обществом "Хенкель Рус" и обществом "Плекс".

Соглашаясь с доводами истца о том, что вводимые в гражданский оборот обществом "Хенкель Рус" детский гель/шампунь и обществом "ПЛЕКС" жидкое мыло исходя из их функционального назначения, цели потребления, потребительских свойств, условий реализации являются взаимозаменяемыми (жидкое мыло предназначено для мытья тела и рук и в случае необходимости может быть использовано в качестве геля/шампуня), суд первой инстанции тем не менее указал, что данное обстоятельство в данном конкретном случае не имеет значения, поскольку между истцом и ответчиком отсутствовали конкурентные отношения - отсутствуют доказательства введения данных товаров ответчиком в гражданский оборот на дату приоритета спорных товарных знаков.

Как установил суд первой инстанции на основании представленных обществом "Плекс" каталогов и товарных накладных, ответчик и его предшественники производили до даты приоритета спорных товарных знаков следующие товары: носовые платочки, туалетная бумага, диски ватные, ватные палочки, влажные салфетки, губки для посуды, мочалки для посуды, варежки массажные для тела, пемза, губки и мочалки для тела, ролики для одежды, салфетки универсальные, тряпки для пола, прокладки (женская гигиена), зубочистки, мешки для мусора, перчатки резиновые, свечи (хозяйственные, чайные, витые) и т.д. Данных о производстве жидкого мыла по состоянию на 23.02.2012 и на 23.02.2013 в материалах дела не имеется, доказательства обратного истец не представил.

Таким образом, как установил суд первой инстанции, на даты подачи заявок на регистрацию спорных товарных знаков общество "Хенкель Рус" и общество "Плекс" по смыслу Закона о защите конкуренции не являлись конкурентами на рынке моющих средств для тела. При этом наличие конкурентных отношений, являющихся объектом правонарушения, предусмотренного статьей 14.4 Закона о защите конкуренции, служит необходимым элементом состава данного правонарушения. При отсутствии конкурентных отношений между сторонами спора нельзя признать установленной и субъективную сторону правонарушения, поскольку цель (мотив) совершаемых субъектом действий не может быть направлена на создание преимуществ против конкретного лица.

Как указал суд первой инстанции, отсутствие состава правонарушения означает отсутствие в действиях ответчика недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением исключительных прав на спорные товарные знаки.

Исходя из этого последующее поведение ответчика, выразившееся в направлении претензий и в предъявлении истцу и его контрагентам исков о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки, не свидетельствует само по себе о недобросовестной конкуренции и о злоупотреблении правом в отсутствие оснований для квалификации в этом качестве действий, связанных с предоставлением правовой охраны спорным товарным знакам. При этом данные действия правообладателя товарного знака предусмотрены законом в качестве мер по защите нарушенных гражданских прав (статьи 12, 1252, 1515 ГК РФ).

Кроме того, исследовав представленные истцом доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявителем по делу, вопреки его утверждениям, не доказан факт использования с 2011 года спорного обозначения "РУСАЛОЧКА" для индивидуализации своих товаров - детского геля/шампуня.

Так, проанализировав представленные истцом и перечисленные в обжалуемом судебном акте письменные доказательства, суд первой инстанции констатировал, что указанный товар до 2016 года индивидуализировался словесным обозначением "FA Kids" и изображением сказочного персонажа - Русалочки.

Ввиду наличия на товаре изображения названного сказочного персонажа в товаросопроводительных и иных документах, представленных истцом, данный товар был поименован как "Русалочка", то есть использование слова "Русалочка" в документах, представленных истцом, носило, как указал суд первой инстанции, "описательный характер".

Использование словесного обозначения "Русалочка" в качестве наименования выпускаемого истцом детского геля/шампуня серии "FA Kids" для девочек началось, как установил суд на основании собранных по делу доказательств, в 2016 году, когда данное обозначение стало указываться на лицевой стороне товара, то есть существенно позже приоритета спорных товарных знаков.

Следовательно, согласно выводам суда первой инстанции представленные истцом доказательства не подтверждают его доводы об использовании словесного обозначения "РУСАЛОЧКА" для индивидуализации производимых и реализуемых им до даты приоритета спорных товарных знаков товаров, а также приобретение данным обозначением известности среди потребителей в связи с деятельностью истца.

При этом суд первой инстанции принял во внимание то, что претензии общества "Плекс", направленные контрагентам истца в 2018 году, касались использования именно словесного обозначения "РУСАЛОЧКА" в качестве наименования детского геля/шампуня. Сведений о предъявлении обществом "Плекс" истцу или его контрагентам претензий в отношении использования обозначения "РУСАЛОЧКА" иным способом и/или в более ранний период времени заявление истца не содержало.

Как указал суд первой инстанции, использование после регистрации спорных товарных знаков правообладателем или его лицензиатом для индивидуализации продукции, в отношении которой они зарегистрированы, в том числе в отношении жидкого мыла, не может быть квалифицировано как осуществление недобросовестных действий.

Суд первой инстанции также признал несостоятельным довод истца об известности ответчику факта использования обозначения "РУСАЛОЧКА" для гелей/шампуней только исходя из количества товара (425 275 штук), введенного в оборот до 23.08.2012, а равно были отклонены ссылки истца на известность бренда "FA" и на известность производителя Henkel, с учетом того, что сами по себе они не подтверждают известность детского геля/шампуня со спорным обозначением "РУСАЛОЧКА" на дату подачи заявок ответчиком. Так, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что представленные накладные, акты, справки и сведения об отгрузке товара не свидетельствуют об известности обществу "Плекс" о факте использования в описательных целях истцом этого обозначения в отношении реализуемого товара, поскольку общество "Плекс" не являлось контрагентом общества "Хенкель Рус", не состоит с ним в группе лиц и у ответчика отсутствовала возможность получения и ознакомления с соответствующими документами истца.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции констатировал, что истец не представил доказательства, на основании которых можно сделать вывод о том, что, зарегистрировав спорные товарные знаки и запустив в производство линейку товаров - жидкого мыла с использованием обозначения "РУСАЛОЧКА", ответчик имел намерение воспользоваться репутацией общества "Хенкель Рус" и узнаваемостью спорного обозначения.

Иные доводы истца и представленные им документы признаны судом первой инстанции не способными опровергнуть приведенные выводы о недоказанности наличия в действиях общества по регистрации и использованию спорных товарных знаков признаков недобросовестной конкуренции.

Суд первой инстанции также принял во внимание то, что до даты подачи заявок на регистрацию спорных товарных знаков словесное обозначение "РУСАЛОЧКА" фактически использовалось ответчиком и его правопредшественником - обществом с ограниченной ответственностью "ИНТЕХЕМАЛЛ" с 2001 года в своей коммерческой деятельности, а регистрация спорных товарных знаков была связана с расширением ассортимента товаров под спорным обозначением. Так, на основании копий каталогов товаров под наименованием "Русалочка" за 2001-2002 и последующие годы, фотографий товара, изготовленного в 2010 году, награды (золотой медали на выставке "БЫТХИМЭКСПО 2002") продукции под торговой маркой "РУСАЛОЧКА", товарных накладных, датированных 2010 годом, суд первой инстанции констатировал, что обозначение "РУСАЛОЧКА" использовалось ответчиком (его правопредшественником) задолго до даты приоритета спорных товарных знаков для индивидуализации таких товаров, как носовые платочки, туалетная бумага, диски ватные, ватные палочки, влажные салфетки, губки для посуды, мочалки для посуды, варежки массажные для тела, пемза, губки и мочалки для тела, ролики для одежды, салфетки универсальные, тряпки для пола, прокладки (женская гигиена), зубочистки, мешки для мусора, перчатки резиновые, свечи (хозяйственные, чайные, витые) и т.д., а после регистрации спорных товарных знаков ответчик осуществлял использование обозначения "РУСАЛОЧКА" также и в отношении жидкого мыла.

С учетом изложенного доводы истца об отсутствии доказательств использования ответчиком словесного обозначения "РУСАЛОЧКА" до 2011 года применительно к мылу и гелям для душа были отклонены судом, как несущественные. Суд первой инстанции учел, что конкурентные отношения между сторонами на товарном рынке моющих средств для тела в указанный период - до даты приоритета спорных товарных знаков - отсутствовали, а также учел отсутствие доказательств использования словесного обозначения "РУСАЛОЧКА" в указанный период вплоть до 2016 года самим истцом. При этом суд также принял во внимание факт использования данного обозначения ответчиком до даты приоритета товарных знаков (начиная с 2001 года) для индивидуализации товаров, являющихся взаимодополняемыми по отношению к таким товарам, как гель и шампунь.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции счел несостоятельными доводы истца о том, что действия ответчика по приобретению исключительных прав на спорные товарные знаки, а также по направлению в марте 2018 г. контрагентам истца претензий о нарушении исключительных прав, а впоследствии и по предъявлению исков, были направлены на получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащих закону, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, причиняющих убытки другому хозяйствующему субъекту либо наносящих вред его деловой репутации. Иначе говоря, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии признаков недобросовестной конкуренции в действиях ответчика, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на спорные товарные знаки.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимых нормах права.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

На основании статьи 10.bis Парижской конвенции, статьи 10 ГК РФ, статей 4 и 14.4 Закона о защите конкуренции с учетом разъяснений высшей судебной инстанции, изложенных в пункте 1 Постановления от 23.06.2015 N 25 и в пункте 169 Постановления от 23.04.2019 N 10, суд первой инстанции верно указал, что квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки.

Цель лица, его намерения подлежат установлению с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Как правомерно указал суд первой инстанции, только установление всей совокупности этих обстоятельств позволяет признать действия по приобретению и использованию прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

При этом с точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. Недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительного права на товарный знак недобросовестным.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

Приведенные правовые подходы были верно применены судом первой инстанции к спорным правоотношениям.

Выводы суда, сделанные по итогам анализа фактических обстоятельств дела и оценки собранных по делу доказательств, надлежащим образом мотивированы (статьи 15 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что в нарушение статей 168 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не рассмотрел вопрос о признании актом недобросовестной конкуренции действий ответчика, связанных с использованием спорных товарных знаков, не соответствует содержанию обжалуемого судебного акта.

Более того, как правомерно указал суд первой инстанции, для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежит вышеперечисленная совокупность обстоятельств. Только установление всей совокупности этих обстоятельств позволяет признать действия по приобретению и использованию прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

Заявитель кассационной жалобы также не учел, что, как указывалось выше, недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно. Установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительного права на товарный знак недобросовестным.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции неверно определил круг существенных для дела обстоятельств, когда формулировал вывод о том, что для удовлетворения подобного иска значимым является наличие конкурентных отношений между истцом и ответчиком на момент подачи заявки на товарный знак, в то время как ответчик не был производителем соответствующих товаров на даты приоритета спорных товарных знаков, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд неосновательно исключил из сферы применения статьи 14.4 Закона о защите конкуренции ситуации, когда недобросовестное лицо сначала подает заявки на товарные знаки и лишь затем, получив соответствующую регистрацию и возможность вытеснить из рыночной ниши первоначального производителя, заняв его место, становится его конкурентом.

Действительно, в силу пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Как отмечено в пункте 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - Постановление от 17.02.2011 N 11), в статье 14 Закона о защите конкуренции (в настоящее время - в главе 2.1 этого Закона) приведен открытый перечень действий, являющихся недобросовестной конкуренцией (в настоящее время на это прямо указывает статья 14.8 Закона). При этом при анализе вопроса о том, является ли конкретное совершенное лицом действие актом недобросовестной конкуренции, подлежат учету не только указанные законоположения, но и положения статьи 10.bis Парижской конвенции, в силу которых актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Таким образом, учитывая открытость перечня действий, которые могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, следует признать, что сами по себе недобросовестные действия по использованию исключительного права на товарный знак без недобросовестных действий по его приобретению гипотетически могут составлять акт недобросовестной конкуренции.

Определяющим для признания конкретных действий недобросовестными является не упоминание их в главе 2.1 Закона о защите конкуренции, а то, охватываются ли они составом недобросовестной конкуренции в том виде, в котором этот состав охарактеризован в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции и в статье 10.bis Парижской конвенции.

Для квалификации конкретных совершенных лицом действий как акта недобросовестной конкуренции следует исходить, как указывалось выше, из цели таких действий (пункт 17 Постановления от 17.02.2011 N 11). Цель действий может быть установлена, исходя в том числе из поведения правообладателя по использованию исключительного права. Цель может быть установлена и на основании иных обстоятельств.

Вместе с тем отказ суда первой инстанции в удовлетворении иска общества "Хенкель Рус" был обусловлен не только выводом об отсутствии конкурентных отношений между истцом и ответчиком на момент подачи последним заявок на регистрацию спорных товарных знаков, но и иными обстоятельствами, как то: использование спорного обозначения ответчиком и его правопредшественником задолго до даты приоритета товарных знаков и задолго до нашедшего документальное подтверждение в материалах дела начала использования спорного обозначения истцом; недоказанность известности ответчику факта использования спорного обозначения истцом, а также недоказанность репутации (известности) спорного обозначения в отношении товаров истца; как следствие, недоказанность истцом недобросовестной цели ответчика как при регистрации, так и использовании товарного знака.

При этом вывод суда первой инстанции об отсутствии конкурентных отношений между истцом и ответчиком в периоды, предшествующие подаче ответчиком заявок на регистрацию спорных товарных знаков, обуславливал также и вывод суда об отсутствии вероятности осведомленности ответчика о возможном использовании истцом спорного обозначения.

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции правомерно указал, что имеющие отношение к данному спору действия ответчика по защите принадлежащих ему исключительных прав, а именно: добросовестность таких действий наряду с регистрацией товарных знаков оспаривалась истцом в рамках настоящего дела, сами по себе не могут свидетельствовать о недобросовестной конкуренции с его стороны.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о неверном толковании судом понятия описательности президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что аргументация заявителя кассационной жалобы носит формальный характер.

Из контекстного и системного анализа последнего абзаца страницы 16 и первого абзаца страницы 17 обжалуемого судебного акта со всей очевидностью следует, что словосочетание "описательный характер" было использовано судом первой инстанции не в правовом, а в фактологическом или обыденном значении, имея ввиду, что обозначение "Русалочка" в проанализированных судом товаросопроводительных документах описывало размещенное на товаре изображение сказочного персонажа в отсутствие соответствующего словесного элемента в наименовании товара, подлежащего указанию в соответствующей графе товарной накладной.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о нарушении судом предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации права истца знать об аргументах другой стороны до начала судебного разбирательства в результате отказа в судебном заседании 17.12.2019 в удовлетворении ходатайства истца об отложении судебного разбирательства в целях ознакомления с письменными объяснениями ответчика, которые не были направлены истцу до судебного заседания, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Как усматривается из материалов дела, стороны неоднократно обменивались письменными пояснениями на доводы друг друга. По аналогичным причинам судебное разбирательство было отложено судом первой инстанции в судебном заседании 12.11.2019.

Согласно нормам статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле, представляет арбитражному суду свои объяснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела, в письменной или устной форме. По предложению суда лицо, участвующее в деле, может изложить свои объяснения в письменной форме. Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела. Объяснения, изложенные в письменной форме участвующими в деле лицами, оглашаются в судебном заседании. После оглашения объяснения, изложенного в письменной форме, лицо, представившее это объяснение, вправе дать в отношении его необходимые пояснения, а также обязано ответить на вопросы других лиц, участвующих в деле, и арбитражного суда.

Из аудиозаписи судебного заседания от 17.12.2019 следует, что письменные пояснения были представлены ответчиком для приобщения к материалам дела в качестве тезисов устного выступления представителя после оглашения правовой позиции и аргументов, изложенных в пояснениях. Ходатайство истца об отложении судебного заседания было заявлено после изложения сторонами правовых позиций и обмена вопросами, по истечении 29 минут с начала судебного заседания, мотивировано представителем общества "Хенкель Рус" намерением подготовить письменный ответ на указанные письменные пояснения (тезисы выступления) ответчика.

Согласно озвученному председательствующим судьей в судебном заседании 17.12.2019 протокольному определению об отказе в удовлетворении ходатайства истца об отложении судебного разбирательства оно мотивировано выводом суда об отсутствии процессуальной целесообразности в представлении истцом письменных пояснений на озвученные представителем ответчика в ходе судебного заседания пояснения, а также выводом коллегии судей о том, что названное ходатайство направлено на затягивание судебного процесса и является злоупотреблением процессуальными правами (часть 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При изложенных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что отклонение судом первой инстанции ходатайства истца об отложении судебного разбирательства в судебном заседании 17.12.2019 не привело и не могло привести к принятию неправильного судебного решения (часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на общество "Хенкель Рус" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2019 по делу N СИП-529/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Р.В. Силаев