Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2020 г. по делу N СИП-1072/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено его фактическое использование в отношении услуг, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2020 г. по делу N СИП-1072/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 ноября 2020 г. N С01-1234/2020 по делу N СИП-1072/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 29 июля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Погадаева Н.Н., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савельевой А.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Радостева Игоря Вячеславовича (пр. Ленинский, д. 99, кв. 233, Москва, ОГРНИП 315774600043804) к индивидуальному предпринимателю Патра М. Хаджи Иваз (ул. Новаторов, д. 6, кв. 215, Москва, ОГРНИП 319774600258816) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 211924 и N 229010 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Радостева Игоря Вячеславовича - Ковылин М.А. и Золотых Н.И. (по доверенности от 28.11.2019);

от индивидуального предпринимателя Патра М. Хаджи Иваз - Шагдуржапова Б.Д. и Люзина Н.Н. (по доверенности от 05.02.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Радостев Игорь Вячеславович (далее - истец, ИП Радостев И.В.) 24.12.2019 обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Патра М. Хаджи Иваз (далее - ответчик, ИП Патра М. Хаджи Иваз) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 211924 и N 229010 в отношении товаров 18-го класса "кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам", 25-го класса "одежда, головные уборы" и услуги 40-го класса "обработка материалов, в том числе пошив одежды" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Настоящее дело рассматривалось судом в составе председательствующего судьи Четвертаковой Е.С., судей Голофаева В.В. и Лапшиной И.В.

Определением от 01.06.2020 в составе суда произведена замена судьи Лапшиной И.В. судьей Сидорской Ю.М. (т. 2 л.д. 46-47).

Определением от 27.07.2020 в составе суда произведена замена судьи Голофаева В.В. судьей Погадаевым Н.Н. (т. 3 л.д. 75-76).

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, что является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в указанной части, а ответчик не использует их непрерывно на протяжении трех лет для индивидуализации товаров, на которые распространяется интерес истца.

В подтверждение своей заинтересованности истец указал на то, что имеет реальное намерение использовать сходное до степени смешения обозначение "" при осуществлении деятельности в сфере изготовления и реализации обуви, одежды, изделий из кожи и имитации кожи.

Истец также указал, что 20.12.2018 он направил в Роспатент заявку N 2018756520 на регистрацию указанного обозначения, в результате экспертизы которого административным органом было установлено, что заявленное на регистрацию обозначение сходно до степени смешения, среди прочего, со спорными товарными знаками.

Ответчик исковые требования не признал, представил письменный отзыв на исковое заявление (т. 1 л.д. 40-43) и письменные пояснения (т. 2 л.д. 1-6), в которых возражал против удовлетворения иска, полагал, что истец не доказал заинтересованность в досрочном прекращении правой охраны спорных товарных знаков в заявленных частях, тогда как ответчик не только фактически использует их, но и намерен использовать их в дальнейшем.

Наряду с этим ответчик считает, что истец не вправе требовать досрочного прекращения правовой охраны спорных товарных знаков, поскольку не истек трехлетний срок обладания ответчиком исключительными правами на них.

От истца в суд 27.05.2020 и 29.05.2020 поступили письменные пояснения на отзыв ответчика, в которых он сообщил о наличии в Арбитражном суде города Москвы спора о защите исключительных прав на эти товарные знаки по иску ИП Патра М. Хаджи Иваз к ИП Радостеву И.В., указал, что для подтверждения его заинтересованности он считает достаточными тех документов, которые представлены в материалы дела, а довод ответчика о недоказанности истцом его заинтересованности заявлен с намерением получить доказательства нарушения истцом исключительных прав ответчика на спорные товарные знаки.

Наряду с этим, истец отмечает непоследовательность действий ИП Патра М. Хаджи Иваз, указывая на факт его обращения с иском о нарушении ИП Радостевым И.В. исключительных прав на спорные товарные знаки, и полагает, что подлежит применению принцип эстоппель.

Кроме того, оценивая как неотносимые и недопустимые доказательства представленные ответчиком документы, истец полагает недоказанным использование им спорных товарных знаков.

Довод ответчика о том, что истцом не соблюдено такое условие обращения с иском, как истечение трехлетнего периода с момента приобретения правообладателем исключительных прав на спорные товарные знаки, истец опровергает, ссылаясь на неправильное понимание процессуальным оппонентом норм материального права.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв (т. 1 л.д. 74-76), в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно третьим лицом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя и представлены актуальные сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (т. 1 л.д. 77-80).

В ходе судебного разбирательства истец заявил о фальсификации (т. 2 л.д. 81-82) представленного ответчиком в материалы дела письменного доказательства - копии договора от 09.08.2019 (т. 2 л.д. 13-14).

Заявлением от 28.07.2020 ответчик попросил исключить оспариваемый документ из числа доказательств по делу (т. 3 л.д.77).

Протокольным определением от 28.07.2020 суд прекратил проверку заявления истца о фальсификации доказательств (т. 3 л.д. 80 оборот).

Представители истца в судебном заседании поддержали заявленные требования в полном объеме.

Представители ответчика возражали против удовлетворения иска, признали соблюденным обязательный досудебный порядок урегулирования спора, но считали доказанным факт использования ИП Патра М. Хаджи Иваз спорных товарных знаков.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания в соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам по веб-адресу: http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило. Дело рассмотрено в его отсутствие по правилам части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, на основании договора отчуждения исключительных прав ИП Патра М. Хаджи Иваз является правообладателем товарных знаков:

"" по свидетельству Российской Федерации N 211924, зарегистрированного 30.04.2002 с датой приоритета от 29.11.2001;

"" по свидетельству Российской Федерации N 229010, зарегистрированного 26.11.2002 с датой приоритета от 29.11.2001, правовая охрана которым предоставлена в отношении среди прочего товаров 18-го класса МКТУ "кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам", 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы" и услуг 40-го класса МКТУ "обработка материалов, в том числе пошив одежды".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении указанных товаров и услуг, а также на неиспользование правообладателем этих товарных знаков для индивидуализации перечисленных выше товаров и услуг, истец 02.10.2019 направил в адрес правообладателя предложение с требованием о добровольном отказе от исключительных прав на товарные знаки в отношении той части товаров и услуг, которая составляет предмет исковых требований (далее - предложение).

Не получив по истечении установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) двухмесячного срока ответа на направленное предложение, ИП Радостев И.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров (услуг) или части товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Судебная коллегия полагает, что истцом соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела копиями адресованных ответчику предложений (т. 1 л.д. 16, 17), копиями почтовых квитанций от 02.10.2019 (т. 1 л.д. 18) о направлении почтовых отправлений по адресам, указанным в Государственном реестре товарных знаков.

Соблюдение истцом указанного порядка ответчик признается (части 3 и 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового. На это обращено внимание, в частности, в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), а также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Таким образом, при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований.

Судебная коллегия отмечает, что гражданское законодательство Российской Федерации не устанавливает исчерпывающего перечня случаев, когда истец может быть признан судом лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

По смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на истце лежит бремя доказывания своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в части, соответствующей объему заявленных им требований.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в заявленной части ИП Радостев И.В. указывал на наличие у него "намерения осуществлять деятельность в сходном сегменте рынка", в подтверждение чего ссылался на сведения о видах деятельности, внесенные им в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), а также представил в материалы дела копии следующих документов:

уведомления от 23.07.2019 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке N 2018756520 (т. 1 л.д. 21);

счета-проформы от 25.05.2018 с его переводом на русский язык (т. 1 л.д. 22-23, т. 2 л.д. 77-79);

"выдержки" из договора поставки от 03.09.2015 N ПО 173-09/2015, составленного между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Купишуз" (т. 2 л.д. 101-105);

определения Арбитражного суда города Москвы о принятии искового заявления, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания от 25.02.2020 по делу N А40-29128/2020 (т. 1 л.д. 106);

искового заявления ИП Патра М. Хаджи Иваз к ИП Радостеву И.В. о защите исключительных прав на спорные товарные знаки (т. 1 л.д. 103-105);

претензии о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации за незаконное использование товарного знака от 24.12.2019, полученной от ИП Патра М. Хаджи Иваз (т. 2 л.д. 107-110);

нотариального протокола осмотра доказательств от 24.12.2019, составленного по просьбе и заявлению представителя ИП Патра М. Хаджи Иваз (т. 2 л.д. 111-140);

декларации Евразийского экономического союза о соответствии N RU Д-CN.АД47.В.00839, зарегистрированной 24.05.2017 (т. 3 л.д. 11);

декларации Евразийского экономического союза о соответствии N RU Д-CN.АД47.В.00840, зарегистрированной 24.05.2017 (т. 3 л.д. 12);

декларации Евразийского экономического союза о соответствии N RU Д-CN.АД47.В.00841, зарегистрированной 24.05.2017 (т. 3 л.д. 13).

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

В пункте 165 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового, то при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика установлению подлежит, помимо прочего, наличие (отсутствие) сходства либо тождественности оспариваемого товарного знака ответчика и обозначения, которое истец намерен использовать для индивидуализации однородных товаров.

При этом вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (абзац седьмой пункта 75, абзац шестой пункта 162 Постановления Пленума N 10).

Оценив с учетом положений пунктов 42-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), представленные истцом документы, суд пришел к выводу о тождественности между заявленным истцом на государственную регистрацию обозначением "" (по заявке N 2018756520) и товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 211924 ввиду совпадения во всех элементах.

Товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 229010 имеет сходство с обозначением истца по звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) критериям. При сравнении обозначений по графическому (визуальному) критерию судебная коллегия отмечает различия, заключающиеся в использовании при написании указанного товарного знака оригинального шрифта, выполнении второй буквы "е" иным цветом в виде цифры "9". При этом выявленные различия не влияют на наличие ассоциации данного обозначения со спорным товарным знаком в целом.

Вместе с тем само по себе намерение истца зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, тождественное с одним и сходное до степени смешения с другим товарным знаком ответчика, является недостаточным доказательством его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, поскольку необходимым условием для признания заинтересованности является наличие реального намерения производителя (исполнителя) товаров (услуг) использовать обозначение в своей деятельности.

Соответствующий правовой подход сформулирован в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, в пункте 40 Обзора и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2014 по делу N СИП-259/2014.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления президиума Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 23.10.2014 г."

С учетом изложенного заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, и если это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Согласно выписке из ЕГРИП по состоянию на 10.01.2020 (т. 1 л.д. 29-32) основным видом осуществляемой истцом деятельности является торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 47.99). В числе дополнительных видов деятельности указаны торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.71.5), торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.71.8), торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.72), торговля розничная обувью в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.72.1), торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.72.2).

Из нотариального протокола осмотра доказательств от 24.12.2019, составленного по просьбе и заявлению представителя ИП Патра М. Хаджи Иваз (т. 2 л.д. 111-140), но приобщенного в материалы настоящего дела представителями истца, следует, что нотариус и представитель ответчика отправились в торговый центр "РоллХолл" по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, в котором имеется торговый павильон N 056 с расположенной над его входом информационной табличкой со сведениями об ИП Радостеве И.В. и баннером с логотипом "Reflex Shoes www.reflexshoes.com" (т. 2 л.д. 122). В указанном павильоне размещены витрины, на которых среди прочего выставлены к продаже кроссовки торговой марки "Reflex" (т. 2 л.д. 123-126). После приобретения одной пары обуви нотариус зафиксировал копию кассового чека с индивидуализирующими данными ИП Радостева И.В. (т. 2 л.д. 139) и упаковку кроссовок с гарантийным обязательством, содержащие обозначения "Reflex" (т. 2 л.д. 127-138).

В зарегистрированных 24.05.2017 декларациях Евразийского экономического союза о соответствии N RU Д-CN.АД47.В.00839, N RU Д-CN.АД47.В.00840, N RU Д-CN.АД47.В.00841 (т. 3 л.д. 11-13) истец заявляет о том, что обувь повседневная мужская и женская с верхом из кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, в том числе с элементами из кожи, искусственной кожи, синтетической кожи (полимерных материалов), велюра, нубука, замши, войлока, натурального и искусственного меха, в том числе утепленная, с подошвой из термопластичного эластомера, резины, полимерных материалов, натуральной кожи, дерева, пробки, клеевого, клеепрошивного и строчечного методов крепления: сапоги (в том числе ботфорты), полусапоги, ботинки, полуботинки (в том числе для активного отдыха и кроссовки (в том числе типа кед)), туфли, мокасины, туфли (балетки), туфли летние, сандалеты, пантолеты (сланцы, сабо), сандалии, туфли ремешковые (босоножки), марки REFLEX, соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности".

Изложенное позволяет суду сделать вывод о том, что ИП Радостев И.В. занимается реализацией обуви, изготовленной из различных материалов.

При этом представленные истцом "выдержки" из договора поставки от 03.09.2015 N ПО 173-09/2015, составленного между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Купишуз" (т. 2 л.д. 101-105), не содержат сведений о том, какой товар, с какими обозначениями и на каких условиях продавал ИП Радостев И.В.

Кроме того, к указанному документу не представлены доказательства его исполнения, в связи с чем суд критически оценивает его и полагает, что сам по себе он не может подтверждать ту деятельность истца, на которую ссылается в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

В отношении счета-проформы от 25.05.2018 с его переводом на русский язык судебная коллегия считает следующее.

По своей сути счет-проформа является предварительным счетом, который не требует перечисления оплаты, не содержит платежных реквизитов и не относится к товаросопроводительным документам. Более того, данные о наименовании, количестве и стоимости товара, относящиеся к существенным условиям договора купли-продажи (или поставки), указанные в счете-проформе, в последующем счете-фактуре либо в универсальном передаточном документе могут отличаться от предварительного счета. Как правило, счет-проформа оформляется продавцом с целью подтверждения наличия у него товара соответствующей номенклатуры и объема (количества). При этом при таможенном оформлении декларант вправе предъявить счет-проформу для подтверждения таможенной стоимости ввозимого либо вывозимого товара.

Поскольку в представленном ИП Радостевым И.В. счете-проформе от 25.05.2018 он обозначен в качестве заказчика, а не продавца, то указанная в документе информация исходит не от него, а от предполагаемого поставщика, являющегося в данном случае иностранным лицом.

С учетом изложенного судебная коллегия считает, что наличие только лишь одного счета-проформы без доказательств реальности исполнения совершенной сделки (договора купли-продажи (или поставки), универсального передаточного документа, товарной накладной формы ТОРГ-12, инвойса, таможенной декларации, платежных документов и т.п.) недостаточно для вывода о том, что он подтверждает факт приобретения истцом обуви, обозначенной в этом счете-проформе.

Вместе с тем с учетом вышеназванных нотариального протокола осмотра доказательств, деклараций о соответствии товаров (обуви разных видов из различных материалов) суд квалифицирует представленный счет-проформу в качестве примера письменного документа, которым истец демонстрирует совершаемые им приготовления к закупке партии соответствующего товара в определенный период времени.

Наряду с этим судебная коллегия принимает во внимание полученную истцом от ответчика претензию о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации за незаконное использование товарного знака от 24.12.2019 и сведения о наличии в производстве Арбитражного суда города Москвы дела N А40-29128/2020, предметом которого является защита исключительных прав ИП Патра М. Хаджи Иваз на спорные товарные знаки.

Обращаясь за судебной защитой в ином процессе, ИП Патра М. Хаджи Иваз ссылается на факты использования ИП Радостевым И.В. спорных товарных знаков при реализации обуви. При этом в настоящем деле ответчик заявляет доводы о недоказанности истцом своей заинтересованности и отсутствии сведений о направленности его коммерческого интереса и реальности намерения использовать заявленное обозначение.

Судебная коллегия полагает, что данное обстоятельство свидетельствует о непоследовательной процессуальной позиции ИП Патра М. Хаджи Иваз и считает, что составленные представителями ответчика письменные документы также являются доказательствами, подтверждающими заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных средств индивидуализации.

При анализе однородности осуществляемой истцом либо подготавливаемой им деятельности с товарами 18-го и 25-го класса и услугой 40-го класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана спорных товарных знаков и в отношении которых истцом предъявлены требования о ее досрочном прекращении, суд исходит из следующего.

В пункте 42 Обзора разъяснено, что при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Из пункта 45 Правил N 482 следует, что при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров (услуг) подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров (услуг); назначение товаров (услуг); вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Согласно словарно-справочным материалам: одежда - искусственные покровы человеческого тела, в широком смысле слова включает головные уборы, обувь, перчатки и т.д. (Большая советская энциклопедия, https://slovar.cc/enc/bse/2024498.html).

Сопоставляемые товары соотносятся между собой как род/вид, поскольку товар "обувь" в качестве отдельной группы входит в понятие "одежда". В то же реализуемые истцом товары производятся из кожи различных видов, а досрочное прекращение правовой охраны спорных товарных знаков заявлено, в том числе в отношении изделий из кожи и имитации кожи.

Таким образом, потребитель, столкнувшись с товарами, маркированными сравниваемыми обозначениями, может прийти к выводу о том, что они производится одним лицом, что дополнительно свидетельствует об однородности данных товаров.

Судебная коллегия отмечает, что возможность признания товаров однородными зависит как от степени сходства обозначений, так и степени известности используемого обозначения и производителя (если они доказаны), которые существенно влияют на определение принципиальной возможности возникновения у потребителя заблуждения относительно товара и его производителя.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что все виды одежды и обуви являются товарами широкого потребления, могут иметь одни и те же каналы сбыта продукции. Нередко такие товары совместно реализуются как через магазины, ориентированные на многочисленную аудиторию, так и нишевые бутики, а также являются взаимодополняемыми.

Кроме того, истцом в материалы дела представлена копия уведомления Роспатента от 23.07.2019 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке N 2018756520 (т. 1 л.д. 21), из которого следует, что заявленное истцом на регистрацию обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 18-го и 25-го классов и услуг 40-го класса МКТУ, поскольку по результатам проведения его экспертизы было установлено, что оно сходно до степени смешения, среди прочего, со спорными товарными знаками ответчика, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг.

С учетом изложенного, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, исходя из обстоятельств данного дела, суд пришел к выводу о том, что истец может быть признан лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 211924 и N 229010 в отношении части товаров и услуг, для которых они зарегистрированы и которые перечислены истцом в просительной части иска.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (02.10.2019), период, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков, исчисляется с 02.10.2016 по 01.10.2019 включительно.

Утверждая факт использования спорных товарных знаков, ответчик представил в материалы дела копии следующих документов:

договора поставки от 03.02.2020 N 94/2020, по которому иное лицо приняло на себя обязательство поставить ответчику подкладку меховую обувную п/ф, кожу п/ф для производства обуви под товарным знаком REFLEX (т. 1 л.д. 47-48);

сведений о декларации от 10.12.2019 N 10716050/101219/0039068 об импорте обуви изготовителя GUANGZHOU LI TIAN SHOES CO. LTD под товарным знаком REFLEX, отправителем и получателем выступает ООО "АВАНГАРД" (т. 1 л.д. 49-50);

декларации на товары от 22.01.2020 N 10716050/210120/0001933 о ввозе полуботинок женских с верхом из искусственной кожи на резиновой подошве, декларантом указано ООО "АВАНГАРД" (т. 2 л.д. 15-16);

декларации Евразийского экономического союза о соответствии N RU Д-CN.АД53.В.02888/18, зарегистрированной 11.12.2018, заявителем указано ООО "АВАНГАРД" (т. 2 л.д. 17);

декларации Евразийского экономического союза о соответствии N RU Д-CN.АД53.В.02889/18, зарегистрированной 11.12.2018, заявителем указано ООО "АВАНГАРД" (т. 2 л.д. 18);

декларации на товары от 19.01.2020 N 10716050/180120/0001551 о ввозе ботинок женских с верхом из искусственной кожи на резиновой подошве, декларантом указано ООО "АВАНГАРД" (т. 2 л.д. 19-20);

декларации на товары от 09.02.2020 N 10716050/080220/0002859 о ввозе полуботинок женских с верхом из искусственной кожи на резиновой подошве, декларантом указано ООО "АВАНГАРД" (т. 2 л.д. 21-22);

счета от 20.12.2019 N 732 на оплату товара с наименованием "полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи", плательщиком по которому выступает ответчик, получателем платежа - ООО "Авангард" (т. 1 л.д. 51), а также спецификации от 22.12.2019 N 601 (т. 1 л.д. 52) и универсального передаточного документа от 22.12.2019 N 601 (т. 1 л.д. 53) и платежного поручения от 06.02.2020 N 576074 (т. 1 л.д.54);

спецификаций и универсальных передаточных документов от 03.02.2020 N 25 и N 33, от 19.02.2020 N 62 на оплату товара "полуботинки и ботинки женские или мужские ...", покупателем по которым выступает ответчик, поставщиком - ООО "Авангард" (т. 2 л.д. 23-25, 26-28), а также платежных поручений от 06.03.2020 N 1, N 2, N 3 (т. 2 л.д. 31-32);

распечаток из сети Интернет о погодных условиях и уровне рек на территории Приморского края (т. 2 л.д. 33-40);

нормативных правовых актов региональных и муниципальных органов власти Приморского края о введении и отмене режима чрезвычайной ситуации, изданных в период с 16.08.2019 по 11.12.2019 (т. 2 л.д. 41-44);

скриншотов переписки ИП Патра М. Хаджи Иваз с использованием приложения WeChat (т. 3 л.д. 28-64);

заказов на закупку без даты и без номера на китайском языке с переводом на русский язык (т. 2 л.д. 28-30, т. 3 л.д. 66-68).

Как разъяснено в пункте 166 Постановления Пленума N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что перечисленные документы свидетельствуют о закупке ответчиком обуви китайского производства. Вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ИП Патра М. Хаджи Иваз не представил в материалы дела доказательства использования спорных товарных знаков им самим либо иными лицами под его контролем для маркировки иных видов одежды, включая головные уборы (товары 25-го класса МКТУ), а также при осуществлении деятельности по обработке материалов, в том числе пошиву одежды (услуга 40-го класса МКТУ).

Вместе с тем представленные ответчиком документы (за исключением двух деклараций Евразийского экономического союза о соответствии N RU Д-CN.АД53.В.02888/18 и N RU Д-CN.АД53.В.02889/18, а также некоторой части скриншотов переписки ответчика и заказ на закупку на китайском языке с переводом на русский язык) датированы после 01.10.2019, а следовательно, относятся к периоду, выходящему за пределы срока доказывания использования спорных товарных знаков, в связи с чем не являются надлежащими доказательствами факта использования спорных товарных знаков ответчиком.

Кроме того, из письменных доказательств ответчика не усматривается, что приобретенная им обувь китайского производства и ввезенная на территорию Российской Федерации была маркирована спорными товарными знаками.

По мнению суда, представленные ответчиком декларации Евразийского экономического союза о соответствии N RU Д-CN.АД53.В.02888/18 и N RU Д-CN.АД53.В.02889/18, не могут подтверждать его деятельность, поскольку в них в качестве заявителя о качестве товара выступает иное лицо.

Копия заказов на закупку без даты и без номера на китайском языке с переводом на русский язык (т. 2 л.д. 28-30, т. 3 л.д. 66-68) не содержат сведений о дате их составления, а также о предполагаемом размещении спорных товарных знаков на соответствующих моделях обуви.

Судебная коллегия оценивает как не соответствующее принципу допустимости доказательств письменные пояснения генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Авангард" об обстоятельствах сотрудничества с ИП Патра М. Хаджи Иваз (т. 3 л.д. 22) и скриншоты переписки (т. 3 л.д. 22-23), поскольку в силу положений статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Вопреки мнению ответчика, смена правообладателя в ходе рассмотрения спора в суде не влечет необходимости направления нового предложения заинтересованного лица и изменения периода использования товарного знака, который подлежит оценке. Учитывается использование или неиспользование конкретного товарного знака любыми правообладателями в трехлетний период, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица, за которым последовало обращение в суд.

Судебная коллегия отмечает, что смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не отменяет исчисление трехлетнего срока неиспользования и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использовать это средство индивидуализации по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на товарный знак, который правообладатель фактически не использовал в гражданском обороте, является риском его приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

По смыслу положений пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей индивидуализации определенного лица в глазах потребителя.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2016 по делу N СИП-372/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2016 N 300-ЭС16-14241 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам отказано), от 16.10.2017 по делу N СИП-132/2017 и от 01.02.2019 по делу N СИП-236/2018.

Иное понимание положений статьи 1486 ГК РФ, исходящее из того, что в течение трех лет после перехода исключительного права на товарный знак новому правообладателю не может быть направлено предложение заинтересованного лица (по аналогии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, согласно которой предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака), дискредитирует саму суть института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования - обеспечение возможности использования обозначений в обороте.

При таком подходе в случае, если раз в чуть менее чем три года исключительное право на товарный знак будет отчуждаться, правовая охрана товарного знака никогда не будет прекращена, даже если он никогда не использовался.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2019 по делу N СИП-236/2018 и от 01.03.2019 по делу N СИП-301/2018.

С учетом изложенного, получив с 08.08.2019 исключительные права на спорные товарные знаки, ИП Патра М. Хаджи Иваз принял на себя все риски наступления последствий, связанных в том числе с неиспользованием средств индивидуализации прежним правообладателем либо с отсутствием доказательств такого использования (абзац третий пункта 1 статьи 2 ГК РФ).

Судебная коллегия также критически оценивает доводы ответчика о том, что имелись не зависящие от него препятствия, в силу которых спорные товарные знаки не использовались в определенный период.

Так, в обоснование своей позиции ИП Патра М. Хаджи Иваз ссылается на вызванную наводнением чрезвычайную ситуацию в Приморском крае, из-за которой заказанный им в августе-сентябре 2019 года товар был доставлен в Россию только в декабре 2019 года.

Исходя из анализа приобщенных ответчиком нормативных правовых актов региональных и муниципальных органов власти Приморского края о введении и отмене режима чрезвычайной ситуации, изданных в период с 16.08.2019 по 11.12.2019 (т. 2 л.д. 41-44), суд считает доказанным факт существования временных затруднений в работе таможенных постов пропуска.

Между тем, в ответ на запрос истца (т. 3 л.д. 14) представлена копия письма Федеральной таможенной службы от 29.06.2020 N 14-35/34604, из которого следует, что с 28.08.2019 по 11.12.2019 таможенный пост ДАПП Полтавка Уссурийской таможни функционировал в штатном режиме (т. 3 л.д. 15-16).

Таким образом, суд считает, что ответчиком не были представлены доказательства использования спорного товарного знака, равно как и доказательства того, что имелись объективные препятствия к такому использованию.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению, а правовая охрана товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 211924 и N 229010 в отношении товаров 18-го класса МКТУ "кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам", 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы" и услуги 40-го класса МКТУ "обработка материалов, в том числе пошив одежды" - досрочному прекращению вследствие их неиспользования.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

На основании статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

При обращении в суд истцом было заявлено два требования неимущественного характера и уплачена государственная пошлина в размере 12 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями от 28.11.2019 N 930408 и N 930409 и соответствует подпункту 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

иск индивидуального предпринимателя Радостева Игоря Вячеславовича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 211924 в отношении товаров 18-го класса "кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам", 25-го класса "одежда, головные уборы" и услуги 40-го класса "обработка материалов, в том числе пошив одежды" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 229010 в отношении товаров 18-го класса "кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам", 25-го класса "одежда, головные уборы" и услуги 40-го класса "обработка материалов, в том числе пошив одежды" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Патра М. Хаджи Иваз (ул. Новаторов, д. 6, кв. 215, Москва, ОГРНИП 319774600258816) в пользу индивидуального предпринимателя Радостева Игоря Вячеславовича (пр. Ленинский, д. 99, кв. 233, Москва, ОГРНИП 315774600043804) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

Н.Н. Погадаев

Ю.М. Сидорская