Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2020 г. по делу N СИП-731/2019 Суд удовлетворил исковые требования и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчик не представил суду доказательств того, что спорный товарный знак не использовался им в спорный период времени по не зависящим от него обстоятельствам, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2020 г. по делу N СИП-731/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 31 июля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Борисовой Ю.В., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" (ул. Советская (Первомайский мкр), д. 31, Московская обл., г. Королев, 141069,

ОГРН 1085018010978) к иностранному лицу - JUGOREMEDIJA FABRIKA LEKOVA AKCIONARSKO , ZRENJANIN ( bb, 23000 Zrenjanin, Republika Srbija)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "BARALGETAS" по свидетельству Российской Федерации N 244312 в отношении всех товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для индивидуализации которых он зарегистрирован, в связи с его неиспользованием,

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" - Шевяхов М.Б. (по доверенности от 13.02.2020 N 47), Ломский С.М. (по доверенности от 02.09.2019 N 24);

от иностранного лица JUGOREMEDIJA FABRIKA LEKOVA AKCIONARSKO , ZRENJANIN - Васин А.А. (по доверенности от 06.02.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу JUGOREMEDIJA FABRIKA LEKOVA AKCIONARSKO , ZRENJANIN (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "BARALGETAS" по свидетельству Российской Федерации N 244312 в отношении всех товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для индивидуализации которых он зарегистрирован, в связи с его неиспользованием.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 244312 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "фармацевтические препараты", для которых он зарегистрирован, поскольку занимается производством и реализацией фармацевтической продукции, и для индивидуализации своей деятельности 11.06.2019 в Роспатент направлены заявки N 2019727780 и 2019727779 на регистрацию сходных с оспариваемой регистрацией словесных обозначений в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров.

По мнению истца, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 244312 в отношении вышеназванной части товаров, ответчиком не используется, в связи с чем просит досрочно прекратить его правовую охрану.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель общества поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Представитель компании выступил по доводам, изложенным в отзыве, просил отказать в удовлетворении исковых требований.

В отзыве на исковое заявление ответчик полагает, что истцом не доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, так как истец не использует спорное обозначение в своей деятельности. Отмечает, что спорный товарный знак не используется по причинам, не зависящим от правообладателя, так как в отношении ответчика проводится процедура банкротства и Министерством здравоохранения Республики Сербия компании с 08.02.2013 запрещено производить фармацевтическую продукцию.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Из материалов настоящего дела следует, что компания является правообладателем словесного товарного знака "BARALGETAS" по свидетельству Российской Федерации N 244312, зарегистрированного 22.04.2003, в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты".

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права, для чего ответчику 20.06.2019 направлено предложение заинтересованного лица (том 1, л. д. 30-34).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 11.09.2019 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований, а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10)).

Заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признается не только лицо, фактически осуществляющее тождественную деятельность, но и лицо, оказывающее однородные услуги, и осуществившее подготовительные действия к использованию обозначения, которым охраняется товарный знак.

В ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичный подход отражен в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10.

Таким образом, определяющим обстоятельством в данном случае выступает намерение истца использовать спорный товарный знак в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В подтверждение своей заинтересованности истец 11.06.2019 направил в Роспатент заявки N 2019727780 и 2019727779 о государственной регистрации словесных обозначений "БАРАЛГЕТАС/BARALGETAS" в качестве товарных знаков, правовая охрана которым испрашивается, в том числе в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Сравнив товарный знак "BARALGETAS" по свидетельству Российской Федерации N 244312 с обозначениями по заявкам N 2019727780 и 2019727779, суд пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения тождественны, а также обладают высокой степенью сходства за счет наличия словесного элемента "BARALGETAS", являющегося транслитерационным словесному элементу "БАРАЛГЕТАС".

Сравнение перечней товаров 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак с товарами 5-го класса МКТУ, которым испрашивается предоставление правовой охраны к обозначению по заявкам N 2019727780 и 2019727779, с целью определения их однородности показало, что сравниваемые товары аналогичны либо однородны, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (область применения), являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют схожие условия реализации, круг потребителей и могут быть отнесены ими к одному и тому же источнику происхождения.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что основным видом коммерческой деятельности общества является "Торговля оптовая фармацевтической продукцией" (код ОКВЭД 46.46).

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении вышеназванной части товаров, истцом в материалы дела представлены: уведомления от 11.06.2019; договор подряда от 03.03.2017; лицензионный договор от 06.10.2015; договор оказания услуг от 26.04.2018; сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 222413; декларации соответствия; паспорта на препарат; товарные накладные (том 1, л. д. 37 - 105).

С учетом указанных норм права и позиций суда высшей судебной инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам считает, что из указанных документов усматривается, что обществом осуществляется деятельность по производству и реализации фармацевтической продукции.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец подтвердил факт осуществления основного вида деятельности, являющихся однородными товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а значит совокупность обстоятельств дела свидетельствует о том, что направленность коммерческого интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров спорного обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 244312 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты".

Поскольку о фальсификации вышеперечисленных доказательств ответчик в установленном законом порядке суду не заявил, довод компании о том, что представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается наличие у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемой регистрации, признается Судом по интеллектуальным правам несостоятельным, поскольку он противоречит фактическим обстоятельствам дела и представленным в их подтверждение доказательствам, а также свидетельствует о неправильном понимании ответчиком норм права.

Иная оценка компанией доказательств по делу не свидетельствует об отсутствии у общества заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 244312.

Довод компании о том, что истец для подтверждения своей заинтересованности должен использовать спорное обозначение в своей деятельности, судебной коллегией отклоняется, поскольку такое использование спорного обозначения до обеспечения его правовой охраной могло привести к нарушению исключительных прав ответчика.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака на товаре, так и связанные с введением товара в гражданский оборот, то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В пункте 163 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Таким образом, с учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (20.06.2019) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 20.06.2016 по 19.06.2019 включительно.

Как указывалось выше, в своем отзыве компания отмечала, что спорный товарный знак не используется по причинам, не зависящим от правообладателя, так как в отношении ответчика проводится процедура банкротства и Министерством здравоохранения Республики Сербия компании с 08.02.2013 запрещено производить фармацевтическую продукцию.

В свою очередь, Суд по интеллектуальным правам, исследовав доводы компании, изложенные в отзыве и оценив представленные им в материалы дела в подтверждение своих доводов доказательства, признает их необоснованными, поскольку согласно разъяснениям, изложенным в пункте 167 постановления от 23.04.2019 N 10, признание правообладателя банкротом уважительной причиной неиспользования товарного знака не является.

Ответчик ссылается на представленное в материалы дела решение Министерством здравоохранения Республики Сербия от 08.02.2013, согласно которому компании запрещено производить фармацевтическую продукцию на территории данного государства.

Вместе с тем данное обстоятельство не может служить уважительной причиной, не зависящей от правообладателя по неиспользованию спорного товарного знака на территории Российской Федерации способами предусмотренными статьей 1484 ГК РФ, поскольку спорный товарный знак им регистрировался не для использования на территории иностранного государства.

Более того, судебная коллегия обращает внимание, что решением Министерством здравоохранения Республики Сербия от 08.02.2013 ответчику запрещено производить лекарственные средства лишь в производственных помещениях в городе Зренянин (том 2, л. д. 75-76).

При этом в качестве причины такого запрета, указано на нарушение ответчиком действующего законодательства, которое выражается в отсутствии на момент принятия указанного решения у ответчика работника, ответственного за процесс производства, а также отсутствие у ответчика квалифицированного фармацевта, ответственного за контроль качества лекарственных средств (том 2, л. д. 75-76).

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что ответчик не представил суду доказательств того, что спорный товарный знак не использовался им в спорный период времени в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты", по не зависящим от него обстоятельствам, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 1486 ГК РФ являются основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 244312 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты" вследствие его неиспользования.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 244312 в отношении товаров "фармацевтические препараты" 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица JUGOREMEDIJA FABRIKA LEKOVA AKCIONARSKO , ZRENJANIN в пользу общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судьи

Ю.В. Борисова

Р.В. Силаев