Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2020 г. по делу N СИП-222/2020 Суд оставил без удовлетворения заявление о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и признании патента на полезную модель недействительным, об обязании его повторно рассмотреть возражение с предложением внести изменения в формулу патента, поскольку установлено несоответствие этой полезной модели условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2020 г. по делу N СИП-222/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2020 г. N С01-1452/2020 по делу N СИП-222/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 18 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 21 августа 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Борисовой Ю.В., Мындря Д.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Лахтина Виктора Владимировича (г. Новотроицк, Оренбургская область) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.12.2019 об удовлетворении возражения от 17.07.2019 и о признании патента Российской Федерации N 173691 на полезную модель "Подсвечивающий элемент" (код Международной патентной классификации F21S 9/00) недействительным, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение с предложением внести изменения в формулу патента Российской Федерации N 173691.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Софья" (ул. Центральная, 1 А, д. Свапуще, г. Осташков, Тверская область, 172746, ОГРН 1026901808416).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Лахтина Виктора Владимировича - Семенов А.В. (по доверенности от 13.04.2020 серии 56 АА N 2422416);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-264/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Лахтин Виктор Владимирович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.12.2019 об удовлетворении возражения от 17.07.2019 и о признании патента Российской Федерации N 173691 на полезную модель "Подсвечивающий элемент" (код Международной патентной классификации F21S 9/00) недействительным, об обязании Роспатента повторно рассмотреть возражение с предложением внести изменения в формулу патента Российской Федерации N 173691.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Софья" (далее - общество).

В обоснование заявленных требований Лахтин В.В. указывает на то, что вопреки пункту 2 статьи 1248 и пункту 1 статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункту 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), пункту 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации России от 30.09.2015 N 701 (далее - Правила N 701), пункту 2 статьи 10 Договора о патентном праве (подписан в г. Женеве 01.06.2000), правовым позициям, изложенным в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228, определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2019 по делу N СИП-631/2017, Роспатент не предоставил возможность в административном порядке внести изменение в формулу или в описание спорной полезной модели, что могло привести к сохранению правовой охраны спорного патента и свидетельствует о неисполнении Роспатентом административной обязанности по предложению заинтересованному лицу внести такие изменения либо по выделению заявки с сохранением приоритета в соответствии пунктом 4 статьи 1381 ГК РФ.

Как полагает Лахтин В.В., Роспатент неправомерно не устанавливал из описания противопоставленного источника информации WO 2016022534 наличие и возможность достижения того же технического результата, что и в спорном патенте (возможность экономии энергии при подсветке двери/ дверного проема/элемента двери), в связи с чем пришел к необоснованному и противоречащему материалам дела выводу об относимости противопоставленного источника информации WO 2016022534 для целей доказывания отсутствия новизны.

С точки зрения заявителя, Роспатент неправильно установил существенные признаки спорной полезной модели и противопоставленного патентного документа WO 2016022534 без учета различий их назначений и технических результатов, указанных в описании, при том, что именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый технический результат.

По утверждению Лахтина В.В., в спорной полезной модели технический результат, заключающийся в экономии энергии, достигается за счет использования источника питания постоянного тока (в описании полезной модели указано, что заявленное устройство содержит самостоятельный источник питания), тогда как в противопоставленном патентном документе WO 2016022534 используется стационарный источник питания переменного тока.

При этом заявитель обращает внимание на то, что специалисту в данной области техники является известным то обстоятельство, что использование постоянного тока является более выгодным с точки зрения потребляемой энергии, чем переменного тока, что и послужило причиной предоставления правовой охраны спорной полезной модели, как отличающейся от противопоставленных патентов.

В связи с этим Лахтин В.В. полагает, что иная позиция Роспатент свидетельствует о злоупотреблении правом и необходимости оценки его противоречивого процессуального поведения в рамках судебного контроля.

В обоснование заявленных требований Лахтин В.В. приводит сравнительную таблицу признаков независимого пункта формулы спорной полезной модели и признаков, приведенных в формуле изобретения по патенту WO 2016022534.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он не согласился с заявленными требованиями, утверждая, что техническому решению по патентному документу WO 2016022534 присущи все приведенные в формуле спорной полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Роспатент считает, что отличительные признаки, а именно - "подсвечивающий элемент спорной полезной модели состоит из основания", на котором закреплены все элементы конструкции, и "подсвечивающий элемент размещен в дверном полотне" является несущественными, поскольку в описании к спорной полезной модели отсутствуют сведения, подтверждающие влияние этих признаков на возможность получения заявленного технического результата.

Возражая против довода Лахтина В.В. о том, что Роспатент при проверке патентоспособности спорной полезной модели не учитывал сведения, содержащиеся в описании в отношении признака "подсвечивающий элемент", Роспатент указывает на то, что при проверке новизны не могут приниматься во внимание содержащиеся в описании и отсутствующие в формуле признаки.

Роспатент подчеркивает, что приведенный в формуле спорной полезной модели признак "подсвечивающий элемент" охарактеризован в общем виде, без указания размера элемента, величин напряжения и силы тока.

На основании изложенного Роспатент полагает, что содержащийся в оспариваемом решении вывод о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" является обоснованным и соответствует статье 1351 ГК РФ и пункту 69 Правил N 701.

Обществом отзыв на заявление не представлен.

В судебном заседании представитель Лахтина В.В. настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления.

Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 173691 на полезную модель "Подсвечивающий элемент" был выдан на имя Лахтина В.В. по заявке N 2016114663 с приоритетом от 15.04.2016 со следующей формулой:

"Подсвечивающий элемент, характеризующийся тем, что состоит из основания, размещаемого на/в дверном полотне, светодиодных осветительных элементов, размещенных на основании, модуля включения/выключения, закрепленного на основании, источника питания, закрепленного на основании, и соединительных шин, соединяющих все части подсвечивающего элемента, при этом дополнительно используются светопроводники, размещенные на основании".

Общество 17.07.2019 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи названного патента, мотивированным несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, обществом в материалы административного производства представлены, в том числе следующие патентные документы:

WO 2016022534, опубликованный 11.02.2016, абзацы [0001], [0038] - [0042] описания, фиг. 9 и 10 [1];

US 2007/0291473, опубликованный 20.12.2007, абзацы [0024], [0039] - [0195], [00196]-[00199], [0230], [0259] описания, фиг.1а-1d, 7a, 15а, 15b [2];

US 8376567 В1, опубликованный 19.02.2013, строка 43 колонки 8 - строка 15, колонки 9, строки 42-59 колонки 35 описания, фиг.1 [3];

US 9069106, опубликованный 30.06.2015, строка 15 колонки 2 - строка 22, колонки 6 описания, формула, фиг.1-2А [4].

С возражением также представлены следующие материалы: патент Российской Федерации N 21061 U1 на полезную модель "Дверь", опубликованный 20.12.2001 [5]; выдержки из Толкового словаря русского языка. С.И. Ожегова, 2009, с. 379 [6] и Нового политехнического словаря, А.Ю. Ишлинского, 2000, с. 618 [7].

Решением от 09.12.2019 Роспатент удовлетворил возражение общества, признав недействительным патент Российской Федерации N 173691 на полезную модель "Подсвечивающий элемент" полностью.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что из патентного документа [1] известен подсвечивающий элемент, то есть техническое решение того же назначения, что и полезная модель по спорному патенту, а именно - подсвечивающий элемент по патентному документу [1] (абзацы [0001], [0038]-[0042] описания, фиг.9 и 10), характеризующийся тем, что размещен на дверном полотне (14), состоит из светодиодных осветительных элементов (46), модуля включения/выключения (28), источника питания (48), и беспроводной линии связи (соединительных шин) (66), соединяющих все части подсвечивающего элемента. При этом в указанном устройстве дополнительно используются светопроводники, в качестве которых может быть применено оптическое волокно (абзац [0041]).

Роспатент также отметил, что технические решения по спорному патенту и по патентному документу [1] имеют отличия в том, что подсвечивающий элемент состоит из основания, на котором закреплены все элементы конструкции; подсвечивающий элемент размещен в дверном полотне.

Вместе с тем, установив, что наличие основания, на котором размещаются другие части устройства, и размещение подсвечивающего элемента в дверном полотне влияют лишь на удобство подсветки нужных элементов дверного полотна, Роспатент пришел к выводу о том, что существенность данных признаков не подтверждена описанием.

Полагая, что решение Роспатента от 09.12.2019 не соответствует закону, иным нормативным правовым актам и нарушает его права и законные интересы, Лахтин В.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в уточненном заявлении и отзыве на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей заявителя и Роспатента, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления о признании недействительным решения Роспатента Лахтиным В.В. соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи патента на полезную модель и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемой полезной модели (15.04.2016) законодательством, применимым для оценки ее патентоспособности, является ГК РФ, Правила N 701 и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации России от 30.09.2015 N 701 (далее - Требования N 701), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации России от 30.09.2015 N 702 (далее - Административный регламент N 702).

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ предусмотрено, что охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели.

В силу пункта 69 Правил N 701 при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований N 701 признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

В разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" должны быть раскрыты все существенные признаки полезной модели.

В силу пункта 39 Требований N 701 формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны полезной модели, предоставляемой на основании патента.

Формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата (подпункт 3 пункта 40 Требований N 701).

Роспатентом при рассмотрении возражения в качестве наиболее близкого аналога спорной полезной модели обоснованно был выбран подсвечивающий элемент, известный из источника информации [1], поскольку данное техническое решение имеет тоже назначение, что и спорная полезная модель (подпункт 1 пункта 34 Требований N 701).

При этом противопоставленный источник информации включает в себя группу изобретений (методы и системы для отображения дверных операций), в том числе изобретение, относящееся к системе подсвечивания двери (подсвечивающий элемент).

Довод Лахтина В.В. о том, что Роспатент должен был исследовать описание противопоставленного патентного документа WO 2016022534 на предмет наличия и возможности достижения того же технического результата, что и в спорном патенте (возможность экономии энергии при подсветке двери/дверного проема/элемента двери), а отсутствие такого исследования привело к необоснованному и противоречащему материалам дела выводу об относимости противопоставленного патентного документа WO 2016022534 для целей доказывания отсутствия новизны, подлежит отклонению в силу того, что подпункт 1 пункта 34 Требований N 701 не предусматривает такой необходимости.

При этом коллегией судей не принимается ссылка заявителя на подпункт 3 пункта 40 Требований N 701 и правовую позицию, изложенную в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2020 по делу N СИП-685/2017, поскольку названная норма устанавливает требования к формуле полезной модели, а в указанном судебном акте сформулирована позиция относительно оценки изобретений.

Судом по интеллектуальным правам также не принимается ссылка заявителя на то, что Роспатент неправильно установил существенные признаки спорной полезной модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1376 ГК РФ, пунктом 2 Требований N 701 заявка на полезную модель должна содержать, документы, указанные в пункте 2 статьи 1376 ГК РФ, и относиться к одной полезной модели, в частности, описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, а также формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Согласно пункту 38 Требований N 701 в разделе "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. Также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

С учетом приведенных норм, помимо условий для отнесения признаков к существенным, законодательством установлены требования к содержанию описания полезной модели, в соответствии с которым осуществляется проверка соблюдения данных условий.

Следовательно, отсутствие в описании к полезной модели сведений, подтверждающих влияние ее признаков на возможность получения технического результата, с учетом положений пункта 35 Требований N 701 во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1376 ГК РФ, пунктом 2 и пунктом 38 Требований N 701 препятствует признанию таких признаков существенными.

Аналогичная правовая позиция сформулирована президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 10.02.2017 по делу N СИП-481/2016.

Роспатент, сопоставив признаки формулы спорной полезной модели с признаками, известными из наиболее близкого аналога, - источника информации [1], верно установил, что эти признаки совпадают, за исключением двух отличительных признаков - подсвечивающий элемент состоит из основания, на котором закреплены все элементы конструкции, и подсвечивающий элемент размещен в дверном полотне.

При этом, вопреки мнению заявителя, следующему из представленной им таблицы сравнения признаков, технический результат не относится к числу признаков формулы полезной модели, а признак "подсвечивающий элемент состоит из основания" является самостоятельным признаком формулы спорной полезной модели и подразумевает, что все остальные элементы конструкции размещены на этом основании.

Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что в отношении выявленных им отличительных признаков в описании отсутствует указание на наличие между ними и заявленным техническим результатом, заключающимся в экономии энергии при подсветке двери/дверного проема/элемента двери, причинно-следственной связи.

При этом в описании к спорной полезной модели содержится указание на то, что основной заявленный технический результат достигается путем использования модуля управления, который имеет возможность за счет наличия регулирующих яркость осветительных элементов механизмов регулировать яркость свечения осветительных элементов. Модель включения/выключения может содержать беспроводной включатель/выключатель, позволяющий, находясь на удалении от устройства, включать/выключать его, передавая сигнал на модуль управления, в котором для этого предусмотрен приемо-передающий элемент.

Таким образом, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что выявленные им отличительные признаки влияют лишь на компактность и мобильность конструкции, а также на удобство подсветки нужных элементов дверного полотна.

Довод Лахтина В.В. о том, что спорная полезная модель отличается от противопоставленного источника информации [1] также тем, что "содержит самостоятельный источник питания", подлежит отклонению в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 41 Требований N 701 независимый пункт формулы излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

Как отмечалось ранее, объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется совокупностью признаков независимого пункта формулы. Указанный объем правовой охраны зависит от степени обобщения понятий признаков, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели.

Исходя из этого, объемы понятий признаков, приведенных в формуле полезной модели, не должны ограничиваться частными формами их реализации, раскрытыми в описании и/или чертежах к полезной модели.

Соответственно, при проверке патентоспособности полезной модели учету должны подлежать признаки в тех объемах, как они выражены в формуле, независимо от того, какие частные формы их реализации раскрыты в описании и/или чертежах к полезной модели. Если в формуле полезной модели приведен обобщенный признак (признак, выраженный общим понятием, охватывающим множество частных форм его реализации), то при проверке патентоспособности объем понятия данного признака не должен подменяться частной формой его реализации, раскрытой в описании и/или чертежах к полезной модели.

Вместе с тем обобщенному признаку может быть противопоставлен частный признак (признак, характеризующий одну из множества частных форм реализации обобщенного признака).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 36 Требований N 701 для характеристики устройств используются, в частности следующие признаки: наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение; наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство); конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением; параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи; материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом; среда, выполняющая функцию части устройства; из ранее приведенного пункта 69 Правил N 701 следует, что проверка новизны проводится в отношении полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте формулы.

Более того, согласно подпункту 5 пункта 40 Требований N 701 раскрытие признака в формуле полезной модели не может быть заменено отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт.

В силу подпункта 3 пункта 40 Требований N 701 формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

С учетом изложенного при проверке новизны не могут приниматься во внимание содержащиеся в описании и отсутствующие в формуле признаки. Признаки, содержащиеся в тексте формулы, не могут дополняться или заменяться признаками, содержащимися в описании. В этой связи, если в текст формулы включен признак в обобщенном виде, а в описании раскрыт частный случай его реализации, охраноспособность проверяется в отношении обобщенного признака, включенного в текст формулы.

Аналогичная правовая позиция сформулирована президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 13.10.2017 по делу N СИП-40/2017.

В формуле спорной полезной модели отсутствует такой признак как "содержит самостоятельный источник питания", в данной формуле указано, что подсвечивающий элемент в том числе "состоит из источника питания, закрепленного на основании".

В описании к спорной полезной модели действительно отмечено, что подсвечивающий элемент устанавливается на/в дверном полотне и включается/выключается под воздействием модуля включения/выключения и модуля управления, причем заявленное устройство содержит самостоятельный источник питания, что обеспечивает надежность его работы. Однако в описании не раскрыто, что подразумевается под самостоятельным источником питания.

При этом ссылка заявителя на то, что использование в спорной полезной модели источника питания постоянного тока обеспечивает достижение технического результата, выражающегося в экономии энергии, не может быть признана соответствующей содержанию описания, в котором такая причинно-следственная связь не раскрыта, а, напротив, указано, что наличие самостоятельного источника питания обеспечивает надежность работы подсвечивающего элемента.

Не может быть признано обоснованным и утверждение Лахтина В.В. о том, что в противопоставленном источнике информации WO 2016022534 используется исключительно переменный ток, поскольку в абзаце 38 данного источника указано, что в некоторых примерах дверная система включает в себя блок накопления энергии (например, батарею).

С учетом изложенного коллегией судей не принимаются доводы заявителя о том, что в силу известности специалисту того обстоятельства, что использование постоянного тока является более выгодным с точки зрения потребляемой энергии, чем переменного тока, наличие "самостоятельного источника питания" является отличительным существенным признаком спорной полезной модели от ближайшего аналога - технического решения, известного из источника информации WO 2016022534.

Исходя из этого, представленные заявителем непосредственно в суд документы (технико-экономическое обоснование проекта системы городского освещения на постоянном токе, распечатки статей из сети Интернет), свидетельствующие об экономии энергии при использовании источника постоянного тока, не подтверждают вышеназванный довод заявителя.

Отсутствует в формуле спорной полезной модели и не раскрывается в писании к ней также и использование "оптических световодов" и причинно-следственная связь между этим признаком и техническим результатом, заключающимся в экономии энергии.

При таких обстоятельствах немотивированная ссылка заявителя на то, что иная позиция Роспатента свидетельствует о злоупотреблении правом и необходимости оценки его противоречивого поведения, носит очевидно надуманный характер.

Судом по интеллектуальным правам не принимается довод заявителя о том, что Роспатент нарушил свою обязанность предложить патентообладателю уточнить формулу или описание спорной полезной модели, сузив объем ее правовой охраны за счет включения дополнительных уточнений родовых понятий (источник питания постоянного тока, беспроводной модуль включения/выключения светодиодных осветительных элементов), а также дополнив описание разъяснением о наличии причинно-следственной связи между техническим результатом и использованными в формуле существенными признаками (источник постоянного тока, основание).

В силу пункта 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 этих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Вместе с тем, как было установлено ранее, признаки, приведенные в независимом пункте формулы спорной полезной модели присущи противопоставленному техническому решению, а отличительные признаки являются несущественными.

При вышеизложенных обстоятельствах возможность корректировки формулы полезной модели для изменения вывода о несоответствии полезной модели условию патентоспособности "новизна" отсутствует, поскольку даже те содержащиеся в описании спорной модели признаки, на которые ссылается при рассмотрении дела в суде заявитель, при условии их включения в формулу не устраняют несоответствия спорной полезной модели указанному условию патентоспособности.

Кроме того, коллегия судей считает необходимым отметить, что согласно материалам административного дела после подачи обществом возражения против выдачи спорного патента Лахтин В.В. 05.08.2019 обратился с ходатайством о внесении изменений в формулу спорной полезной модели и данное ходатайство было частично удовлетворено Роспатентом. При этом в указанном ходатайстве Лахтина В.В. отсутствовали предложения о внесении в формулу дополнительных признаков, на необходимость включения которых в формулу он заявил при рассмотрении дела в суде.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент правомерно признал патент Российской Федерации на полезную модель N 173691 недействительным полностью в связи с несоответствием этой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Учитывая, что требование о признании оспариваемого ненормативного правового акта недействительным не подлежит удовлетворению, то взаимосвязанное с ним требование об обязании Роспатента повторно рассмотреть возражение с предложением внести изменения в формулу патента Российской Федерации N 173691 также не подлежит удовлетворению.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на Лахтина В.В. в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 198-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление Лахтина Виктора Владимировича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Ю.В. Борисова

Д.И. Мындря