Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2020 г. по делу N СИП-137/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку спорный и противопоставленные товарные знаки имеют фонетическое сходство, которое обусловлено, полным вхождением противопоставленных обозначений либо их сильных словесных элементов в заявленное обозначение

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2020 г. по делу N СИП-137/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2020 г. N С01-1475/2020 по делу N СИП-137/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 25 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 26 августа 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Долмазова Левана Саркисовича (Москва, ОГРНИП 308352807400010) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.11.2019 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 19.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017749878.

В судебном заседании, проведенном с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел", приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Долмазова Левана Саркисовича - Друзьева А.Н. (по доверенности от 12.10.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 07.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Долмазов Леван Саркисович (далее - заявитель, предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.11.2019 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 19.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017749878 (с учетом уточнения заявленных требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В обоснование своих требований предприниматель указал, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение не является сходным до степени смешения с обозначениями по заявкам N 2017744245, 2017726422, 2017726420, 2017725292, 2017719267, с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 449822, 449821, 369158, а также с товарными знаками по международным регистрациям N 1189771, 1006785, 1005614, 1001685, содержащими в составе словесные элементы "ORION"/"ОРИОН" и зарегистрированными или заявленными на государственную регистрацию в качестве товарных знаков на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг, и имеющими более ранний приоритет.

Заявитель считает, что заявленное на регистрацию и противопоставленные обозначения являются комбинированными, следовательно, подлежат сравнению как в целом, так и исходя из составляющих их отдельных элементов.

Ссылаясь на графические, фонетические и семантические различия словесных элементов сравниваемых обозначений (Орионметалл и ORION, ORION COSTRUZIONI, ORION INTERNATIONAL), выражающиеся в цветовой гамме, в использовании разных алфавитов, разных шрифтов, в количестве букв, слогов, близости состава гласных букв, в смысловой нагрузке, заявитель полагает, что они не являются сходными до степени смешения.

Сравнив изобразительные элементы обозначений, предприниматель делает вывод о том, что они различны по внешней форме, композиционному построению относительно друг друга, стилевому исполнению и цветовой гамме.

Учитывая указанные различия сравниваемых обозначений, заявитель считает, что они и в целом не являются сходными друг с другом по фонетическому, визуальному и семантическому критериям.

Отмеченное Роспатентом совпадение в виде включения в обозначение ОРИОНМЕТАЛЛ элемента ОРИОН, по мнению предпринимателя, не позволяет признать его сходным до степени смешения с противопоставленными обозначениями за счет различной фонетической длины, разного количества и состава согласных звуков, четко произносимой части "МЕТАЛЛ".

Полагая, что заявленное на регистрацию обозначение ОРИОНМЕТАЛЛ представляет собой единое слово, заявитель не согласен с выводом Роспатента о том, что элемент "МЕТАЛЛ" не должен учитываться при сравнении как указывающий на вид и свойство товаров и услуг.

Предприниматель обращает внимание суда на наличие других товарных знаков, включающих в себя элемент ОРИОН и зарегистрированных для аналогичных классов, а также на высокую различительную способность обозначения ОРИОНМЕТАЛЛ, которую оно приобрело среди потребителей за тринадцать лет работы заявителя и группы его компаний на рынке металлопроката, профнастила и кровельных систем.

В письменных пояснениях, поступивших в суд 21.08.2020, заявитель приводит дополнительный довод о незаконном составе коллегии палаты по патентным спорам, рассмотревшей возражение. Данная позиция мотивирована заявителем тем, что согласно протоколу заседания коллегии палаты по патентным спорам от 26.06.2019 принято решение об удовлетворении возражения и регистрации спорного товарного знака, однако впоследствии возражение направлено руководителем Роспатента на новое рассмотрение и было рассмотрено коллегией под председательством Руженцевой М.С., председательствовавшей в коллегии при первоначальном рассмотрении возражения. Как указывает заявитель, при повторном рассмотрении возражения состав коллегии должен был являться иным в силу требований пункта 6.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Роспатент в отзыве возражает против удовлетворения заявленного требования, указывая на правомерность оспариваемого решения, а также на необоснованность доводов заявителя.

В судебном заседании представитель предпринимателя просил заявленные требования удовлетворить.

Представитель Роспатента в судебном заседании в удовлетворении заявленных требований просил отказать.

Выслушав доводы представителей заявителя и Роспатента, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение по заявке N 20177498788 с приоритетом от 24.11.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя предпринимателя в отношении широкого перечня товаров 6-го и услуг 35, 37, 40-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного на регистрацию обозначения Роспатент 19.12.2018 принял решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 19.04.2019 поступило возражение заявителя на указанное решение, по результатам рассмотрения которого Роспатент принял решение от 15.11.2019 об отказе в его удовлетворении.

Отказ в удовлетворении возражения на решение Роспатента послужил основанием для обращения предпринимателя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (24.11.2017), и даты подачи возражения (19.04.2019) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), Правила N 56.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

В силу пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Кроме того, в пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Такая угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Согласно пункту 162 Постановления N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исследовав материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение по заявке N 2017749878 выполнено в форме прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент "ОРИОНМЕТАЛЛ" и небольшие изобразительные элементы в форме четырехконечных звезд, расположенные в левой части прямоугольника. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, оранжевый.

Заявитель в своем возражении скорректировал перечень товаров и услуг 06, 35, 37 и 40-го классов МКТУ, в отношении которых им испрашивалась регистрация заявленного обозначения, полагая, что такое сокращение приведет к возможности его регистрации ввиду отсутствия в перечне товаров и услуг, однородных товарам и услугам, приведенным в перечнях противопоставленных товарных знаков и заявок.

С учетом внесенных изменений заявитель просил зарегистрировать данное обозначение в отношении товаров 6-го класса МКТУ "желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; изгороди металлические; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; конструкции стальные; кровли металлические; ограждения решетчатые металлические; панели для обшивки стен металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; сваи шпунтовые металлические, в том числе фундаментные сваи; столбы металлические; теплицы переносные металлические; черепица кровельная желобчатая металлическая; черепица кровельная металлическая", услуг 35-го класса МКТУ "продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла", услуг 37-го класса МКТУ "обработка антикоррозионная; сооружение и ремонт складов", услуг 40-го класса МКТУ "обработка материалов; информация по вопросам обработки материалов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, а именно в отношении металлоконструкций и изделий из металла; работы сварочные".

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом в качестве препятствующих регистрации товарного знака по заявке N 2017749878 приведены следующие обозначения: "", "", "", "", "" по заявкам N 2017744245, 2017726422, 2017726420, 2017725292, 2017719267 соответственно, а также товарные знаки "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 369158, 449821 и знаки "" и "" по международным регистрациям N 1189771 и 1005614, включающие в качестве единственного словесного элемента слово "ORION", выполненное в латинице.

Кроме того, заявленному обозначению Роспатентом противопоставлен товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 449822, представляющий собой словесный элемент "ОРИОН", выполненный белыми буквами русского алфавита на фоне темного прямоугольника, а также знаки "" и "" по международным регистрациям N 1006785 и 1001685, в которых слово "ORION" выполнено в латинице и не является единственным элементом обозначений.

Поскольку противопоставленные обозначения по заявкам N 2017726422, 2017726420, 2017725292 были зарегистрированы в качестве товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 686556, 686557, 687460, Роспатентом при принятии оспариваемого решения от 15.11.2019 заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам N 686556, 686557, 687460, 369158 и товарные знаки по международным регистрациям N 1189771, 1006785, 1001685, а также принят во внимание уточненный перечень заявленных товаров и услуг.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 686556 с приоритетом от 30.06.2017 года является комбинированным, содержит, в частности, словесный элемент "ORION", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в форме овала, очерченного красным цветом, представляющего собой траекторию движения самолета. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 28-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ, товарный знак зарегистрирован на имя компании "Поланко Холдингс Лтд".

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 686557 с приоритетом от 30.06.2017 года является комбинированным, содержит, в частности, словесный элемент "ORION", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде половины очертания звезды, выполненный красным цветом. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 28-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ на имя компании "Поланко Холдингс Лтд".

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 687460 с приоритетом от 30.06.2017 является комбинированным, содержит, в частности, словесный элемент "ORION", выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в форме овала, очерченного красным цветом. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 28-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ на имя компании "Поланко Холдингс Лтд".

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 369158 с приоритетом от 13.06.2006 является комбинированным, содержит, в частности, словесный элемент "ORION", выполненный оригинальным шрифтом белого цвета заглавными буквами латинского алфавита на фоне прямоугольной фигуры черного цвета. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ "распространение рекламных материалов и объявлений; реклама".

Противопоставленный товарный знак "" по международной регистрации N 1189771 с приоритетом от 19.02.2013 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 6, 8-го классов МКТУ на имя компании "HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH".

Противопоставленный товарный знак "" по международной регистрации N 1006785 с приоритетом от 04.12.2008 является комбинированным, содержит, в частности, словесный элемент "ORION" и неохраняемый словесный элемент "COSTRUZIONI", выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на фоне ромбовидного изобразительного элемента. Правовая охрана данному товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 40, 41-го классов МКТУ на имя компании "ING. C. CORRADINI & C. S.R.L.".

Противопоставленный товарный знак "ORION INTERNATIONAL" по международной регистрации N 1001685 с приоритетом от 16.10.2008 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 41-го класса МКТУ на имя компании "PIERRE ET VACANCES MARQUES S.A.S".

Проанализировав сходство спорного и противопоставленных товарных знаков, Роспатент пришел к выводу о том, что их фонетическое сходство обусловлено, прежде всего, полным вхождением противопоставленных обозначений либо их сильных словесных элементов в заявленное обозначение.

Судебная коллегия соглашается с указанным выводом, поскольку сравниваемые обозначения включают тождественный сильный словесный элемент "ORION", что обусловливает фонетическое сходство между ними.

Так, спорное обозначение по заявке N 2017749878 содержит словесный элемент "ОРИОНМЕТАЛЛ", который в силу своего центрального положения, крупного размера занимает доминирующее положение в указанном обозначении. В свою очередь, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 686556, 686557, 687460, 369158, а также товарные знаки по международным регистрациям N 1189771, 1006785, 1001685 содержат словесный элемент "ORION", который также является доминирующим в виду более крупного относительно иных элементов размера и центрального положения в названных обозначениях.

Вопреки доводам заявителя о том, что словесный элемент "ОРИОНМЕТАЛЛ" спорного обозначения и словесные элементы "ORION", "ОРИОН" противопоставленных товарных знаков не сходны по фонетическому признаку за счет различной фонетической длины, разного количества и состава звуков, четко произносимой части "МЕТАЛЛ", полное вхождение словесного элемента "ОРИОН" в латинице и кириллице в спорное обозначение в качестве сильного доминирующего элемента свидетельствует об их сходстве.

При этом судебная коллегия отмечает, что полное отсутствие сходства обозначений не может быть признано при наличии совпадения части словесного элемента спорного обозначения и словесного элемента, являющегося единственным либо доминирующим в противопоставленных обозначениях.

Степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

Соглашаясь с выводом Роспатента о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений, судебная коллегия полагает, что разная фонетическая длина, разное количество слов и букв в сравниваемых обозначениях не опровергает вывод Роспатента о наличии их фонетического сходства, учитывая, что часть словесного элемента "МЕТАЛЛ" носит вспомогательный характер, основное ударение приходится на начальную часть словесного элемента "ОРИОН", которая отчетливо выделяется при произнесении всего словесного элемента заявленного обозначения.

В отношении смыслового значения словесного элемента "ОРИОНМЕТАЛЛ" спорного обозначения Роспатент сделал правильный вывод о том, что основную индивидуализирующую функцию в нем несет часть "ОРИОН", поскольку она акцентирует на себе внимание потребителей за счет того, что находится в начальном положении, поддержана изобразительным элементом в виде мерцания звезд, обусловливающих возникновение ассоциаций, соответствующих основному смысловому значению слова "ОРИОН" (одно из созвездий (Толковый словарь Даля); экваториальное созвездие с яркими звездами Ригель и Бетельгейзе (Большой Энциклопедический Словарь, https://dic.academic.ru/); "ORION" в переводе с английского означает "ОРИОН" (созвездие) - https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/orion).

Довод заявителя об ином смысловом значении обозначения "ОРИОНМЕТАЛЛ", образующего устойчивое словосочетание с качественно новым смысловым значением, Роспатент обоснованно признал неубедительным, поскольку именно часть "ОРИОН" заявленного обозначения определяет индивидуализирующую способность обозначения в целом. Часть "МЕТАЛЛ" воспринимается в качестве сокращения от слова "металлургия" или "металлический", вызывает ряд ассоциаций с областями деятельности, в которых изготавливаются/применяются/перерабатываются изделия из металлов.

Поскольку выполненное в качестве единого слова обозначение "ОРИОНМЕТАЛЛ" не содержится в словарях, Роспатент отметил, что смысловой критерий в данном случае не может быть признан определяющим.

Учитывая, что словесный элемент "ORION" противопоставленных обозначений представляет собой слово английского языка "orion", которое в соответствии с Интернет-словарем "ABBY Lingvo Live" переводится на русский язык как "орион", и данное слово согласно "Большому Энциклопедическому словарю" означает экваториальное созвездие с яркими звездами Ригель и Бетельгейзе, а словесный элемент "ОРИОНМЕТАЛЛ" не содержится в словарях, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в сравниваемых обозначениях заложены одинаковые понятия и идеи, в связи с чем они являются сходными по семантическому признаку сходства.

При этом Роспатент обоснованно отметил, что восприятие данного слова в составе заявленного обозначения также усиливается за счет изобразительных элементов, представляющих стилизованные изображения трех звезд, из которых состоит пояс созвездия Ориона.

В свою очередь, часть "МЕТАЛЛ", представляющая собой слово русского языка "металл" или сокращение от слов "металлургия" и "металлический", может восприниматься потребителем как указание на материал, из которого изготавливаются заявленные товары 6-го класса МКТУ, или область деятельности, с которой связаны услуги 35, 37, 40-го класса МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана обозначения по заявке N 2017749878. В рассматриваем случае она носит дополнительный характер, является слабой частью словесного элемента "ОРИОНМЕТАЛЛ".

Оценивая сходство знаков по международным регистрациям N 1006785 и 1001685 "" и "", в которых слово "ORION" выполнено в латинице и является не единственным элементом обозначений, судебная коллегия также соглашается с выводом Роспатента, который признал его основным элементом, обусловливающим их индивидуализирующую способность. В отношении слов "COSTRUZIONI" и "INTERNATIONAL" Роспатент обоснованно указал, что они несут второстепенную смысловую нагрузку, не составляя со словом "ORION" качественно новой смысловой конструкции.

Относительно графических отличий сравниваемых обозначений Роспатент пришел к выводу о том, что они имеют второстепенное значение ввиду превалирования фонетического признака сходства. При этом Роспатент отметил, что, несмотря на выполнение слов "ОРИОН" и "ORION" в сравниваемых обозначениях буквами разных алфавитов, данное обстоятельство не определяет отсутствие визуального сходства, поскольку, в большинстве своем, использованные буквы имеют сходные начертания ("О" и "O", "Р" и "R", "Н" и "N").

Соглашаясь с таким выводом, судебная коллегия также отмечает, что использованные в изображениях буквы выполнены похожим шрифтом, не имеющим каких-либо ярко выраженных структурных особенностей, что подтверждает вывод Роспатента об их некотором графическом сходстве.

Анализ спорного и противопоставленных обозначений по графическому признаку сходства показал, что они имеют графические отличия, связанные с использованием в них различных цветовых сочетаний, различных по размеру графических элементов, однако они, по мнению судебной коллегии, не влияют на правильность вывода Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений в целом по фонетическому и семантическому критериям.

Данный вывод согласуется с общепринятым методологическим подходом, согласно которому при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Вывод Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений также согласуется также с позицией президиума Суда по интеллектуальным правам Суда по интеллектуальным правам, выраженной в постановлении по делу N СИП-261/2018 от 25.01.2019, согласно которой не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака.

Таким образом, при анализе сходства сравниваемых обозначений Роспатент правомерно исходил из сходства сильных (доминирующих) элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию, и пришел к правильному выводу о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловливает общий вывод об их сходстве, степень которой судебная коллегия определяет как среднюю.

Рассматривая вопрос об однородности товаров 6-го класса МКТУ и услуг 35, 37, 40-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана заявленного обозначения, Роспатент пришел к выводу о том, что они являются однородными товарам и услугам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Из материалов дела следует, что правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 1189771 предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 6-го класса МКТУ "moldings of metal for building; moldings of metal" / "moulers en metal pour la construction; moulers en metal", которые согласно буквальному переводу с французского и английского языков означают "отлитые или отформованные изделия металлические для строительства; отлитые или отформованные изделия металлические".

Поскольку товары 6-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась государственная регистрация обозначения по заявке N 2017749878 в качестве товарного знака, представляют собой используемые при строительстве изделия металлические, в том числе отлитые и отштампованные изделия из металла (например, "желоба, изгороди, кровли, сваи, ограждения, столбы, панели"), а также "теплицы переносные металлические", являющиеся конструкциями из профилированного металла, судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента об их однородности, отмечая при этом, что сравниваемые товары характеризуются общей родовой группой, имеют общее назначение, условия реализации, круг потребителей.

Государственная регистрация обозначения по заявке N 2017749878 в качестве товарного знака испрашивалась в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 369158 зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "распространение рекламных материалов и объявлений; реклама".

В связи с тем, что вышеуказанные услуги 35-го класса МКТУ противопоставленных обозначений представляют собой услуги по продвижению товаров и услуг, относятся к общей родовой группе, имеют общее назначение (продвижение товаров для третьих лиц), судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что они являются однородными.

Противопоставленному товарному знаку по международной регистрации N 1001685 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении услуг 37-го класса МКТУ "enterprises de fumisterie, peinture, , plomberie, couverture" ("предприятия по строительству и ремонту дымоходов, малярным работам, штукатурным работам, водопроводным, устройству кровли/крыш").

Роспатент пришел к правильному выводу о том, что указанные услуги являются однородными заявленным услугам 37-го класса МКТУ "обработка антикоррозионная; сооружение и ремонт складов", поскольку они относятся к строительству и ремонту металлоконструкций, поскольку они имеют общее назначение: строительство, возведение и ремонт объектов и конструкций, а также либо оказываются совместно, либо являются взаимодополняемыми.

Противопоставленному товарному знаку по международной регистрации N 1001685 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 37-го класса МКТУ "construction; ; services d'installation; entretien, , restauration, deconstructions civiles et industrielles" ("строительство; ремонт; монтажные услуги; техническое обслуживание, ремонт, реставрация, реновация гражданских и промышленных сооружений").

Названные услуги и услуги 37-го класса МКТУ "обработка антикоррозионная; сооружение и ремонт складов", а также услуги 40-го класса МКТУ "работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, а именно в отношении металлоконструкций и изделий из металла; работы сварочные" относятся к общей родовой группе (услуги монтажные, услуги строительства и ремонта зданий и сооружений), в отношении которых заявлено на регистрацию спорное обозначение, имеют общее назначение и круг потребителей, в связи с чем являются однородными.

Относительно однородности услуг, для которых испрашивалась правовая охрана обозначения по заявке N 2017749878 и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 686556, 686557, 687460, судебная коллегия исходит из следующего.

Вышеуказанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продажа аукционная".

Данные услуги относятся к родовой группе услуг по продвижению товаров, как и услуги 35-го класса МКТУ "продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла" заявленного на регистрацию обозначения, в связи с чем они являются однородными.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 687460 зарегистрирован в отношении услуг 37-го класса МКТУ "обработка антикоррозионная; лужение повторное; лакирование; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком", которые представляют собой различные виды услуг по обработке материалов. Данные услуги являются однородными услугам 37-го класса МКТУ "обработка антикоррозионная" и услугам 40-го класса МКТУ "обработка материалов; информация по вопросам обработки материалов", поскольку относятся к одной родовой группе, имеют один источник происхождения и могут сопутствовать друг другу.

Оценивая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, судебная коллегия определяет ее в качестве средней, учитывая, что все перечисленные выше товары и услуги либо относятся к одной группе, либо являются взаимодополняемыми.

С учетом изложенного судебная коллегия считает, что обозначение по заявке N 2017749878 является сходным до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 686556, 686557, 687460, 369158, а также товарными знаками по международным регистрациям N 1189771, 1006785, 1001685, правовая охрана на которые предоставлена иным лицам в отношении однородных товаров и услуг, в связи с чем государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование своей позиции об отсутствии сходства сравниваемых обозначений заявитель указывает, что обозначение "ОРИОНМЕТАЛЛ" интенсивно использовалось им и аффилированными лицами длительный период времени, в связи с чем приобрело дополнительную различительную способность.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума N 10 угроза смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя угрозу смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

С учетом указанного разъяснения длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака являются дополнительными (квалифицирующими) обстоятельствами, свидетельствующими о наличии угрозы смешения сравниваемых обозначений.

Поскольку сходство до степени смешения сравниваемых обозначений в силу изложенных выше обстоятельств является для суда очевидным, дополнительного установления повышенной различительной способности спорного обозначения, по мнению судебной коллегии, не требуется.

С учетом изложенного обстоятельства, связанные с использованием предпринимателем обозначения по заявке N 2017749878, не могут опровергать вывод Роспатента о несоответствии государственной регистрации данного обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, обстоятельства, на которые ссылается заявитель, касающиеся длительности и интенсивности использования им спорного обозначения в отношении товаров 6-го класса МКТУ и услуг 35, 37, 40-го классов МКТУ, не подтверждены соответствующими доказательствами. Заявителем не представлены документы, подтверждающие осуществление рекламной компании в отношении спорного обозначения, объемах и географии его использования, которые свидетельствовали бы о таком влиянии на восприятие потребителями данного обозначения, что приводило бы к невозможности его смешения с противопоставленными товарными знаками. Не имеется такой совокупности сведений и в представленном заявителем свидетельстве Вологодской ТПП N 2020001.

Не могут свидетельствовать о соответствии государственной регистрации обозначения по заявке N 2017749878 пункту 6 статьи 1483 ГК РФ и приведенные заявителем ссылки на принятые Роспатентом решения в отношении иных товарных знаков, поскольку делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств дела.

Указанное подтверждается позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 08.11.2006 N 8215/06, согласно которой ссылки на определенную практику регистрации аналогичных товарных знаков не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что они не являются предметом спора и обстоятельства их регистрации должны рассматриваться отдельно.

Довод заявителя о незаконности состава коллегии палаты по патентным спорам является необоснованным, поскольку в части процедуры принятия решения с 01.01.2008 (дата вступления в силу части четвертой ГК РФ) Правила N 56 применяются с учетом нормы пункта 4 статьи 1513 ГК РФ, в соответствии с которой Роспатент принимает собственное решение по рассматриваемому в административном порядке спору, а не утверждает решение Палаты по патентным спорам. В связи с этим повторное рассмотрение возражения составом коллегии Палаты по патентным спорам, частично совпадающим с первоначальным составом коллегии, не свидетельствует о наличии каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на законность оспариваемого решения Роспатента.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отказано правомерно.

Поскольку оспариваемое решение Роспатента соответствует требованиям закона и применимых при рассмотрении настоящего дела нормативных правовых актов, оно не может быть признано недействительным, в связи с чем требование заявителя об обязании Роспатента зарегистрировать данное обозначение не может быть удовлетворено.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин