Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 сентября 2020 г. по делу N СИП-1044/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку спорный и противопоставленный товарные знаки имеют высокую степень сходства, а индивидуализируемые ими товары являются однородными, что свидетельствует о возможности возникновения опасности их смешения в глазах потребителей

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 сентября 2020 г. по делу N СИП-1044/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 1 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 3 сентября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Борисовой Ю.В., Мындря Д.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булыгиной Н.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ул. Шпалерная, д. 34, лит. Б, пом. 13-Н, оф. 3/2, Санкт-Петербург, ОГРН 1127847161221) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 08.11.2019 об удовлетворении поступившего 08.08.2019 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 579342, о восстановлении правовой охраны этого товарного знака в полном объеме.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо BYK-Chemie GmbH (Abelstr. 45, 46483 Wesel (DE).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Спиридонова О.А. (по доверенности от 29.10.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ларионова М.К. (по доверенности от 27.01.2020) и Субботин А.А. (по доверенности от 07.04.2020);

от иностранного лица BYK-Chemie GmbH - Рыбин В.Н. (по доверенности от 18.05.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 08.11.2019 об удовлетворении поступившего 08.08.2019 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 579342, о восстановлении правовой охраны этого товарного знака в полном объеме.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо BYK-Chemie GmbH (далее - компания).

В обоснование заявленных требований общество, ссылаясь на анализ данных товарных знаков по фонетическому, графическому и семантическому критериям, указывает на необоснованность вывода Роспатента о сходстве до степени смешения между товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 579342 и товарным знаком "" по международной регистрации N 825225.

Общество указывает на то, что сравниваемые товарные знаки фонетически отличаются между собой из-за разного количества звуков, слогов и слов. Так, спорный товарный знак "" состоит из одного слова и трех слогов [ПО-ЛИ-ЭЙД], а противопоставленный товарный знак "" - из трех слов и семи слогов [ПО-ЛИ] [ЭЙ-ДИ] [СЁР-ВИ-СИЗ].

По мнению общества, сравниваемые товарные знаки имеют графические отличия и визуально воспринимаются как разные, при этом графическое исполнение и использование букв разных алфавитов усиливают различие данных знаков.

Общество полагает, что, несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки являются фантазийными, они имеют разное семантическое значение, так как в противопоставленном товарном знаке смысловое ударение падает на элемент "Services", который указывает на вид деятельности компании.

Общество также выражает несогласие с оценкой Роспатентом аналитической справки, подготовленной некоммерческим фондом "Исследования социально-экономических процессов" в 2019 году (далее - аналитическая справка).

С точки зрения общества, содержащийся в аналитической справке вывод об отсутствии сходства между спорным и противопоставленным товарным знаком является обоснованным.

Общество также полагает, что у потребителей его продукции и компании не может возникнуть заблуждение относительно производителя и поставщика, поскольку потребители такой продукции являются профессиональными участниками рынка (химиками-технологами), которые выбирают сырье по химическому составу, а не по товарным знакам.

При этом общество обращает внимание на то, что химический состав продукции компании не является полимерным, в связи с чем продукция компании не применяется для производства/переработки полиэтилена, тогда как продукция общества является полимерной и не пригодна для производства/переработки полиамида.

Кроме того, общество отмечает, что при рассмотрении возражения Роспатентом не принято во внимание, что его товары под спорным товарным знаком реализуются на рынке полимеров с 2012 года и по состоянию на 2019 год стали широко известны как универсальные модификаторы в качестве процессинговых добавок для полиэтилена, в то время как из представленных компанией документов усматриваются факты поставки небольшой партии товаров на территорию Российской Федерации, что, по мнению общества, не может подтверждать наличие заинтересованности в использовании принадлежащего компании товарного знака в России.

В представленном отзыве на заявление Роспатент просил отказать в его удовлетворении, указывая на законность и обоснованность оспариваемого ненормативного правового акта и отмечая, что при рассмотрении возражения им была установлена вероятность смешения сравниваемых товарных знаков.

Возражая против доводов заявителя об отсутствии сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками, Роспатент отмечает, что при рассмотрении возражения от 08.08.2019 им было установлено, что в противопоставленном товарном знаке сильным элементом является "PolyAd", потому что он занимает доминирующее положение и с него начинается восприятие потребителем товарного знака в целом, в связи чем данный словесный элемент выполняет основную индивидуализирующую функцию, при этом словесный элемент "Services" является неохраняемым и занимает в обозначении второстепенное положение.

Указанный вывод Роспатент обосновывает тем, что в соответствии с подходом, сформулированным в пунктах 6.3.1 и 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Основываясь на критериях, предусмотренных Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), Роспатент отмечает, что фонетическое сходство спорного и противопоставленного товарных знаков обусловлено звуковым тождеством начальных частей (Поли/Poly) и звуковым сходством конечных частей (эйд/Ad) сравниваемых товарных знаков, а также совпадением количества слогов спорного товарного знака и сильного словесного элемента противопоставленного товарного знака; сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка, и, следовательно, не обладают смысловым значением; сравниваемые товарные знаки невозможно сопоставить по графическому критерию, поскольку они представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами черного цвета; несмотря на отдельные отличия упомянутых товарных знаков, они ассоциируются между собой в целом; указанные в возражении товары 1-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) спорного товарного знака однородны товару 1-го класса МКТУ "химические продукты для пластиковых материалов" противопоставленного товарного знака, поскольку одна часть товаров 1-го класса МКТУ относится к одной видовой группе товаров - "вещества и материалы для использования в производстве резины и пластмасс", а другая часть товаров 1-го класса МКТУ является взаимодополняемой, так как представляет собой компоненты, первичные вещества, которые могут быть использованы при производстве пластмасс.

Кроме того, Роспатент указал, что содержащиеся в аналитической справке выводы касаются обозначений, существенно отличающихся от сравниваемых товарных знаков. При этом Роспатент отмечает, что по результатам данного исследования значительное число респондентов сочли сравниваемые обозначения сходными, что свидетельствует о возможности возникновения опасности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителя.

Возражая против довода заявителя о том, что спорный товарный знак активно используется обществом в течение длительного времени, Роспатент указывает на то, что данное обстоятельство имеет второстепенное значение и не влияет на вывод Роспатента об угрозе смешения сравниваемых товарных знаков.

Компанией отзыв на заявление не представлен.

В судебном заседании, состоявшемся 01.09.2020, представитель общества поддержал правовую позицию, изложенную в заявлении, просил удовлетворить его.

Представители Роспатента и компании против удовлетворения заявления возражали, считая, что оспариваемое решение является законным и обоснованным.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 579342, зарегистрированного 30.06.2016 с приоритетом от 26.05.2015 по заявке N 2015715558 в отношении широкого перечня товаров 1, 17-го и услуг 35-го классов МКТУ.

В Роспатент 08.08.2019 поступило возражение компании против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 579342, мотивированное тем, что регистрация названного товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в отношении товаров 1-го класса МКТУ "альдегиды; ацетаты: ацетилен; вещества поверхностно-активные; гидразин; гликоли; дисперсии пластмасс; желатин для промышленных целей; казеин для промышленных целей; катализаторы: пластизоли; пластификаторы; пластмассы необработанные; препараты химические для конденсации; производные бензола; производные целлюлозы; силиконы: усилители химические для каучука (резины); ускорители вулканизации: ферменты для промышленных целей: ферменты для химических целей: целлюлоза; эфиры сложные; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей: эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей".

В обоснование возражения компания указала на ассоциирование спорного товарного знака с принадлежащим ей товарным знаком "" по международной регистрации N 825225 в отношении товаров 1-го класса МКТУ, однородных товарам "химические продукты для пластмасс", за счет фонетического и визуального сходства сравниваемых обозначений. При этом компания заявила о своей заинтересованности в поставке продукции (химических продуктов для производства и переработки пластических материалов) на территорию Российской Федерации.

Решением Роспатента от 08.11.2019 возражение компании было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 579342 признано недействительным в отношении товаров 1-го класса МКТУ "альдегиды; ацетаты [химические вещества]: ацетилен; вещества поверхностно-активные; гидразин; гликоли; дисперсии пластмасс; желатин для промышленных целей; казеин для промышленных целей; катализаторы: пластизоли; пластификаторы; пластмассы необработанные; препараты химические для конденсации; производные бензола; производные целлюлозы [химические вещества]; силиконы: усилители химические для каучука (резины); ускорители вулканизации: ферменты для промышленных целей: ферменты для химических целей: целлюлоза; эфиры сложные; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей: эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей".

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 825225, зарегистрированного в отношении товаров 1-го "химические продукты для пластиковых материалов", услуг 40-го классов МКТУ и имеющего более раннюю дату приоритета по сравнению со спорным товарным знаком.

Проведя сравнительный анализ спорного и противопоставленного товарных знаков, Роспатент установил их сходство по фонетическому критерию за счет одинакового количество слогов (три) и шести тождественных звуков, расположенных в одинаковом порядке, учитывая в том числе, что словесный элемент "Services" является неохраняемым, а словесные элементы "Ad" (Эд) и "Эйд" имеют сходную фонетику.

Роспатент также установил, что товары 1-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака включают родовое наименование товаров "химические вещества для пластиковых материалов", к которому могут быть отнесены все товары оспариваемого перечня товаров 1-го класса МКТУ.

Принимая во внимание, что одни товары 1-го класса МКТУ являются видовыми относительно группы товаров "вещества и материалы для использования в производстве резины и пластмасс", а другие - взаимодополняемыми по отношению к ней, так как представляют собой компоненты и первичные вещества, которые могут быть использованы при производстве пластмасс, Роспатент пришел к выводу об однородности спорных товаров 1-го класса МКТУ, указанных в перечне регистрации спорного товарного знака, с товаром 1-го класса МКТУ "химические продукты для пластмасс" противопоставленного товарного знака.

Не согласившись с принятым решением Роспатента и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает права и законные интересы, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, письменных объяснениях, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Установленный законом срок на оспаривание решения Роспатента обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом и компанией.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2015715558 на регистрацию товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 579342 (26.05.2015) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила N 32.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 этого Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ предусмотрено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Понятие "лицо, заинтересованное в оспаривании правовой охраны товарного знака" не определено в действующем гражданском законодательстве.

Вместе с тем предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ограничение установлено в интересах правообладателя товарного знака, имеющего более раннюю дату приоритета, в связи с чем лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, может быть признан правообладатель товарного знака, тождественного или сходного со спорным товарным знаком, зарегистрированного в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2019 по делу N СИП-158/2018 и от 27.05.2019 по делу N СИП-398/2018.

В связи с этим суд признает несостоятельной ссылку общества на отсутствие у компании заинтересованности в подаче возражения по причине поставки на территорию Российской Федерации товара небольшими партиями.

Судебная коллегия также полагает возможным отметить, что при определении заинтересованности лица положения пункта C (1) статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1983 года о необходимости учета всех фактических обстоятельств не применяются, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ наличие противопоставленного товарного знака у лица является достаточным основанием для признания его заинтересованным в подаче возражения.

Так, в пункте 2 статьи 1513 ГК РФ урегулированы вопросы охраноспособности товарного знака, заявленного на регистрацию, при этом в нем не содержится положений, регламентирующих процедуру оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, в том числе условия определения лица заинтересованным в таком оспаривании.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2019 по делу N СИП-398/2018.

Рассмотрев доводы заявителя относительно отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 579342 и товарным знаком "" по международной регистрации N 825225, суд приходит к выводу об их необоснованности в силу следующего.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В силу пункта 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В соответствии с подпунктом "а" пункта 14.4.2.2 Правил N 32 звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Подпунктом "б" пункта 14.4.2.2 тех же Правил предусмотрено, что графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, цветовая гамма.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 579342 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 1, 17-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" по международной регистрации N 825225 зарегистрирован Международным бюро ВОИС 11.05.2004 с конвенционным приоритетом от 19.03.2004 и представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов "PolyAd" и "Services", выполненных в две строки, при этом словесный элемент "PolyAd" выполнен жирным черным шрифтом буквами латинского алфавита, а словесный элемент "Services" выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации данному знаку предоставлена в отношении товаров 1-го класса "химические продукты для пластиковых материалов" и услуг 40-го класса МКТУ, с указанием словесного элемента "Services" в качестве неохраняемого.

Согласно правовому подходу, изложенному в пункте 3 Методических рекомендаций N 197, действовавших на дату приоритета спорного товарного знака, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В пункте 4.2.4.2 Методических рекомендаций N 197 разъяснено, что если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов (например, ПИЦЦА СЧАСТЬЯ, ФОРМУЛЫ ВИН), то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов (FASHION COLOURS - COLORS).

В то же время необходимо учитывать, что совпадение или сходство неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений (например, KALPOL INTERNATIONAL - KOLPAL INTERNATIONAL; ВЕГА КОСМЕТИКА - VEGAS COSMETICS).

Исследовав вышеупомянутые товарные знаки в соответствии с вышеприведенными правилами и подходами, Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о том, что их сходство обусловлено фонетическим тождеством начальных частей (Поли/Poly) и фонетическим сходством конечных частей (AID/Ad) сравниваемых словесных элементов, а также совпадением количества слогов спорного товарного знака и сильного словесного элемента противопоставленного товарного знака.

Как верно отметил Роспатент, в противопоставленном товарном знаке сильным является словесный элемент "PolyAd", поскольку он занимает в товарном знаке доминирующее положение и именно с него начинается восприятие потребителем товарного знака, в связи с чем указанный словесный элемент выполняет в противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию, а словесный элемент "Services" имеет лишь уточняющее, второстепенное значение.

Доминирование словесного элемента "PolyAd" также обусловлено тем, что словесный элемент "Services" является неохраняемым элементом товарного знака по международной регистрации N 825225.

Роспатент при сравнении спорного и противопоставленного товарных знаков обоснованно руководствовался разъяснением, данным в пункте 4.2.4.2 Методических рекомендаций N 197, согласно которому, если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

В отношении фонетического признака сходства сравниваемых товарных знаков судебная коллегия отмечает следующее.

Фонетическое сходство словесных элементов "PolyAd" и "ПОЛИЭЙД" обусловлено звуковым тождеством начальных частей (Poly) и звуковым сходством конечных частей (AID/Ad) сравниваемых товарных знаков, а также совпадением количества слогов оспариваемого товарного знака и сильного словесного элемента противопоставленного товарного знака.

Довод общества о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому признаку сходства, подлежит отклонению по следующим основаниям.

Вопреки мнению заявителя, спорный товарный знак и сильный элемент противопоставленного товарного знака состоят из трех слогов, а конечная часть элемента "PolyAd" произносится как "эд" (один слог), а не "эй-ди" (два слога). Как правильно указал Роспатент, буквосочетание "Ad" представляет собой закрытый слог (то есть оканчивающийся на согласный звук) и в соответствии с правилами фонетики английского языка буква "A" в закрытом слоге произносится как аналог русского звука "э", в то время как буква "d", закрывающая слог, произносится в этом случае как русский звук "д", а не "ди".

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента о том, что словесные элементы "Полиэйд" / "PolyAd" не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть не обладают смысловым значением.

Роспатентом обоснованно была отклонена ссылка заявителя на наличие у сравниваемых словесных обозначений смысловых значений, созданных путем объединения значений частей слов: "Полиэйд" - множественная/разнообразная помощь, а "PolyAd Services" - полимеризованная пластмасса - реклама/преимущество - услуги.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что установление семантического значения заявленного обозначения осуществляется в том числе с учетом того значения, которые ему придается самим заявителем в заявке на регистрацию товарного знака в разделе "Описание заявленного обозначения".

Как усматривается из материалов заявки N 2015715558, обращаясь с данной заявкой, общество в разделе "Описание заявленного обозначения" указало на то, что заявленное обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам и услугам.

Таким образом, довод заявителя о наличии у обозначения "Полиэйд" семантического значения противоречит его же позиции, выраженной при подаче заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака.

При таких обстоятельствах Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что спорный и противопоставленный товарные знаки не могут быть сопоставлены по семантическому признаку сходства.

Не принимаются судебной коллегией и доводы общества относительно наличия между сравниваемыми обозначениями существенных графических отличий.

Как верно установил Роспатент в оспариваемом решении, словесные элементы "Полиэйд" и "PolyAd" выполнены стандартным шрифтом буквами черного цвета кириллического и латинского алфавитов, расположенными в одинаковом порядке, в связи с чем какие-либо графические особенности, которые могли бы влиять на различное визуальное восприятие этих обозначений, отсутствуют.

Таким образом, Роспатент в оспариваемом решении пришел к обоснованному выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 579342 и товарный знак по международной регистрации N 825225 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве.

При этом суд полагает, что с учетом оценки сравниваемых обозначений по вышеприведенным критериям сходство этих обозначений между собой можно квалифицировать как высокое.

Содержащиеся в представленной заявителем аналитической справке выводы об отсутствии сходства обозначений "POLYAID" и "POLY AD SERVICES", наличии у них различительной способности обоснованно не были учтены Роспатентом при формировании вывода о наличии вероятности смешения данных обозначений.

Как правильно установил Роспатент, социологическое исследование, результаты которого отражены в указанной аналитической справке, проведено в отношении обозначений, имеющих существенные отличия от товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 579342 и товарного знака по международной регистрации N 825225.

Роспатент также верно обратил внимание на то, что даже по результатам исследования измененных обозначений 37,4% опрошенных респондентов посчитали, что они имеют высокую степень сходства.

В этой связи Роспатент правомерно сослался на то, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 для установления несоответствия регистрации товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ достаточно уже самой опасности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителя. При этом угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же лицу, оказывающему услуги.

Суд по интеллектуальным правам также соглашается с выводом Роспатента об однородности части товаров 1-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров 1-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Согласно пункту 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Роспатент при установлении однородности товаров также сослался на правовые подходы, изложенные в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, согласно которому при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по признакам однородности товаров, которые подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками.

Судебная коллегия, проведя анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров, указанных в перечне регистрации противопоставленного товарного знака, установила следующее.

Товары 1-го класса МКТУ спорного товарного знака "дисперсии пластмасс; пластизоли; пластмассы необработанные; производные целлюлозы [химические вещества]; силиконы; ускорители вулканизации; целлюлоза; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей", являются однородными товарам 1-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к одной видовой группе товаров "вещества и материалы для использования в производстве резины и пластмасс", следовательно, имеют одно назначение (сырье для производства пластиковых материалов), круг потребителей (производства химической промышленности) и условия реализации.

Товары 1-го класса МКТУ спорного товарного знака "альдегиды; ацетаты [химические вещества]; ацетилен; вещества поверхностно-активные; гидразин; гликоли; желатин для промышленных целей; казеин для промышленных целей; катализаторы; эфиры сложные; ферменты для промышленных целей; ферменты для химических целей; пластификаторы; препараты химические для конденсации; производные бензола" также являются однородными товарам 1-го класса МКТУ "химические продукты для пластиковых материалов", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Делая данный вывод, Роспатент обоснованно исходил из того, что указанные товары представляют собой компоненты, первичные вещества, которые могут быть использованы при производстве пластмасс, в связи с чем являются взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей (производства химической продукции) и условия реализации.

Изложенный в заявлении довод заявителя о том, что производимые им товары отличаются химическим составом от товаров, производимых правообладателем противопоставленного товарного знака, в связи с чем сравниваемые товары 1-го класса МКТУ не являются однородными, поскольку имеют разное назначение и разный круг потребителей, подлежит отклонению в силу того, что оценка однородности товаров осуществляется на основании признаков однородности, приведенных в пункте 14.4.3 Правил N 32, и в отношении товаров, в том виде, в каком они приведены в перечне соответствующей регистрации.

Следовательно, факт производства заявителем товаров, имеющих иной химический состав, чем товары, производимые компанией, не опровергает выводы Роспатента об однородности товаров 1-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, и товаров 1-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 18.07.2006 N 2979/06, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений и высокую степень однородности индивидуализируемых ими товаров, суд приходит к выводу о том, что существует вероятность смешения этих обозначений в гражданском обороте. Данное обстоятельство, в свою очередь, обуславливает вывод о том, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Ссылки заявителя на отсутствие угрозы смешения продукции заявителя и третьего лица в гражданском обороте в связи с длительным использованием им спорного обозначения на территории Российской Федерации и незначительным объемом поставок компании, подлежат отклонению, так как бесконфликтное сосуществование товарных знаков может иметь решающее значение лишь в случае, когда сходство товарных знаков до степени смешения носит неоднозначный (дискуссионный) характер.

Вместе с тем, поскольку судом установлены высокие степени сходства сравниваемых обозначений и однородности индивидуализируемых ими товаров, использование спорного товарного знака обществом является обстоятельством, которое имеет второстепенное значение и не влияет на вывод Роспатента об угрозе смешения сравниваемых товарных знаков.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.И. Мындря