Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2020 г. по делу N СИП-383/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по возражению против выдачи патента на изобретение, поскольку изобретение по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2020 г. по делу N СИП-383/2020
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 9 сентября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций и промышленного оборудования "Модуль-Ф" (ул. Доронинская, д. 50, г. Вологда, 160014, ОГРН 1103525000446) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.01.2020.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Модульные кабельные системы" (ул. П. Добрынина, д. 11, г. Ясногорск, Ясногорский район, Тульская область, 301030, ОГРН 1137154012820).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций и промышленного оборудования "Модуль-Ф" - Андреева М.Ю. (по доверенности от 13.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Беликов И.В. (доверенность от 06.08.2020 N 01/32-824/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Модульные кабельные системы" - Попонина Е.М. (доверенность от 11.10.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций и промышленного оборудования "Модуль-Ф" (далее - общество "ЗМПО "Модуль-Ф") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 28.01.2020, принятого по возражению от 28.06.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 2551891 на изобретение (МПК H02G).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Модульные кабельные системы" (далее - общество "ПКФ "МКС").

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором считает заявленные требования необоснованными, просит отказать в их удовлетворении, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого решения.

Третье лицо представило письменные пояснения, в которых изложенные в заявлении доводы считает необоснованными, поддерживает выводы оспариваемого решения.

Заявитель дополнительно представил письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества "ЗМПО "Модуль-Ф" поддержал заявленные требования. Представитель заявителя пояснил, что в результате рассмотрения возражения независимые пункты 7 и 11 формулы спорного изобретения исключены из правовой охраны, в указанной части решение не оспаривает, а просит признать оспариваемое решение недействительным в части признания изобретения по скорректированной формуле от 03.09.2019 соответствующим условиям патентоспособности и выдачи нового патента на изобретение с указанной формулой.

Роспатент поддержал обжалуемое решение, просил отказать в удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Общество "ПКФ "МКС" поддержало обжалуемое решение, возражало против удовлетворения заявленных требований.

При рассмотрении настоящего спора суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2551891 на изобретение "Кабельный ввод, уплотнительный модуль кабельного ввода и компрессионный блок кабельного ввода" выдан по заявке N 2014107531 от 28.02.2014 (далее - патент N 2551891, спорный патент). Обладателем исключительного права на указанное изобретение является общество "ПКФ "МКС".

Патент N 2551891 выдан со следующей формулой изобретения:

1. "Кабельный ввод, содержащий корпус в виде прямоугольной рамы, с размещенными в ее внутреннем пространстве послойно и разделенными, по меньшей мере, одной фиксирующе-уплотняющей прокладкой, по меньшей мере, одним уплотнительным модулем в виде разъемного призматического основания с, по меньшей мере, одной сквозной цилиндрической полостью и с набором адаптационных прокладок, и, по меньшей мере, одним компрессионным блоком в виде клинового механизма с двумя сжимаемыми клиньями, отличающийся тем, что уплотнительный модуль выполнен согласно пп. 7-10, а компрессионный блок выполнен согласно пп. 11-14, при этом фиксирующе-уплотняющая прокладка выполнена тонколистовой объемно-штампованной и включает фиксирующие выступы, охватывающие прямоугольную раму по толщине и разнесенные по обе стороны ширины ее внутреннего пространства, и дополнительные выступы для фиксации уплотнительных модулей и элементов клинового механизма компрессионного блока по их длине, при этом дополнительные выступы с каждой стороны выполнены в количестве, не менее двух и отогнуты по разные стороны относительно друг друга.

2. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что включает, по меньшей мере, один призматический цельнолитой заполняющий модуль, повторяющий по форме уплотнительный модуль.

3. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что одна рабочая поверхность каждого из сжимаемых клиньев компрессионного блока в собранном виде выполнена контактирующей с внутренней поверхностью прямоугольной рамы.

4. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что внутреннее пространство прямоугольной рамы включает, по меньшей мере, одну перегородку.

5. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что его взаимно-контактирующие поверхности, включая резьбовые соединения, покрыты герметизирующим составом.

6. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что корпус снабжен герметизирующей прокладкой, размещенной по периметру рамы с ее наружных по отношению к внутреннему пространству сторон.

7. Уплотнительный модуль кабельного ввода, включающий разъемное призматическое основание с, по меньшей мере, одной сквозной цилиндрической полостью и с набором разъемных адаптационных прокладок, отличающийся тем, что сквозная цилиндрическая полость каждого из парных элементов разъемного основания включает, по меньшей мере, одну фиксирующую глухую полость, а каждый из парных элементов разъемных адаптационных прокладок выполнен объемным в виде упругой тонкостенной полуцилиндрической скорлупы с, по меньшей мере, одной собственной фиксирующей глухой полостью, повторяющей по форме своей выступающей частью фиксирующую глухую полость каждого из парных элементов разъемного основания, либо фиксирующую глухую полость соседнего парного элемента соседней разъемной адаптационной прокладки, при этом сечение сквозной цилиндрической полости разъемного основания, в том числе оснащенное, по меньшей мере, одной разъемной адаптационной прокладкой, соответствует поперечному сечению уплотняемого кабеля.

8. Уплотнительный модуль по п. 7, отличающийся тем, что фиксирующая глухая полость сквозной цилиндрической полости каждого из парных элементов разъемного основания или фиксирующая глухая полость каждого парного элемента разъемной адаптационной прокладки выполнены в виде элементов цилиндрических поверхностей, ограниченных по их бокам параллельными плоскостями, а по длине фасками.

9. Уплотнительный модуль по п. 7, отличающийся тем, что разъемные адаптационные прокладки снабжены элементами маркировки рекомендуемого диаметра кабеля.

10. Уплотнительный модуль по п. 7, отличающийся тем, что сквозные цилиндрические полости каждого из парных элементов разъемного основания снабжены максимальным количеством разъемных адаптационных прокладок и заглушкой, имитирующей сечение кабеля минимального поперечного сечения и содержащей, по меньшей мере, один фиксирующий выступ, повторяющий по форме фиксирующую глухую полость контактирующего с ним парного элемента разъемной адаптационной прокладки (т.е. выполнен в виде элемента цилиндрической поверхности, ограниченной по ее бокам параллельными плоскостями, а по длине фасками).

11. Компрессионный блок кабельного ввода, включающий клиновой механизм с двумя сжимаемыми клиньями, выполненными с возможностью перемещения друг к другу и друг от друга с помощью винтового механизма, отличающийся тем, что включает один нажимной клин с двумя, расположенными симметрично рабочими поверхностями и одной нажимной поверхностью, при этом две рабочие поверхности сжимаемых клиньев расположены в одной плоскости, а две другие рабочие поверхности взаимодействуют (соответственно) с рабочими поверхностями нажимного клина.

12. Компрессионный блок по п. 11, отличающийся тем, что винтовой механизм выполнен в виде одного сквозного отверстия в одном сжимаемом клине, одного ответного резьбового отверстия в другом клине и, собственно, винта, при этом оси отверстий параллельны расположенным в одной плоскости рабочим поверхностям сжимаемых клиньев, а винт проходит через сквозное отверстие одного сжимаемого клина и завернут в ответное резьбовое отверстие другого сжимаемого клина.

13. Компрессионный блок по п. 11, отличающийся тем, что нажимной клин клинового механизма со стороны рабочих поверхностей снабжен продольным пазом для размещения винта в разведенном состоянии сжимаемых клиньев, при этом стенки паза выполнены с возможностью упругого взаимодействия со стержнем винта.

14. Компрессионный блок по п. 11, отличающийся тем, что на дальних краях рабочих поверхностей сжимаемых клиньев, расположенных в одной плоскости, выполнены упоры в виде поперечных буртиков".

К описанию изобретения приведены следующие графические материалы:

Как указано в описании спорного изобретения, задача, решаемая группой связанных единым замыслом изобретений и достигаемый технический результат заключаются в создании нового кабельного ввода, оснащенного собственными уплотнительными модулями и компрессионным блоком, которые в совокупности обеспечивают простое надежное уплотнение и фиксацию кабелей, проводов, труб, тросов, линий и им подобных изделий (т.н. уплотняемых элементов) в стене, коммутационном шкафу и им подобных сооружениях, а также их оперативный с высокой производительностью (с высокой скоростью) и многократный монтаж-демонтаж, изменение типоразмера и замену одного на другое. Дополнительно, для уплотнительного модуля обеспечивается простота подбора с помощью компенсационных прокладок необходимого проходного сечения уплотняемого элемента и простейшего перехода на его новый типоразмер - с высокой скоростью, без ущерба точности повторного возврата прокладок и надежности соединений (без использования крепежа). Дополнительно, для компрессионного блока обеспечивается предельная простота конструкции, минимальные габаритные размеры в исходном состоянии, увеличенный рабочий ход нажимного клина, эксплуатационная надежность и возможность многократного монтажа-демонтажа с максимально возможной для винтового соединения скоростью.

Общество "ЗМПО "Модуль-Ф" 28.06.2019 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента на названное изобретение, ссылаясь на его несоответствие условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", установленному пунктом 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

К возражению, с учетом дополнений, были приложены следующие материалы:

- патент RU 110163, опубликован 10.11.2011;

- "Большой толковый словарь русского языка", С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство "Норинт", 2000, стр. 1199 (далее - Большой толковый словарь русского языка, стр. 1199);

- патент RU 117558, опубликован 27.06.2012;

- международная заявка на патент WO 2012/888898, опубликована 19.01.2012;

- патент UK 2204922, опубликован 23.11.1988;

- патент US 6590160, опубликован 08.07.2003;

- патент RU 115128, опубликован 20.04.2012;

- патент RU 2460187, опубликован 27.08.2012;

- патент CA 757231, опубликован 18.04.1967;

- патент DE 202006017469, опубликован 15.02.2007;

- патент RU 118478, опубликован 20.07.2012;

- заявка на патент US 2009/0315273, опубликована 24.12.2009;

- патент GB 2186443, опубликован 12.08.1987;

- "Временные рекомендации по герметизации вводов кабелей предприятий связи", Москва, 1982 год;

- протокол осмотра доказательств от 24.06.2019 интернет-сайта "http://www.gerzelectric.ru/" с помощью интернет-сервиса "webarchive";

- каталоги "Рамы "SB" и "SBO", "Уплотнительная вставка "RR" марки bst", размещенные на интернет-сайте "http://www.gerzelectric.ru/".

"Большой толковый словарь русского языка", С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство "Норинт", 2000, стр. 798 (далее - далее - Большой толковый словарь русского языка, стр. 798).

Возражение заявителя было мотивировано тем, что все признаки, содержащиеся в независимом пункте 7 формулы, характеризующей группу изобретений по спорному патенту, присущи решению, известному из патента RU 110163, все признаки, содержащиеся в независимом пункте 11 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, присущи решению, известному из патента RU 2460187, и - все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1, а также в зависимых пунктах 2 - 6, 8 - 10, 12 - 14 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, известны из представленных с возражением источников информации в совокупности.

Третье лицо представило в Роспатент отзыв на возражение, в котором указало, что в представленных заявителем источниках информации отсутствуют сведения обо всех признаках независимых пунктов 1, 7, 11 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту. Также в отзыве указаны источники информации "Терминологический словарь по строительству на 12 языках", ВНИИИС Госстроя СССР, и "Словарь синонимов русского языка".

При этом с дополнениями к отзыву третье лицо представило в Роспатент уточненную формулу, характеризующую группу изобретений по оспариваемому патенту, скорректированная путем внесения в независимый пункт 1 признаков независимых пунктов 7 и 11 вышеприведенной формулы.

В ходе рассмотрения возражения 28.06.2019 коллегия Палаты по патентным спорам в порядке пунктов 4.9 и 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), приняла к рассмотрению уточненную формулу изобретения, скорректированную путем включения в независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, признаков независимых пунктов 7 и 11 вышеприведенной формулы. Материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в отношении упомянутой уточненной формулы.

По результатам проведенного поиска 07.11.2019 был представлен отчет о поиске и заключение по его результатам, согласно которым изобретение по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ.

При этом заявитель представил в Роспатенте письменное мнение от 20.12.2019, настаивал на неправомерности уточненной формулы изобретения.

Роспатент, рассмотрев доводы заявителя относительно скорректированной формулы спорного изобретения, отклонил их и пришел к выводу о том, что внесение независимых пунктов 7 и 11 вышеприведенной формулы в независимый пункт 1 этой формулы с изменением подчиненности зависимых пунктов 8 - 10, 12 - 14 данной формулы от независимого пункта 1 является правомерной.

Указанные обстоятельства послужили основанием для принятия Роспатентом решения от 28.06.2019, которым возражение заявителя удовлетворено частично, выдан новый патент на изобретение с формулой, представленной третьим лицом 03.09.2019.

Не согласившись с решением Роспатента от 28.06.2019 (далее - оспариваемое решение), общество "ЗМПО "Модуль-Ф" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением, в котором просит оспариваемое решение признать недействительным.

Общество "ЗМПО "Модуль-Ф" в своем заявлении не оспаривает выводы решения Роспатента от 28.06.2019 в части признания спорного решения по независимым пунктам 7 и 11 формулы, характеризующим группу изобретений по спорному патенту, несоответствующими условию патентоспособности "новизна".

В своем заявлении общество "ЗМПО "Модуль-Ф" указывает на то, что оспариваемое решение не соответствует пункту 2 статьи 1350 ГК РФ в части признания предоставленной заявителем уточненной формулы изобретения соответствующей условию патентоспособности "изобретательский уровень", а также в части выдачи нового патента на изобретения с указанием в нем зависимых пунктов 7-12 по скорректированной формуле.

Заявитель настаивает на том, что дополнительный поиск по скорректированной формуле был проведен экспертизой не в полном объеме и некачественно.

Общество "ЗМПО "Модуль-Ф" указывает на то, что экспертиза не выявила патентный документ US4291195, дата публикации 22.09.1981. Ссылаясь на графические материалы (фиг. 1, 3) и описание указанного патента (колонка 4, строки 19-35), считает, что в указанном документе приведена фиксирующе-уплотняющая прокладка, которая включает фиксирующие выступы, охватывающие прямоугольную раму по толщине и разнесенные по обе стороны ширины ее внутреннего пространства, и дополнительные выступы для фиксации уплотнительных модулей и элементов клинового механизма компрессионного блока по их длине, при этом дополнительные выступы с каждой стороны выполнены в количестве, не менее двух и отогнуты по разные стороны относительно друг друга.

Заявитель считает также, что признак "фиксирующе-уплотняющая прокладка включает дополнительные выступы для фиксации уплотнительных модулей и элементов клинового механизма компрессионного блока по их длине, при этом дополнительные выступы с каждой стороны выполнены в количестве, не менее двух и отогнуты по разные стороны относительно друг друга" полностью соответствует изобретению по патенту US 4291195, где указано, что между рядов блоков 3, 4 вставляются фиксирующие полосы 7, которые служат для удержания блоков 3, 4 в правильных положениях в раме и облегчения сборки. Полосы 7 изготовлены из тонкого листового металл, вдоль обоих краев они снабжены язычками 7а, отогнутыми в противоположных направлениях, перпендикулярно плоскости фиксирующей полосы.

Кроме того общество "ЗМПО "Модуль-Ф", указывает, что признак исполнения прокладок штампованными известен из источника "Комаров, Абрам Маркович. Справочник для теплотехники электростанций [Текст]/А.М. Комаров и В.В. Лукницкий. - 2-е изд., перераб. - Москва; Ленинград: изд-во и тип. Госэнергоиздата, 1949 (Москва). 360 с. (стр. 41), где указано, что "металлические прокладки применяются: точеные зубчатые, штампованные гофрированные, штампованные с асбестовым сердечником и медные из отходов кабеля или провода".

Кроме того, заявитель считает, что признак изобретения, касающийся объемной штамповки, также не был рассмотрен при поиске.

Таким образом, заявитель считает, что экспертиза выполнена некачественно, как первоначально, при выдаче патента, так и при проведении дополнительного информационного поиска по уточненной формуле, поскольку экспертиза не выявила все источники информации, из которых известны признаки спорного изобретения.

Кроме того, заявитель считает, что Роспатент необоснованно не отложил заседание Палаты по патентным спорам 20.12.2019 по ходатайству заявителя и не направил уточненную формулу изобретения на повторный поиск.

Относительно выдачи нового патента на изобретения по скорректированной формуле заявитель считает несоответствующим законодательству внесение изменений с указанием зависимыми пунктов 7-12 по скорректированной формуле.

Заявитель указывает, что в отношении п. 1 признаки, изложенные в п. 7-12 скорректированной формулы, были альтернативными, и следовательно не могут быть зависимыми в скорректированной формуле. При этом заявитель не оспаривает то обстоятельство, что независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу изобретений по спорному патенту, содержал в себе указания на независимые пункты 7 и 11 этой формулы, которое обусловлено лишь изложением данного независимого пункта данной формулы без полного повторения в нем.

В обоснование своих доводов заявитель указывает, что в первоначальной формуле признаки, указанные оборотом как "согласно пп. 7-10, пп. 11-14" являются альтернативными признаками - "... согласно п. 7 или согласно п. 8 или согласно п. 9 или согласно п. 10", соответственно "... согласно п. 11 или согласно п. 12 или согласно п. 13 или согласно п. 14". Поскольку зависимые пункты 7-12 к пункту 1 скорректированной формулы, ранее являлись зависимыми к п. 7 и п. 11 формулы изобретения, которые признаны неохраноспособными, и в отношении пункту 1 признаки, изложенные в пунктах 7-12 скорректированной формулы, были альтернативными, то они не могут быть зависимыми в скорректированной формуле.

Общество "ЗМПО "Модуль-Ф" указывает, что поскольку согласно пункту 10.8.1.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент ИЗ) все зависимые пункты к независимому пункту 1 были указаны в первоначальной формуле изобретения, иных зависимых пунктов не было указано, то внесение изменений в пункты 7-12 по скорректированной формуле не соответствует п. 10.8.1.2 Регламента ИЗ.

В обоснование того, что оспариваемое решение затрагивает его права и обязанности заявитель указал, что он занимается деятельностью по производству кабельной продукции, и что между ним и третьим лицом имеется судебный спор по делу N А40-309479/2018 о защите исключительного права на спорный патент.

В судебном заседании представитель общества "ЗМПО "Модуль-Ф" подтвердил, что мотивы настоящего заявления фактически сводятся к двум доводам:

1. Заявитель считает, что дополнительный информационный поиск по скорректированной формуле спорного патента не может считаться проведенным, поскольку он не выявил патент US 4291195, опубликованный 22.09.1981, тогда как данный источник подтверждает несоответствие формулы спорного патента условию патентоспособности "изобретательский уровень".

2. Заявитель считает, что скорректированная формула изобретения расширила объем правовой охраны, в результате того, что в независимый пункт 1 включены признаки пунктов 7-10 и 11-14, тогда как ранее пункты 7 и 11 сами были независимыми, а признаки пунктов 8-10 и 2-14 были зависимы не от пункта 1, а от пунктов 7 и 11.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, в отзыве на заявление и в письменных пояснениях, заслушав пояснения представителей сторон и третьего лица, исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок для подачи заявления обществом "ЗМПО "Модуль-Ф" не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 и заявителем не оспариваются.

При проверке решения Роспатента от 28.01.2020 на соответствие законам и иным нормативным правовым актам суд установил следующее.

С учетом даты подачи заявки N 2014107531, по которой выдан спорный патент (28.02.2014), правовая база для оценки патентоспособности спорного изобретения включает ГК РФ, Регламент ИЗ и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 10.7.4.3(1.1) Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Согласно пункту 10.8.1.2 Регламента ИЗ многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретений. Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, соблюдаются следующие правила:

- независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (наличие такой ссылки, т.е. изложение независимого пункта в форме зависимого, допустимо лишь в случае, когда это позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другому изобретению заявляемой группы);

- все зависимые пункты формулы группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных изобретений группы привлекаются зависимые пункты одного и того же содержания.

Согласно пункту 24.5(2) Регламента ИЗ в том случае, когда в формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающие одно из таких понятий.

Согласно пункту 24.5.2(1) Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно пункту 24.5.2(4) Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой.

Согласно пункту 24.5.3(1) Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно пункту 24.5.3(2) Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 24.5.4(3) Регламента ИЗ патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение в случае внесения патентообладателем по предложению коллегии изменений в формулу изобретения оспариваемого патента решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Группе изобретений по спорному патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Возражение заявителя рассмотрено Роспатентом в порядке, установленном статьями 1248 и 1398 ГК РФ, а также Правилами ППС в части, не противоречащей ГК РФ.

В соответствии с данным порядком патент на изобретение оспаривается путем подачи соответствующего возражения в Роспатент.

При рассмотрении такого возражения повторная экспертиза спорного изобретения в полном объеме не проводится, а проверяется обоснованность доводов, изложенных в возражении, с учетом представленных вместе с ними материалов.

При этом действующее законодательство не ограничивает возможность многократного оспаривания патента на изобретение в административном порядке одним и тем же лицом.

Суд по интеллектуальным правам, изучив доводы заявления общества "ЗМПО "Модуль-Ф", отклоняет их как необоснованные.

Как следует из текста оспариваемого решения и материалов дела, при рассмотрении возражения заявителя Роспатент установил, что из патента RU 110163 известно сжимаемой уплотнение в виде конструктивного узла (модуля) для кабелей, в т.ч. вводов (уплотнительный модуль кабельного ввода) (стр. 1, строки 5, 6 описания, фиг. 6). При этом данный модуль включает в себя разъемное призматическое основание с одной сквозной цилиндрической полостью и с набором разъемных слоев (прокладок), имеющих углубления, т.е. приспособленных для конкретных условий эксплуатации (адаптационных) (стр. 6 строки 1 - 12, стр. 7 строки 13 - 15, стр. 8 строки 28 - 30, фиг. 1, 2, 6, 7). При этом сквозная цилиндрическая полость каждого из парных элементов разъемного основания включает одну фиксирующую глухую полость (фиг. 2). При этом сечение сквозной цилиндрической полости разъемного основания, в том числе оснащенное одной разъемной адаптационной прокладкой, соответствует поперечному сечению уплотняемого кабеля (стр. 8 строки, стр. 9 строки 11 - 13, фиг. 1, 2, 6, 7).

В свою очередь, уплотнительному модулю, известному из патента RU 110163, также присущи альтернативные варианты решения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно:

- выполнение каждого из парных элементов разъемных адаптационных прокладок объемным в виде упругой тонкостенной полуцилиндрической скорлупы (оболочки) (Большой толковый словарь русского языка, стр. 1199) с одной собственной фиксирующей глухой полостью, повторяющей по форме своей выступающей частью фиксирующую глухую полость каждого из парных элементов разъемного основания (стр. 6 строки 10 - 20, фиг. 2, 6, 7);

- выполнение каждого из парных элементов разъемных адаптационных прокладок объемным в виде упругой тонкостенной полуцилиндрической скорлупы (оболочки) (Большой толковый словарь русского языка, стр. 1199) с одной собственной фиксирующей глухой полостью, повторяющей по форме своей выступающей частью фиксирующую глухую полость соседнего парного элемента соседней разъемной адаптационной прокладки (стр. 6 строки 10 - 20, фиг. 2, 6, 7).

Таким образом, Роспатент установил, что объекту, известному из патента RU 110163, присущи все признаки независимого пункта 7 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту и пришел к выводу о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать решение по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности "новизна".

При этом в отношении признаков зависимых пунктов 8 - 10 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, компетентный орган установил, что признаки зависимого пункта 8 известны из патента US 6590160 (колонка 3 абзац 2 снизу - колонка 4 абзац 1, фиг. 6 - 9), признаки зависимого пункта 9 известны из патента RU 115128 (пункт 1 формулы), а признаки зависимого пункта 10 известны из патентов RU 110163 (стр. 5 строки 18 - 28, фиг. 1) и патент US 6590160 (колонка 3 абзац 2 снизу - колонка 4 абзац 1, фиг. 6 - 9) в совокупности.

Относительно соответствия решения, охарактеризованного в независимом пункте 11 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности "новизна", Роспатент установил, что из патента патент RU 2460187 известно прижимное устройство (блок) для герметичного уплотнения (компрессия) кабеля и/или трубы (кабельного ввода) (стр. 5 строки 46, 47, стр. 6 строки 1, 2 снизу - стр. 7 строка 1). При этом устройство содержит клиновой механизм с двумя сжимаемыми клиньями, выполненными с возможностью перемещения друг к другу и друг от друга с помощью винтового механизма (стр. 5 строки 47, 48, стр. 6 строки 16 - 21, абзац 1 снизу, фиг. 6). При этом винтовой механизм содержит один нажимной клин с двумя, расположенными симметрично рабочими поверхностями и одной нажимной поверхностью (фиг. 6). При этом две рабочие поверхности сжимаемых клиньев расположены в одной плоскости, а две другие рабочие поверхности взаимодействуют (соответственно) с рабочими поверхностями нажимного клина (стр. 5 строки 1 - 8 снизу).

Таким образом, Роспатент установил, что объекту, известному из патента RU 2460187, присущи все признаки независимого пункта 11 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту и признал, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать решение по независимому пункту 11 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности "новизна".

При этом в отношении признаков зависимых пунктов 12 - 14 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту компетентный орган установил, что признаки зависимого пункта 12 известны из патента патент CA 757231 (пункт 8 формулы, фиг. 18), признаки зависимого пункта 13 известны из патента патент RU 2460187 (стр. 7 абзац 2, пункт 2 формулы, фиг. 3 - 5), а признаки зависимого пункта 14 известны из патента патент DE 202006017469 (абзац [0028] описания, фиг. 5, 6).

Относительно соответствия решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности "изобретательский уровень", Роспатент установил, что представленные с возражением источники информации не содержат сведений о таких признаках независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, как выполнение фиксирующе-уплотняющей прокладки объемно-штампованной (далее - признак объемной штамповки) и наличие у фиксирующе-уплотняющей прокладки фиксирующих дополнительных выступов для фиксации уплотнительных модулей и элементов клинового механизма компрессионного блока по их длине, при этом дополнительные выступы с каждой стороны выполнены в количестве не менее двух и отогнуты по разные стороны относительно друг друга (далее - признак отогнутых дополнительных выступов).

В отношении известности из уровня техники признаков объемной штамповки и отогнутых дополнительных выступов Роспатент исследовал указанные в возражении источники - каталоги "Рамы "SB" и "SBO", "Уплотнительная вставка "RR" марки bst" и заявка на патент US 2009/0315273. При этом компетентный орган установил, что каталогах "Рамы "SB" и "SBO", "Уплотнительная вставка "RR" марки bst" речь идет только о выполнении фиксирующе-уплотняющей прокладки объемной (объемным телом) (стр. 20 раздел "Анкерные пластины", каталога "Рамы "SB" и "SBO"), тогда как в данных каталогах отсутствуют сведения о выполнении фиксирующе-уплотняющей прокладки методом штамповки или объемной штамповки. В публикации заявки на патент US 2009/0315273 речь идет о пластине, снабженной выступающими кромками для удержания вставных и однородных блоков в правильном положении между кромками (абзац [0021], фиг. 1а), вместе с тем, в этой публикации отсутствуют сведения о наличии в данной пластине дополнительных выступов в количестве не менее двух с отгибом по разные стороны относительно друг друга для удержания блоков.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что в указанных каталогах и публикации заявки отсутствуют сведения о признаках объемной штамповки и отогнутых дополнительных выступов независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по спорному патенту. При этом Роспатент проанализировал и другие представленные в возражением источники информации и установил отсутствие в них сведений об этих признаках.

Роспатент пришел к выводу о том, что в представленных с возражением источниках информации не содержится сведений обо всех признаках независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать решение по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Вместе с тем, при рассмотрении возражения заявителя третье лицо 03.09.2019 представило в Роспатент следующую уточненную формулу изобретения по спорному патенту:

1. Кабельный ввод, содержащий корпус в виде прямоугольной рамы, размещенными в ее внутреннем пространстве послойно и разделенными, по меньшей мере, одной фиксирующе-уплотняющей прокладкой, по меньшей мере, одним уплотнительным модулем в виде разъемного призматического основания с, по меньшей мере, одной сквозной цилиндрической полостью и с набором адаптационных прокладок, и, по меньшей мере, одним компрессионным блоком в виде клинового механизма с двумя сжимаемыми клиньями, отличающийся тем, что уплотнительный модуль включает разъемное призматическое основание с, по меньшей мере, одной сквозной цилиндрической полостью и с набором разъемных адаптационных прокладок при этом сквозная цилиндрическая полость каждого из парных элементов разъемного основания включает, по меньшей мере, одну фиксирующую глухую полость, а каждый из парных элементов разъемных адаптационных прокладок выполнен объемным в виде упругой тонкостенной полуцилиндрической скорлупы с, по меньшей мере, одной собственной фиксирующей глухой полостью, повторяющей по форме своей выступающей частью фиксирующую глухую полость каждого из парных элементов разъемного основания, либо фиксирующую глухую полость соседнего парного элемента соседней разъемной адаптационной прокладки, при этом сечение сквозной цилиндрической полости разъемного основания, в том числе оснащенное, по меньшей мере, одной разъемной адаптационной прокладкой, соответствует поперечному сечению уплотняемого кабеля, а компрессионный блок включает клиновой механизм с двумя сжимаемыми клиньями, выполненными с возможностью перемещения друг к другу и друг от друга с помощью винтового механизма, включающего один нажимной клин с двумя, расположенными симметрично рабочими поверхностями и одной нажимной поверхностью, при этом две рабочие поверхности сжимаемых клиньев расположены в одной плоскости, а две другие рабочие поверхности взаимодействуют, соответственно, с рабочими поверхностями нажимного клина, при этом фиксирующе-уплотняющая прокладка выполнена тонколистовой объемно-штампованной и включает фиксирующие выступы, охватывающие прямоугольную раму по толщине и разнесенные по обе стороны ширины ее внутреннего пространства, и дополнительные выступы для фиксации уплотнительных модулей и элементов клинового механизма компрессионного блока по их длине, при этом дополнительные выступы с каждой стороны выполнены в количестве, не менее двух и отогнуты по разные стороны относительно друг друга.

2. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что включает, по меньшей мере, один призматический цельнолитой заполняющий модуль, повторяющий по форме уплотнительный модуль.

3. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что одна рабочая поверхность каждого из сжимаемых клиньев компрессионного блока в собранном виде выполнена контактирующей с внутренней поверхностью прямоугольной рамы.

4. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что внутреннее пространство прямоугольной рамы включает, по меньшей мере, одну перегородку.

5. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что его взаимно контактирующие поверхности, включая резьбовые соединения, покрыты герметизирующим составом.

6. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что корпус снабжен герметизирующей прокладкой, размещенной по периметру рамы с ее наружных по отношению к внутреннему пространству сторон.

7. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что фиксирующая глухая полость сквозной цилиндрической полости каждого из парных элементов разъемного основания или фиксирующая глухая полость каждого парного элемента разъемной адаптационной прокладки выполнены в виде элементов цилиндрических поверхностей, ограниченных по их бокам параллельными плоскостями, а по длине фасками.

8. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что разъемные адаптационные прокладки снабжены элементами маркировки рекомендуемого диаметра кабеля.

9. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что сквозные цилиндрические полости каждого из парных элементов разъемного основания снабжены максимальным количеством разъемных адаптационных прокладок и заглушкой, имитирующей сечение кабеля минимального поперечного сечения и содержащей, по меньшей мере, один фиксирующий выступ, повторяющий по форме фиксирующую глухую полость контактирующего с ним парного элемента разъемной адаптационной прокладки (т.е. выполнен в виде элемента цилиндрической поверхности, ограниченной по ее бокам параллельными плоскостями, а по длине фасками).

10. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что винтовой механизм выполнен в виде одного сквозного отверстия в одном сжимаемом клине, одного ответного резьбового отверстия в другом клине и, собственно, винта, при этом оси отверстий параллельны расположенным в одной плоскости рабочим поверхностям сжимаемых клиньев, а винт проходит через сквозное отверстие одного сжимаемого клина и завернут в ответное резьбовое отверстие другого сжимаемого клина.

11. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что нажимной клин клинового механизма со стороны рабочих поверхностей снабжен продольным пазом для размещения винта в разведенном состоянии сжимаемых клиньев, при этом стенки паза выполнены с возможностью упругого взаимодействия со стержнем винта.

12. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что на дальних краях рабочих поверхностей сжимаемых клиньев, расположенных в одной плоскости, выполнены упоры в виде поперечных буртиков.

При рассмотрении уточненной формулы спорного изобретения Роспатент установил, что она скорректирована третьим лицом путем включения в независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, признаков независимых пунктов 7 и 11 вышеприведенной формулы. При этом зависимые пункты 2 - 6, 8 - 10, 12 - 14 указанной формулы остались без изменений.

На основании пункта 5.1 Правил ППС по результатам проведенного поиска 07.11.2019 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым изобретение по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ.

При этом заявитель представил в Роспатенте письменное мнение от 20.12.2019, настаивал на неправомерности уточненной формулы изобретения, указывал на то, что независимые пункты 7 и 11 спорной формулы характеризуют только определенные варианты исполнения кабельного ввода, охарактеризованного в независимом пункте 1 этой формулы, тогда как в указанной формуле, помимо данных вариантов, содержатся другие варианты, охарактеризованные зависимыми пунктами 8 - 10, 12 - 14 данной формулы.

Кроме того, заявитель указал, что в независимом пункте 1 уточненной формулы некоторые признаки ограничительной части повторяются в отличительной, а информационный поиск по уточненной формуле проведен некачественно. Представил патент US 4291195, опубликованный 22.09.1981, указав, что из него известны признаки спорного изобретения.

Роспатент отклонил вышеприведённые доводы заявителя, указав, что независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержит в себе указания на независимые пункты 7 и 11 этой формулы и такое указание обусловлено лишь изложением данного независимого пункта данной формулы без полного повторения в нем содержания независимых пунктов 7 и 11 этой формулы, что соответствует пункту 10.8.1.2 Регламента ИЗ.

В отношении зависимых пунктов 8 - 10, 12 - 14 формулы группы изобретений по спорному патенту, которые в результате указанной корректировки стали зависимыми от пункта 1 этой формулы, Роспатент указал, что эти пункты являлись развитием и уточнением совокупности признаков применительно к частным случаям выполнения группы изобретений, охарактеризованной независимыми пунктами 7 и 11 формулы этой группы, что также соответствует пункту 10.8.1.2 Регламента ИЗ. В свою очередь независимые пункты 7 и 11 содержатся в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы.

Роспатент также установил, что в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента содержались ссылки на зависимые пункты 8 - 10 и 12 - 14 этой формулы, указывающие на возможность выполнения отдельных элементов решения по независимому пункту 1 данной формулы в соответствии с упомянутыми зависимыми пунктами. Следовательно, зависимые пункты 8 - 10, 12 - 14 формулы, характеризующей группу изобретений являются развитием и уточнением совокупности признаков применительно к частным случаям выполнения группы изобретений, охарактеризованной не только независимыми пунктами 7 и 11 формулы, но и независимым пунктом 1 формулы этой группы, что соответствует пункт 10.8.1.2 Регламента ИЗ.

С учетом данных обстоятельств Роспатент пришел к выводу о том, что внесение независимых пунктов 7 и 11 вышеприведенной формулы в независимый пункт 1 этой формулы с изменением подчиненности зависимых пунктов 8 - 10, 12 - 14 данной формулы от независимого пункта 1 является правомерной.

В отношении доводов заявителя о том, что в независимом пункте 1 уточненной формулы некоторые признаки ограничительной части повторяются в отличительной, Роспатент указал, что данное повторение не приводит к такому изменению правовой охраны, которое не соответствовало бы требованиям к уточнению формулы, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС.

Кроме того, Роспатент отклонил доводы заявителя о том, что информационный поиск проведен некачественно, а также ссылки на патент US 4291195, указав, что данный документ не был представлен в первоначальных материалах возражения, и, следовательно, изменяет мотивы данного возражения (пункт 2.5 Правил ППС). При этом Роспатент установил, что в патенте US 4291195 отсутствуют сведения о таком, в частности, признаке независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, как выполнение фиксирующе-уплотняющей прокладки объемно-штампованной.

Судебная коллегия рассмотрела доводы заявителя о неправомерности уточненной формулы спорного изобретения и отклоняет их ввиду следующего.

Вопреки мнению заявителя, то обстоятельство, что Роспатент признал решения по независимым пунктам формулы спорного изобретения 7 и 11 несоответствующими условию патентоспособности "новизна", а признаки, изложенные в зависимых от них пунктах 8-10, 12-14 - известными из уровня техники само по себе не исключает возможности включение пунктов 7 и 11 в независимый пункт 1 в скорректированной формуле изобретения.

Заявитель признает, что в результате рассмотрения его возражения решения по независимым пунктам 7 и 11 формулы спорного изобретения исключены из правовой охраны, в указанной части решение не оспаривает, а просит признать оспариваемое решение недействительным в части признания изобретения по скорректированной формуле от 03.09.2019 соответствующим условиям патентоспособности и выдачи нового патента на изобретение с указанной формулой.

Заявитель считает, что поскольку зависимые пункты 8-10 и 12-14 формулы изобретения, ранее являлись зависимыми к пунктам 7 и 11 соответственно, решения по пунктам 7 и 11 признаны неохраноспособными, то они не могут быть зависимыми в скорректированной формуле.

То обстоятельство что решения по независимым пунктам первоначальной формулы 7 и 11, охарактеризованные в зависимых пунктах 8-10 и 12-14, Роспатент признал несоответствующими требованию патентоспособности "новизна" само по себе не препятствует включению признаков пунктов 7 и 11 в пункт 1 формулы с "подчинением" пунктов 8-10 и 12-14 пункту 1, поскольку, как указано выше, Роспатент установил соответствие изобретения по независимому пункту 1 формулы условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский" уровень.

Общество "ЗМПО "Модуль-Ф" указывает, что поскольку согласно пункту 10.8.1.2 Регламента ИЗ все зависимые пункты к независимому пункту 1 были указаны в первоначальной формуле изобретения, иных зависимых пунктов не было указано, то внесение изменений с указанием пунктов 7-12 по скорректированной формуле не соответствует пункту 10.8.1.2 Регламента ИЗ.

Судебная коллегия принимает во внимание то, что условия внесения изменений в формулу полезной модели установлены абзацем первым и вторым пункта 4.9 Правил N 56.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 названных правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу полезной модели может привести к ее патентоспособности, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признан недействительным частично.

В силу абзаца третьего пункта 4.9 Правил N 56 указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции Роспатента при рассмотрении возражения против выданного патента. В первом случае объем правовой охраны полезной модели только еще формируется и допустимы любые изменения ее формулы, не изменяющие сущности полезной модели, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором - оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой полезной модели, выражающей сущность полезной модели и определяющей объем ее правовой охраны.

Как указано в оспариваемом решении, в скорректированной формуле изобретения от 03.09.2019 использованы только признаки, ранее включенные в первоначальную формулу спорного изобретения.

Данные обстоятельства заявитель не оспаривает, но считает, что в нарушение пункта 10.8.1.2 Регламента ИЗ третье лицо добавило в пункт 1 скорректированной формуле новые зависимые пункты, поскольку пункты 8-10 и 12-14 ранее были зависимыми от пунктов 7 и 11 соответственно, решения по которым признаны несоответствующими условию "новизна".

Вместе с тем, общество "ЗМПО "Модуль-Ф" в своем заявлении указал, что признаки решения по пункту 1 были выражены альтернативными понятиями, изложенными в пунктах 8-10 и 12-14 первоначальной формулы (пункты 7-12 скорректированной формулы) и не оспаривает то обстоятельство, что независимый пункт 1 формулы содержал в себе указания на пункты 7 и 11 первоначальной формулы, которое обусловлено лишь изложением их содержания без полного повторения в нем.

В настоящем случае многозвенная формула спорного изобретения характеризовала группу изобретений "Кабельный ввод, уплотнительный модуль кабельного ввода и компрессионный блок кабельного ввода" и имела независимые пункты 1, 7 и 11, каждый из которых характеризовал одно из изобретений группы. При этом кабельный ввод был охарактеризован в пунктах 1-6, уплотнительный модуль - в пунктах 7-10, компрессорный блок - в пунктах 11-14 первоначальной формулы.

Поскольку кабельный ввод по спорной формуле содержит в себе уплотнительный модуль и компрессорный блок, то независимый пункт 1, характеризующий кабельный ввод, содержал ссылки на пункт 7, относящийся к уплотнительному модулю, и на пункт 11, относящий к компрессорному блоку. Допустимость такой ссылки в настоящем случае заявитель не оспаривает.

Не оспаривая допустимость изложения первоначальной формулы патента, общество "ЗМПО "Модуль-Ф" заявляет, что внесение в пункт 1 признаков пунктов 7-10 и 11-14 приводит к появлению новых зависимых пунктов и к расширению правовой охраны спорного изобретения. Указанное мнение является необоснованным ввиду следующего.

Зависимые пункты первоначальной формулы 8-10 и 12-14 в скорректированной формуле не были изменены, а только стали характеризовать не уплотнительный модуль (по пункту 7) и компрессорный блок (по пункту 11), а непосредственно кабельный ввод (по пункту 1), то есть указание "уплотнительный модуль по пункту 7..." и "компрессорный блок по пункту 11..." заменены на указание "кабельный ввод по пункту 1..." По существу в пункты 8-10 и 12-14 не внесено изменений, поскольку в первоначальной формуле они уже характеризовали кабельный ввод по пункту 1 через пункты 7 и 11, на которые в пункте 1 имелась отсылка: "кабельный ввод ... отличающийся тем, что уплотнительный модуль выполнен согласно пунктам 7-10, а компрессорный блок выполнен согласно пунктам 11-14".

Признаки пунктов 8-10 и 12-14 формулы спорного изобретения являлись альтернативными по отношению к признаку по пункту 1 и характеризовали частные случаи выполнения изобретений группы.

Таким образом, включение при корректировке формулы в пункт 1 признаков пунктов 7 и 11 с "переподчинением" пунктов 8-10 и 12-14 изобретения пункту 1 в настоящем случае привело только к исключению из правовой охраны решений по пунктам 7 и 11, не соответствующих условию патентоспособности "новизна". Поскольку пункты 8-10 и 12-14 уже характеризовали кабельный ввод по пункту 1 через пункты 7 и 11, указанное "переподчинение" вопреки доводам заявителя не расширяет правовую охрану, а является включением зависимых пунктов в независимый.

В этой связи коллегия судей соглашается с выводами Роспатента о том, что включение в независимый пункт 1 формулы спорного изобретения признаков пунктов 7 и 11 формулы устраняет причины, послужившие основанием для признания изобретения по спорному патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна". При этом скорректированная формула не расширяет объем охраны, а основана на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

Данные обстоятельства указывают на возможность внесения указанных признаков в формулу спорного изобретения с приведением к его патентоспособности.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

В то же время изменение формулы изобретения не должно приводить к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным, объект. Внесение подобных изменений в формулу полезной модели приводит не к признанию патента недействительным частично, как это подразумевается в пункте 4.9 Правил ППС а к предоставлению правовой охраны на новый объект.

В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

Указанное согласуется с правовой позицией, изложенной в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 N С01-841/2015 по делу N СИП-32/2015.

Таким образом, процедура внесения изменений в формулу патента для частичного сохранения патента направлена на сужение объема правовой охраны и предусматривает включение признаков зависимых пунктов в независимый пункт.

С учетом изложенного доводы заявителя о нарушении Роспатентом пункта 4.9 Правил N 56 нельзя признать обоснованными.

Доводы заявителя о том, что дополнительный информационный поиск по скорректированной формуле не выявил патент US 4291195, могущий подтвердить несоответствие формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень" и что заседание Палаты по патентным спорам 20.12.2019 не было отложено по ходатайству заявителя, не могут быть основанием для признания решения недействительным ввиду следующего.

Заявитель ссылается на то, что Роспатенту надлежало отложить заседание Палаты по патентным спорам и вновь провести повторный информационный поиск с учетом представленного заявителем патента US 4291195.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Между тем, доводы заявителя в указанной части не свидетельствуют о том, что Роспатент не обеспечил условия для полного и объективного рассмотрения дела, поскольку патент US 4291195 отсутствовал в первоначальных материалах возражения.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 Правил ППС, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

Как правильно указал Роспатент в оспариваемом решении, поскольку патент US 4291195 как источник информации отсутствовал в первоначальных материалах возражения заявителя, то он изменяет мотивы поданного возражения.

Заявитель настаивает на том, что применительно к Правилам ППС следует отличать представление дополнительного источника информации по пункту 2.5 Правил ППС, который не содержался в возражении, и представление нового источника информации исключительно в подтверждение того, что дополнительный информационный поиск по скорректированной формуле проведен не в полном объеме, считает такое предоставление возможным.

Судебная коллегия рассмотрела указанные доводы заявителя, и считает, что их нельзя признать обоснованными ввиду следующего.

Хотя согласно пункту 5.1 Правил ППС по скорректированной формуле изобретения проводится новый информационный поиск, проведение такого поиска согласно действующему законодательству не предполагает предоставление подавшим возражение лицом в Роспатенте новых источников информации в подтверждение неполного проведения информационного поиска по скорректированной формуле.

Иное толкование при отсутствии соответствующего правового регулирования позволяло бы заинтересованному лицу, подавшему возражение, многократно приводить новые источники в опровержение результатов положительного заключения по итогам дополнительного информационного поиска и, выходя за пределы доводов своего возражения, требовать нового поиска по скорректированной формуле.

Судебная коллегия считает необходимым указать, что доводы заявителя о том, что в патенте US 4291195 приведены существенные признаки спорного изобретения, могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения с учетом того, что действующее законодательство не ограничивает возможность многократного оспаривания патента на изобретение в административном порядке одним и тем же лицом, а делопроизводство в Роспатенте по каждому возражению ведется отдельно.

Таким образом, по смыслу пунктов 2.5 и 4.3 Правил ППС у Роспатента не имелось оснований для отложения заседания и нового проведения повторного поиска, а отклонение доводов заявителя относительно патента US 4291195 не свидетельствует о незаконности оспариваемого решения.

Таким образом, выводы Роспатента о правомерности принятия уточненной формулы изобретения следует признать обоснованными.

На основании изложенного требования общества общество "ЗМПО "Модуль-Ф" удовлетворению не подлежат.

Данный вывод, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени несения расходов по оплате государственной пошлины по настоящему делу на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью "Завод металлоконструкций и промышленного оборудования "Модуль-Ф" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская