Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2020 г. по делу N СИП-400/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и обязал повторно рассмотреть указанное возражение, поскольку выводы административного органа относительно того, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, а также относительно возможности введения потребителей в заблуждение не мотивированы надлежащим образом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2020 г. по делу N СИП-400/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2021 г. N С01-1713/2020 по делу N СИП-400/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 24 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 30 сентября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей - Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Амеличкиной И.В. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис" (ул. Калининградская, д. 35, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, 360024, ОГРН 1070721006696) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 28.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения от 26.11.2019 на решение от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019702713.

В судебном заседании с приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис" - Журавлев И.E. (по доверенности от 13.03.2020 N 29430);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 02.04.2020 N 01132-275/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис" (далее - заявитель, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором просит признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения от 26.11.2019 на решение от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019702713 и обязать Роспатент принять решение о государственной регистрации товарного знака по указанной заявке (с учетом принятого судом уточнения заявленных требований на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Заявитель не согласен с выводами административного органа о несоответствии заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По мнению общества, Роспатент не определил семантику заявленного на регистрацию словесного обозначения "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС", образованного из слов "Энерго", "Аудит", "Сервис", каждое из которых обладает собственным многовариантным значением и обозначает различные виды деятельности.

Заявитель полагает, что при дроблении слова "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" на составляющие, каждая часть наделяется своей семантикой и определить непосредственный перечень услуг, на которые указывает обозначение, невозможно, а потому данное обозначение не является описательным услуг, в отношении которых ему испрашивалась правовая охрана.

Ввиду неопределенности единой семантики слова "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС", по мнению заявителя, его следует воспринимать как фантазийное, не способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения части услуг 37-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество ссылается на практику Роспатента по регистрации в период 2017-2019 иных словесных обозначений с элементами "энерго", "аудит", "сервис" в качестве товарных знаков.

Кроме того, заявитель просит учесть, что обозначение "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" является частью фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис", зарегистрированного 29.11.2007 и используемого заявителем в отношении услуг 37-го класса МКТУ.

В отзыве на заявление Роспатент указывает, что доводы общества являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Административный орган считает, что с учетом значения входящих в обозначение "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" элементов оно обладает вполне определенной семантикой, понятной рядовому потребителю, и воспринимается как относящееся к деятельности в сфере энергетики, в частности, финансовой проверке такой деятельности.

При этом, как отмечает Роспатент, 42-й класс МКТУ содержит такую услугу как "аудит в области энергетики", таким образом, заявленное на регистрацию обозначение представляет собой указание на данную услугу и однородные услуги, в связи с чем не обладает различительной способностью в отношении части услуг 37-го класса МКТУ, которые относятся или связаны с услугами, предоставляемыми в области энергетики.

Отсутствие различительной способности заявленного обозначения, по мнению Роспатента, подтверждается использованием подобных обозначений иными лицами.

Административный орган отмечает, что заявитель не представил документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Ссылки заявителя на другие регистрации товарных знаков и установление определенной практики Роспатента, по мнению административного органа, не могут быть приняты во внимание, поскольку в данных делах были иные фактические обстоятельства.

Роспатент полагает, что поскольку заявленное обозначение является описательным в отношении услуг 37-го класса МКТУ, связанных с аудитом в области энергетики, то в отношении всех остальных услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, такое обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида и назначения услуг.

В отношении доводов заявителя о том, что регистрация заявленного им обозначения не противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, административный орган указывает, что данная норма не применялась при вынесении решения об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заявитель представил возражения на отзыв административного органа, в которых, в целом повторяя изложенную в заявлении правовую позицию, отмечает, что Роспатент толкует понятие "аудит" исключительно в узком смысле, как финансовый контроль, в то время как существуют и иные виды аудита, что является дополнительным подтверждением необходимости трактовать заявленное обозначение как фантазийное.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы заявления, просил удовлетворить заявленные требования.

Представитель Роспатента поддержал правовую позицию административного органа, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания недействительным оспариваемого ненормативного правового акта, ввиду следующего.

Как усматривается из материалов дела, обществом по заявке N 2019702713 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС", выполненное стандартным шрифтом в кириллице.

Регистрация заявленного обозначения испрашивалась в отношении услуг 37-го класса МКТУ: "асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями".

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения административный орган пришел выводу о том, что заявленное обозначение "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов "энерго" - первая часть сложных слов со значением "относящийся к энергетике, относящийся к энергии"; слова "аудит" - форма финансового контроля за деятельностью организаций в виде ревизии бухгалтерской отчетности, проводимой по желанию клиента; слова "сервис" - сфера обслуживания населения, совокупность учреждений по удовлетворению бытовых нужд и оказанию таких услуг.

В связи с изложенным Роспатент указал, что словесный элемент "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" в отношении части заявленных услуг 37-го класса МКТУ (например, заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; устранение помех в работе электрических установок; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений) не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение части услуг, а также на область деятельности заявителя, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган указал также на использование словесного элемента "энергоаудитсервис" иными лицами.

Роспатент пришел также к выводу, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении других услуг 37-го класса МКТУ (например, асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; мытье окон; мытье транспортных средств; реставрация мебели; дезинфекция; дератизация; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей), поскольку способно вводить потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг, следовательно, не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Названные обстоятельства послужили основанием для вынесения Роспатентом 31.10.2019 решения об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2019702713 в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель не согласился с указанным решением и 26.11.2019 обратился в Роспатент с возражением, в котором ссылался на то, что слово "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" является неологизмом, созданным заявителем, в первую очередь, для своего фирменного наименования, и образованным от слов "энерго" + "аудит" + "сервис", каждое из которых обладает своим собственным значением; слово "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" не представлено ни в одном словаре в качестве самостоятельной лексической единицы; ввиду разнородности областей, из которых взяты слова "энерго", "аудит", "сервис" их сочетание в форме "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" не образует единой семантики, а при дроблении слова на составляющие, каждая из частей наделяется своей семантикой и определить непосредственный перечень услуг, на которые указывает обозначение и в отношении которых вводит потребителя в заблуждение невозможно; существующая практика регистрации сходных по словообразованию обозначений, со словами "энерго", "аудит", "сервис" подтверждает факт ошибочности вынесенного решения; заявленное на регистрацию обозначение является частью фирменного наименования, зарегистрированного 29.11.2007 и используемого заявителем в отношении услуг 37-го класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 28.02.2020 принято решение об отказе в его удовлетворении, решение Роспатента от 31.10.2019 оставлено в силе.

Общество, не согласившись с решением Роспатента от 28.02.2020, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного правового акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 6/8), пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10)).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении поданного обществом возражения, затрагивает его права и законные интересы.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и никем не оспариваются.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Аналогичным образом определяются подлежащие применению нормы законодательства при рассмотрении возражений на решения Роспатента об отказе в выдаче патента, предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (28.01.2019) правовой базой для оценки охраноспособности заявленного обозначения является ГК РФ в соответствующей редакции и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

При этом порядок рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения.

Оспариваемое решение Роспатента мотивировано несоответствием регистрации заявленного обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Проверяя указанное решение административного органа исходя из предмета и основания заявленных требований, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ и пунктом 35 Правил N 482 указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, пункт 34 Правил N 482 относит, в том числе, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

При квалификации спорного обозначения в качестве описательного подлежит учету пункт 2.2 Приказа Роспатента от 23.03.2001 N 39 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений" (далее - Рекомендации N 39), согласно которому в случае, если для формулирования описательной характеристики товара или характеристики сведений об изготовителе нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пункт 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39"

Вывод о возможности восприятия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения как указания на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта может оказаться достаточным для принятия решения об отказе в его регистрации в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Упомянутая норма материального права закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Судебная коллегия отмечает, что подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными (способными ввести в заблуждение) в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Следует обратить внимание на то, что из такого понимания ложности обозначения в смысле этой нормы права исходит и сам Роспатент в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций N 39.

В абзаце седьмом подпункта 1 пункта 3 Рекомендаций N 39 отмечено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "абзаце шестом подпункта 1 пункта 3 Рекомендаций N 39"

Как указано в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932). Представленные доказательства относимы, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Из содержания оспариваемого решения Роспатента следует, что вывод о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обусловлен тем, что обозначение "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС", по мнению административного органа, воспринимается как имеющее отношение к финансовой деятельности в сфере энергетики, в связи с чем в отношении соответствующих услуг 37-го класса МКТУ будет указывать на их вид и назначение.

В отношении другой части заявленных услуг, которые не относятся к деятельности в области энергетики, по мнению Роспатента, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг, в связи с чем, противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, при оценке охраноспособности заявленного на регистрацию обозначения Роспатент фактически разделил услуги, в отношении которых испрашивалась правовая охрана товарного знака, на две группы: для одной группы (услуги, связанные с финансовой деятельностью в сфере энергетики) признал словесный элемент "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" описательным, а для другой - вводящим потребителей в заблуждение.

При этом в решении Роспатента от 31.10.2019 в первую группу включены такие услуги как "заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; устранение помех в работе электрических установок; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений". Перечень данной группы услуг определен Роспатентом неисчерпывающим образом.

В оспариваемом ненормативном правовом акте, перечень услуг, включенных Роспатентом в первую группу ("услуги, которые непосредственно относятся к услугам, оказываемым в области энергетики"), определен более кратко: "заряд аккумуляторов транспортных средств; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; устранение помех в работе электрических установок; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт лифтов и т.п.". Перечень данной группы услуг вновь определен Роспатентом определен неисчерпывающим образом.

Вместе с тем, в указанном решении, а также оспариваемом решении от 28.02.2020 отсутствует анализ однородности приведенных услуг по отношении к услугам, связанным с финансовой деятельностью в сфере энергетики, и, в том числе, с услугой 42-го класса МКТУ "аудит в области энергетики", на которую ссылается административный орган.

В частности, судебная коллегия отмечает, что в первую группу услуг Роспатент включил такие услуги как "информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами", вместе с тем, данные услуги не связаны явным образом со сферой энергетики, а мотивы, по которым Роспатент признал их таковыми, в оспариваемом решении отсутствуют.

Что касается услуг второй группы, то в нее административный орган в решении от 31.10.2019 включил такие услуги как "асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; мытье окон; мытье транспортных средств; реставрация мебели; дезинфекция; дератизация; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей", указав, что данный перечень не является исчерпывающим.

Вместе с тем, Роспатент ни в решении от 31.10.2019, ни в оспариваемом решении не привел мотивы, по которым конкретные входящие в данную группу услуги могут быть восприняты потребителем как услуги в сфере энергетики.

В судебном заседании представитель Роспатента пояснил, что в отношении услуг данной группы заявленное на регистрацию обозначение может ввести потребителя в заблуждение ввиду того, что данные услуги связаны с использованием средств энергии при осуществлении определенных видов деятельности.

Тем не менее, в оспариваемом решении отсутствует анализ конкретных услуг с выводами о том, какие правдоподобные ассоциации с услугами в сфере энергетики может вызвать у потребителя заявленное обозначение.

Кроме того, в решении от 31.10.2019 и оспариваемом решении от 28.02.2020 отсутствуют выводы Роспатента в отношении следующих услуг "бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями".

В отзыве на заявление общества Роспатент относит данные услуги к услугам, в отношении которых заявленное на регистрацию обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Между тем, судебная коллегия отмечает, что предметом рассмотрения в настоящем деле является соответствие требованиям закона оспариваемого ненормативного правового акта, которым является решение от 28.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения от 26.11.2019 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019702713.

Отзыв Роспатента содержит правовую позицию административного органа относительно поданного обществом заявления и изложенных в нем доводов и не может служить способом устранения недостатков оспариваемого ненормативного правового акта либо дополнения приведенных в нем выводов.

Как уже указывалось выше, применительно к данной ситуации услуги должны разделяться на три группы: услуги, в отношении которых обозначение является описательным (характеризует услуги); услуги, в отношении которых обозначение является ложным или вводящим потребителей в заблуждение (вызывая у них правдоподобные ассоциации); услуги, в отношении которых обозначение является фантазийным (не описывает услуги и не вызывает правдоподобные ассоциации).

Из содержания оспариваемого решения не усматривается наличие сопоставительного анализа спорного обозначения и конкретных услуг, для которых испрашивается правовая охрана, при разрешении вопроса о том, является обозначение для них описательным, ложным или фантазийным.

Судебная коллегия полагает, что разделение услуг, для которых испрашивалась правовая охрана товарного знака, только на две группы без анализа правдоподобности вызываемых у потребителей ассоциаций свидетельствует о нарушении административным органом методологических подходов к исследованию заявленного обозначения.

Данное обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует о неправильном применении Роспатентом норм материального права (пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ).

В оспариваемом решении не указано, каким образом применение спорного обозначения к услугам, не имеющим прямого отношения к деятельности в сфере энергетики, приведет к однозначной дезориентации потребителя в отношении услуги или сможет ввести потребителя в заблуждение в отношении ее назначения. При этом следует учесть, что конкретный перечень таких услуг Роспатентом не приведен, обстоятельства, связанные с анализом отношения потребителей к заявленному обозначению не устанавливались.

Таким образом, выводы Роспатента относительно того, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, а также относительно возможности введения потребителей в заблуждение не мотивированы надлежащим образом.

Вместе с тем, судебная коллегия отклоняет доводы заявителя о наличии в оспариваемом решении выводов о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Как усматривается из текста решения от 28.02.2020, ссылки на использование иными организациями словесного элемента "энергоаудитсервис" приведены в качестве подтверждения вывода об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности и не являются основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Как указано выше, основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием. Иными словами для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу, что вопреки положениям пункта 4.3 Правил N 56, Роспатент не исполнил возложенную на него обязанность по обеспечению условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

В спорной ситуации судебная коллегия полагает, что допущенные Роспатентом при принятии оспариваемого решения нарушения носят существенный характер, поскольку принято без учета и оценки всех фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, что привело к нарушению прав и законных интересов заявителя, в связи с чем подлежит удовлетворению требование о признании недействительным оспариваемого решения.

Как разъяснено в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что в спорной ситуации административным органом при рассмотрении возражения существенно нарушены положения Правил N 56 и неправильно применены нормы материального права, судебная коллегия считает необходимым обязать его повторно рассмотреть поданное заявителем возражение от 26.11.2019 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019702713 с учетом настоящего судебного решения.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в суд общество уплатило государственную пошлину в размере 6 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 16.03.2020 N 4897 (т. 1 л.д. 20).

В соответствии с положениями подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным для организаций составляет 3 000 рублей.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с изложенным излишне уплаченная обществом государственная пошлина в размере 3 000 рублей подлежит возврату из федерального бюджета.

Поскольку заявленные требования удовлетворены, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019702713 как не соответствующее подпункту 3 пункта 1, подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 26.11.2019 возражение общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис" на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019702713 с учетом настоящего решения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 16.03.2020 N 4897.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис" 3 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина