Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2020 г. по делу N СИП-235/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по возражению против выдачи патента на изобретение, в связи с наличием в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признака, не раскрытого на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2020 г. по делу N СИП-235/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2021 г. N С01-1618/2020 по делу N СИП-235/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 29 сентября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола помощником судьи Мосесовой А.Д.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Блэкстоун" (ул. Изваринская, д. 3, кв. 131, Москва, 119027, ОГРН 1117746203520) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.01.2020.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Кащак Иван Иванович (Коммунистический пр-т, д. 35, кв. 3, г. Копейск, Челябинская обл., 456617, ОГРНИП 318745600038680).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Блэкстоун" - Зарипов Т.Ф. (по доверенности от 24.01.2019) после перерыва не явился, Громов М.А. (по доверенности от 24.01.2019), Губайдуллин Э.И. (генеральный директор);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Прокудин А.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-286/41);

от индивидуального предпринимателя Кащака И.И. - Борщ-Компанеец Н.С. (по доверенности от 02.09.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Блэкстоун" (далее - Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 21.01.2020, принятого по возражению от 19.09.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 2670846 на изобретение (код Международной патентной классификации F16F).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Кащак Иван Иванович (далее - Предприниматель).

Общество, обосновывая свое несогласие с оспариваемым решением, указывает, что изложенные в нем выводы не соответствуют материалам дела и не основаны на фактических обстоятельствах, сделаны с нарушением норм материального и процессуального права, а решение является незаконным и необоснованным.

Заявитель считает необоснованными выводы Роспатента о том, что признак "цельная резиновая оболочка с ниппелем", присутствующий в материалах заявки на дату ее подачи, указывает только лишь на наличие у оболочки ниппеля, и был заменен в формуле изобретения на новый признак "надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем", указывающий на выполнение оболочки заодно с ниппелем, то есть как единого целого.

В указанной связи Общество считает, что признаки "надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем" и "цельная резиновая оболочка с ниппелем" тождественны по смыслу.

В обоснование своих доводов Общество ссылается на то, что тождественность указанных признаков подтверждается Актом экспертного исследования N 3240/33-6-19 от 20.09.2019, подготовленным ФБУ Российской Федерации Центр судебной экспертизы при Минюсте Российской Федерации (далее - Акт экспертного исследования), а также на то, что указание на совместное выполнение оболочки и ниппеля из одного вещества следует из описания изобретения, содержащегося в заявке на дату ее подачи: "Пневмоэлемент изготовляется: из высококачественных материалов и по современным технологиям (резина, каучук)" (стр. 4 реферата), "Универсальный пневмоэлемент изготавливается из высококачественных резиносмесей, каучука и других тянущихся материалов, разработанные для эксплуатации в амортизационных и силовых изделиях" (стр. 2 формулы). Тогда как понятие "пневмоэлемент", согласно первичному описанию изобретения включало в себя и оболочку, и ниппель (стр. 1, 3 описания).

Таким образом, заявитель считает, что описание универсального пневмоэлемента изначально подразумевало выполнение из единого материала совместно всех его частей (и оболочки, и ниппеля), а значит оно указывало на их выполнение цельными и заодно.

Кроме того, Общество указывает, что Роспатент в нарушение пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС) не предоставил Обществу возможность внести изменения в формулу изобретения, с тем, чтобы исключить признание патента полностью недействительным.

Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, свидетельствуют о том, что оспариваемое решение не соответствует положениям статей 1378 и 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и нарушает права заявителя.

Роспатент в представленном отзыве указал на то, что доводы заявителя являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны изобретений, считает, что оспариваемое решение принято в полном соответствии с нормами действующего законодательства и основания для признания его недействительным отсутствуют.

Представители Общества заявили ходатайство о приобщении и обозрении вещественных доказательств - пневмоэлементов, изготавливаемых Обществом и конкурентами.

Рассмотрев указанное ходатайство Общества, судебная коллегия отказала в его удовлетворении ввиду следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 76 Арбитражного кодекса Российской Федерации вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Суд не усматривает, что представленные пневмоэлементы являются предметами позволяющим установить обстоятельства по делу, и содержит все признаки спорного изобретения, позволяющие установить равнозначность признаков, указанных в заявке на дату ее подачи и в формуле спорного изобретения. Таким образом, необходимость в обозрении и приобщении к материалам дела такого вещественного доказательства отсутствует.

Раскрытие признаков формулы спорного изобретения должно содержаться именно в материалах заявки на дату ее подачи. Отсутствие такого раскрытия, не может быть восполнено демонстрацией изделия, содержащего, по мнению заявителя, пневмоэлемент подвески автомобиля по патенту Российской Федерации N 2670846.

В судебном заседании объявлялся перерыв для ознакомления с поступившими от Роспатента письменными пояснениями.

Представители Общества представили дополнительные документы: выдержку из Большого толкового словаря русского языка (гл. ред. Кузнецов С.А., СПб.: Норинт, 2000), распечатки сведений с сайта www.pokrishka.ru.

Поступившие письменные пояснения Общества и Роспатента, а также выдержка из Большого толкового словаря русского языка и распечатки сведений с сайта www.pokrishka.ru приобщены к материалам дела.

В суд через систему "Мой Арбитр" от Общества 15.09.2020 поступило ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Представители Роспатента и Предпринимателя против удовлетворения ходатайства Общества о назначении судебной экспертизы возражали.

Коллегия судей, рассмотрев указанное ходатайство, пришла к выводу об отсутствии оснований к его удовлетворению, поскольку ответ на предложенный заявителем вопрос "следует ли из материалов заявки N 2016140689 на дату ее подачи (17.10.2016) в том числе из приведённых в материалах дела чертежей, что резиновая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем?" не требует проведения патентно-технических исследований и специальных знаний.

Представители заявителя в судебном заседании поддержали заявленные требования.

Представитель Роспатента просил в удовлетворении требований заявителя отказать по доводам, изложенным в отзыве, настаивал на законности и обоснованности оспариваемого решения.

Представитель третьего лица в судебном заседании также поддержал оспариваемое решение, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2670846 на изобретение "Универсальный пневмоэлемент подвески автомобиля" выдан по заявке N 2016140689 от 17.10.2016 (далее - патент N 2670846, спорный патент). Обладателем исключительного права на указанное изобретение является Общество.

Патент N 2670846 выдан со следующей формулой изобретения:

"1. Универсальный пневмоэлемент подвески, содержащий надувную полую оболочку, установленную в пружины задней и/или передней подвески, и ниппель, отличающийся тем, что надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем, расположенным в любом месте надувной полой оболочки.

2. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что ниппель выполнен в одном из торцов вышеуказанной оболочки.

3. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что ниппель выполнен сбоку вышеуказанной оболочки.

4. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен из резиновых смесей или каучука.

5. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью работы под давлением от 0,2 до 1,5 кгс/см2.

6. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью работы под экстремальным давлением 5 кгс/см2.

7. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что высота оболочки составляет от 5 до 30 см.

8. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что толщина оболочки и стенок торца составляет от 2 до 30 мм.".

К описанию изобретения приведены следующие графические материалы:

В описании спорного изобретения указано, что технический результат, "который будет получен при осуществлении заявляемого изобретения, заключается в расширении арсенала пневмоэлементов, предназначенных для подвесок пружинного типа, при этом повышая ресурс деталей подвески, увеличивая производительность, обеспечивая безопасность и плавность хода, за счет выполнения пневмоэлемента в виде цельной оболочки с ниппелем, т.е. монолитного исполнения оболочки заодно с ниппелем". В описании спорного изобретения также указано, что "технический результат достигается созданием универсального пневмоэлемента подвески, содержащего надувную полую оболочку, установленную в пружины задней и/или передней подвески, и ниппель, в котором надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем, расположенным в любом месте надувной полой оболочки".

Предприниматель 19.09.2019 обратился в Роспатент с возражением против выдачи патента N 2670846, сослался на наличие в формуле изобретения и в решении о выдаче патента признаков, не раскрытых в документах заявки представленных на дату её подачи, а также на несоответствие спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В возражении Предприниматель указал, что в материалах заявки на дату ее подачи отсутствует признак формулы изобретения по спорному патенту, касающийся выполнения надувной полой оболочки цельной заодно с ниппелем.

С возражением Предприниматель представил следующие источники информации:

- патентный документ UA 85605 C2, опубл. 10.02.2009;

- патентный документ RU 2440068 C1, опубл. 20.01.2012;

- патентный документ SU 1614207 A1, опубл. 09.02.1995;

- патентный документ RU 2327578 C2, опубл. 27.06.2008;

- патентный документ RU 2095569 C1, опубл. 10.11.1997;

- патентный документ RU 85195 U1, опубл. 27.07.2009;

- ГОСТ 3455-46 "Чертежи в машиностроении", Стандартгиз, 1950, стр. 1 - 2.

По результатам рассмотрения возражения третьего лица Роспатент принял решение от 21.01.2020, которым возражение удовлетворено, патент Российской Федерации на изобретение N 2670846 признан недействительным полностью.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 21.01.2020, Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением, в котором просит признать решение недействительным.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзывах на него, заслушав пояснения явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок для подачи заявления Обществом соблюден.

Основанием для принятия решения суда о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием ((статья 13 ГК РФ), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 и заявителем не оспариваются.

При проверке решения Роспатента от 21.01.2020 на соответствие законам и иным нормативным правовым актам суд установил следующее.

С учетом даты подачи заявки N 2016140689, по которой выдан спорный патент (17.10.2016), правовая база для оценки патентоспособности спорной группы изобретений включает ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 N 316 (далее - Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 N 316 (далее - Требования ИЗ).

Порядок рассмотрения возражения установлен Правилами ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 ГК РФ заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение по существу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 ГК РФ дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 29 Правил ИЗ если по результатам проверки дополнительных материалов установлено, что они изменяют заявку по существу, такие дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при дальнейшем рассмотрении заявки во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 96 Правил ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они, в частности, содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу. Включение в формулу изобретения признаков, раскрытых на чертежах, представленных на дату подачи заявки, допускается в случае, когда чертежи дают однозначное представление об этих признаках.

Роспатент рассмотрел возражение Предпринимателя в порядке, установленном статьями 1248 и 1398 ГК РФ, а также Правилами ППС.

В соответствии с предусмотренным указанными нормами порядком патент на изобретение оспаривается путем подачи соответствующего возражения в Роспатент.

При рассмотрении такого возражения повторная экспертиза спорного изобретения в полном объеме не проводится, а проверяется обоснованность доводов, изложенных в возражении, с учетом представленных вместе с ними материалов.

При этом действующее законодательство не ограничивает возможность многократного оспаривания патента на изобретение в административном порядке одним и тем же лицом.

В результате проверки, в пределах доводов возражений, правомерности выдачи патента Роспатент установил, что признак формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающийся выполнения "надувной полой оболочки цельной заодно с ниппелем", отсутствовал в материалах заявки на дату ее подачи, то есть 17.10.2016. Данный признак был включен Обществом в формулу изобретения, представленную в корреспонденции от 19.06.2017, с которой был выдан спорный патент.

При этом Роспатент установил, что в описании изобретения, содержащемся в заявке на дату ее подачи, указано лишь на выполнение пневмоэлемента в виде цельной оболочки с ниппелем (стр. 1, 3 описания).

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что признак "цельной оболочки с ниппелем", присутствующий в материалах заявки на дату ее подачи, и указывающий только лишь на наличие у оболочки ниппеля, заменен в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, на новый признак "оболочки цельной заодно с ниппелем", указывающий на выполнение оболочки заодно с ниппелем, т.е. как единого целого. Однако, указание на такое выполнение данных элементов отсутствовало в материалах заявки на дату ее подачи.

Исходя из изложенного, Роспатент пришел к выводу о наличии в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

В отношении Акта экспертного исследования Роспатент указал, что указанный документ содержит лишь частное мнение составившего его лица. При этом, Роспатент не согласился с изложенным в данном заключении мнением о том, что признаки "надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем" и "цельная резиновая оболочка с ниппелем" тождественны по смыслу, указав что выполнение оболочки цельной подразумевает ее выполнение сплошной, не составной, состоящей из одного материала (при этом, имеющийся ниппель не обязательно выполнен из того же материала). Выполнение оболочки цельной заодно с ниппелем указывает на то, что и оболочка и ниппель выполнены совместно из одного материала.

Установив указанные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу о наличии в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признака, не раскрытого на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

В связи с указанным выводом, Роспатент не проводил проверку изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" и не проводил анализ приведенных в возражении источников информации.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о наличии в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признака, не раскрытого на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, судебная коллегия считает указанные выводы соответствующими статье 1378 ГК РФ, а доводы заявителя необоснованными в силу следующего.

Вопреки мнению заявителя об обратном, само по себе решение о выдаче спорного патента не свидетельствует о незаконности решения о признании его недействительным, поскольку решение о выдаче патента не имеет преюдициального значения. При этом согласно пункту 7 статьи 1398 ГК РФ признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393 ГК РФ).

Общество в возражении и его представители в судебном заседании не оспаривали сам факт наличия установленных Роспатентом расхождений в формулировке признаков спорного изобретения в документах заявки на дату ее подачи и в решении о выдачи патента. Эти обстоятельства подтвердил и генеральный директор Общества указав, что признак "надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем" был написан "не по-русски".

Доводы заявителя сводятся к тому, что признак формулы "надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем", указанный в решении о выдачи патента, и признак формулы "цельная резиновая оболочка с ниппелем", указанный на дату подачи заявки, тождественны по смыслу.

Рассмотрев указанные доводы, судебная коллегия отклоняет их ввиду следующего.

Как указано выше в обоснование выводов Роспатента положено то обстоятельство, что в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, содержится признак "надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем", не раскрытый на дату подачи спорной заявки в документах, представленных на эту дату.

Данные обстоятельства с учетом положений пунктов 1 и 2 статьи 1378 ГК РФ, пункта 96 Правил ИЗ послужили основанием для вывода Роспатента о наличии оснований для признания спорного патента недействительным полностью.

Многочисленные доводы Общества, приведённые против выводов Роспатента о различии признаков, мотивированы иным толкованием смыслового значения фраз "цельная резиновая оболочка с ниппелем" и "оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем".

Так заявитель настаивает на том, слово "цельная", исходя из буквального его понимания, само по себе реализует значение "состоящий, сделанный из одного куска, не составной". Предлог "с" - "Указывает на лицо, предмет и т.п., участвующие во взаимном или совместном действии" (Большой толковый словарь русского языка под редакцией С.А. Кузнецова. СПБ.2006).

По мнению Общества из приведенных толкований следует, что слово "цельная" и предлог "с" в признаке "цельной резиновой оболочки с ниппелем" указывают на взаимное или совместное действие оболочки и ниппеля, а именно, на выполнение оболочки неотделимой от ниппеля, состоящей, сделанной из одного куска, не составной, что применительно к описанию изобретения указывает на то, что оба его элемента представляют собой одно целое.

При этом, Общество настаивает на том, что в формуле изобретения выданного патента в признаке "оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем" слово "цельной" и предлог "с" реализуют то же самое значение, что и в материалах заявки на дату ее подачи, то есть указывают на выполнение оболочки неотделимой от ниппеля, состоящей, сделанной из одного куска, не составной, выполненной из одного материала.

Кроме того Общество указывает, что указание на совместное выполнение оболочки и ниппеля из одного вещества следует из описания изобретения, содержащегося в заявке на дату ее подачи: "Пневмоэлемент изготовляется: из высококачественных материалов и по современным технологиям (резина, каучук)" (стр. 4 реферата), "Универсальный пневмоэлемент изготавливается из высококачественных резиносмесей, каучука и других тянущихся материалов, разработанные для эксплуатации в амортизационных и силовых изделиях" (стр. 2 формулы). Тогда как понятие "пневмоэлемент", согласно первичному описанию изобретения включало в себя и оболочку, и ниппель (стр. 1, 3 описания).

Заявитель также ссылается на то, что признак формулы "выполнение надувной полой оболочки цельной заодно с ниппелем" следует из чертежей пневмоэлемента по спорному патенту.

Вместе с тем, как указано выше согласно пункту 96 Правил ИЗ признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу.

Судебная коллегия исходит из буквального толкования сравниваемых признаков и считает, что признак "в виде цельной оболочки с ниппелем" при дословном толковании однозначно указывает лишь на целостность самой оболочки и наличие у нее ниппеля. В то же время признак "выполнение оболочки цельной заодно с ниппелем" указывает на то, что оболочка изготовлена "заодно с ниппелем" (вместе с ниппелем), как единое целое. В этой связи суд соглашается с выводами Роспатента о том, что отличие указанных признаков изменяет заявку по существу.

Доводы заявителя о том, что об изготовлении оболочки и ниппеля как единого целого свидетельствует указание в описании на единый материал изготовления отклоняются судебной коллегией, поскольку из буквального толкования таких указаний как "пневмоэлемент изготовляется: из высококачественных материалов и по современным технологиям (резина, каучук)" ... "универсальный пневмоэлемент изготавливается из высококачественных резиносмесей, каучука и других тянущихся материалов, разработанные для эксплуатации в амортизационных и силовых изделиях" явным образом не следует цельность пневмоэлемента ("оболочка и ниппель выполнены как единое целое").

Доводы заявителя об обратном, сводятся к иному толкованию фраз, которыми выражены сравниваемые выше признаки, но не опровергают различие этих признаков, изменяющее заявку по существу.

Не опровергают указанный вывод и распечатки статьи "Спускает колесо?" с сайта www.pokrishka.ru об особенностях выполнения ниппеля в автомобильной шине, так как она является частным случаем изготовления камерной шины.

Согласно пункту 96 Правил ИЗ включение в формулу изобретения признаков, раскрытых на чертежах, представленных на дату подачи заявки, допускается в случае, когда чертежи дают однозначное представление об этих признаках.

Судебная коллегия изучила чертежи пневмоэлемента, на которые сослалось Общество, и считает, что они не свидетельствуют о том, что оболочка и ниппель являются одной деталью, то есть цельными (сплошными).

Так из чертежа 1 стр. 7 описания не следует, что оболочка и ниппель являются цельными, поскольку сделанный разрез оболочки не затрагивает основания ниппеля (непосредственно под ниппелем и рядом с ним), поэтому сделать однозначный вывод то том, что они являются единым целым не представляется возможным. На чертеже 2 ст. 8 описания вообще нет разреза в месте крепления ниппеля с камерой, что также указывает на необоснованность довода заявителя о том, что оболочка и ниппель являются цельными.

Ссылки заявителя на ГОСТы (2.306-68, 2.313-82, 2.101-2016) подлежащие применению при разработке конструкторской документации являются не обоснованными, так как в описании и в чертежах нет ссылок на применении Обществом указанных ГОСТов, более того применение ГОСТ 2.0.1-2013 "ЕСКД. Общие положения" носит добровольный характер (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 N 1628-ст).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "ГОСТ 2.0.1-2013" имеется в виду "ГОСТ 2.001-2013"

Доводы Общества о том, что тождественность указанных признаков подтверждена Актом экспертного исследования, отклоняются судебной коллегией, поскольку Акт экспертного исследования исследован и отклонен в оспариваемом решении по мотивам, указанным выше. Судебная коллегия не находит оснований считать вышеприведенный анализ и оценку указного доказательства ошибочной. Более того, как было установлено судом исходя из требований пункта 96 Правил ИЗ сведения о наличие/отсутствие признаков должны быть изложены именно в описании или в чертежах, а не в других документах.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Общество считает, что независимый пункт формулы изобретения мог быть скорректирован поскольку "и в патенте на дату выдачи, и в документах заявки на дату подачи, присутствовало указание на то, что оболочка и ниппель выполнены совместно из одного материала (резиновых смесей или каучука)".

Однако, корректировка независимого пункта формулы изобретения посредством зависимого пункта 4 в части уточнения содержащихся в нём материалов, из которых выполнен пневмоэлемент (резиновых смесей или каучука), не может изменить содержание признака, который содержится в независимом пункте формулы, но не раскрыт на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, а именно, характеризующего выполнение оболочки заодно с ниппелем, то есть как единого целого.

В этой связи корректировка независимого пункта формулы посредством отражения в нём материалов, из которых выполнен пневмоэлемент, из зависимого пункта 4, не может изменить вывода о наличии в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Уточнение формулы изобретения путем внесения указанных заявителем признаков из описания также невозможно в силу следующего.

Судебная коллегия принимает во внимание то, что условия внесения изменений в формулу изобретения установлены абзацем первым и вторым пункта 4.9 Правил N 56.

В силу абзаца третьего пункта 4.9 Правил N 56 указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретения, действовавшими на дату подачи заявки.

Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции Роспатента при рассмотрении возражения против выданного патента. В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется и допустимы любые изменения ее формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором - оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей его сущность и определяющей объем его правовой охраны.

В связи с этим уточнение формулы изобретения путем внесения признаков из описания возможно только до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение.

С учетом изложенного доводы заявителя о нарушении Роспатентом пункта 4.9 Правил N 56 также нельзя признать обоснованными.

Таким образом, вопреки доводам заявителя, оспариваемое решение полностью соответствует положениям статей 1378 и 1398 ГК РФ.

Таким образом, доводы заявителя не опровергают приведенные в решении Роспатента от 21.01.2020 выводы, и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

Суд по интеллектуальным правам, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого решения Роспатента, поскольку судом проверено и установлено, что оно принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя.

Как следствие, требования общества с ограниченной ответственностью "Блэкстоун" удовлетворению не подлежат.

Данный вывод, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени несения расходов по оплате государственной пошлины по настоящему делу на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью "Блэкстоун" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев