Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2020 г. N С01-1054/2020 по делу N СИП-1068/2019 Суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на новое рассмотрение, поскольку суду необходимо исследовать однородность товаров и услуг спорного и противопоставленного товарных знаков, при этом учесть что услуги должны быть исследованы именно в той формулировке, в которой они включены в свидетельство на товарный знак

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2020 г. N С01-1054/2020 по делу N СИП-1068/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 5 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 октября 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С.,

судьи-докладчика Голофаева В.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны (Санкт-Петербург, ОГРНИП 304780635100251) на решение Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2020 по делу N СИП-1068/2019

по заявлению индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 06.12.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 527631.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Улаев Валерий Александрович (Санкт-Петербург, ОГРНИП 307784727700419).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны - Клейнер А.Ю. (по доверенности от 16.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-282/41);

от индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича - Брачев С.В. (по доверенности от 29.10.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Погорелова Ирина Валентиновна (далее - заявитель, предприниматель Погорелова И.В.) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 06.12.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 527631 (далее также - спорный товарный знак) в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Улаев Валерий Александрович (далее - предприниматель Улаев В.А.).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2020 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприниматель Погорелова И.В., ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 10.07.2020 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, просит отменить указанное решение суда, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель Погорелова И.В. ссылается на то, что решение суда противоречит статьям 1477, 1481 и 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

При этом заявитель жалобы указывает на то, что Роспатент, признавая недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, неправомерно дополнил услуги 35-го класса МКТУ, включенные в перечень регистрации данного товарного знака, уточняющими формулировками.

Между тем, как отмечает предприниматель Погорелова И.В., данный товарный знак зарегистрирован в отношении "единых" услуг 35-го класса МКТУ, не содержащих указания на конкретные товары, в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128 (далее также - противопоставленный товарный знак) зарегистрирован в отношении конкретных товаров, поэтому сравниваемые услуги и товары не являются однородными, в связи с чем возражение предпринимателя Улаева В.А. не подлежало удовлетворению.

Кроме того, заявитель жалобы ссылается на то, что суд первой инстанции необоснованно исходил из осуществления предпринимателем Улаевым В.А. деятельности по производству (выращиванию) цветочной продукции, в то время как в деле отсутствуют какие-либо доказательства этого.

Отзывы на кассационную жалобу от участвующих в деле лиц не поступили.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отказал в приобщении к материалам дела письменных объяснений Роспатента, поступивших в суд посредством системы "Мой арбитр" непосредственно перед судебным заседанием, ввиду непредставления доказательств заблаговременного направления данных пояснений участвующим в деле лицам.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель предпринимателя Погореловой И.В. поддержал доводы жалобы.

Представители Роспатента и предпринимателя Улаева В.А. просили отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 527631 с приоритетом от 09.07.2013 зарегистрирован на имя предпринимателя Погореловой И.В. в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

В Роспатент 01.08.2019 поступило возражение предпринимателя Улаева В.А. против предоставления правовой охраны данному товарному знаку в отношении услуг "организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, за исключением проводимых в отношении цветов и цветочной продукции; презентация товаров, за исключением цветов и цветочной продукции, на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная, за исключением цветов и цветочной продукции; продвижение товаров, за исключением цветов и цветочной продукции, для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, за исключением цветов и цветочной продукции, услуги розничной продажи товаров, за исключением цветов и цветочной продукции, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, за исключением цветов и цветочной продукции]" в связи с несоответствием этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Возражение предпринимателя Улаева В.А. было мотивировано тем, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, касающихся продвижения и реализации цветов и цветочной продукции, с противопоставленным товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 465128, зарегистрированным в отношении товаров 26-го класса МКТУ "цветы искусственные" и 31-го класса МКТУ "цветы, засушенные для декоративных целей, цветы, растения, растения засушенные для декоративных целей".

Решением Роспатента от 06.12.2019 возражение было удовлетворено, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях (в отношении цветов и цветочной продукции); презентация товаров, а именно цветов и цветочной продукции, на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа цветов и цветочной продукции аукционная; продвижение товаров, а именно цветов и цветочной продукции, для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно цветов и цветочной продукции, услуги розничной продажи товаров, а именно цветов и цветочной продукции, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно цветами и цветочной продукцией]".

Данное решение было мотивировано тем, что спорный товарный знак и противопоставленный ему товарный знак являются сходными в отношении указанных услуг 35-го класса МКТУ, однородных товарам 26-го и 31-го классов МКТУ, указанным в свидетельстве на противопоставленный товарный знак.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу оспариваемого ненормативного правового акта, предприниматель Погорелова И.В. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого акта недействительным.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого решения Роспатента.

При этом суд исходил из вероятности смешения спорного товарного знака с противопоставленным товарным знаком в части услуг 35-го класса МКТУ, связанных с продвижением и реализацией на рынке цветов и цветочной продукции.

Довод предпринимателя Погореловой И.В. о неправомерном ограничении Роспатентом услуг 35-го класса МКТУ спорного товарного знака товарами 26-го и 31-го классов МКТУ противопоставленного товарного знака суд отклонил, указав, что заявитель не приводит нормы права, которые, по его мнению, нарушил административный орган при рассмотрении возражения.

Отклоняя ссылку заявителя на нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, суд отметил, что Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, не содержат запрета на ограничение правовой охраны товарного знака путем уточнения формулировок услуг конкретными товарами.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве. Кроме того, предпринимателем Погореловой И.В. не оспариваются выводы суда о сходстве сравниваемых товарных знаков.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

На основании пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), действовавших на дату приоритета спорного товарного знака, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В пункте 162 Постановления N 10 также разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что выводы суда первой инстанции о вероятности смешения спорного товарного знака с противопоставленным товарным знаком в части услуг 35-го класса МКТУ, связанных с продвижением и реализацией на рынке цветов и цветочной продукции, нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, а также не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ необходимо в том числе установление однородности товаров (услуг) спорного и противопоставленного товарных знаков.

В обжалуемом решении от 10.07.2020 суд первой инстанции признал обоснованным вывод административного органа о том, что услуги 35-го класса МКТУ спорного товарного знака в части продвижения и реализации на рынке цветов и цветочной продукции и товары 26-го и 31-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются взаимодополняемыми и имеют один круг потребителей.

При этом суд отметил, что "перечень услуг 35-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631 включает в себя, в том числе, реализацию и продвижение товаров 26, 31-го классов МКТУ, относящихся именно к цветам и цветочной продукции".

Между тем, вопреки данному указанию суда первой инстанции, включенные в свидетельство на спорный товарный знак услуги 35-го класса МКТУ не содержат указания на какие-либо виды товаров, в том числе на товары, относящиеся к 26-му и 31-му классам МКТУ.

Так, в перечне регистрации товарного знака приведены услуги 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Вывод суда первой инстанции об обратном не соответствует материалам дела, а следовательно, является основанием для отмены судебного акта на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, суд ошибочно устанавливал однородность услуг 35-го класса МКТУ в части продвижения и реализации на рынке цветов и цветочной продукции, в то время как при установлении однородности услуг необходимо исследовать их именно в том виде (в той формулировке), в котором эти услуги включены в свидетельство на товарный знак.

Данное обстоятельство не было учтено судом первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой. Как указано в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает возможным обратить внимание на выраженную в определении от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308 по делу N СИП-251/2017 правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой прекращение правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров может позволить заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование.

С учетом того что допущенное судом первой инстанции нарушение норм материального права, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного решения, последнее не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе исследовать однородность товаров и услуг сравниваемых товарных знаков, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче кассационной жалобы на решение арбитражного суда государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, размер государственной пошлины составляет 300 рублей для физических лиц.

Таким образом, государственная пошлина, подлежащая уплате за рассмотрение кассационной жалобы, составляет 150 рублей.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Поскольку фактически предпринимателем при подаче кассационной жалобы государственная пошлина уплачена в размере 3 000 рублей по платежному поручению от 12.08.2020 N 42095455, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2 850 рублей подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2020 по делу N СИП-1068/2019 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Погореловой Ирине Валентиновне (ОГРНИП 304780635100251) из федерального бюджета 2 850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной при подаче кассационной жалобы по платежному поручению от 12.08.2020 N 42095455.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

В.В. Голофаев