Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2020 г. по делу N СИП-535/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2020 г. по делу N СИП-535/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2021 г. N С01-167/2021 по делу N СИП-535/2020 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 9 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 14 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Борисовой Ю.В., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ОРИГАМИ" (ул. Цветочная, д. 2, с. Нагаево, г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРН 1130280040660) к обществу с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" (ул. Сергея Макеева, д. 13, Москва, 123022, ОГРН 1027739039240) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205797 в отношении услуг "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров" 42 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ОРИГАМИ" - Ибатуллин А.В. (по доверенности от 30.01.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" - Григорова М.В. (по доверенности от 06.07.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ОРИГАМИ" (далее - общество "ОРИГАМИ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" (далее - общество "Юнилевер Русь") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205797 в отношении услуг "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров" 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований общество "ОРИГАМИ" указывает на то, что осуществляет деятельность по обеспечению общественного питания, а также осуществляет деятельность по розничной продаже продуктов питания.

Истец отмечает, что заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку имеет намерение использовать в своей деятельности обозначение "МАГНАТ", поэтому им осуществлены подготовительные действия к такому использованию, а именно подана заявка N 2020712579 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "МАГНАТ" в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, являющихся однородными услугам 42-го класса МКТУ для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Поскольку, по мнению истца, спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 205797 не используется в отношении заявленных услуг 42-го класса МКТУ, в то время как истец является заинтересованным лицом в использовании спорного обозначения в отношении однородных услуг, общество "ОРИГАМИ" просит досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака.

От общества "Юнилевер Русь" в материалы дела поступили отзыв, письменные пояснения, в которых оно, ссылаясь на использование спорного товарного знака для товаров 30-го класса МКТУ (мороженное) и в отношении оспариваемой части услуг через кафе-бар "МАГНАТ", просит отказать в удовлетворении исковых требований.

Обосновывая свою позицию о наличии оснований для отказа в удовлетворении исковых требований, общество "Юнилевер Русь" также ссылается на недоказанность истцом заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, указывая на то, что представленные истцом доказательства осуществления им реализации однородных услуг, не могут быть учтены, поскольку ранее были представлены в рамках иных судебных дел; факт подачи заявки на регистрацию обозначения за несколько дней до направлению ответчику досудебной претензии свидетельствует о создании видимости заинтересованности; подача заявки сама по себе не может свидетельствовать о наличии заинтересованности.

Ответчик отмечает, что в период с января 2019 по июнь 2020 истцом в общей сложности было подано более 70 заявок на товарные знаки, часть из которых уже была признана отозванной Роспатентом вследствие неуплаты государственной пошлины. Подобные количественные показатели, по мнению ответчика, свидетельствуют об отсутствии реального намерения в их использовании.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель общества "ОРИГАМИ" настаивал на удовлетворении иска в полном объеме.

Представитель общества "Юнилевер Русь" просил отказать в удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания суда первой инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направил, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения искового заявления в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, общество "Юнилевер Русь" является правообладателем словесного товарного знака "МАГНАТ" по свидетельству Российской Федерации N 205797, зарегистрированного 23.10.2001 с приоритетом от 22.09.1999, в отношении товаров "мороженное" 30-го класса МКТУ и услуг "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; реализация товаров" 42-го класса МКТУ.

Общество "ОРИГАМИ", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении услуг "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров" 42-го класса МКТУ, для индивидуализации которой он зарегистрирован, 26.03.2020 направило в адрес общества "Юнилевер Русь" письмо с предложением о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак в отношении услуг 42-го класса МКТУ.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением (т. 1, л. д. 11), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (предложение направлено 26.03.2020 (т. 1, л. д. 12-13) и тридцатидневный срок на подачу настоящего искового заявления по данному делу (иск направлен в суд 23.06.2020 (т. 1, л. д. 3).

Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен заинтересованным лицом.

Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Таким образом, заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, истец представил в материалы дела следующие копии документов: сведения о заявке от 13.03.2020 N 2020712579 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "МАГНАТ", распечатка страниц сайта http://bushido102.ru/, подтверждающая ведение деятельности по обеспечению общественного питания и розничной продаже товаров, распечатка страниц сайта: https://www.reg.ru/whois/7dname=bushido102.ru, распечатка страниц сайта: https://yandex.ru/maps/org/bushido/1683710914/?11=56.119608%2C54.620453&source=wizbiz_new_text_single&z=19, подтверждающая расположение суши лавки по адресу: Цветочная улица, 2, село Нагаево, городской округ Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450900, сведения о товарном знаке "суши-лавка БУШИДО", фотографии суши лавки "Бушидо", товарные накладные, УПД по закупке товаров для приготовления блюд, выписки из счета общества "ОРИГАМИ", договор аренды нежилого помещения для осуществления деятельности по обеспечению общественного питания и розничной продаже товаров, декларации об объемах розничной продажи пива и пивных напитков, копии чеков от 20.08.2019, от 21.08.2019, видеозаписи по продаже товаров от 20.08.2019, 21.08.2019, сведения о состоянии делопроизводства по заявке N 2020712579.

Суд по интеллектуальным правам, оценив указанные доказательства в совокупности и взаимной связи друг с другом на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил, что ими подтверждается факт осуществления истцом деятельности, связанной с реализацией товаров и обеспечением общественного питания. Таким образом, истцом доказано, что он оказывает услуги, однородные услугам 42-го класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Общество также осуществило подготовку к использованию спорного словесного обозначения "МАГНАТ" путем подачи соответствующей заявки в Роспатент.

Сходство товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205797 и указанного обозначения по заявке N 2020712579, объединенных словесным элементом "МАГНАТ", носит с учетом положений пунктов 41 - 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, очевидный характер. При этом степень такого сходства оценивается судом как высокая в силу доминирования в обоих обозначениях словесного элемента "МАГНАТ".

Услуги 42-го класса МКТУ, в отношении которых заявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, однородны услугам 35-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых истцом ведутся приготовления к использованию сходного до степени смешения обозначения, поскольку сравниваемые услуги имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (область применения), являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют схожие условия реализации, круг потребителей и могут быть отнесены ими к одному и тому же источнику происхождения.

Следовательно, оспариваемый товарный знак препятствуют регистрации обозначения истца в качестве товарного знака.

Как было указано ранее заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Суд по интеллектуальным правам установил, что истец осуществляет реализацию услуг однородных услугам 42-го класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Суд также установил, что истец осуществил подготовку к использованию спорного обозначения в отношении услуг однородных услугам для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Данные обстоятельства в совокупности, с учетом указанных ранее норм права и позиций суда высшей судебной инстанции, свидетельствуют о том, что истец подтвердил, что направленность его коммерческого интереса заключается в последующем использовании им в отношении однородных услуг спорного обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205797 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров".

Относительно довода ответчик о том, что тождественные документы, представленные истцом по иным делам и настоящему делу, не могут доказывать заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны разных товарных знаков, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что тождественные доказательства, представленные по разным делам могут доказывать одно и то же обстоятельство, в рассматриваемом случае - осуществление истцом деятельности по реализации товаров и по обеспечению общественного питания.

В данном случае не имеет правового значения обстоятельство того, что в представленных доказательствах осуществления указанной деятельности используется именно обозначение "БУШИДО", поскольку такие доказательства в совокупности с доказательствами осуществления подготовительных действий к использованию спорного обозначения, подтверждают реальное намерение истца использовать обозначение "МАГНАТ" в отношении услуг однородных услугам 42-го класса МКТУ для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также не свидетельствуют о том, что указанные действия истца осуществлены исключительно с намерением навредить деятельности ответчика.

Кроме того для настоящего дела не имеет правового значения обстоятельство того, что в период с января 2019 по июнь 2020 истцом поданы заявки на регистрацию иных обозначений в качестве товарных знаков, часть из которых была признана Роспатентом отозванной из-за неуплаты государственной пошлины, поскольку на момент рассмотрения настоящего дела заявка N 2020712579 не отозвана, в настоящее время Роспатентом проводится экспертиза обозначения, что свидетельствует о том, что истцом не был утрачен интерес в регистрации и использовании в последующем спорного обозначения.

Поскольку о фальсификации представленных истцом доказательств, ответчик в установленном законом порядке суду не заявил, довод ответчика о том, что представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается наличие у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемой регистрации, признается Судом по интеллектуальным правам несостоятельным, поскольку он противоречит фактическим обстоятельствам дела и представленным в их подтверждение доказательства.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Судебная коллегия учитывает, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (26.03.2020), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 26.03.2017 по 25.03.2020.

В пункте 2 статьи 1486 ГК РФ указано, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В подтверждение использования спорного товарного знака общество "Юнилевер Русь" в материалы дела представило следующие копии документов: соглашение о сотрудничестве от 26.06.2018, заключенное между обществом "Юнилевер Русь" и обществом с ограниченной ответственностью "Ин Бриф" (далее - общество "Ин Бриф"), и обществом с ограниченной ответственностью "Карвайн" (далее - общество "Карвайн") с приложениями, фотографии кафе "Магнат", скриншоты с видеозаписями работы кафе-бара "Магнат", распечатки публикаций, фотографий из социальных сетей, подтверждающие открытие и функционирование кафе-бара "Магнат"; распечатки из базы Ru-Center касательно принадлежности домена magnatbar.ru, архивная распечатка с веб-сайта http://addcatalogs.manyweb.ru/review/magnatbar.ru.html#, агентский договор от 01.09.2012, заключенный между обществом "Юнилевер Русь" и обществом "ИнБриф" с приложениями и дополнительными соглашениями к нему, договоры краткосрочной аренды части здания N 3332/0319-S1, N 366/1119-S1, письмо-согласие от 01.03.2018 на использование товарного знака от общества "Юнилевер Русь" обществу "ИнБриф", полис страхования, приложение N 7352 к договору возмездного оказания услуг/выполнения работ N ИБ0490913 от 04.09.2013 между обществом "ИнБриф" и ООО "Лайф-Проджект", договор от 01.09.2012 N 0109, заключенный между обществом "Юнилевер Русь" и обществом "ИнБриф" с приложениями и счетами, дубликат письма-согласия на использование товарного знака от общества "Юнилевер Русь" обществу "Карвайн", отчеты общества "ИнБриф", трудовые договоры общества "Карвайн" с работниками N 02/2020, N 19-2019, N 27/2019, N 01-2020 для работы в кафе "Магнат", договор N П-Х-М/107-18 от 25.06.2018, заключенный между обществом "Карвайн" и ООО "Ленмикс Логистик", УПД отражающие продавцов-поставщиков товаров, платежные поручения, кассовые чеки общества "Карвайн", оригинал меню кафе, счета-фактуры, акты, подтверждающие произведение платежей за услуги, связанные с открытием и функционированием кафе за 2018 - 2019 годы, образец салфеток, счета и платежные поручения, подтверждающие оплату счетов за 2018 - 2019 годы, электронное письмо от Е.Н. Степановой в адрес В.М. Уржумцевой с направленным письмом-согласием от общества "Юнилевер Русь" к обществу "ИнБриф", официальные справки на Е.Н. Степанову, А.В. Шепитько и В.М. Уржумцеву, выданные обществом "Юнилевер Русь" и обществом "Ин Бриф", заверенные копии трудовых договоров между Е.Н. Степановой, А.В. Шепитько и обществом "Юнилевер Русь", между В.М. Уржумцевой и обществом "ИнБриф", карточки регистрации контрольно-кассовой техники (PH ККТ) от 01.07.2018 и 14.10.2019, выданные ФНС РФ, установленной в кафе "Магнат", доверенность от общества "Юнилевер Русь" А.В. Шепитько от 06.05.2020, нотариально заверенный протокол осмотра электронного письма от общества "Юнилевер Русь" к обществу "ИнБриф", содержащего письмо-согласие на использование товарного знака "Магнат", дополнительное соглашение от 14.09.2020 N 1-09/20 к соглашению о сотрудничестве от 26.06.2018, судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-152/2018, товарная накладная от 26.09.2017 касательно поставки мороженого "МАГНАТ", письмо общества "Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг" о проведении количественного маркетингового исследования осуществленного в период с 30.03.2020 по 27.09.2020 в отношении 25 марок мороженого, письмо общества "Эй Си Нильсен" от 08.10.2020, декларации о соответствии, отчет о первичных продажах по бренду "Магнат" за 2018 - 2019 гг.

В обоснование довода об использовании спорного товарного знака в отношении услуг "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров" 42-го класса МКТУ ответчик ссылается на то, что данный товарный знак используется обществом "ИнБриф" и обществом "Карвайн" с согласия правообладателя на основании соглашения о сотрудничестве от 26.06.2018 (Соглашение), и дополнительного соглашения к нему от 14.09.2020, заключенного между ответчиком и обществом "Ин Бриф", обществом "Карвайн".

Данное соглашение, как отметил ответчик легализует использование спорного товарного знака как в отношении товаров 30-го класса МКТУ "мороженное" (обществом "ИнБриф"), так и в части оказания услуг общественного питания, реализации товаров третьих лиц (обществом "Карвайн") в кафе-баре.

Ответчик также сослался на широкую известность товарного знака "МАГНАТ" в отношении товаров 30-го класса МКТУ "мороженое", в подтверждение чего представил письма общества "Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг" и общества "Эй Си Нильсен", широкую известность товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 373285 и N 288874 в отношении тех же товаров, установленную судебными актами по делу N СИП-152/2018, в связи с чем ответчик полагает, что в настоящем деле может быть применена позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014, и, в связи с однородностью товаров "мороженное" 30-го класса МКТУ и услуг "реализация товаров", "обеспечение пищевыми продуктами и напитками" 42-го класса МКТУ, возможно признать использование спорного товарного знака для спорных услуг 42-го класса МКТУ.

Суд по интеллектуальным правам оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи, пришел к выводу о том, что ответчиком не доказано использование спорного товарного знака в отношении оспариваемых услуг 42-го класса МКТУ на основании следующего.

Как указано ранее доводы ответчика об использовании спорного товарного знака в отношении услуг "реализация товаров", "обеспечение пищевыми продуктами и напитками" 42-го класса МКТУ основаны на использовании обществом "Карвайн", обществом "Ин Бриф" этого товарного знака на основании Соглашения.

Между тем, из содержания указанного Соглашения усматривается, что в нем отсутствует упоминание о спорном товарном знаке, в то время как ответчику принадлежат исключительные права на товарные знаки со словесным элементов "МАГНАТ" по свидетельствам Российской Федерации N 261518, N 460287, N 685175, N 438244, 438243, N 437037, N 437036, N 326275, N 326274, N 309365, N 309278, N 288874.

В пункте 1.1 Соглашения указано на обязанность общества "Юнилевер Русь" выдать обществу "Карвайн", обществу "ИнБриф" письмо-согласие.

Вместе с тем в материалы дела представлено лишь такое письмо-согласие, выданное обществу "ИнБриф", исходя из содержания которого следует, что данному обществу предоставлено право использования товарного знака только в отношении товара "мороженное".

Обстоятельство выдачи письма-согласия указанному обществу на использование товарного знака не имеет правового значения для дела, поскольку в настоящем деле подлежит доказыванию использование спорного товарного знака в отношении таких услуг 42-го класса МКТУ как "реализация товаров", "обеспечение пищевыми продуктами и напитками".

Между тем доказательств выдачи письма-согласия обществу "Карвайн", которое на основании Соглашения осуществляет оказание услуг общественного питания, в отношении использования именно товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205797 в отношении оспариваемых позиций материалы дела не содержат.

Суд по интеллектуальным правам критически относится к представленному в материалы дела протоколу осмотра электронного письма, содержащего электронную версию письма-согласия общества "Юнилевер Русь" обществу "Карвайн" подписанную Шепитько А.В. и считает его ненадлежащим доказательством, так как материалы настоящего дела не содержат каких-либо надлежащих доказательств того, что Шепитько А.В. имела полномочия на выдачу письма-согласия на использование спорного товарного знака.

Наличие у Шепитько А.В. полномочия на выдачу такого письма также не следуют из содержания доверенности от 06.05.2016 N 2485, и не подтверждаются самим по себе фактом нахождения указанного лица в должности директора по развитию и разработке торговых марок в службе маркетинга ответчика.

Суд также учитывает, что в материалы дела не был представлен сам оригинал письма-согласия выданного обществом "Карвайн".

Представленный в материалы дела "дубликат" письма-согласия, выданный обществу "Карвайн", вопреки доводам ответчика, не подтверждает выдачу согласия на использование товарного знака указанному обществу, поскольку он датирован 10.08.2020.

Кроме того в отсутствие оригинала письма-согласия выданного 01.03.2018 суду не представляется возможным установить идентичность содержания этих писем, объем предоставленных обществу "Карвайн" по изначальному письму-согласию правомочий.

Относительно довода ответчика о том, что для целей применения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению выдачи согласия на использование товарного знака, а использование товарного знака иным лицом по воле правообладателя, суд отмечает, что ответчик не доказал использование именно спорного товарного знака иным лицом по воле правообладателя.

Ответчик не доказал фактическое предоставление им права использования обществу "Карвайн" именно спорного товарного знака, поскольку в пункте 1.1 Соглашения прямо указано на обязанность ответчика выдать письмо-согласие обществу "Карвайн", которое в материалы дела не представлено.

Суд также принимает во внимание, что из содержания Соглашения не следует, что основной целью создания кафе "Магнат" являлось продвижение и продажа товаров третьих лиц.

Из Соглашения явно и прямо следует, что целью его заключения и создания кафе "Магнат" являлось необходимость привлечение внимания и ознакомление потенциальных российских потребителей именно с мороженым "Магнат", производимым самим ответчиком.

Данное обстоятельство следует также из отчета о деятельности рекламного проекта "кафе Магнат" торговой марки Магнат, согласно которому реализация рекламного проекта под названием "кафе Магнат", предполагающая застройку и организацию работы кафе "Магнат", направлена именно на привлечение внимания конечного потребителя к товарному знаку "Магнат" для увеличения выручки от продаж мороженого торговой марки "Магнат".

Таким образом материалы дела не содержат надлежащих доказательства наличия согласия правообладателя на использование спорного товарного знака третьими лицами при осуществлении услуг 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров".

Суд обращает внимание на то, что из материалов дела не следует, что обществом "Карвайн" при оказании услуг связанных с функционированием кафе использовался именно спорный товарный знак.

Из представленной в материалы дела совокупности доказательств следует, что истцом и лицами, заключившими с истцом Соглашение, использовался товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 460287, зарегистрированный в том числе, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "мороженное".

Судебная коллегия также отмечает, что как усматривается из материалов дела, указанный товарный знак использовался в отношении лишь услуги "кафе", которая в настоящее время включена в 43-й класс МКТУ, поскольку основной массив доказательств относится именно к организации открытия и функционирования деятельности кафе.

Вопреки доводу ответчика, из представленных в материалы дела кассовых чеков, на которые ссылается ответчик в подтверждение использования товарного знака в отношении оспариваемых услуг, невозможно установить какие кассовые чеки относятся к услуге по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а какие кассовые чеки относятся к услуге по реализации товаров, в то время как ответчик необоснованно отождествляет указанные услуги.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что материалы дела не содержат достаточных и определенных доказательств того, что истцом, а также его партнерами использовался спорный товарный знак для индивидуализации таких услуг как "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров" 42-го класса МКТУ.

Как указывалось ранее, при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит именно на правообладателе.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров при оценке использования товарного знака не учитывается.

В то же время с учетом определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам.

Как отмечено в пункте 166 Постановления N 10 для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак. При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Учитывая названную правовую позицию судебная коллегия приходит к выводу о необходимости исследования обстоятельств, на которые ссылается ответчик, с целью определения возможности применения принципа однородности в настоящем споре.

Как усматривается из материалов дела ранее, решением Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2018 по делу N СИП-152/2018 установлен факт широкой известности товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 288874, N 373285 в отношении товара "мороженное".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного решения следует читать как "от 03.07.2018 г."

Вместе с тем суд полагает, что в рассматриваемом деле обстоятельства установленные в рамках дела N СИП-152/2018 не имеют преюдициального значения для настоящего дела, поскольку в указанном деле и настоящем деле предметом являются разные товарные знаки, а также исследуется разный период использования.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602, общеизвестность товарного знака или обозначения могут подтверждать документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

При оценке сведений, представленных в подтверждение общеизвестности товарного знака, также учитываются подходы, сформулированные в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-ой серии заседаний Ассамблеи государств-членов указанной организации. В частности, согласно пункту 1(b) статьи 2 Рекомендации ВОИС компетентный орган рассматривает представленную ему информацию о факторах, на основании которых можно сделать вывод о том, является ли знак общеизвестным или нет, в том числе, хотя и не ограничиваясь ею, информацию о следующем: степени известности или признания знака в соответствующем секторе общества; продолжительности, степени и географическом районе использования знака; продолжительности, степени и географическом районе любой деятельности по продвижению знака, включая рекламу или пропаганду и презентацию на ярмарках или выставках товаров и/или услуг, для которых используется этот знак; продолжительности и географическом районе осуществленных регистраций знака и/или любых заявок на его регистрацию в той степени, в какой они отражают использование или признание этого знака; материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак, в частности, отражающих степень, в которой этот знак был признан общеизвестным компетентными органами; ценности, присущей этому знаку.

Судебная коллегия полагает, что приведенные правовые позиции могут использоваться и при установлении широкой известности товарного знака российскому потребителю.

Вопреки мнению истца, судебная коллегия считает, что ответчик представил в материалы дела надлежащие и достаточные доказательства того, что в ходе длительного и интенсивного использования спорного товарного знака он стал широко известен рядовому российскому потребителю в отношении товара "мороженное" (письма общества "Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг" и общества "Эй Си Нильсен", отчет о первичных продажах по бренду "Магнат" за 2018-2019).

Вместе с тем судебная коллегия считает, что обстоятельство широкого использования товарного знака в отношении товара "мороженного" 30-го класса МКТУ не позволяет применить в рассматриваемом случае специальных подход, изложенный в пункте 166 Постановления N 10 и в указанном выше определении Верховного Суда Российской Федерации, поскольку ответчиком не представлено надлежащих, достаточных и убедительных доказательств в обоснование довода о том, что именно такой товар как "мороженное" относимый к 30-му классу МКТУ имеет прямую, а не опосредованную однородность услугам 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров".

Представителем ответчика не приведено таких доводов и в ответ на соответствующий вопрос судебной коллегии, заданный ему 09.12.2020 в судебном заседании.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что правообладатель товарного знака, зарегистрированного в отношении любого товара вправе использовать этот товарный знак любым не противоречащим закону способом, в том числе при реализации этого товара, что прямо следует из смысла пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, однако это не означает, что такая реализация товара может признаваться оказанием услуги, поскольку реализация товаров собственного производства не подпадает под понятие услуги.

Таким образом исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, судебная коллегия пришла к выводу о том, что ответчик не представил надлежащих доказательств использования обществом "Юнилевер Русь" и его партнерами по Соглашению спорного товарного знака в отношении услуг "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров" 42-го класса МКТУ.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205797 в отношении услуг "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров" 42-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска распределяются между сторонами согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "ОРИГАМИ" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205797 в отношении услуг "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров" 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ОРИГАМИ" 6 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Р.В. Силаев