Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2020 г. N С01-182/2020 по делу N СИП-595/2019 Исследуя действия компании, связанные с регистрационными действиями в отношении спорного товарного знака, суд первой инстанции оценивал их на предмет злоупотребления правом по отношению к компании (заявителю по делу), но не учел, что у нее нет как такового права на подачу на регистрацию подложных документов вне зависимости от того, совершаются такие действия при наличии или в отсутствие конкурентных отношений, связанных с регистрацией и использованием средств индивидуализации, поэтому ранее принятое решение подлежит отмене

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2020 г. N С01-182/2020 по делу N СИП-595/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 14 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 декабря 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Силаева Р.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции кассационную жалобу иностранного лица Suzuki Motor Corporation (300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2020 по делу N СИП-595/2019

по заявлению иностранной компании Suzuki Motor Corporation о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 16.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 389769.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранные лица DUNHAM INVESTMENTS INC. (Suit 6, Mill Mall, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Tortola, British Virgin Islands) и Technika GmbH (Schweizer Strasse 107, 47058 Duisburg, Deutschland).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Suzuki Motor Corporation - Пилюгина В.С. (по доверенности от 29.07.2019);

от Роспатента - Тетцоева З.В. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-275/41) посредством системы веб-конференции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Suzuki Motor Corporation (далее - компания Suzuki Motor) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 389769.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранные лица - Dunham Investments Inc. (далее - компания Dunham Investments) и Technika GmbH (далее - компания Technika).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2019 заявление компании Suzuki Motor оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении решением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2020 заявление оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания Suzuki Motor, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и нарушение норм процессуального права, просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения.

Компания Dunham Investments и компания Technika представили совместный отзыв на кассационную жалобу, в котором также просили оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения, считая его законным и обоснованным.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам приняли участие представители компании Suzuki Motor и Роспатента.

Компания Dunham Investments и компания Technika, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании представитель компания Suzuki Motor поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, компания Dunham Investment является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 389769 (дата приоритета - 26.02.2008), правовая охрана которому предоставлена для индивидуализации товаров 7, 8, 9, 11, 21-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В качестве адреса (места нахождения) правообладателя указано: 19 Ф Хамамацу Экт Тауэр, 111-2 Итаямачи, Хамамацу-ши Сидзуока 430-8691, Япония.

В Роспатент 12.05.2017 поступило возражение компании Suzuki Motor против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное несоответствием его регистрации положениям статьи 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в связи с тем что регистрация указанного обозначения была произведена с применением реквизитов несуществующего юридического лица.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 28.09.2017 об отказе в удовлетворении возражения компании Suzuki Motor; правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 389769 оставлена в силе.

В дальнейшем в результате регистрации в Роспатенте 23.05.2018 перехода исключительного права на основании договора об отчуждении правообладателем спорного товарного знака стала компания Technika.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу N СИП-785/2017 решение Роспатента от 28.09.2017 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе правовой охраны спорного товарного знака признано недействительным как не соответствующее нормам статьи 1478 ГК РФ. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение компании Suzuki Motor.

При повторном рассмотрении возражения Роспатент принял решение от 16.05.2019 об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе правовой охраны спорного товарного знака. Указанное решение Роспатента мотивировано тем, что представленные в материалы административного дела доказательства, в том числе документы о юридическом статусе компании правообладателя; заявление о регистрации спорного товарного знака по заявке N 2008705227; принятое Судом по интеллектуальным правам одобрение компании Dunham Investment действий по регистрации спорного товарного знака, в своей совокупности подтверждают, что регистрация товарного знака соответствует положениям статьи 1478 ГК РФ.

Кроме того, как отметил Роспатент, указание заявителем (фактически существующим, надлежащим образом созданным и зарегистрированным юридическим лицом) в заявке адреса, не совпадающего с адресом его местонахождения, само по себе не может служить основанием для признания регистрации не соответствующей положениям статьи 1478 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 16.05.2019, компания Suzuki Motor обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Рассматривая названное заявление, руководствуясь положениями статей 183, 1478 ГК РФ, принимая во внимание обстоятельства, установленные по делу N СИП-785/2017, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента об отсутствии оснований для признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку не соответствующим нормам статьи 1478 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что действия по регистрации товарного знака фактически осуществлены в интересах компании Dunham Investment (Британские Виргинские Острова), поскольку в материалы дела представлено заявление директора указанной компании, которым одобрены все совершенные неуполномоченными лицами действия, связанные с регистрацией спорного товарного знака.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что решением Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2018 по делу N СИП-259/2017 установлены обстоятельства использования спорного товарного знака под контролем компании Dunham Investment (Британские Виргинские Острова) на дату подачи возражения, что также свидетельствует об отсутствии оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку не соответствующим положениям статьи 1478 ГК РФ.

В постановлении от 04.06.2020 по настоящему делу президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выводы суда первой инстанции о соответствии оспариваемого решения Роспатента положениям статьи 1478 ГК РФ. Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при рассмотрении дела суд первой инстанции не учел то обстоятельство, что податель возражения - компания Suzuki Motor последовательно заявлял о представлении компанией Dunham Investment при подаче заявки на регистрацию товарного знака недостоверных документов, указывал на отсутствие сведений о регистрации данной компании не только по адресу, отраженному в заявке, но и в целом в Японии. Заявитель также обращал внимание суда на отсутствие в представленных компанией Dunham Investment документах сведений о генеральном директоре Мизуно Ясуси. Суд первой инстанции не учел, что решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу N СИП-785/2017 признаны недостоверными как доверенности на представление интересов компании Dunham Investment, так и договор аренды помещения в Японии от 01.02.2006 N 1000125. Суд не принял во внимание то, что в рамках указанного ранее рассмотренного дела суд констатировал неподтверждение факта существования физического лица, подписавшего доверенности (Мизуно Ясуси) на представление интересов компании Dunham Investment, и отсутствие документов, подтверждающих его полномочия.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что в рамках рассмотрения настоящего дела суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что фактически подателем заявки на регистрацию спорного обозначения являлась компания Dunham Investment (Британские Виргинские Острова), а ее генеральным директором - Андрей Колесников. Вместе с тем суд первой инстанции не учел, что признание данных обстоятельств фактически свидетельствует о представлении подателем заявки на регистрацию товарного знака недостоверных сведений как о местонахождении юридического лица, так и о его генеральном директоре. Вопреки разъяснениям, содержащимся в абзаце пятом пункта 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд первой инстанции не вынес вопрос о недобросовестном поведении компании Dunham Investment на обсуждение сторон.

При новом рассмотрении дела, проверив по доводам компании Suzuki Motor добросовестность компании Dunham Investment при регистрации спорного товарного знака, суд первой инстанции признал обжалуемое решение Роспатента соответствующим требованиям статей 183 и 1478 ГК РФ. Так, суд констатировал, что в оспариваемом решении Роспатент сделал правильные выводы в отношении всех доводов, изложенных в возражении: возражение компании Suzuki Motor рассмотрено всесторонне, полно и объективно, а указание сведений об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак в пользу компании Technika не является основанием для отмены оспариваемого решения.

Выполняя указания суда кассационной инстанции, суд первой инстанции вынес на обсуждение сторон вопрос о недобросовестном поведении компании Dunham Investment при регистрации товарного знака, а также исследовал влияние представления недостоверных сведений о местонахождении правообладателя и о его руководителе на регистрацию Роспатентом спорного обозначения.

Так, суд первой инстанции, с учетом доводов компании Suzuki Motor, компании Dunham Investments и компании Technika, при разрешении дела в соответствующей части исходил из того, что из статьи 10 ГК РФ в корреспонденции с разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в пункте 171 Постановления N 10 следует, что под злоупотреблением правом понимается в том числе ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

В связи с вышеизложенным, как указал суд первой инстанции, сама по себе регистрации спорного товарного знака с использованием товарного знака компании Suzuki Motor в отношении иных товаров не может однозначно свидетельствовать о том, что компания Dunham Investment действовала недобросовестно.

При этом суд первой инстанции принял во внимание то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2017 по делу N СИП-785/2017 договор аренды помещения в Японии от 01.02.2006 N 1000125 и доверенности от 15.01.2007, от 08.07.2009, от 09.06.2017, представленные компанией Dunham Investment в Роспатент при рассмотрении заявления об изменении сведений о заявителе по заявке на товарный знак, а также при рассмотрении возражения, признаны недостоверными и недопустимыми доказательствами.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату решения Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 28.11.2018"

Вместе с тем суд первой инстанции указал: в рамках дела N СИП-785/2017 судом установлено, что компания Suzuki Motor не подтвердила, что действия компании Dunham Investment, осуществленные при регистрации товарного знака, имели недобросовестную, нечестную цель; действия по представлению на стадии рассмотрения возражения недостоверных документов не связаны с самим процессом регистрации товарного знака, ввиду чего такие действия не могут повлечь аннулирование товарного знака. Приведенные выводы Суда по интеллектуальным правам, сделанные при рассмотрении дела N СИП-785/2017, признаны судом первой инстанции имеющими преюдициальное значение для настоящего дела (часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом этого суд первой инстанции указал на отсутствие доказательств совершения компанией Dunham Investment умышленных недобросовестных действий, направленных на причинение вреда какому-либо лицу в отсутствие иных, добросовестных целей, либо целенаправленных действий по обходу установленных правил признания действия исключительного права. Как следствие, суд констатировал правомерность признания Роспатентом документов, представленных компанией Dunham Investments при регистрации спорного товарного знака, достаточным основанием для совершения регистрационных действий.

Как указал суд первой инстанции, обстоятельства введения в заблуждение потребителей регистрацией спорного товарного знака на имя Dunham Investment, производства товаров, маркированных спорным товарным знаком в Китае, а не в Японии, незаконного использования фирменного наименования компании Suzuki Motor, на что указал заявитель по настоящему делу, могут служить основанием для заявления самостоятельных требований в порядке, установленном ГК РФ.

Ссылка компании Suzuki Motor на неправомерную регистрацию компанией Dunham Investments иного товарного знака "Suzuki" по свидетельству Российской Федерации N 326590 на основании "поддельного" письма-согласия, что было установлено решением Арбитражного суда города Москвы от 27.03.2019 по делу N А40-163594/2017, по мнению суда первой инстанции, не влечет за собой безусловный вывод о том, что регистрация спорного товарного знака с использованием "поддельных" документов имела недобросовестную, нечестную цель.

Как указал суд первой инстанции, представленные компанией Suzuki Motor сведения об известности ее и ее бренда, отзывы потребителей и документы, подтверждающие производство товаров под спорным товарным знаком, не свидетельствуют о злоупотреблении компанией Dunham Investment правом при регистрации спорного товарного знака.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента и о соответствии оспариваемого решения названного органа статьям 183 и 1478 ГК РФ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в возражениях на нее, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы указывает на нарушение судом первой инстанции положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и на неправильное применение к фактическим обстоятельствам дела статьи 10 ГК РФ в корреспонденции с разъяснениями высшей судебной инстанции, изложенными в пункте 171 Постановления N 10.

Рассмотрев указанный довод, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о его обоснованности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Как указывалось выше, суд первой инстанции признал имеющими преюдициальное значение изложенные в решении от 28.11.2018 по делу N СИП-785/2017 выводы Суда по интеллектуальным правам, согласно которым компанией Suzuki Motor не было подтверждено, что действия компании Dunham Investment, осуществленные при регистрации товарного знака, имели недобросовестную, нечестную цель; действия по представлению на стадии рассмотрения возражения недостоверных документов не связаны с самим процессом регистрации товарного знака, ввиду чего такие действия не могут повлечь аннулирование товарного знака.

Вместе с тем положения указанной процессуальной нормы касаются исключительно фактических обстоятельств, отнесение же действий третьего лица при регистрации спорного товарного знака к недобросовестным является правовой квалификацией соответствующих фактических обстоятельств. При этом названная процессуальная норма не связывает суд выводами других судов о правовой квалификации рассматриваемых отношений и о толковании правовых норм, в то время как признание иным судом действий третьего лица недобросовестными лежит в сфере правовой квалификации.

Положения части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют суду дать иную правовую оценку доводам заявителя. При этом судом первой инстанции не учтено, что в рамках настоящего дела заявителем - компанией Suzuki Motor были представлены новые доказательства в обоснование доводов о наличии в действиях компании Dunham Investments признаков паразитарной конкуренции, которые не входили в доказательственную базу по делу N СИП-785/2017.

Таким образом, вопреки выводам суда первой инстанции, вышеприведенные выводы Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-785/2017 о недоказанности недобросовестности в действиях компании Dunham Investments не имеют преюдициального значения для настоящего спора.

Вместе с тем являются преюдициальными установленные указанным судом факты недостоверности договора аренды помещения в Японии от 01.02.2006 N 1000125 и доверенностей от 15.01.2007, от 08.07.2009, от 09.06.2017, сведений о Мизуно Ясуси как о руководителе компании Dunham Investment, представленные названной компанией в Роспатент при регистрации спорного товарного знака.

Равно имеет преюдициальное значение установленный решением Арбитражного суда города Москвы от 27.03.2019 по делу N А40-163594/2017 факт подложности письма-согласия, представленного компанией Dunham Investment при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326590.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце шестом пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", при проверке законности судебных актов суд кассационной инстанции вправе основывать свои выводы на обстоятельствах общеизвестных, преюдициально значимых и бесспорных.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции статьи 10 ГК РФ в отношении обстоятельств данного дела.

Так, в соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года суд вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение административного органа об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления N 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

При этом о недобросовестности может свидетельствовать представление в Роспатент недостоверных документов при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Этот случай недобросовестности отличается от иных, для которых нужно устанавливать нечестность поведения заявителя по отношению к конкретному потерпевшему.

Вопреки вышеизложенным выводам суда первой инстанции, недобросовестность лица, выразившаяся в представлении с заявкой на регистрацию товарного знака недостоверных (подложных) документов, не требует оценки на предмет нарушения прав какого-либо конкретного хозяйствующего субъекта (субъектов) применительно к статье 10 ГК РФ, поскольку такая недобросовестность, заключающаяся в обмане уполномоченного органа, является нарушением правопорядка как такового.

Как следствие, вывод суда первой инстанции о том, что действия компании Dunham Investment, связанные с представлением на регистрацию недостоверных (подложных) документов, не могут свидетельствовать о том, что указанное лицо действовало недобросовестно, основан на неверном неприменении вышеприведенной правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации.

Из обжалуемого судебного акта следует, что, исследуя оспариваемые компанией Suzuki Motor действия компании Dunham Investments, связанные с регистрационными действиями в отношении спорного товарного знака, суд первой инстанции оценивал их на предмет злоупотребления правом по отношению к компании Suzuki Motor (заявителю по делу). Однако суд не учел, что у компании Dunham Investments нет как такового права на подачу на регистрацию подложных документов вне зависимости от того, совершаются такие действия при наличии или в отсутствие конкурентных отношений, связанных с регистрацией и использованием средств индивидуализации.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований не согласиться с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что применительно к фактическим обстоятельствам данного конкретного дела установление судом фактов представления компанией Dunham Investments в Роспатент недостоверных (подложных) документов и сведений при регистрации спорного товарного знака само по себе являлось необходимым и достаточным основанием для признания регистрации товарного знака недействительной.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение норм материального права, в том числе неправильное истолкование закона, является основанием для изменения или отмены решения.

В силу пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 названной статьи Кодекса.

Таким образом, поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств и решение суда первой инстанции проверяется повторно, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым, не передавая дело на новое рассмотрение, вынести новый судебный акт об удовлетворении заявления компании Suzuki Motor о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Согласно пункту 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке.

С учетом изложенных выше выводов о представлении компанией Dunham Investments на регистрацию недостоверных (подложных) документов регистрация спорного товарного знака не может быть признана законной, как следствие, такая регистрация подлежит аннулированию.

В силу статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и согласно абзацу четвертому пункта 171 Постановления N 10 судебные расходы, понесенные компанией Suzuki Motor в связи с уплатой государственной пошлины при подаче заявления и кассационных жалоб, подлежат отнесению на компанию Dunham Investments.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2020 по делу N СИП-595/2019 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.05.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 389769, на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 389769.

Взыскать с иностранного лица DUNHAM INVESTMENTS INC. в пользу иностранного лица Suzuki Motor Corporation 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления в суд первой инстанции и кассационных жалоб в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина

В.А. Химичев

Р.В. Силаев