Вопрос: Продление лицензионного договора (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2022 г.)

Лицензионный договор заключен на 12 месяцев. При этом в договоре указано, что срок действия лицензии неограничен.

В данном случае лицензиат может пользоваться лицензией в рамках действия договора, то есть 12 месяцев, или может пользоваться бессрочно? Нужно ли заключать новый договор в отношении той же лицензии по истечении срока действия договора?

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах срока, предусмотренного лицензионным договором.

Если срок лицензионного договора истек, продолжение взаимоотношений сторон возможно посредством заключения нового лицензионного договора.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Как следует из п. 2 ст. 1235 ГК РФ, лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Отметим, что срок, на который лицензиату предоставляется право использования интеллектуальной собственности, не является существенным условием лицензионного договора. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Стороны вправе, исходя из принципа свободы договора, определить срок действия лицензионного договора по своему усмотрению*(1).

Поскольку договор был заключен на один год, то продолжение взаимоотношений сторон возможно посредством заключения дополнительного соглашения к договору о продлении его срока или посредством заключения нового договора с обязательным соблюдением требований п. 2 ст. 1235 ГК РФ к форме лицензионного договора.

Важно отметить, что совершение конклюдентных действий, направленных на исполнение договора, не может свидетельствовать о заключении соглашения о продлении срока лицензионного договора. Так, например, по одному из дел истец посчитал договор пролонгированным на тех же условиях ввиду фактических действий сторон: ответчик акцептовал пролонгацию договора на прежних условиях, принимая роялти по договору без возражений и направляя документацию в адрес истца. Истец полагал, что действия ответчика по направлению в адрес истца письма с требованием прекратить использование ноу-хау и указанием на то, что договор является незаключенным, представляют собой злоупотребление правом со стороны ответчика. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что действия ответчика, на которые указывает истец, не могут свидетельствовать о согласии ответчика в пролонгации лицензионного договора. При этом суд первой инстанции принял во внимание, что ответчик неоднократно предлагал подписать договор в новой редакции, ссылаясь на положения пункта 2 статьи 1235 ГК РФ, предусматривающие заключение лицензионного договора в письменной форме. Вместе с тем между истцом и ответчиком письменно не заключалось соглашение о пролонгации либо внесении изменений в договор, срок действия которого истек 07.10.2020. Суд первой инстанции указал, что совершение конклюдентных действий, направленных на исполнение договора, не может свидетельствовать о его продлении на срок, установленный при первоначальном заключении договора и заключении соглашения о продлении срока лицензионного договора (смотрите постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2022 г. N С01-654/2022 по делу N А40-137078/2021).

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:

- Энциклопедия решений. Срок действия гражданско-правового договора (октябрь 2022 г.);

- Энциклопедия решений. Продление (пролонгация) срока действия договора (октябрь 2022 г.);

- Энциклопедия решений. Дополнительное соглашение к гражданско-правовому договору (октябрь 2022 г.).

Ответ подготовил:

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

кандидат юридических наук Гентовт Ольга

Ответ прошел контроль качества

27 октября 2022 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной устной консультации, оказанной в рамках услуги Советы экспертов. Проверки, налоги, право. Для получения подробной информации об услуге обратитесь к обслуживающему Вас менеджеру.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Смотрите также материал: Энциклопедия решений. Срок действия лицензионного договора (октябрь 2022 г.).