Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2021 г. N С01-1886/2020 по делу N А55-31630/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о запрете использования товарных знаков на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды нижестоящих инстанций пришли к неверному выводу о том, что спорное доменное имя фактически не используется ответчиком, и не провели анализ однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, и товаров и услуг, в отношении которых фактически используется спорное доменное имя

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2021 г. N С01-1886/2020 по делу N А55-31630/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 02 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 08 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Лапшиной И.В., Голофаева В.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Галифанова Руслана Геннадьевича (Москва, ОГРНИП 317774600480297) на решение Арбитражного суда Самарской области от 14.07.2020 по делу N А55-31630/2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2020 по тому же делу

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту дату решения Арбитражного суда Самарской области следует читать как "от 10.07.2020"

по иску индивидуального предпринимателя Галифанова Руслана Геннадьевича к Штинову Илье Евгеньевичу (пос. Черноголовка, Московская область) о запрете использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 722547 и N 681714 и обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регтайм" (Московское шоссе, д. 17, оф. 2103, г. Самара, 443013, ОГРН 1026301524644).

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Галифанова Руслана Геннадьевича Пивень Е.В. (по доверенности от 20.11.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Галифанов Руслан Геннадьевич (далее - истец, предприниматель Галифанов Р.Г.) обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Регтайм" (далее - общество "Регтайм"), в котором изложил следующие требования:

о запрете использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 722547 и N 681714 в доменном имени wise-print.ru;

об обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени wiseprint.ru истцу не позднее 10 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В ходе рассмотрения дела истцом заявлено ходатайство о замене ответчика на Штинова Илью Александровича.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.12.2019 произведена замена ответчика на Штинова Илью Александровича, общество "Регтайм" привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением Арбитражного суда Самарской области 14.07.2020, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2020, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель Галифанов Р.Г. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и неправильное применение норм материального права, просит отменить обжалуемое решение и постановление и направить дело на новое рассмотрение.

Предприниматель полагает не соответствующими обстоятельствам дела выводы судов о том, что регистрация спорного домена ранее дат приоритетов спорных товарных знаков означает правомерное использование обозначения, сходного до степени смешения со средствами индивидуализации, утверждает, что поскольку доменные имена не отнесены законом к охраняемым объектам интеллектуальной собственности, дата регистрации доменного имени не имеет юридического значения.

Истец также не согласен с выводами судов об отсутствии сходства до степени смешения между обозначения "wise-print" и "умная печать", считает, что наличие синонимов у слов, используемых в домене "wise-print", не влияет на семантическое тождество данных обозначений.

Предприниматель Галифанов Р.Г. утверждает, что вопреки выводам судов, представленное им заключение специалиста от 20.09.2019 N 20092019-ТЗ является надлежащим доказательством, поскольку составлено с применением действующей методологии определения сходства обозначений.

По мнению истца, использование спорного домена для переадресации на иной домен является одним из способов использования домена и товарного знака, следовательно, выводы судов о том, что спорный домен фактически не используется, что исключает возможность смешения доменного имени с товарными знаками истца, являются необоснованными.

Заявитель кассационной жалобы считает, что суд первой инстанции сделал неверный вывод о предположениях истца по совершению ответчиком в будущем действий, нарушающих права истца, отмечает, что в своих пояснениях указывал на то, что само право администрирования домена ответчиком создает угрозу нарушения прав истца на товарный знак и является препятствием для истца для использования данного средства индивидуализации.

Предприниматель Галифанов Р.Г. утверждает, что суды необоснованно указали на обстоятельства, не входящие в предмет доказывания по делу, а именно: что наличие в сети Интернет спорного доменного имени приводит к невозможности или затруднительности осуществления истцом своей деятельности; что лицо, зарегистрировавшее в качестве доменного имени определенное обозначение, знало или должно было знать о том, что иные лица до момента приобретения прав на доменное имя законно использовали соответствующее обозначение в коммерческих целях, а также то, что такое обозначение приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг.

Кроме того, истец считает, что суды допустили нарушение норм материального права, не применив закон, подлежащий применению, а именно статью 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), полагает требование о безвозмездной передаче домена соответствующим такому способу защиты права как прекращение или изменение правоотношения.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором выразил несогласие с изложенными в ней доводами, полагал их направленными на переоценку доказательств и обоснованных выводов судов, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Штинов И.А. считает обоснованными выводы судов о том, что действия истца по приобретению исключительных прав на спорные товарные знаки позднее, чем возникло право ответчика на доменное имя, и последующие предъявление заявленных исковых требований расцениваются как "обратный захват доменного имени", полагает, что в действиях истца имеются признаки злоупотребления правом.

По мнению ответчика, юридически значимыми для рассмотрения настоящего спора являются как факт использования спорных товарных знаков, так и факт использования спорного доменного имени, поскольку от степени однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых используются данные обозначения, зависит вероятность их смешения.

Ответчик полагает, что в рассматриваемом случае отсутствует как сходство до степени смешения спорных обозначений, так и факт их использования для индивидуализации однородных товаров и услуг, в связи с чем действия ответчика нельзя признать нарушающими исключительные права истца.

Требование истца о безвозмездной передаче ему прав на спорный домен Штинов И.А. считает не основанными на законе и не согласующимися с положениями статей 12 и 1252 ГК РФ.

Третье лицо отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель предпринимателя Галифанова Р.Г. выступил по доводам кассационной жалобы, просил ее удовлетворить и отменить обжалуемые судебные акты.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель Галифанов Р.Г. является правообладателем товарного знака "Умная печать" по свидетельству Российской Федерации N 681714, зарегистрированного 14.11.2018 с приоритетом от 21.02.2018 для индивидуализации широкого перечня товаров 16-го класса и услуг 40, 41 и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Истцу также принадлежит исключительное право на товарный знак "WisePrint" по свидетельству Российской Федерации N 722547, зарегистрированный 08.08.2019 с датой приоритета от 15.01.2019 для индивидуализации аналогичного перечня товаров 16-го класса и услуг 40, 41 и 42-го классов МКТУ.

Истцу стало известно об использовании в доменном имени интернет-сайта https://www.wise-print.ru/ обозначения "wise-print", по мнению истца, сходного до степени смешения с вышеупомянутыми товарными знаками. Регистратором доменного имени является общество "Регтайм". В соответствии с представленной истцом информацией о домене wiseprint.ru, последний зарегистрирован 07.11.2012.

Полагая, что данными действиями нарушаются исключительные права истца на поименованные товарные знаки, истец обратился в арбитражный суд с иском к обществу "Регтайм".

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции было установлено, что администратором спорного доменного имени является Штинов И.Е., в связи с чем суд произвел замену ответчика.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия факта нарушения прав истца на спорные товарные знаки ответчиком при использовании обозначения "wise-print" в доменном имени интернет-сайта https://www.wise-print.ru/.

Отметив, что действующим законодательством доменные имена не отнесены к охраняемым объектам интеллектуальной собственности, суд первой инстанции указал, что, несмотря на это, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации.

Учитывая отсутствие доказательств того, что на момент приобретения ответчиком права администрирования спорного доменного имени в 2012 году, последний знал или должен был знать о том, что иные лица (конкуренты) до момента приобретения прав на доменное имя законно использовали соответствующее обозначение в коммерческих целях, а также то, что такое обозначение приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг, а также принимая во внимание факт приобретения истцом исключительных прав на товарные знаки позднее, чем возникло право ответчика на доменное имя, суд первой инстанции расценил предъявление настоящих исковых требований как "обратный захват доменного имени".

По результатам проведенного сравнительного анализа спорных обозначений суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии сходства между товарным знаком "Умная печать" и используемого в доменном имени обозначения "wise-print", при этом не принял во внимание представленное истцом заключение специалиста от 05.03.2019 N 05032019-ТЗ как не имеющее объективного характера и составленное с нарушением установленной методологии.

По мнению суда первой инстанции, спорный домен фактически не используется и в сети Интернет не отображается, поскольку служит лишь для переадресации на иной домен wisepromo.ru, что исключает возможность смешения спорного доменного имени с товарными знаками истца.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что истец не представил доказательства того, что наличие спорного доменного имени приводит к невозможности или затруднительности осуществления им своей деятельности.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, при этом указал, что действующим законодательством не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права на доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, утверждение истца о возможности применения такого предусмотренного положениями статьи 12 ГК РФ способа защиты права как прекращение или изменение правоотношений в качестве обоснования способа избранного защиты права в рассматриваемом деле, необоснованно и связано с неверным толкованием указанной нормы права, так как данные положения не применимы к прекращению или изменению правоотношений между администратором и регистратором домена.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав мнение представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что при рассмотрении настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций были нарушены нормы материального права, а также положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд должен оценить доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определить, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, и какие не установлены.

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности, обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судами установлен факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 722547 "Умная печать" и N 681714 "WisePrint", с датами приоритета 21.02.2018 и 15.01.2019 соответственно.

Судами также установлен факт принадлежности ответчику домена wise-print.ru, который зарегистрирован 07.11.2012.

Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Как следует из содержания обжалуемых судебных актов, выводы судов об отсутствии факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на поименованные товарные знаки обоснованы следующим:

спорное доменное имя было зарегистрировано ответчиком ранее даты приоритета спорных товарных знаков;

спорное доменное имя не используется, поскольку служит для переадресации на иной интернет-сайт;

спорное доменное имя не является сходным до степени смешения с товарным знаком "Умная печать".

Между тем судами первой и апелляционной инстанций не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что поскольку различные способы адресации в сети Интернет представляют собой самостоятельные способы использования товарного знака, выводы судов об отсутствии угрозы смешения спорного домена, который служит для переадресации на иной домен wisepromo.ru, с товарным знаком истца, а также о том, что спорное доменное имя не используется, являются необоснованными.

В пункте 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) отмечено, что пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ. При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена.

Принимая во внимание, что доменное имя не является объектом исключительных прав, а гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации, вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций судебная коллегия суда кассационной инстанции указывает, что дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Доводы о том, что товарные знаки истца зарегистрированы позднее, свидетельствуют лишь о том, что истец получил возможность защиты с момента регистрации, но не означают сами по себе добросовестности /недобросовестности действий сторон спора.

Коллегия судей суда кассационной инстанции также отмечает, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (пункт 154 постановления от 23.04.2019 N 10).

Так как из обстоятельств дела не следует, что предоставление правовой охраны спорным товарным знакам было в установленном законом порядке признано недействительным, у судов первой и апелляционной инстанций не имелось правовых оснований для отказа в удовлетворении исковых требований.

В решении суда первой инстанции сделан вывод о том, что факт приобретения истцом исключительных прав на товарный знак позднее, чем возникло право ответчика на доменное имя рассматривается судом как "обратный захват" доменного имени.

Между тем "обратный захват" доменного имени является частным случаем злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом подлежат установлению в совокупности следующие обстоятельства:

- факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Соответствующие обстоятельства судами в рамках настоящего дела не выяснялись.

В абзаце втором пункта 158 постановления N 10 разъяснено, что по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Таким образом, при рассмотрении спора о защите исключительных прав на товарный знак, помимо установления наличия или отсутствия сходства спорного обозначения с доменным именем, необходимо установить, имеются ли доказательства нарушения права правообладателя на средство индивидуализации путем использования доменного имени ответчиком.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом вышеприведенных норм и разъяснений высшей судебной инстанции, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт использования обозначения, сходного до степени смешения с этим товарным знаком, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанции об отсутствии сходства товарного знака истца "Умная печать" с доменным именем ответчика.

Судебная коллегия отмечает, что, рассматривая вопрос о сходстве товарного знака "Умная печать" и доменного имени ответчика, суды не только оценили представленные сторонами спора доказательства, но и применили подходы о сходстве словесных обозначений, сформулированные в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

При этом суд первой инстанции обоснованно отклонил представленное истцом заключение специалиста, указав, что оно составлено с нарушением установленной методики, кроме того, не может носить объективный характер, в том числе с учетом того, что составлено лицом, с которым истец имеет корпоративные связи.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что данные выводы судов основаны на полном и всестороннем исследовании представленных в материалы дела доказательств, достаточно мотивированы, а также они соответствуют вышеперечисленным нормам материального права.

Кроме того, выводы об отсутствии сходства товарного знака "Умная печать" по свидетельству Российской Федерации N 681714 доменному имени ответчика wiseprint.ru содержатся во вступивших в законную силу судебных актах по делу N А40-192396/2019.

Между тем, в обжалуемых судебных актах отсутствует анализ и соответствующие выводы в части сходства до степени смешения доменного имени ответчика с товарным знаком "Wise Print" по свидетельству Российской Федерации N 722547.

С учетом того, что суды пришли к неверному выводу о том, что спорное доменное имя ответчиком фактически не используется, анализ однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 722547, и товаров и услуг, в отношении которых фактически используется спорное доменное имя, судами также не приведен.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что при рассмотрении настоящего дела судами не установлены все юридически значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по заявленным требованиям.

Наряду с изложенным, указывая на то, что в материалы дела не представлены доказательства того, что наличие в сети Интернет спорного доменного имени приводит к невозможности или затруднительности осуществления истцом своей деятельности, суды вышли за пределы доказывания по делу.

Так, в силу положений статей 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ независимо от обстоятельств использования либо неиспользования правообладателем товарного знака доказанность того, что истец и есть этот правообладатель, а ответчик использует без его согласия данное средство индивидуализации, является достаточным основанием для удовлетворения требований о запрете ответчику использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты не могут быть признаны соответствующими требованиям, предъявляемым к их законности и обоснованности, поскольку судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, не произведена полная и надлежащая оценка представленных в материалы дела доказательств, не приведены мотивы, по которым суды пришли к выводам, содержащимся в решении и постановлении, отклонили доказательства и доводы лиц, участвующих в деле.

Отсутствие должной мотивировки выводов судов, а также неполнота исследования доказательств и допущенные нарушения при их оценке являются существенными нарушениями норм процессуального права, которые могли привести к принятию неправильных судебных актов.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Что касается доводов кассационной жалобы о необоснованном неприменении судами положений статьи 12 ГК РФ, суд кассационной инстанции приходи к следующему.

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В пункте 158 постановления N 10 разъяснено, что требование о пресечении нарушения (подпункт 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

В соответствии с пунктом 6 Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах", утвержденным решением Координационного центра национального домена сети Интернет N 2012-07/47 от 20.09.2012 (далее - Положение о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах), регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после вступления в законную силу и получения от истца регистратором копии судебного акта: запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец, и/или запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и/или признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца (если применение такого средства восстановления нарушенного права не противоречит судебному акту).

При этом согласно пункту 6.3 Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 N 732-О-О, от 15.07.2010 N 948-О-О, от 23.09.2010 N 1179-О-О, от 25.09.2014 N 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

Перечень способов защиты установлен ГК РФ или иными законами (статья 12 ГК РФ).

Так как в ГК РФ, в иных законах не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права на доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, выводы судов о том, что судом в части данного требования избран неверный способ защиты права являются обоснованными.

Учитывая, что допущенные судами первой и апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального права привели к принятию неверного судебного акта, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 14.07.2020 по делу N А55-31630/2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2020 по тому же делу отменить.

Направить дело N А55-31630/2019 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев