Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 октября 2020 г. N 11АП-11642/20 по делу N А55-31630/2019

г. Самара

01 октября 2020 г.

Дело N А55-31630/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 29 сентября 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 01 октября 2020 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Романенко С.Ш.,

судей Ануфриевой А.Э., Ястремского Л.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шлычковой Ю.Н.,

при участии:

от истца - индивидуального предпринимателя Галифанова Руслана Геннадьевича - представитель Пивень Е.В., по доверенности от 20.11.2019;

в отсутствии иных лиц, участвующих в деле извещенных надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании 29 сентября 2020 года в зале N 6 апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Галифанова Руслана Геннадьевича на решение Арбитражного суда Самарской области от 13.08.2020, по делу N А55-31630/2019 (судья Агафанов В.В.)

по иску индивидуального предпринимателя Галифанова Руслана Геннадьевича (ОГРНИП 31774600480297, ИНН 713080026637)

к Штинову Илье Евгеньевичу

о запрете использования товарных знаков N 722547 "WisePrint", N 681714 "Умная печать" в доменном имени wise-print.ru в Интернете; об обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени wise-print.ru индивидуальному предпринимателю Р.Г. Галифанову не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу, третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Регтайм",

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Галифанов Руслан Геннадьевич обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Регтайм":

- о запрете использования товарных знаков N 722547 "WisePrint", N 681714 "Умная печать" в доменном имени wise-print.ru в Интернете;

- об обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени wise-print.ru Индивидуальному предпринимателю Р.Г. Галифанову не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

В ходе рассмотрения дела истцом заявлено ходатайство о замене ненадлежащего ответчик надлежащим - Штиновым Ильей Александровичем.

Определением от 23 декабря 2019 года судом произведена замена ответчика на Штинова Илью Александровича, Общество с ограниченной ответственностью "Регтайм" привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Суд первой инстанции рассмотрев ходатайство о приостановлении производства по делу верно указал, что в деле А40-192396/2019 устанавливаются и исследуются иные обстоятельства, связанные с использованием товарного знака истца N 681714 "Умная печать" на доменном имени wiseprint.ru, что не имеет никакого отношения к рассмотрению настоящего дела, где исследуются обстоятельства использования товарных знаков истца на ином в доменном имени wise-print.ru.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что рассмотрение дела N А40-192396/2019 не означает невозможности рассмотрения настоящего дела в силу чего, оснований для приостановления производства по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Решением Арбитражного суда Самарской области 13 августа 2020 года, по делу N А55-31630/2019 в удовлетворении ходатайства Штинова Ильи Евгеньевича о приостановлении производства по делу отказано. В удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, индивидуальный предприниматель Галифанов Руслан Геннадьевич обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой считает принятое решение незаконным и необоснованным, просит решение отменить, принять новое решение об удовлетворении исковых требований.

При этом в жалобе заявитель указал, что решение принято по неполно выясненным обстоятельствам, имеющим значение для правильного рассмотрения дела, неполно исследованы доказательства, и, как следствие, выводы, сделанные судом, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Заявитель указывает, что дата регистрации доменного имени не имеет юридического значения. По мнению, заявителя данный вывод подтверждается не только законодательством, но и многочисленной судебной практикой.

Так же заявитель ссылается в жалобе на то, что выводы суда первой инстанции о том, что обозначения "wise-print" и "Умная печать" не являются сходными до степени смешения не соответствуют обстоятельствам дела.

Так же заявитель выражает свое не согласие с выводом суда первой инстанции о том, что истцом заключение специалиста о сходности товарного знака N 05032019-ТЗ от 05.03.2019, выполненное Мальковым Р.А., не содержит исключающих какие-либо сомнения достоверных доказательств о наличии в действиях ответчика факта нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, поскольку не соответствуют обстоятельствам дела.

А так же с выводом суда первой инстанции о том, что поскольку в настоящее время домен wise-print.ru фактически не используется и в сети "Интернет" не отображается, осуществляется переадресация на домен wisepromo.ru, что в свою очередь исключает возможность смешения доменного имени товарными знаками истца.

Кроме того заявитель указывает, предоставление доказательств того, что наличие в сети "Интернет" доменного имени wise-print.ru приводит к невозможности, либо затруднительности осуществления им своей деятельности, не входит в предмет доказывания по данному делу. Так же по мнению истца, не входит в предмет доказывания, факта, что лицо, зарегистрировавшее в качестве доменного имени определенное обозначение знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) до момента приобретения прав на доменное имя законно использовали соответствующее обозначение в коммерческих целях, а так же то, что такое обозначение приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг.

При этом в жалобе заявитель указал, что суд первой инстанции не применил закон, подлежащий применению, а именно ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации для безвозмездной передачи регистратором правообладателю товарного знака права доменное имя.

Сведения о месте и времени судебного заседания были размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11ааs.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

В судебном заседании представитель ИП Галифанова Р.Г. апелляционную жалобу поддержал, решение суда считает незаконным и необоснованным, просил его отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

В судебное заседание представители иных лиц, участвующих в деле не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы и оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, выслушав представителя истца, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд установил.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Галифанов Руслан Геннадьевич является правообладателем товарного знака "Умная печать" по свидетельству Российской Федерации N 681714 (дата приоритета товарного знака - 21.02.2018, дата регистрации - 14.11.2018, срок действия регистрации - 21.08.2028). Товарный знак "Умная печать" зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16-го, 40-го, 41-го, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Также Галифанов Руслан Геннадьевич является правообладателем товарного знака "WisePrint" по свидетельству Российской Федерации N 722547 (дата приоритета товарного знака - 15.01.2019, дата регистрации - 08.08.2018, срок действия регистрации - 15.01.2029). Товарный знак "WisePrint" зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16-го, 40-го, 41-го, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Как указывает истец, с учетом установления администратора указанного выше доменного имени при рассмотрении настоящего дела, ответчиком незаконно использует в своем доменном имени обозначение "wise-print", сходное до степени смешения с товарными знаками истца N 681714 и N 722547 на сайте https://www.wise-print.ru/.

Факт нарушения ответчиком прав истца, путем незаконного использования товарного знака подтверждается заключением специалиста о сходности товарных знаков N 20092019-ТЗ от 20.09.2019.

Регистратором доменного имени является общество с ограниченной ответственностью "Регтайм".

Администратором доменного имени является Штинов И.Е., что следует из ответа на запрос суда (т. 1 л.д. 110).

В соответствии с представленной истцом информацией о доменном имени wise-print.ru, последний зарегистрирован 07.11.2012 (т. 1 л.д. 65).

По мнению истца, используемое в доменном имени wise-print.ru обозначение "wise-print" имеет полное семантическое сходство с товарными знаками истца "Умная печать" и "WisePrint", при этом по отношению к товарному знаку "Умная печать" является дословным переводом этого словосочетания на английский язык (фраза на английском языке wiseprint является последовательным переводом русского словосочетания "умная печать", "wise" - умный (ая), "print" - печать), а также ввиду одинакового смыслового восприятия спорных обозначений в целом. Иного способа перевести на английский язык обозначения истца, зарегистрированного в качестве товарного знака, не имеется.

Истец разрешения на использования товарных знаков ответчику не давал, лицензионных договоров с ответчиком не заключал.

При этом истец полагает, что в будущем возможно совершение ответчиком действий по использованию товарных знаков истца, которые будут нарушать исключительные права истца.

В настоящее время с доменного имени wise-print.ru осуществляется переход на сайт wise-promo.ru, который используется ответчиком для оказания полиграфических услуг, то есть в той же самой деятельности, что и осуществляет истец.

Истец считает, что указанные действия ответчика являются нарушением исключительных прав истца на товарные знаки "Умная печать" и "WisePrint".

Штинов И.Е. указывает на отсутствие сходства обозначения, используемого ответчиком, до степени смешения с товарными знаками истца, полагает, что в его действиях отсутствуют нарушения прав истца.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд.

Устанавливая фактические обстоятельства дела на основании полного и всестороннего исследования представленных доказательств, суд первой инстанции со ссылкой на нормы статей 1229, 1233, 1484, 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации обосновано отказал в иске исходя из следующего.

Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Также в постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Суд первой инстанции, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, изложенных сторонами объяснений, правомерно пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, поскольку истец не представил достаточных и достоверных доказательств в подтверждение своей правовой позиции.

Согласно разъяснений п. 33 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации N 10 от 23 апреля 2019 г. "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.

При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена, наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях"), наименования (названия) средств массовой информации (статья 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", далее - Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации"). Права на них подлежат защите на основании общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о способах защиты гражданских прав.

В соответствии разъяснениями, указанными в п. 158 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации N 10 от 23 апреля 2019 г. "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Между тем, суд первой инстанции верно отметил, что из материалов дела усматривается, что спорное доменное имя было зарегистрировано и право его администрирования ответчиком получено ранее даты регистрации истцом приоритета товарного знака.

Несмотря на то, что доменное имя не является объектом исключительных прав, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и фирменным наименованием истца. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего в качестве доменного имени определенное обозначение, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) до момента приобретения прав на доменное имя законно использовали соответствующее обозначение в коммерческих целях, а также то, что такое обозначение приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг.

Вместе с тем как верно отмечено судом первой инстанции доказательств наличия таких обстоятельств на момент приобретения ответчиком права администрирования спорного доменного имени истцом (в 2012 году) в материалы дела не представлено.

Доводы ответчика о возможном нарушении его исключительных прав ответчиком в будущем, правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку носят предположительный характер.

Учитывая отсутствие указанных доказательств, а также факт приобретения истцом исключительных прав на товарные знаки позднее, чем возникло право ответчика на доменное имя, предъявление в рассматриваемой ситуации требования о запрете использования товарных знаков в доменном имени и передача права администрирования на него правомерно расценивается судом как "обратный захват" доменного имени.

Подобная позиция сформулирована в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2015 г. по делу N А40-58425/2014.

В этой связи суд приходит к выводу о том, что действия ответчика не нарушают исключительные права истца.

Кроме того в отношении использования сходного до степени смешения товарного знака истца "Умная печать" в доменном имени wise-print.ru суд первой инстанции верно установил следующее.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - "Правила") при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.06.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При визуальном сравнении обозначения wise-print, расположенного в доменном имени wise-print.ru, с товарным знаком истца "Умная печать", судом первой инстанции обоснованно не установлено сходство до степени смешения сравниваемых обозначений.

Суд первой инстанции также верно указал, что сравниваемые словесные элементы не являются сходными до степени смешения по звуковому признаку, различны по своему семантическому значению, различны по графическому признаку, не создают общее зрительное впечатление у потребителя.

В связи с чем, при зрительном, слуховом или смысловом впечатлении от спорных обозначений не происходит ассоциация словесных обозначений товарного знака истца и обозначения ответчика между собой, более того, обозначения кардинально отличны друг от друга. Словесный элемент товарного знака истца выполнен на русском языке, а обозначение, используемое ответчиками в доменном имени, - на английском.

Судом первой инстанции правомерно отклонены доводы истца о том, что обозначение "wise-print" имеет полное семантическое сходство с товарным знаком истца "Умная печать", поскольку является дословным переводом этого словосочетания на английский язык (фраза на английском языке wise-print является последовательным переводом русского словосочетания "умная печать", "wise" - умный (ая), "print" - печать), а также ввиду одинакового смыслового восприятия спорных обозначений в целом.

Словесные обозначения "умная печать" и "wiseprint" не являются сходными по звуковому (фонетическому) критерию. Транскрибирование не выявляет ни одного признака, по которому можно было бы судить о наличии звукового сходства.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется на основании следующих признаков общего зрительного впечатления: вида шрифта (оригинальный или простой шрифт); графического написания с учетом характера букв (печатные или прописные, строчные или заглавные буквы); расположения букв по отношению друг к другу. Оригинальное графическое исполнение отсутствует в обоих случаях, однако обозначения "умная печать" и "wiseprint" выполнены буквами различных алфавитов и не ассоциируются друг с другом. Таким образом, обозначения не являются сходными по графическому критерию.

Семантический критерий подразумевает наличие смыслового сходства между обозначениями, причем такого, которое вызывало бы у потребителя устойчивые ассоциации о производителе товаров и (или) услуг.

Русское прилагательное "умный" обозначает факт присутствия ума у человека, при этом с очевидностью не конкретизирует, в какой форме, области и ситуации проявляется ум. В отличие от русского, английские эквиваленты часто указывают на сферу применения ума (bright), на форму его реализации (smart, shrewd) и степень наличия ума (clever, wise) и т.п. Так, например, Интернет-ресурс https://dic.academic.ru/ предлагает различные варианты синонимов, которые бы указывали на различные оттенки смысла и могли бы переводиться по-разному:

intelligent - умный, смышленый, разумный, сообразительный, способный, хорошо соображаюший, понятливый (обладающий умственными способностями, хорошим пониманием и умением продумывать то, что происходит);

clever - умный (способный к учению и быстро схватывающий новые сведения);

smart - умный, смышленый, сообразительный, способный, дальновидный, ловкий, хитрый, толковый, замысловатый (умеющий использовать всякие преимущества, оценивать и регулировать создавшуюся обстановку);

shrewd - умный, дальновидный, проницательный (хорошо понимающий обстановку, как правило, успешный и такой, которого трудно обмануть, способный находить хорошее решение и верно оценивать обстоятельства);

bright - умный, способный, сообразительный, смышленый (обычно молодой и успешный в учебе и делах);

cunning - умный, изворотливый, ловкий, хитрый, коварный, лукавый (умный и хитрый, не поддающийся обману и способный пользоваться любыми преимуществами, часто прибегающий к обману);

wise - умный, дальновидный, мудрый, благоразумный (обладающий мудростью и опытом);

resourceful - умный, сообразительный, остроумный, находчивый, изобретательный (находящий выход из любых обстоятельств).

Слово "печать" в русском языке также имеет различные значения и может рассматриваться и как устройство для оставления оттиска (штамп), и как процесс изготовления документа (печатание), и как образное выражение впечатления (печать на челе), и др. Соответственно, все эти варианты имеют свои переводы.

В качестве вариантов перевода Интернет-ресурс https://dic.academic.ru/ предлагает: the press, printing, (жарг.) print / printer, seal, stamp и другие.

На основании изложенного суд первой инстанции правомерно пришел к выводу об отсутствии сходства между обозначения доменного имени "wise-print" и товарным знаком истца "Умная печать"

Также суд первой инстанции верно отметил, что представленное истцом заключение специалиста о сходности товарного знака N 05032019-ТЗ от 05.03.2019, выполненное Мальковым Р.А., не содержит исключающих какие-либо сомнения достоверных доказательств о наличии в действиях ответчика факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак

В заключении специалист сравнивает обозначения только семантическому критерию, несмотря на то, что все критерии оцениваются в совокупности. Кроме того, при сравнении обозначений, специалист ссылается на Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, между тем, приказом Роспатента от 24.07.2018 названный документ признан утратившим силу с 24.07.2018.

Суд первой инстанции обоснованно относится критически к названному заключению специалиста, в том числе с учетом того, что Мальков Р.А., является соучредителем Галифанова Р.Г. в ООО "Галифанов, Мальков и партнеры", что, в рассматриваемом случае, свидетельствует о составлении заключения своей же компанией - ООО "Галифанов, Мальков и партнеры".

Учитывая изложенное, суд первой инстанции верно указал, что представленное в материалы дела заключение не может носить объективный характер, в связи с чем, данное заключение не может быть принято судом в качестве надлежащего доказательства.

Суд первой инстанции также верноучел и то обстоятельства, что в настоящее время домен wise-print.ru фактически не используется и в сети "Интернет" не отображается.

При вводе указанного доменного имени, осуществляется переадресация на домен wisepromo.ru, что в свою очередь, наравне с вышеизложенными обстоятельствами исключает возможность смешения доменного имени с товарными знаками истца.

Истцом не представлено доказательств того, что наличие в сети Интернет доменного имени wise-print.ru приводит к невозможности либо затруднительности осуществления им своей деятельности.

На основании изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу об отсутствии факта нарушения прав истца на товарные знаки "Умная печать" и "Wiseprint" ответчиком при использовании обозначения "wise-print" в доменном имени, на интернет-сайте https://www.wise-print.ru/, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований о запрете использовании указанных товарных знаков и обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени истцу, у суда не имеется.

Кроме того, относительно требований об обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени wise-print.ru, суд считает, что действующим законодательством не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача Регистратором правообладателю товарного знака права на доменное имя.

Регистратор доменного имени сайта в сети "Интернет" обладает полномочиями по созданию (регистрации) новых доменных имен, делегированию и продлению срока действия уже существующих доменных имен в домене. Под делегированием доменного имени понимается размещение и хранение информации о доменном имени и соответствующих ему серверах DNS (программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий трансляцию доменных имен в сетевые адреса (IP-адреса)) на серверах DNS домена верхнего уровня, что является необходимым условием для функционирования доменной адресации в сети Интернет.

Технические функции регистратора доменов состоят в поддержании базы данных зарегистрированных доменов, предоставлении всем желающим доступа к этой базе по протоколу Whois.

Иными словами, регистратор доменного имени лишь фиксирует в соответствующем реестре (базе данных) информацию о занятых адресах сайтов в сети "Интернет", владельцах таких сайтах, организациях, осуществляющих хостинг этих сайтов, однако сам функции по предоставлению вычислительных мощностей для размещения информации и ее передачи в сети "Интернет" не выполняет.

Таким образом, регистратор доменного имени не является лицом, осуществляющим передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицом, предоставляющим возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, либо лицом, предоставляющим возможность доступа к материалу в этой сети, то есть не является информационным посредником по смыслу положений ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы заявителя жалобы несостоятельны и не принимаются апелляционным судом, т.к. позиция изложенная судом в обжалуемом судебном акте, соответствует действующему законодательству Российской Федерации.

Иное толкование ИП Галифановым Р.Г. вышеуказанных норм и правил, не свидетельствует о необоснованности их применения судом, и выводов суда, сделанных в результате такого применения. Более того, Истцом не представлено в материалы дела каких-либо объективных, достоверных, допустимых доказательств, свидетельствующих об обратном.

В отношении довода истца о необоснованности вывода суда первой инстанции об отсутствии сходности до степени смешения товарного знака Истца и обозначения Ответчика, следует отметить, что судом первой инстанции также приведен подробный сравнительный анализ товарного знака Истца и обозначения Ответчика, что свидетельствует о несостоятельности довода Истца.

В апелляционной жалобе истец указывает, что суд необоснованно отклонил представленное Истцом заключение специалиста о сходности товарного знака N 05032019-ТЗ от 05.03.2019.

Специалист, составивший указанное заключение, ссылается на Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. N 197. Приказом Роспатента от 24 июля 2018 г. N 128 настоящий документ признан утратившим силу с 24 июля 2018 г.

Мальков Р.А. - специалист, подготовивший данное заключение по утратившим силу нормативно-правовым актам, является соучредителем Галифанова Р.Г. в ООО "Галифанов, Мальков и партнеры", что может являться подтверждением аффилированности специалиста по отношению к заказчику.

В связи с чем, суд первой инстанции обоснованно отнесся к указанному доказательству критически.

При этом, истец ссылается на положения ст. 12 ГК РФ, в той части, в которой предусмотрен такой способ защиты права, как прекращение или изменение правоотношения.

Действующим законодательством не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права на доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком. Возможность предъявления требования об обязании ответчика передать истцу права на доменное имя из содержания ГК РФ не следует и может рассматриваться исключительно как результат недопустимого расширительного толкования содержащихся в нем статей. К аналогичной точке зрения пришел Девятый арбитражный апелляционный суд в деле N А40-122829/2014 (Определение от 15 мая 2015 г. по делу N А40-122829/2014).

Истец не указал нормы права, позволяющей суду обязать ответчика передать права на доменное имя истцу. Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ также не предусмотрена регистрация доменного имени на основании решения суда.

Утверждение Истца о возможности применения положений ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности прекращения или изменения правоотношений, в качестве обоснования способа избранного защиты права в рассматриваемом деле, необоснованно и связано с неверным толкованием указанной нормы права, так как данные не применимы к прекращению или изменению правоотношений между администратором и регистратором домена.

Таким образом, приведенное выше свидетельствует о том, что доводы истца. не имеют должного правового и фактического обоснования. В связи с чем, не могут служить основаниями к отмене решения.

У суда апелляционной инстанции нет оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, признавшего наличие оснований для отказа в иске.

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции установлена, исследована и оценена вся совокупность обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, имеющимся по делу доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению как неосновательные по приведенным выше мотивам.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, всем доводом в решении была дана надлежащая правовая оценка.

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи с чем Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения Арбитражного Самарской области от 13.08.2020, по делу N А55-31630/2019, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнести на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 266-271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 13.08.2020, по делу N А55-31630/2019 - оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Галифанова Руслана Геннадьевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

С.Ш. Романенко

Судьи

А.Э. Ануфриева Л.Л. Ястремский