Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 марта 2015 г. N С01-1436/2014 по делу N СИП-552/2014 Суд отменил ранее принятое решение по делу об отказе в признании недействительным решения Роспатента признать товарный знак общеизвестным и направил дело на новое рассмотрение в связи с неустановлением и неисследованием судом первой инстанции всех существенных для правильного рассмотрения дела обстоятельств

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 марта 2015 г. N С01-1436/2014 по делу N СИП-552/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 20 февраля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 марта 2015 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Кручининой Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

компании "Форд Мотор Компани"/Ford Motor Company (ул. Лесная, д. 7, БЦ "Белые Сады", Москва, 125047)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2014 по делу N СИП-552/2014 (судьи Силаев Р.В., Пашкова Е.Ю., Снегур А.А.)

по заявлению компании "Форд Мотор Компани"

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.03.2014, принятого по результатам рассмотрения заявления от 28.05.2012 N 12-137 ОИ.

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании "Форд Мотор Компани" - Воеводин Д.Е. (по доверенности от 21.05.2013), Грядов А.В. (по доверенности от 30.07.2014 N 77 АБ 3625310);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 28.08.2014 N 02/32-570/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

компания "Форд Мотор Компани"/Ford Motor Company (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.03.2014 по заявлению от 28.05.2012 N 12-137 ОИ об отказе в признании товарного знака со словесным обозначением "Ford" общеизвестным с 01.06.2007 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (автомобили, части и принадлежности к ним).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2014 в удовлетворении заявленного требования отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судом норм процессуального права и норм материального права, просит названный судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение. 

По мнению заявителя кассационной жалобы, в нарушение требований статей 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не исследовал и не дал оценку большинству представленных им доказательств в подтверждение общеизвестности в Российской Федерации товарного знака со словесным обозначением "Ford" по состоянию на 01.06.2007, вывод суда, содержащийся в мотивировочной части обжалуемого решения, о том, что данный товарный знак в отношении автомобилей имеет широкую известность среди потребителей России, противоречит резолютивной части решения. 

Кроме того, компания указала на неправильное применение норм материального права при установлении Роспатентом обстоятельств приобретения названным товарным знаком общеизвестности в отношении автомобилей с 01.06.2007 на территории Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы, содержащиеся в кассационной жалобе. 

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого решения суда первой инстанции. 

По мнению Роспатента, с учетом требований действующего законодательства компании необходимо было представить фактические доказательства, свидетельствующие о том, что на испрашиваемую дату (01.06.2007) упомянутый товарный знак стал широко известным в Российской Федерации. 

В соответствии с позицией Роспатента представленные компанией в Роспатент, а впоследствии и в суд материалы не подтверждают данное обстоятельство. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы по следующим основаниям. 

Судом первой инстанции установлено, а материалами дела подтверждается, что 28.05.2012 в Роспатент поступило заявление компании о признании комбинированного товарного знака со словесным обозначением "Ford" общеизвестным с 01.06.2007 в Российской Федерации в отношении товаров 12-го класса МКТУ (автомобили, части и принадлежности к ним). 

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесный элемент "Ford", выполненный в овале оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной "F". В обозначении использована белая, светло-синяя и темно-синяя цветовая гамма. 

Решением Роспатента от 10.03.2014 в удовлетворении заявления компании было отказано. 

Ссылаясь на то, что вынесенное Роспатентом решение не соответствует требованиям законодательства, нарушает права и законные интересы компании, она обратилась в суд с требованием о признании этого решения Роспатента недействительным. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции исходил из того, что компанией не представлены необходимые и достаточные доказательства, отвечающие принципам относимости, допустимости, достоверности и достаточности, подтверждающие общеизвестность на спорную дату на территории Российской Федерации испрашиваемого обозначения в отношении товаров 12-го класса МКТУ, а именно: автомобилей, частей и принадлежностей к ним, а также обстоятельства, позволяющие потребителю выделить товары, маркированные указанным товарным знаком, среди товаров других производителей. 

Роспатентом и судом первой инстанции правильно определена правовая база для рассмотрения заявления от 28.05.2012 с учетом даты его подачи, которая включает Конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.03.2000 N 38 (далее - Правила ОИ). 

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции товарный знак по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции. 

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. 

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, могут быть представлены, например, сведениями об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации, содержащимися в соответствующих документах, а также сведениями о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией. 

На основании вышеизложенного судом первой инстанции правильно определены критерии для признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, такие как: (1) широкая известность испрашиваемого обозначения (2) в отношении товаров (услуг) заявителя (3) определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя, использующего средство индивидуализации своих товаров (услуг), позволяющих потребителю выделить их среди товаров (услуг) других производителей.

Согласно пункту 1.1 Правил ОИ общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и знаком обслуживания может быть признан товарный знак или знак обслуживания, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, или обозначение, используемое в качестве средства индивидуализации товаров и (или) услуг, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, которые в результате их интенсивного использования в отношении товаров или услуг конкретного лица стали в Российской Федерации широко известны среди потребителей этих или однородных им товаров или услуг. 

Пунктом 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, установлено, что заявление о признании товарного знака общеизвестным и прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака. 

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление и/или прилагаемые к нему материалы могут быть представлены, например, следующими содержащимися в соответствующих документах сведениями:

об интенсивном использовании товарного знака, в частности, на территории Российской Федерации. При этом могут быть указаны: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики и т.п.;

о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией. В случае необходимости у заявителя могут быть запрошены и иные сведения, подтверждающие общеизвестность в Российской Федерации товарного знака. 

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" Правила ОИ применяются в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ. Таким образом, пункт 3.2 Правил ОИ применяется в части, не противоречащей пункту 1 статьи 1508 ГК РФ, который требует от заявителя подтвердить широкую известность испрашиваемого обозначения в отношении именно его товаров. 

При рассмотрении заявления компании о признании комбинированного товарного знака общеизвестным Роспатент пришел к выводу о том, что компания не представила доказательств приобретения испрашиваемым обозначением широкой известности на территории Российской Федерации и интенсивного использования комбинированного обозначения со словесным обозначением "Ford" до испрашиваемой даты, поскольку представленные сведения фактического использования этого товарного знака исходят не от правообладателя, а от аффилированных лиц компании. 

Кроме того, Роспатент пришел к выводу о том, что завод по сборке автомобилей "Ford" был запущен в Российской Федерации в 2002 году, в 2006 году произошло увеличение мощности выпуска автомобилей, а открытие дилерских центров произведено только в 2007 году, в связи с чем представленные компанией сведения и хронологические данные об объемах производства подтверждают интенсивность производства и реализации автомобилей в Российской Федерации после заявленной даты - 01.06.2007, с которой компания просила признать испрашиваемое комбинированное обозначение общеизвестным товарным знаком. 

Вместе с этим Роспатент указал на то, что сведения о дилерских центрах за 2000-2011 годы не дифференцированы по годам открытия таких центров; представленные компанией справки, содержащие сведения о производстве автомобилей Ford, о ее дилерах, о проведенных рекламных компаниях, представляют собой внутренние документы другого самостоятельного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг", а также на то, что компанией не представлено фактических данных, подтверждающих информацию, содержащуюся в этих справках. 

Также Роспатент поставил под сомнение достоверность сведений, изложенных в аффидевите юридического советника компании Питера Н. Тэсси. 

При рассмотрении настоящего спора по существу суд первой инстанции признал выводы Роспатента, содержащиеся в решении от 10.03.2014 об отказе в признании товарного знака со словесным обозначением "Ford" общеизвестным с 01.06.2007 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12-го класса МКТУ (автомобили, части и принадлежности к ним), законными и обоснованными. 

Суд первой инстанции счел обоснованным и правильным вывод Роспатента о том, что аффидевит юридического советника компании Питера Н. Тэсси не может быть признан надлежащим доказательством, подтверждающим корпоративную связь между компанией и обществом с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг", как юридическим лицом, уполномоченным осуществлять на территории России производство легковых и коммерческих автомобилей Ford, производить и распространять автомобили, маркированные товарными знаками, правообладателем которых является компания в соответствии с договором коммерческой концессии, зарегистрированным Роспатентом 23.09.2011 за N РД0087473, а также выступать от имени компании в вопросах продвижения бренда, продаж, послепродажного обслуживания и подобных услуг. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает указанные выводы суда первой инстанции основанными на неправильном применении норм материального и процессуального права ввиду следующего. 

Компания как правообладатель серии товарных знаков со словесным обозначением "Ford" (по свидетельствам N 166774, 179055, 334532, 372075, 371410, 415214), которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, может производить продукцию, маркируемую обозначением "Ford", как самостоятельно, так и поручать ее производство и (или) распространение третьим лицам. При этом требование об обязательном указании на товаре информации о производстве продукции "под контролем заявителя" законодательство Российской Федерации не содержит. 

В силу положений статьи 6.bis Парижской конвенции и принятых резолюций AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника. 

Следовательно, общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не являться тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением.

Положения статьи 6.bis Парижской конвенции, статей 1229 и 1235 ГК РФ не учтены ни Роспатентом, ни судом первой инстанции, а положения статьи 1508 ГК РФ неверно применены в заключении экспертной комиссии, послужившим основой для принятия обжалуемого решения Роспатента. 

Нормы права о признании товарного знака общеизвестным не обязывают правообладателя представлять доказательства использования товарного знака в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 

Согласно статье 2 Совместных рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков (Женева, 1999 год) (далее - Рекомендации ВОИС) при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным. 

При этом в качестве рекомендованных факторов указываются, такие как: степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества, продолжительность степени использования знака в географическом районе и любой деятельности по продвижению знака, продолжительности в географическом районе осуществленных регистраций знака, в какой они отражают использование или признание этого знака: материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак; ценности присущей этому знаку. 

В силу пункта 2.1 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС подпункт "а" пункта 1 статьи 2 требует, чтобы компетентный орган принимал во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности знака. 

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев (например, как указание на то, что товар производится по лицензии или под контролем заявителя). Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Между тем из буквального толкования оспариваемого ненормативного акта следует, что Роспатент ограничился лишь констатацией того факта, что, по его мнению, представленные компанией доказательства в должной мере не подтверждают широкой известности указанного комбинированного товарного знака на территории Российской Федерации по состоянию на 01.06.2007, одновременно с этим не опровергнув выводы, полученные по результатам опроса российских потребителей, проведенного группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова, согласно которому при определении уровня известности в Российской Федерации обозначения "Ford", осуществленного среди совершеннолетних потребителей от 18 лет и старше, было установлено, что товарный знак со словесным обозначением "Ford" известен 98,1% потребителей. Среди потребителей, имеющих доход на одного человека в семье свыше 10 000 рублей, этот товарный знак известен больше (99,7%), чем среди потребителей с меньшим уровнем дохода (87,6%). Практически все (99%) потребители считают, что товарным знаком "Ford" маркируются автомобили, 98,5% потребителей знают товарный знак "Ford" от года и более. При этом более чем четыре пятых потребителей (83%) знают данный товарный знак от 5 лет и более. Более четырех пятых (86,7%) потребителей указывают на то, что автомобили, маркируемые товарным знаком "Ford", производятся в США (68,6%), в Германии (11%) и в России (7,1%). Более чем девять десятых (91%) потребителей указывают на то, что автомобили, маркируемые товарным знаком "Ford", производятся компанией "Форд Мотор Компани". Только 1,8% потребителей указали на другую компанию. Источником знания большинства потребителей о существовании товарного знака "Ford" является их непосредственный опыт - ездили на автомобиле (54,3%), видели у знакомых (40%) и на витрине магазина (20,3%), покупали в магазине (12,3%) автомобиль, маркированный данным товарным знаком, при этом многие потребители узнали о нем из рекламы (22,9%). 

Суд первой инстанции признал, что результаты названного социологического исследования свидетельствуют о том, что товарный знак "Ford" в отношении автомобилей, имеет очень широкую известность среди потребителей России в возрасте от 18 лет и старше и обладает различительной способностью по отношению к компании "Форд Мотор Компани", но признал его ненадлежащим доказательством общеизвестности товарного знака, поскольку это доказательство является единственным объективным подтверждением известности компании и ее продукции. 

Однако в соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 

В нарушение указанной нормы процессуального права суд первой инстанции ограничился констатацией факта обоснованности выводов Роспатента, в то время как в материалы арбитражного и административного дел были представлены доказательства того, что согласно статье, опубликованной в специализированном автомобильном журнале "За рулем" N 9 за 2007 год, автомобиль Ford Focus стал самой популярной иностранной маркой автомобиля, а также отмечено, что в первом полугодии 2007 года было продано 46 173 автомобиля Ford Focus; а согласно статье информационного агентства REGNUM самым популярным российским автомобилем в 2005-2006 годах также стал автомобиль Ford. 

Кроме того, ни Роспатент, ни суд первой инстанции не мотивировали свои выводы относительно того, по каким причинам справки о количестве проданных автомобилей Ford в период с 2000 по 2007 год, справки о размещении рекламы с обозначением "Ford" в период с 2002 по 2007 год не могут свидетельствовать об интенсивном использовании товарного знака "Ford" на территории Российской Федерации, в соответствии с какими нормами права компания обязана была представить все первоначальные документы, подтверждающие факт продаж автомобилей Ford всеми дилерами на территории Российской Федерации, поскольку ни в оспариваемом ненормативном акте, ни в решении суда первой инстанции не приведены мотивы, по которым перечисленные в указанных документах сведения признаны недостоверными либо опровергнуты иными доказательствами, представленными в материалы дела. 

Оставлены без правовой оценки и сведения Комитета автопроизводителей AEB, согласно которым в 2006 году в России было продано 115 985 автомобилей Ford, в 2007 году - 175 793 автомобиля, а также сведения крупнейших рекламодателей России, согласно которым в 2006 году на рекламу торговой марки "Ford" было потрачено около 45 000 000 долларов США, а в 2007 году - более 70 000 000 рублей. 

Суд первой инстанции не привел норм права, которыми он руководствовался, принимая решение о том, что компанией не представлено необходимых и достаточных доказательств, отвечающих принципам относимости, допустимости, достоверности и достаточности, в подтверждение широкой известности испрашиваемого комбинированного обозначения в отношении товаров 12-го класса МКТУ, позволяющих потребителю выделить эти товары среди товаров других производителей, а также признавая оспариваемый ненормативный акт Роспатента законным ввиду обоснованности выводов последнего, положенных в основу этого решения, то есть выполнение Роспатентом требований части 1 статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, суд первой инстанции признал обоснованным правомерность сомнения Роспатента в достоверности сведений, изложенных в аффидевите юридического советника компании Питера Н. Тэсси. 

Между тем, под аффидевитом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля. 

Ни в оспариваемом ненормативном акте, ни в решении суда первой инстанции не имеется указаний о том, что эти данные под присягой показания в установленном порядке признаны ложными, не соответствующими действительности, в том числе исходя из права государства, в котором аффидевит дан. 

Суд первой инстанции, указывая на недоказанность аффидевитом корпоративной связи между компанией и обществом с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг", не мотивировал, какие нормы права, регулирующие правоотношения о признании товарного знака общеизвестным на территории Российской Федерации, обязывают доказывать именно эти обстоятельства, если правообладатель указывает на законность использования этого товарного знака юридическим лицом, фактически его использовавшим, и такие доводы никем не опровергаются. 

Принимая во внимание, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, настоящее дело на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить названные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства. 

Вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается, поскольку в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2014 по делу N СИП-552/2014 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.А. Кручинина