Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2017 г. по делу N СИП-677/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку при принятии оспариваемого решения административным органом были нарушены нормы материального права и принцип правовой определенности

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2017 г. по делу N СИП-677/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 24 января 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2017 г. N С01-279/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Тарасова Н.Н.,

судей Силаева Р.В., Снегура А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Колесниковым А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ул. М. Красносельская, д. 7, стр. 24, Москва, 107140, ОГРН 1027700247618) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ГСП-5, Г-59, ОГРН 1047730015200) от 30.07.2016 об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 529011,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Вольский кондитер-2" (ул. Авроры, д. 163А, литера Ю, оф. 211, г. Самара, 443045, ОГРН 1026301706584).

В судебном заседании приняли участие представители открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - Бостан О.Н. и Шайхутдинова П.А. (по доверенности от 21.03.2016), Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 22.07.2017 N 01/32-588/41) и Русаков И.А. (по доверенности N 01/32-580\41 от 22.07.2016), а также общества с ограниченной ответственностью "Вольский кондитер-2" - Косунова Д.Д. (по доверенности от 17.11.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - общество "Красный Октябрь", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным как не соответствующего подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 529011; признании недействительным предоставления правовой охраны названному товарному знаку и об обязании Роспатента аннулировать полностью регистрацию указанного товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Вольский кондитер-2" (далее - общество "Вольский кондитер-2", третье лицо).

Заявленные по делу требования мотивированы тем, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 529011 является сходным до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесным элементом "КОРОВКА" по свидетельствам Российской Федерации N 152452, 486279, 476747, 387797, 511542, 511541, со словесным товарным знаком "КОРОВКА KOROVKA" по свидетельству Российской Федерации N 199900 и со словесным товарным знаком "КОРОВКА" по свидетельству Российской Федерации N 360768, ранее зарегистрированными на имя заявителя, в связи с чем, по его мнению, оспариваемое решение Роспатента от 30.07.2016 года не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, в обоснование заявленных требований общество "Красный Октябрь" ссылается на то, что является одним из старейших кондитерских предприятий России, продукция которого, в том числе конфеты "Коровка" широко известна потребителям на протяжении длительного времени. В обоснование широкой известности конфет "Коровка" потребителям в Российской Федерации указывает на представленные в материалы дела доказательства, из которых усматривается, что конфеты с таким наименованием выпускаются им с 1948 года, при этом за период с 2008 по 2013 год обществом "Красный Октябрь" и его лицензиатами было выпущено 110 644 тонн продукции, маркированной товарными знаками со словесным обозначением "Коровка".

Вместе с тем, по мнению заявителя, при принятии оспариваемого решения Роспатентом проигнорированы правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в постановлениях его Президиума от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11 и от 18.06.2013 N 2050/2013, согласно которым вывод о сходстве делается не на основе отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления); для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя; добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Как полагает общество "Красный Октябрь", Роспатент, осуществляя сравнение товарных знаков заявителя и общества "Вольский кондитер-2" на предмет сходства до степени смешения, сосредоточившись на анализе имеющихся отличий, отошел от установленных нормативными правовыми актами и выработанных судебной практикой критериев определения сходства обозначений и сосредоточил свое внимание на деталях отличия, в частности на наличии дополнительного слова "ВОЛЖСКАЯ" в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529011, которое, по мнению Роспатента, обеспечивает иную семантическую окраску оспариваемому товарному знаку и удлиняет его звучание.

Кроме того, заявитель полагает, что словесный элемент "ВОЛЖСКАЯ" не только не придает словесному элементу "КОРОВКА" новый смысл, но и не может являться охраняемым элементом.

С точки зрения заявителя, в словосочетании "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА" основной логический смысл падает на словесное обозначение "КОРОВКА", поскольку именно это слово является наиболее воспринимаемым и узнаваемым потребителями, при этом слово "КОРОВКА" полностью входит в состав словесного обозначения "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА", а незначительные отличия сравниваемых обозначений, такие как число слогов, длительность звучания при полном вхождении товарного знака заявителя в товарный знак третьего лица, не являются существенными, не влияют на общее восприятие товарного знака "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА" потребителем и общее его сходство до степени смешения с товарным знаком "КОРОВКА".

Также заявитель указывает на идентичность товаров, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки (кондитерские изделия), что усиливает вероятность смешения потребителями этих обозначений в гражданском обороте.

Возражая против вывода Роспатента о снижении различительной способности словесного элемента "КОРОВКА" по отношению к кондитерским изделиям в связи с использованием другими производителями образа коровы и слова "КОРОВКА", общество "Красный Октябрь" указывает, что примеры такого использования никоим образом не могут являться основанием для признания правомерной регистрации спорного товарного знака со словесным элементом "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА".

Вместе с тем относительно выводов Роспатента о выпуске иными хозяйствующими субъектами контрафактной продукции с обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками заявителя, общество "Красный Октябрь" ссылается на проводимую им работу по выявлению и борьбе с незаконным использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими обществу "Красный Октябрь", что подтверждает многочисленной судебной практикой.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит в удовлетворении этого заявления отказать.

В обоснование возражений Роспатент ссылается на то, в сравниваемых товарных знаках отсутствует совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, поскольку в словосочетании "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА" главным словом, на которое падает логическое ударение, является "ВОЛЖСКАЯ", указанный доминирующий элемент оспариваемого товарного знака не совпадает с единственным элементом противопоставленного товарного знака - "КОРОВКА".

По утверждению Роспатента, индивидуализирующая способность образа коровы и слова "КОРОВКА" существенно снижена за счет их частого использования различными изготовителями для маркировки кондитерских изделий. При этом использование данных элементов различными производителями началось еще в период существования СССР и продолжается в настоящее время.

Так, помимо противопоставленных товарных знаков, принадлежащих обществу "Красный Октябрь", Роспатентом выявлены следующие зарегистрированные на имя различных лиц в отношении товаров 30-го (кондитерские изделия) класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) товарные знаки со стилизованным изображением коровы и словом "КОРОВКА": по свидетельству Российской Федерации N 532963 "Коровка из Кореновки", по Российской Федерации свидетельству N 505264 "Яшкинская коровка", по свидетельству Российской Федерации N 460708 "Кубанская коровка", по свидетельству Российской Федерации N 270862 "Александровские коровки", по свидетельству Российской Федерации N 396420 "Коровкины сливочки", по свидетельству Российской Федерации N 303204 "Коровушка бурёночка", по свидетельству Российской Федерации N 396381 "Коровкина полянка", по свидетельству Российской Федерации N 457602 "Коровкино счастье", по свидетельству Российской Федерации N 405989 "Звениговские коровки", по свидетельству Российской Федерации N 511281 "Коровкина забавка", по свидетельству Российской Федерации N 400437 "Коровкины сливочки", по свидетельству Российской Федерации N 352496 "Коровкин каприз".

При этом с учетом изложенных обстоятельств, основным индивидуализирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является именно слово "ВОЛЖСКАЯ", которое, помимо прочего, стоит на первом месте, с которого начинается прочтение товарного знака потребителем.

В связи с чем, по мнению Роспатента, не обоснован довод заявителя о том, что именно словесный элемент "КОРОВКА" является доминирующим в словосочетании "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА" за счет высокой различительной способности товарных знаков "КОРОВКА", используемых заявителем в отношении конфет.

Исходя из того, что доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент "ВОЛЖСКАЯ", Роспатент считает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому, фонетическому и графическому признакам.

Также Роспатент полагает, что доводы заявителя о противоречии оспариваемого решения формируемой Роспатентом практике не могут быть приняты во внимание, так как указанные заявителем иные товарные знаки и обстоятельства их регистрации не могут быть предметом настоящего спора.

Третье лицо представило отзыв на заявление и дополнительно представленные письменные пояснения, в которых просит оспариваемое решение Роспатента оставить в силе, ссылаясь на отсутствие сходства до степени смешения между принадлежащим ему товарным знаком и товарными знаками заявителя, а также указывая на размытие в глазах потребителя спорного обозначения "Коровка" и его перехода в связи с выпуском широкого ассортимента продукции и большим количеством производителей по лицензионным соглашениям, от товарного знака к обозначению товаров определенного вида.

Представители заявителя в судебное заседание явились, на доводах, изложенных в заявлении, настаивали.

Представители Роспатента и третьего лица в судебное заседание также явились, против удовлетворения заявленных требований возражали.

Исследовав материалы дела, внимательно выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме в силу следующего.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА" по заявке N 2013720958 с приоритетом от 21.06.2013 был зарегистрирован Роспатентом 10.12.2014 по свидетельству Российской Федерации N 529011 на имя общества "Вольский кондитер-2" в отношении указанных в перечне свидетельства товаров 05, 29-го и 30-го классов МКТУ.

Вместе с тем общество "Красный Октябрь" является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент "КОРОВКА", а именно:

комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 152452, словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 199900, словесного товарного знака "КОРОВКА" по свидетельству Российской Федерации N 360768, комбинированного товарного знака Российской Федерации "" по свидетельству Российской Федерации N 486279, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 476747, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 387797, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 511542, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 511541.

Правовая охрана названным товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 486279 и N 199900 предоставлена в отношении товаров 30, 31-го и 33-го классов МКТУ, правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 387797, 511541, 511542, 476747, 152452 и 360768 предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

В Роспатент 04.03.2016 поступило возражение общества "Красный Октябрь" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 529011, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 30.07.2016 в удовлетворении возражения было отказано, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 529011 было оставлено в силе.

Указанное решение мотивировано Роспатентом тем, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют семантические, фонетические и графические отличия.

Также Роспатент отметил, что несмотря на представленные лицом, подавшим возражение, доказательства длительного (с 1948 года) присутствия на рынке конфет "КОРОВКА", изготовленных этим лицом, различительная способность словесного элемента "КОРОВКА" по отношению к кондитерским изделиям снижена в силу присутствия этого слова в составе различных товарных знаков.

Учитывая данные обстоятельства и полагая, что вышеназванный акт Роспатента является незаконным, общество "Красный Октябрь" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением за судебной защитой нарушенного права.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарного знака и принятию решений по результатам их рассмотрения установлены нормами части четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующим в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (21.06.2013), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 названной статьи).

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - Обзор), вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 тех же Правил N 32 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно подпункту "а" пункта 14.4.2.2 Правил N 32 звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32).

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В результате анализа словесного обозначения "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА" на предмет семантического признака сходства с товарными знаками общества "Красный Октябрь", Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводам о том, что в противопоставленных товарных знаках отсутствует совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, поскольку, по его мнению, в словосочетании "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА" главным словом, на которое падает логическое ударение, является именно слово "ВОЛЖСКАЯ".

При этом указанный доминирующий элемент оспариваемого товарного знака не совпадает с каким-либо элементом противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем, Роспатент указал, что наличие словесного элемента "ВОЛЖСКАЯ" придает индивидуализирующую способность оспариваемому товарному знаку (существенно удлиняет его звучание и обеспечивает иную семантическую окраску, отличную от значения одного слова "коровка").

По мнению судебной коллегии, приведенные выводы Роспатента не могут быть признаны в достаточной степени обоснованными, поскольку из положений подпункта "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32 следует, что в качестве критерия, на основании которого определяется значимость положения элемента в словесном обозначении, устанавливаются не правила синтаксического построения предложения, а логическое ударение и самостоятельное значение такого элемента.

При этом логическое ударение не обязательно падает на первое или главное слово, оно может падать и на зависимое слово. Логическое ударение - это интонационное выделение одного из членов предложения с целью подчеркивания его значимости.

Между тем в оспариваемом товарном знаке логическое ударение падает на слово "КОРОВКА", которое несет основную смысловую нагрузку в словосочетании.

Таким образом, при анализе на предмет фонетического сходства Роспатентом не учтены такие критерии как характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение, которые как раз свидетельствуют о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения не имеют существенных графических отличий во внутренних деталях обозначений, сравниваемые товарные знаки производят общее зрительное впечатление, поскольку имеют идентичные элементы, определяющие первое зрительное впечатление, а именно: аналогичное композиционное построение, включающее в себя мультипликационное изображение коровы с цветком в зубах и поднятым вверх хвостом, а также зеленая лужайка в качестве фона и словесный элемент "КОРОВКА".

Вместе с тем Роспатентом не учтено, что согласно пункту 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Вместе с тем судебная коллегия принимает во внимание, что Роспатентом не оспаривается то обстоятельство, что однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (кондитерские изделия), близка к идентичности, однако данное обстоятельство не учтено Роспатентом при установлении возможности их сходства до степени смешения в глазах конечного потребителя.

Одновременно, указывая на снижение различительной способности словесного элемента "КОРОВКА" по отношению к кондитерским изделиям в силу присутствия этого элемента в товарных знаках, зарегистрированных на имя иных лиц, Роспатент не принял во внимание отсутствие в материалах дела доказательств того, что на рынке имеется кондитерская продукция, маркируемая этими товарными знаками.

Между тем в соответствии с пунктом 2.3 Правил N 32 доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем.

Так, согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы, отражающих многолетнюю практику экспертизы заявленных обозначений, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

а также иные сведения.

Наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Заявителем при рассмотрении возражения были представлены доказательства, свидетельствующие о длительности использования спорного обозначения для маркировки выпускаемых с 1948 года заявителем и его лицензиатами конфет, об объеме их производства с 2008 по 2013 годы (110 644 тонн).

Данные доказательства ни Роспатентом, ни третьим лицом не оспариваются.

Более того, Роспатент в оспариваемом решении сделал самостоятельный вывод о длительном присутствии на рынке конфет "КОРОВКА", изготовленных обществом "Красный Октябрь".

При таких обстоятельствах следует признать, что обозначение "КОРОВКА" получило широкую известность среди потребителей применительно к их изготовителю.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя относительно того, что содержащиеся в оспариваемом решении Роспатента выводы противоречат разъяснениям, содержащим в постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сложившейся практике самого Роспатента по спорам со сходными правоотношениями.

Так, Роспатентом не учтена правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, согласно которой угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию; такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Роспатентом также не приняты во внимание правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.06.2013 N 2050/2013, в соответствии с которыми вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления); для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Кроме того, выводы Роспатента относительно отсутствия сходства сравниваемых обозначений "КОРОВКА" и "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА" и различительной способности обозначения "КОРОВКА" противоречат его же выводам, сделанным при рассмотрении возражения от 15.08.2007, поданного обществом с ограниченной ответственностью "Вольский кондитер", на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке N 2006704099/50, касающегося отказа в регистрации заявленного обозначения относительно части заявленных товаров 30-го класса МКТУ (решение Роспатента от 19.06.2008).

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении Роспатентом при принятии оспариваемого решения норм материального права (подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ), принципа правовой определенности, являющегося одним из основополагающих принципов правоприменительной практики, и внесении противоречий в сложившуюся практику рассмотрения споров.

Примененный судом первой инстанции методологический подход в полном объеме соответствует правовой позиции, изложенной в решении Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-605/2016.

Исходя из этого, оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и иным нормативным правовым актам, нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем должно быть признано недействительным.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что позиция Роспатента по вопросу об основаниях для предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 529011 является определенно выраженной и не установлено нарушений процедуры принятия Роспатентом оспариваемого решения, коллегия судей считает возможным обязать Роспатент устранить допущенное нарушение путем аннулирования правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529011.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 529011 недействительным как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529011.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) в пользу открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ул. М. Красносельская, д. 7, стр. 24, Москва, 107140, ОГРН 1027700247618) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить открытому акционерному обществу "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ул. М. Красносельская, д. 7, стр. 24, Москва, 107140, ОГРН 1027700247618) из федерального бюджета государственную пошлину за подачу заявления в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 25.10.2016 N 905.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

судьи

Р.В. Силаев

А.А. Снегур