Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2017 г. N С01-279/2017 по делу N СИП-677/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку, установив сходство сравниваемых товарных знаков, а также широкую известность противопоставляемых товарных знаков, пришел к заключению о наличии высокой вероятности вывода потребителей о принадлежности сравниваемых товаров одному производителю ввиду наличия тождественного словесного элемента

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2017 г. N С01-279/2017 по делу N СИП-677/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 22 мая 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 мая 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Пашковой Е.Ю.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2017 по делу N СИП-677/2016 (судьи Тарасов Н.Н., Силаев Р.В., Снегур А.А.)

по заявлению открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ул. М. Красносельская, д. 7, стр. 24, Москва, 107140, ОГРН 1027700247618) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 529011.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Вольский кондитер-2" (ул. Авроры, д. 163А, литера Ю, офис 211, г. Самара, 443045, ОГРН 1026301706584).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - Бостан О.Н. (по доверенности от 26.10.2016) и Шайхутдинова П.А. (по доверенности от 18.04.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-587/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Вольский кондитер-2" - Косунова Д.Д. (по доверенности от 17.11.2016), Тиллинг Е.М. (по доверенности от 17.04.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - общество "Красный Октябрь") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 529011 как не соответствующего подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); о признании недействительным предоставления правовой охраны названному товарному знаку и об обязании Роспатента аннулировать регистрацию указанного товарного знака в отношении всего перечня товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Вольский кондитер-2" (далее - общество "Вольский кондитер-2").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2017 заявленные требования удовлетворены.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит указанный судебный акт отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Роспатент полагает, что суд первой инстанции пришел к неправильному выводу о сходстве до степени смешения противопоставляемых товарных знаков, поскольку они не ассоциируются друг с другом и производят различное общее впечатление.

Как отмечает Роспатент, судом первой инстанции не принято во внимание, что словесный элемент "КОРОВКА" в оспариваемом товарном знаке является слабым, поскольку часто используется в товарных знаках разными лицами. Сильным в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент "ВОЛЖСКАЯ", который и придает товарному знаку индивидуализирующую способность и обеспечивает иную семантическую окраску, отличную от противопоставляемых товарных знаков.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции также не принял во внимание, что словосочетание "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА" и слово "КОРОВКА" различны и по фонетическому признаку за счет наличия на первом месте в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "ВОЛЖСКАЯ", разного количества слогов, наличия в оспариваемом товарном знаке звуков, которые отсутствуют в противопоставленных товарных знаках. Различие достигается также за счет разницы состава гласных и согласных.

При этом Роспатент отмечает и различие противопоставляемых товарных знаков по графическому критерию за счет различной внешней формы товарных знаков, различного размера, ориентации в пространстве, цветовой гаммы и характера исполнения изображений коров, особенностей цветовой и графической проработки словесных элементов, а также за счет дополнительных фоновых изобразительных элементов, присутствующих в противопоставленных товарных знаках.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Красный Октябрь" выразило несогласие с доводами, изложенными в ней, просило в ее удовлетворении отказать.

Общество "Красный Октябрь" полагает, что судом первой инстанции полно и всесторонне рассмотрены заявленные требования, решение является законным и обоснованным. Судом первой инстанции были проведены анализ противопоставляемых товарных знаков на предмет их сходства и анализ однородности товаров, для которых они зарегистрированы, в полном соответствии с подлежащими применению нормами права, что отражено в судебном акте. Доводы заявителя кассационной жалобы об обратном направлены на переоценку выводов суда первой инстанции.

В письменных пояснениях общество "Вольский кондитер-2", согласилось с доводами, изложенными в кассационной жалобе, просило ее удовлетворить.

Общество "Вольский кондитер-2" отмечает, что судом не проведен анализ оспариваемого товарного знака на предмет сходства со всеми противопоставленными знаками, обозначение "КОРОВКА" для конфет является видовым и поэтому обладает слабой различительной способностью, о чем также свидетельствует и то, что на рынке присутствует продукция разных производителей, маркированная обозначением "КОРОВКА".

В судебном заседании представитель Роспатента доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель общества "Красный Октябрь" в судебном заседании возражал против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просил в ее удовлетворении отказать.

Представитель общества "Вольский кондитер-2" просил кассационную жалобу удовлетворить, обжалуемый судебный акт отменить, отметив, что при новом рассмотрении общество "Вольский кондитер-2" могло бы представить доказательства в подтверждение своих доводов.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, комбинированный товарный знак со словесным элементом "ВОЛЖСКАЯ КОРОВКА" по свидетельству Российской Федерации N 529011 с датой приоритета от 21.06.2013 зарегистрирован Роспатентом 10.12.2014 на имя общества "Вольский кондитер-2" в отношении указанных в перечне свидетельства товаров 5, 29 и 30-го классов МКТУ.

В Роспатент 04.03.2016 поступило возражение общества "Красный Октябрь" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 529011, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "Красный Октябрь" является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент "КОРОВКА", а именно:

комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 152452, словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 199900, словесного товарного знака "КОРОВКА" по свидетельству Российской Федерации N 360768, комбинированного товарного знака Российской Федерации "" по свидетельству Российской Федерации N 486279, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 476747, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 387797, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 511542, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 511541.

Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 486279 и N 199900 предоставлена в отношении товаров 30, 31-го и 33-го классов МКТУ, правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 387797, 511541, 511542, 476747, 152452 и 360768 предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 30.07.2016 в удовлетворении возражения было отказано, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 529011 оставлено в силе.

Указанное решение Роспатента мотивировано тем, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют семантические, фонетические и графические отличия.

Также Роспатент отметил, что, несмотря на представленные лицом, подавшим возражение, доказательства длительного (с 1948 года) присутствия на рынке конфет "КОРОВКА", изготовленных этим лицом, различительная способность словесного элемента "КОРОВКА" по отношению к кондитерским изделиям снижена в силу присутствия этого слова в составе различных товарных знаков.

Полагая, что названное решение Роспатента является недействительным, общество "Красный Октябрь" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением за судебной защитой нарушенного права.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для его отмены.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание указанные разъяснения, Роспатент и суд первой инстанции обоснованно исходили из того, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (21.06.2013) и даты подачи возражения (04.03.2016), законодательством, применимым для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529011, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном названным Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в данном пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции признал неправильным вывод Роспатента о том, что в сравниваемых товарных знаках словесный элемент "КОРОВКА" является слабым, отметив при этом, что в оспариваемом товарном знаке логическое ударение падает именно на слово "КОРОВКА", которое и несет основную смысловую нагрузку в словосочетании.

Сравниваемые обозначения, по мнению суда первой инстанции, не имеют существенных графических отличий во внутренних деталях обозначений, сравниваемые товарные знаки производят общее зрительное впечатление, поскольку имеют идентичные элементы, определяющие первое зрительное впечатление, а именно: аналогичное композиционное построение, включающее в себя мультипликационное изображение коровы с цветком в зубах и поднятым вверх хвостом, а также зеленую лужайку в качестве фона, и словесный элемент "КОРОВКА".

Суд первой инстанции, учитывая указанные разъяснения вышестоящих судов и положения подпунктов 14.4.2, 14.4.2.2 Правил N 32, признал, что между сравниваемыми обозначениями имеются признаки визуального сходства ввиду общего зрительного впечатления, которое производят сравниваемые обозначения в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг, а также установил семантическое и фонетическое сходство обозначений.

Кроме того, судом первой инстанции учтено, что сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг). С учетом того, что однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (кондитерские изделия), близка к идентичности, что не оспаривается Роспатентом, однако не было учтено им при принятии решения, сходство до степени смешения в глазах конечного потребителя повышается.

Суд первой инстанции также отметил, что Роспатент, делая вывод о снижении различительной способности словесного элемента "КОРОВКА" по отношению к кондитерским изделиям в силу присутствия этого элемента в товарных знаках, зарегистрированных на имя иных лиц, не принял во внимание отсутствие в материалах дела доказательств того, что на рынке имеется кондитерская продукция, маркируемая этими товарными знаками. Вместе с тем в материалах дела имеются доказательства, свидетельствующие о длительности использования спорного обозначения для маркировки выпускаемых с 1948 года заявителем и его лицензиатами конфет, об объеме их производства с 2008 по 2013 год (110 644 тонн) и о приобретении обозначением "КОРОВКА" широкой известности среди потребителей применительно к их изготовителю.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с указанными выводами суда первой инстанции.

Учитывая приведенные нормы и разъяснения высших судебных инстанций и принимая во внимание совокупность представленных по делу доказательств, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что спорный товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения, а товары, в отношении которых они зарегистрированы, - однородными. Соответствующее исчерпывающее обоснование этих выводов изложено в обжалуемом судебном акте. При этом, вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, при оценке сходства судом первой инстанции учтено общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми товарными знаками, что также отражено в судебном акте.

На необходимость учета степени различительной способности старшего товарного знака с более ранним приоритетом и степени однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг при оценке вероятности смешения указывалось в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06.

Кроме того, судом первой инстанции обоснованно учтено наличие серии товарных знаков, правообладателем которых является общество "Красный Октябрь", объединенных словесным элементом "КОРОВКА", который присутствует и в оспариваемом товарном знаке.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06 было отмечено, что угроза смешения противопоставляемых знаков усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков.

При этом, как отмечено постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Проверяя законность оспариваемого ненормативного акта, суд первой инстанции, установив сходство сравниваемых товарных знаков, а также широкую известность противопоставляемых товарных знаков, пришел к выводу о наличии высокой вероятности вывода потребителей о принадлежности сравниваемых товаров одному производителю ввиду наличия тождественного словесного элемента "КОРОВКА". Судом первой инстанции обоснованно учтено, что в отношении товаров краткосрочного пользования и широкого потребления, имеющих общее функциональное назначение и условия реализации, опасность смешения более высока.

На повышение вероятности смешения в отношении товаров широкого потребления также обращалось внимание в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06.

Выводы суда первой инстанции по настоящему делу согласуются с правовыми позициями высшей судебной инстанции.

Полномочиями для переоценки указанных выводов суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не обладает.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основании иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 08.05.2015 N 305-ЭС14-8858 также отмечено, что направление судом кассационной инстанции дела на новое рассмотрение с целью повторного предоставления лицу, участвующему в деле, процессуального права, которым он не воспользовался без уважительных причин при наличии у него соответствующей возможности, противоречит принципу правовой определенности и положениям части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в силу которых лицо, участвующее в деле несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или несовершения этим лицом процессуальных действий. Направляя дело на новое рассмотрение, суд фактически освобождает лиц, участвующих в деле, от неблагоприятных последствий несовершения требуемых законом процессуальных действий, предоставив им не предусмотренную процессуальным законом и противоречащую принципу правовой определенности возможность неоднократного рассмотрения дела по правилам судебного разбирательства в суде первой инстанции с представлением в материалы дела дополнительных документов и обоснований заявленных требований.

Из обжалуемого судебного акта следует, что доказательства, представленные в дело лицами, участвующими в деле, были оценены судом в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, части 1 статьи 67, статей 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом всех доводов участвующих в деле лиц.

В целом доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, сводятся к несогласию с осуществленной судом оценкой представленных в материалы дела доказательств и не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального и процессуального права.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для безусловной отмены судебного акта, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что решение Роспатента от 30.07.2016 не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2017 по делу N СИП-677/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Е.Ю. Пашкова