Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2018 г. N С01-1102/2017 по делу N СИП-789/2016 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи им патента на изобретение на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку в мотивировочной части оспариваемого решения не указаны мотивы, по которым суд принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2018 г. N С01-1102/2017 по делу N СИП-789/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 29 января 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 февраля 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранной компании - GINESS HK LIMITED (Unit B, 9/F, Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong) на решение Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 N СИП-789/2016 (судьи Булгаков Д.А., Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.)

по заявлению GINESS HK LIMITED о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 23.09.2016 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2553452 на изобретение и о признании указанного патента недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 14, Москва, 127083, ОГРН 1027700166636), Михайлов Алексей Викторович (Москва) и общество с ограниченной ответственностью "ПАТЕНТУС" (ул. Вешняковская, д. 15, корп. 1, офис 57, Москва, 111539, ОГРН 1067746697622).

В судебном заседании приняли участие:

представители GINESS HK LIMITED - Марканов Д.Ю. (по доверенности от 15.12.2016), Михайлов А.В. (по доверенности от 17.07.2017);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-488/41);

представитель публичного акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" - Сандрыкин И.А. (по доверенности от 05.05.2016 N 00496/16-Д04);

Михайлов Алексей Викторович, лично (паспорт гражданина Российской Федерации);

представитель общества с ограниченной ответственностью "ПАТЕНТУС" - Михайлов А.В. (по доверенности от 04.09.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания - GINESS HK LIMITED (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.09.2016 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2553452 на изобретение и о признании указанного патента недействительным полностью.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (далее - общество "Вымпел-Коммуникации"), Михайлов Алексей Викторович, общество с ограниченной ответственностью "ПАТЕНТУС" (далее - общество "ПАТЕНТУС").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 требования компании оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда от 09.10.2017 отменить и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение от 22.09.2015.

Компания указывает, что суд в обоснование вывода о принципиальной патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту применил Руководство по экспертизе заявок на изобретения, утвержденное приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2011 N 87 (далее - Руководство), которое не является нормативным правовым актом.

При этом, по утверждению компании, суд использовал Руководство не только для толкования категории "программа для ЭВМ", но и привел значительные по объему цитаты из Руководства без ссылок на конкретные положения действующего законодательства, положения правовой доктрины, общеизвестные факты, словарную или справочную литературу, научные работы в области компьютерных наук, опубликованные в рецензируемых научных журналах.

Рассматривая Руководство не в качестве нормативного правового акта, а в качестве одного из доказательств по делу, компания указывает на то, что оно является недопустимым доказательством при проверке законности оспариваемого решения Роспатента, так как не было предметом оценки при рассмотрении возражения в Роспатенте.

Кроме того, компания полагает, что суд необоснованно уклонился от обязанности оценки пункта 3.3.3 Руководства, не приняв во внимание, что названный пункт применяется только к случаю, "если формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта (объектов), указанного в пункте 5 статьи 1350 Кодекса [Гражданского кодекса Российской Федерации]", в то время как формула оспариваемого патента наряду с признаками объекта, указанного в пункте 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) (программы для ЭВМ), содержит и другие признаки, не имеющие отношения к программе для ЭВМ, в частности, технические признаки, общие с прототипом.

Компания также обращает внимание на то, что суд неправомерно дал оценку представленным Роспатентом в отзыве дополнительным мотивам, обосновывающим (со ссылкой на Руководство) отличия заявленного изобретения от прототипа, поскольку они не были упомянуты в оспариваемом решении Роспатента.

Указывая на то, что в возражении несоответствие запатентованного способа условию патентоспособности "изобретательский уровень" было основано на нормах подпункта 3 пункта 24.5.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент), компания отмечает, что Роспатент не рассмотрел основанные на указанной норме права доводы, а суд не привел причины, по которым счел положения этой нормы не подлежащими применению. Вместо разрешения вопроса о соответствии заявленного изобретения подпункту 3 пункта 24.5.3 Административного регламента Роспатент и суд, как считает компания, отразили в своих решениях вопрос о соответствии данного изобретения подпунктам 1 и 2 названного пункта, которые не приводились в обоснование возражения.

При этом, как отмечает компания, применение подпункта 3 пункта 24.5.3 Административного регламента позволяет сделать вывод об отсутствии изобретательского уровня даже без учета "одновременности" скомбинированных стадий.

Компания полагает, что правила подпункта 3 пункта 24.5.3 Административного регламента в отличие от подпунктов 1 и 2 названного пункта предусматривают анализ не отдельных "признаков", а "частей".

При этом компания ссылается на абзац второй подпункта 3 пункта 24.5.3 Административного регламента, согласно которому не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

По мнению компании, "одновременность" относится не к "признакам", поскольку выделение признаков подпунктами 1 и 2 пункта 24.5.3 Административного регламента не предусмотрено, и не к "частям", поскольку "одновременность" не может входить в состав только одной "части", так как она существует сама по себе, а относится к "правилам" присоединения одной "части" к другой.

Кроме того, компания указывает, что из общих знаний (как специалиста, так и неспециалиста) известно, что существует только три возможных способа комбинирования стадий по времени: одновременно, последовательно и случайным образом.

Более того, как полагает компания, стадия "уведомления о недостаточности средств для совершения вызова" и ее влияние на повышение "информированности" абонента о недостаточности средств также были известны из приведенных в возражении источников.

В судебном заседании Михайлов А.В. лично (в качестве привлеченного к участию в деле третьего лица) и как представитель компании поддержал доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, просил решение от 09.10.2017 отменить и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение от 22.09.2015.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил обжалуемый судебный акт оставить без изменения.

Представитель общества "Вымпел-Коммуникации" указал, что его позиция в отношении доводов, содержащихся в кассационной жалобе, полностью согласуется с позицией Роспатента.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 2553452 на изобретение "Способ управления соединениями внутри сети подвижной радиотелефонной связи" выдан по заявке N 2013158552 с приоритетом от 30.12.2013, установленным по дате подачи указанной заявки. Правообладателем названного патента является общество "Вымпел- Коммуникации".

Указанный патент выдан с формулой изобретения, изложенной в следующей редакции:

"1. Способ управления соединениями внутри сети подвижной радиотелефонной связи, при котором каждому абоненту сети обеспечивают получение доступа к сети для совершения исходящих вызовов независимо от состояния его счета, исходящие вызовы абонента, не имеющего достаточных средств на счете, разъединяют, формируют сообщение о пропущенном вызове и передают его вызываемому абоненту, отличающийся тем, что в случае инициации вызова абонентом, не имеющим достаточных средств на счете, фиксируют информацию о вызове, перед разъединением вызова соединение вызывающего абонента направляют средству формирования и передачи для вызывающего абонента уведомления о недостаточности средств для совершения вызова, и для формирования сигнала о попытке осуществления вызова абонентом, не имеющим достаточных средств на счете, причем по данному сигналу одновременно с передачей указанного уведомления устанавливают транзитное соединение с вызываемым абонентом через оператора, обслуживающего вызывающего абонента, так что исходящий вызов, как информационное соединение, переадресуется в сеть оператора, обслуживающего вызываемого абонента, и разъединяют информационное соединение после получения вызываемым абонентом сообщения о пропущенном вызове.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для формирования и передачи вызывающему абоненту уведомления о недостаточности средств для совершения вызова используют автоответчик.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что разъединение вызова осуществляют после передачи вызывающему абоненту уведомления о недостаточности средств для совершения вызова.".

Михайлов А.В. 22.09.2015 обратился в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 2553452, мотивированным несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" (подпункт 3 пункта 24.5.3 Административного регламента), а также тем, что решение по названному патенту в целом носит нетехнический характер и не может быть отнесено к изобретению.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом установлено, что из представленных в возражении источников информации не известны все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2553452, которыми оспариваемое изобретение отличается от решения по противопоставленному патентному документу ЕА 201300109 (аналогичное решение раскрыто в патентном документе WO 2012125012).

Данные обстоятельства с учетом положений статьи 1350 ГК РФ, подпункта 2 пункта 24.5.3 Административного регламента послужили основанием для вывода Роспатента о том, что материалами возражения не опровергается соответствие изобретения по патенту Российской Федерации N 2553452 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Также Роспатент не нашел подтверждения содержащимся в возражении доводам о том, что решение по оспариваемому патенту не является техническим и не может охраняться в качестве изобретения.

На основании изложенного решением Роспатента от 23.09.2016 в удовлетворении возражения Михайлова А.В. отказано, патент Российской Федерации N 2553452 оставлен в силе.

Компания, полагая, что решение Роспатента от 23.09.2016 является недействительным, нарушает ее права и законные интересы, обратилась в суд, считая себя заинтересованным лицом в подаче заявления о признании недействительным указанного ненормативного правового акта.

Отказывая компании в удовлетворении названного заявления, суд первой инстанции исходил из правомерности вывода Роспатента о том, что материалами возражения не опровергается соответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения, о заинтересованности Михайлова А.В. в подаче возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2553452 и о заинтересованности компании в подаче заявления в суд о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

С учетом даты (30.12.2013) поступления заявки N 2013158552 применимое законодательство для оценки охраноспособности изобретения по патенту Российской Федерации N 2553452 включает ГК РФ и Административный регламент.

В отношении доводов компании, касающихся применения судом в данном деле Руководства при оценке принципиальной охраноспособности изобретения по оспариваемому патенту, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Руководство, вопреки ошибочному мнению компании, не является доказательством по делу, так как не содержит сведений о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с этим как у суда при рассмотрении настоящего дела, так и у Роспатента при рассмотрении возражения отсутствовали правовые основания для оценки Руководства как доказательства по делу.

Вместе с тем Руководство, не являясь нормативным правовым актом, может приниматься во внимание Роспатентом и судом при оценке охраноспособности технического решения как один из возможных ориентиров толкования законодательства, поскольку оно принято, как это следует из его преамбулы, с целью совершенствования методических подходов при проведении экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение и при рассмотрении возражений в Роспатенте.

В связи с этим упоминание судом Руководства и приведение в судебном акте выдержек из него не являются обстоятельствами, служащими основанием для отмены либо изменения судебного акта. По указанным основаниям и ссылка Роспатента на Руководство в отзыве на заявление компании также не является изменением мотивов, которыми руководствовался Роспатент при принятии оспариваемого решения, несмотря на то, что в нем отсутствовало указание на это Руководство.

При этом в случае, если компания полагает, что отдельные положения Руководства не соответствуют ГК РФ, они могут быть оспорены с учетом положений статьи 195.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В то же время, вопреки доводам компании, суд при оценке принципиальной охраноспособности изобретения по спорному патенту с учетом положений статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации руководствовался соответствующими нормами ГК РФ и Административного регламента.

Так, при проверке законности оспариваемого решения Роспатента суд применил следующие нормы права к установленным судом обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Пунктом 5 статьи 1350 ГК РФ установлено, что не являются изобретениями, в частности, программы для ЭВМ.

В соответствии с названным пунктом исключается возможность отнесения данных объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5 Административного регламента при проверке патентоспособности изобретения определяется, не исключено ли заявленное предложение из патентной охраны.

Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав, согласно пункту 4 статьи 1349 ГК РФ (пункт 10.4.3.1 Административного регламента).

Если заявленное предложение не относится к указанным объектам, проверяется, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 ГК РФ.

Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 ГК РФ, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ.

Руководствуясь названными нормами права, суд первой инстанции дал оценку доводу компании о том, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2553452 относится к указанному в подпункте 5 пункта 5 статьи 1350 ГК РФ объекту (программе для ЭВМ), основанному на том, что способ, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы изобретения по этому патенту отличается от решения по противопоставленному патентному документу ЕА 201300109 (аналогичное решение раскрыто в патентном документе WO 2012125012) признаками, характерными для программы для ЭВМ, а следовательно, такой способ не может быть отнесен к изобретению.

Судом установлено, что способ по патенту Российской Федерации N 2553452 в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте 1 формулы изобретения, отличается в том числе от решения по противопоставленному патентному документу ЕА 201300109 признаками, характеризующими установление транзитного соединения с вызываемым абонентом одновременно с передачей вызывающему абоненту уведомления о недостаточности средств для совершения вызова.

При этом согласно способу по оспариваемому патенту перед разъединением вызова соединение вызывающего абонента направляют средству формирования и передачи для вызывающего абонента уведомления о недостаточности средств для совершения вызова.

Данная операция инициирует формирование сигнала о попытке осуществления вызова абонентом, не имеющим достаточных средств на счете.

Далее по этому сигналу устанавливают транзитное соединение с вызываемым абонентом одновременно с передачей вызывающему абоненту уведомления о недостаточности средств для совершения вызова.

Именно указанная последовательность действий способа по патенту Российской Федерации N 2553452, характеризующая путь передачи сигналов связи от абонента к абоненту, не раскрыта в том числе в противопоставленном патентном документе ЕА 201300109.

При этом приведенные отличительные особенности способа по патенту Российской Федерации N 2553452 в том числе в сравнении с техническим решением, раскрытым в противопоставленном патентном документе ЕА 201300109, не относятся к признакам, характерным для программы для ЭВМ.

Данные отличительные особенности способа по оспариваемому патенту характеризуются наличием действий, порядком выполнения действий во времени, условиями осуществления действий, т.е. признаками, характерными для способа (пункт 1 статьи 1350 ГК РФ, подпункт 8 пункта 10.7.4.3 Административного регламента).

Суд первой инстанции также признал несостоятельными доводы компании о том, что указанные отличительные особенности способа по патенту Российской Федерации N 2553452 не придали известным техническим средствам для передачи и формирования сигнала связи между абонентами каких-то неожиданных технических свойств, поскольку сущность изобретения по оспариваемому патенту заключается не в их изменении, а в таком способе их взаимодействия, в рамках которого реализована возможность именно одновременно сообщить вызываемому абоненту о попытке вызова, произведенного вызывающим абонентом в условиях недостаточности средств на его счете, а вызывающему абоненту - о состоянии его счета.

Компания в кассационной жалобе отмечает, что указанные судом отличительные особенности способа по патенту Российской Федерации N 2553452 не были приведены в решении Роспатента в обоснование его вывода о принципиальной патентоспособности названного изобретения.

По мнению компании, Роспатент не обосновал вывод о принципиальной патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, а лишь воспроизвел мнение патентообладателя о том, что отличительные особенности способа по оспариваемому патенту носят технический характер.

Компания обращает внимание на то, что ни в формуле, ни в описании изобретения не раскрыта и никак не упоминается "система взаимосвязанного электронного оборудования", с помощью которой якобы осуществляется прием и передача "электрических сигналов" в "строго определенное время и в строго определенной последовательности", неизвестно, что из себя представляет эта "система": материальный объект, систему из прототипа (что автоматически исключает возможность отнесения данного признака к отличиям) или нечто другое.

В отношении названных доводов компании, касающихся оценки выводов Роспатента и суда о принципиальной охраноспособности изобретения по оспариваемому патенту, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Суд первой инстанции признал необоснованным утверждение компании о том, что доводы Михайлова А.В. о принципиальной патентоспособности способа не были рассмотрены в решении Роспатента от 23.09.2016.

При оценке этого довода компании суд установил, что в оспариваемом решении Роспатента указано, что "...отличительные особенности способа по оспариваемому патенту в сравнении с техническим решением, раскрытым в патентном документе ЕА 201300109 (аналогичное техническое решение раскрыто в патентном документе WO 2012125012), также носят технический характер, поскольку характеризуют прием и передачу электрических сигналов в строго определённое время и в строго определённой последовательности посредством системы взаимосвязанного электронного оборудования. Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении не приведено доводов, позволяющих сделать вывод о том, что решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не является техническим и не может охраняться в качестве изобретения" (стр. 7 решения Роспатента).

При этом на страницах 7-8 оспариваемого решения Роспатента приведены данные отличительные особенности (отличительные признаки) способа по патенту Российской Федерации N 2553452.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что указанные выводы суда соответствуют содержанию решения Роспатента от 23.09.2016. При этом воспроизведение Роспатентом мнения патентообладателя о техническом характере отличительных признаков способа по оспариваемому патенту с приведением этих признаков и последующим формулированием вывода о принципиальной патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту свидетельствует об обоснованности решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения Михайлова А.В.

Подлежит отклонению и довод компании о том, что в материалах заявки на выдачу патента на оспариваемое изобретение не раскрыта "система взаимосвязанного электронного оборудования" и другие отличительные признаки.

Несмотря на то, что формула и описание оспариваемого изобретения не содержат таких словосочетаний, как "система взаимосвязанного электронного оборудования" и в "строго определенное время и в строго определенной последовательности", вывод о техническом характере названного изобретения основан на толковании формулы изобретения. Толкование формулы этого изобретения позволяет сделать вывод о том, что его отличительные особенности характеризуют прием и передачу электрических сигналов в строго определенное время и в строго определенной последовательности посредством системы взаимосвязанного электронного оборудования.

В связи с изложенным суд первой инстанции правомерно признал несостоятельными доводы компании о том, что охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2553452 способ отличается от решения по противопоставленному патентному документу ЕА 201300109 признаками, характерными для программы для ЭВМ, в связи с чем он, по мнению компании, не может быть отнесен к изобретению.

В кассационной жалобе компания указывает, что, несмотря на то, что в возражении несоответствие запатентованного способа условию патентоспособности "изобретательский уровень" было основано на нормах подпункта 3 пункта 24.5.3 Административного регламента, Роспатент не рассмотрел основанные на указанной норме права доводы, а суд не привел причины, по которым счел положения данной нормы, не подлежащей применению.

В отношении названного довода президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Порядок проверки изобретательского уровня определен пунктом 24.5.3 Административного регламента.

Подпунктом 1 пункта 24.5.3 Административного регламента предусмотрено, что изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Административного регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Административного регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Как усматривается из возражения, оно содержит ссылку на абзац второй подпункта 3 пункта 24.5.3 Административного регламента, согласно которому не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

При обращении в суд компания указывала на необоснованное неприменение Роспатентом абзаца второго подпункта 3 пункта 24.5.3 Административного регламента, на необходимость применения которого было указано в возражении (стр. 8 заявления, л. д. 10, т. 1).

Оценки этого довода компании оспариваемое решение суда первой инстанции не содержит.

Таким образом, в нарушение требований, установленных пунктами 2 и 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части обжалуемого решения не указаны мотивы, по которым суд принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, а также мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента пояснил, что решение Роспатента от 23.09.2016 основано на применении подпункта 2 пункта 24.5.3 Административного регламента. Оценки соответствия изобретения по патенту Российской Федерации N 2553452 абзацу второму подпункта 3 пункта 24.5.3 Административного регламента оспариваемое решение не содержит, поскольку административный орган не установил условий для применения указанной нормы.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам как суд кассационной инстанции в рамках полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не вправе, не направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, самостоятельно проверить решение Роспатента в данной части (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023).

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав Михайлова А.В. и представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу, что в связи с допущенным судом первой инстанции существенным нарушением норм процессуального права, приведшим к принятию неправильного судебного акта, обжалуемое решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть указанное, дать оценку доводу компании о необоснованном неприменении Роспатентом при рассмотрении возражения абзаца второго подпункта 3 пункта 24.5.3 Административного регламента на предмет соблюдения Роспатентом процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2553452 и обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения административного дела и, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (вступил в силу с 01.01.2015) в абзац третий подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц незаконными размер государственной пошлины для организаций составляет 3 000 рублей.

При обжаловании судебных актов по этим делам в силу подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от указанных размеров и составляет 1 500 рублей для юридических лиц.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с тем, что при подаче кассационной жалобы компанией уплачена государственная пошлина за подачу кассационной жалобы в размере 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу N СИП-789/2016 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить иностранной компании GINESS HK LIMITED из федерального бюджета 1 500 (Одну тысячу пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по чеку-ордеру от 07.12.2017 (операция 11) за рассмотрение кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев