Определение СК по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 12 сентября 2023 г. по делу N 8Г-21511/2023[88-21073/2023]

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Полозовой Д.В.

судей Голубевой И.В, Копылова-Прилипко Д.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело N 2-827/2022 по иску Виногорова С.Г, Курочкина А.С. к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-промышленная компания "ТЕХНОВОТУМ" (далее - ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ") о защите интеллектуальных прав: о запрете использования, возложении обязанности, взыскании компенсации

по кассационной жалобе ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" на решение Зеленоградского районного суда г. Москвы от 17.10.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.05.2023

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Полозовой Д.В, объяснения представителя ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" по доверенности Коростелёва С.А, поддержавшего доводы кассационной жалобы, объяснения представителя Курочкина А.С. и Виногорова С.Г. по доверенности Сосова М.А, мотивированно возразившего по доводам кассационной жалобы,

УСТАНОВИЛА:

Виногоров С.Г, Курочкин А.С. обратились в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО НПК "Техновотум", акционерному обществу "Транснефть-Диаскан" (далее - АО "Транснефть-Диаскан") о защите интеллектуальных прав, просили: запретить ответчикам производить, продавать, предлагать к продаже, иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, хранить, перевозить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ", в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента N 2 499 254 от 30.11.2011, и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом N 114786 от 01.12.2011; обязать ответчиков изъять из гражданского оборота и уничтожить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ", в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента N 2 499 254 от 30.11.2011, и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом N 114786 от 01.12.2011; взыскать ответчиков в пользу соистцов 10 000 руб. за каждый день неисполнения вступившего в законную силу судебного акта по дату его фактического исполнения.

Требования мотивированы тем, что Виногоров С.Г. и Курочкин А.С. являются правообладателями исключительных прав на изобретение, охраняемых на основании патента N 2 499 254 от 30.11.2011, и на полезную модель, охраняемых в соответствии с патентом N 114786 от 01.12.2011 (далее - результаты интеллектуальной деятельности). Согласно письму от 31.05.2021 ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" результаты интеллектуальной деятельности истцов используются при производстве продукции, поставляемой ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" в АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" в рамках договора от 14.01.2021 N ТНД-4/250/21, при этом соистцы согласие на использование результатов интеллектуальной деятельности не давали.

Определением Арбитражного суда Московской области от 24.11.2021 (полный текст изготовлен 30.11.2021) дело передано по компетенции в Московский областной суд.

Определением Московского областного суда от 28.12.2021 дело передано для рассмотрения в Зеленоградский районный суд города Москвы.

Определением Зеленоградского районного суда города Москвы от 05.05.2022 судом принят отказ истцов от иска, заявленного к ответчику АО "Транснефть-Диаскан", производство по делу в данной части прекращено (л.д.215).

Решением Зеленоградского районного суда г. Москвы от 17.10.2022, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.05.2023, иск удовлетворен, постановлено:

Запретить ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" производить, продавать, предлагать к продаже, иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, хранить, перевозить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ", в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента N 2 499 254 от 30.11.2011, и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом N 114786 от 01.12.2011;

Обязать ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" изъять из гражданского оборота и уничтожить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ", в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента N 2 499 254 от 30.11.2011, и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом N 114786 от 01.12.2011.

Взыскать с ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" в пользу Виногорова С.Г. и Курочкина А.С. 10 000 рублей (в равных долях) за каждый день неисполнения вступившего в законную силу судебного акта по дату его фактического исполнения.

В кассационной жалобе заявитель, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, просит отменить судебные акты суда первой и апелляционной инстанции, приняв новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении иска.

В соответствии со ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, возражений на нее, проверив по правилам ст. 379.6 ГПК РФ в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, кассационный суд находит жалобу подлежащей удовлетворению, поскольку имеются основания, предусмотренные ст. 379.7 ГПК РФ, для отмены решения и апелляционного определения в кассационном порядке в связи с допущенными нарушениями норм материального и процессуального права.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, Виногоров С.Г. и Курочкин А.С, а также третье лицо Удалов А.В. являются правообладателями исключительных прав на изобретение, охраняемое на основании патента N 2 499 254 от 30.11.2011 (далее - изобретение) и на полезную модель, охраняемую в соответствии с патентом N 114786 от 01.12.2011(далее - полезная модель) (т.1 л.д.7-9, 10-14).

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции, применив положения ст. 138, ч. 3 ст. 1229, ст. 1252, п. 1 ст. 1406.1, ст. 1225, ст.1227, ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пришел к выводу о полном удовлетворении заявленных исковых требований к ответчику ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ", исходя при этом как из доказанности нарушения данным ответчиком исключительного права истцов, являющихся соавторами изобретения и полезной модели, так и из допустимости применения в спорной ситуации заявленных способов защиты исключительных прав.

С указанными выводами суда первой инстанции согласилась апелляционная инстанция.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит выводы судов ошибочными, постановленными с нарушением норм материального и процессуального права, поскольку не установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушены правила оценки доказательств, а также нормы материального права, устанавливающие основания применения способов защиты исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ).

Разрешая спор, суд пришел к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истцов, выразившемся в использовании ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" при производстве ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей в рамках договора с АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" от 14.01.2021 N ТНД-4/250/21 результатов интеллектуальной деятельности истцов - выше обозначенных изобретения и полезной модели.

Такой вывод суд сделал, применяя принцип эстоппель на основании представленного в материалы дела письма ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" исх. N253 от 31.05.2021 (т.1 л.д.15), адресованного ООО "Эхо-Импульс" в ответ на письменное обращение последнего в адрес АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" по поводу использования иного, не являющегося предметом спора по настоящему делу, изобретения по патенту N2 541 672 от 10.10.2013 (т.1 л.д.234).

Из письма ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" исх. N253 от 31.05.2021 следует, что патент N2 541 672 от 10.10.2013 ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" не используется, в рамках контракта с АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" на изготовление специализированной кабельной и электротехнической продукции, изготавливаемой по конструкторской документации АО "Транснефть-Диаскан", приоритет отдается более ранним патентам N 2 499 254 от 30.11.2011, N 114 786 от 01.12.2011 автором и патентообладателем которых является действующий сотрудник ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ", в связи с чем, разрешение на их использование не требуется.

Проанализировав представленное письмо, суд первой инстанции сделал вывод о том, что ответчик не оспаривал в переписке с ООО "Эхо-Импульс", что результаты интеллектуальной деятельности истцов используются при производстве продукции, поставляемой в АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" в рамках договора поставки от 14.01.2021 N ТНД-4/250/21 (т.2 л.д.21-111).

Между тем, письмо ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" исх. N253 от 31.05.2021 адресовано не истцам, представленные в материалы дела доверенности на представление их интересов выданы ООО "Эхо-Импульс" лишь в последующем 21.07.2021 (тт. л.д.19-20), в письме не содержится утверждения относительно использования спорных изобретения и полезной модели в рамках конкретного договора поставки от 14.01.2021 N ТНД-4/250/21 с АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" (далее - договор поставки), объема такого использования.

Также суд в обоснование своего вывода о несанкционированном использовании ответчиком результатов интеллектуальной деятельности истцов сослался на внесудебное заключение Ковбаса С.А. по техническим требованиям к преобразователям пьезоэлектрическим ультразвуковым, в котором указано на невозможность производства ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" продукции без использования одного из двух патентов: N2 499 254 либо N2 541 672. Однако, ссылаясь на данное заключение Ковбаса С.А, суд не учел, что в указано о необходимом использовании одного из двух указанных в заключении патентов на изобретение, в то время как один патент являлся предметом спора (N2 499 254), а о нарушении прав на другой патент истцами не заявлено (N2 541 672), т.е. вывод об использовании спорного патента на изобретение носит лишь вероятностный характер.

Вывод о необходимом использовании при производстве ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" продукции спорного патента на полезную модель в заключении Ковбаса С.А. отсутствует.

Следовательно, судом с достоверностью не установлен ни сам факт нарушения ответчиком исключительных прав истцов на заявленные результаты интеллектуальной деятельности, ни объем использования спорных изобретения и полезной модели при производстве продукции в рамках договора поставки от 14.01.2021 N ТНД-4/250/21 с АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН".

Представленной стороной ответчика рецензии на заключение Ковбаса С.А. судом оценки не дано, в то время как объяснения представителей сторон в силу п. 1 ст. 55 ГПК РФ являются доказательствами по делу.

Согласно п.3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Согласно п. 2 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Таким образом, в силу положений п. 2 ст. 1354, п. 3 ст. 1358 ГК РФ в предмет доказывание по делу входило установление объема использования элементов изобретения и полезной модели в спорной продукции, таких выводов решение суда не содержит, равно как не содержит их письмо ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" исх. N253 от 31.05.2021 и выводы внесудебного заключения Ковбаса С.А.

При этом ответчик последовательно указывал, что он не производил продукцию, содержащую каждый признак формулы изобретения и полезной модели, охраняемых на основании заявленных истцами патентов (т.1 л.д.226 -226об.).

По делам о нарушении исключительных прав должен быть установлен факт, объем и характер правонарушения, чего судом не сделано, при этом предмет доказывания фактически подменен формальным указанием на эстоппель и уклонение ответчика от проведения экспертизы, в то время как экспертиза по делу судом не назначалась.

Учитывая отсутствие у сторон договора поставки на момент рассмотрения настоящего спора произведенной продукции, судом не ставился на обсуждение сторон вопрос о возможности проведения судебной экспертизы по документам, в том числе техническим требованиям, разработанным АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" к договору поставки от 14.01.2021 N ТНД-4/250/21 (т. 2 л.д.112-149), а также спецификации к данному договору поставки, являющейся Приложением N1 к договору поставки (не представлена в материалы дела); ответчику не предлагалось судом раскрыть техническую документацию на продукцию в случае ее подготовки в рамках договора поставки.

В подтверждение своего вывода относительно использования ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" изобретения и полезной модели в рамках договора поставки от 14.01.2021 N ТНД-4/250/21 с АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" суд сослался также на нежелание ответчика представить для проведения судебной экспертизы образцы своей продукции, а также технической документации, с использованием которой производилась продукция в рамках договора поставки от 14.01.2021 N ТНД-4/250/21 с АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" и квалифицировал это как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент.

Однако выводы об уклонении ответчика от проведении судебной экспертизы противоречат материалам дела, поскольку судебная экспертиза судом не назначалась, судом сторонам не предлагалось представить какие-либо образцы либо документацию для проведения экспертного исследования.

В соответствии с ч. 3 ст. 79 ГПК РФ при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Таким образом, гражданский процессуальный закон прямо устанавливает условия для применения последствий уклонения стороны от проведения по делу судебной экспертизы, первым из которых является назначение такой экспертизы.

В данном случае 31.03.2022 истцами заявлено ходатайство о назначении экспертизы по вопросу использования изобретения и(или) полезной модели а процессе производства объектов исследования. (т.1 л.д. 150-153). Суд какую-либо обязанность о представлении образцов продукции на ответчика не возлагал.

05.05.2022 судом принят отказ истцов от иска к АО "Транснефть-Диаскан" (т.1 л.д.215).

В судебном заседании 17.10.2022 сторона истца не поддержала ходатайство о проведении экспертизы (т.3 л.д.72 об.).

Таким образом, судом экспертиза по делу не назначалась, решение вынесено без возложения судом на сторону ответчика обязанности по предоставлению каких-либо доказательств.

Суд допустил нарушения в применении предусмотренных законом способов защиты исключительных прав.

Запрещая ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" производить, продавать, предлагать к продаже, иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, хранить, перевозить преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые производства ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ", в которых использованы изобретение, охраняемое на основании патента N 2 499 254 от 30.11.2011, и/или полезная модель, охраняемая в соответствии с патентом N 114786 от 01.12.2011, - суд не учел следующие обстоятельства.

Сами истцы указывали в исковом заявлении, что их результаты используются ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" лишь при производстве продукции в рамках договора поставки от 14.01.2021 NТДН-4/250/21 по заказу АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН".

Судом установлено, что 05.04.2022 АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" направило в ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" уведомление об одностороннем отказе от исполнения данного договора (т. 2 л.д.150-151).

Следовательно, договор, в рамках которого ответчик производил спорную продукцию под заказ конкретного покупателя по разработанным АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" техническим требованиям, расторгнут 05.04.2022.

АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" и ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" в ходе рассмотрения дела утверждали об отсутствии у них остатков продукции, произведённой в рамках расторгнутого в настоящее время договора поставки.

Доказательств наличия на момент принятия судом решения у ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" продукции, произведенной в рамках договора поставки, истцами не представлено.

Подп.2 п.1 ст. 1252 ГК РФ в качестве способа защиты права предусмотрено пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Таким образом, для реализации такого способа защиты исключительного права в предмет доказывания входит установление факта совершения конкретных действий, нарушающих право либо действий, создающих реальную угрозу нарушения такого права (приготовление к таким действиям) конкретным лицом.

Чего в данном случае также не установлено, решение лишено какой-либо конкретики относительно наличия (в том числе количества) произведенной продукции либо приготовлений к производству продукции с нарушением исключительного права истцов.

Согласно разъяснений п. 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Применяя способ защиты, предусмотренный подп. 2 п. 1 с. 1252 ГК РФ, суд также не учел прекращения правовой охраны исключительных прав в отношении полезной модели, поскольку по данным Роспатента патент на полезную модель прекратил свое действие 01.12.2021 (т.2 л.д.153-154, 166), что в силу чт. 1363, 1364 ГК РФ влечет за собой переход полезной модели в общественное достояние, а значит, свободное использование любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения.

Применение судом установленного пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ способа защиты в виде возложения на ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" обязанности изъять из гражданского оборота и уничтожить продукцию осуществлено без учета руководящих разъяснений п. 75

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которых в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

При этом решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.

В данном случае установление наличия у ответчика контрафактных материальных носителей входило в предмет доказывания, судом наличия у ответчика материальных носителей (продукции, произведенной с использованием спорных изобретения и полезной модели) не установлено.

Кроме того, содержащееся в решении суда предписание ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" изъять из гражданского оборота и уничтожить преобразователи пьезоэлектрические ультрозвуковые производства ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ" не отвечает критерию исполнимости, носит абстрактный характер, поскольку судом не установлены индивидуально-определенные признаки подлежащей изъятию контрафактной продукции, ее партии, серийного номера, количества.

Взыскивая с ответчика в пользу истцов компенсацию за неисполнение ступившего в законную силу судебного акта по дату его фактического исполнения, суд не привел нормы права, которой руководствовался при принятии такого решения, что лишает суд кассационной инстанции возможность проверки обоснованности данного вывода, установлению правовой природы данной компенсации: судебная неустойка (астрент), предусмотренный ст. 308.3 ГК РФ либо компенсация за нарушение исключительного права, установленная п. 3 ст. 1252 ГК РФ и подп. 1 и 2 ст. 1406.1 ГК РФ.

При таких обстоятельствах решение суда нельзя признать законным и обоснованным, с достаточной степенью мотивированным, основанным на установленных фактических обстоятельствах.

Допущенные судом первой инстанции нарушения норм материального и процессуального права, оставленные без внимания судом апелляционной инстанции, являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов ответчика.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции находит нужным отменить состоявшиеся судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с требованиями закона.

Руководствуясь статьями 379.6, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Зеленоградского районного суда г. Москвы от 17.10.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.05.2023 по гражданскому делу N 2-827/2022 отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

Председательствующий

Судьи