Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 декабря 2008 г. N А60-11081/2008-С7 Суд удовлетворил требование об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака истца, поскольку в спорных обозначениях нет полного совпадения всех элементов, но элементы, отличные от товарного знака, не меняют общее восприятие спорных обозначений по отношению к товарному знаку заинтересованного лица, что свидетельствует о сходстве данных обозначений до степени смешения с охраняемым объектом интеллектуальной собственности (извлечение)

Решение Арбитражного суда Свердловской области
от 4 декабря 2008 г. N А60-11081/2008-С7

ГАРАНТ:

Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 мая 2009 г. N Ф09-2907/09-С6 настоящее решение оставлено без изменения

Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 сентября 2009 г. N 9411/09 отказано в передаче настоящего решения в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2008 года.

Полный текст решения изготовлен 04 декабря 2008 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего при ведении протокола судебного заседания,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Урал-Премьер Траст энд Консалтинг" к индивидуальному предпринимателю Гунину Андрею Юрьевичу о прекращении незаконного использования товарного знака и взыскании 500000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Н. М. Новоселецкая - представитель, доверенность от 26.05.2008 г.;

от ответчика: А. В. Солодов - представитель, доверенность от 11.02.2008 г. (копия доверенности представлена в дело);

эксперт Г.Н. Шахова - паспорт 6505215874, выдан Кировским РУВД г. Екатеринбурга 21.07.2004 г.

В судебном заседании, начавшемся 18.11.2008 г. в 14 часов 00 минут объявлен перерыв на 25.11.2008 г. на 14 часов 00 минут.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда при участии представителей истца и ответчика, а также эксперта Шаховой Г.Н.

В судебном заседании, начавшемся 25.11.2008 г. в 14 часов 00 минут объявлен перерыв на 27.11.2008 г. на 11 часов 20 минут.

После перерыва судебное заседание продолжено в прежнем составе суда и представителей сторон.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

ООО "Урал-Премьер Траст энд Консалтинг" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Гунину А.Ю. об обязании прекратить незаконное использование товарного знака истца N 283379 со словесным элементом "СИТИ", "City", а также обозначений, сходных с ним до степени смешения, и взыскании 500000 руб. - компенсации за незаконное использование товарного знака в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "СИТИ ЦЕНТР", "CITY CENTRE", что удостоверено свидетельством N 283379, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2005 г. Согласно указанному свидетельству, на имя ООО "Урал-Премьер Траст энд Консалтинг" зарегистрирован товарный знак со словесным обозначением "СИТИ", "CITY" в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг - гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, бары.

Ответчик незаконно, без разрешения правообладателя, использует товарный знак со словесным обозначением "СИТИ", "City" и предлагает услуги в сфере гостиничного бизнеса, однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак. Обозначение "СИТИ", "City" используется ответчиком в предложениях к оказанию гостиничных услуг путем размещения изображения на визитных карточках отеля, размещения надписи на входной группе гостиницы, фасаде жилого дома, в котором размещен отель СИТИ, указателя на пересечении улиц Бардина и Зоологическая в г. Екатеринбурге, а также в сети Интернет http://www.cityhotel-ekb.ru/.

Истцом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнены основания исковых требований, а именно: истец просит взыскать с ответчика сумму 500000 руб. как компенсацию за незаконное использование товарного знака, и при этом указывает, что ответчиком незаконно используется товарный знак "СИТИ" (CITY), принадлежащий истцу, в рекламных объявлениях в сети Интернет, на указанном им в иске сайте; кроме того, - на визитных карточках (рекламных буклетах), а также - на входной группе объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 "б", в котором оказываются услуги в сфере гостиничного бизнеса и располагается кафе.

В настоящем заседании истец настаивает на заявленных требованиях с учетом их уточнения, полагая, что заключение судебной экспертизы является полным и обоснованным.

При этом указывает, что фактическое неоказание им гостиничных услуг до настоящего времени значения не имеет, так как он собирается оказывать эти услуги в будущем, к тому же им, как и ответчиком, оказываются услуги по 43 классу МКТУ - закусочные, кафе, рестораны и бары, поэтому факт нарушения со стороны ответчика является очевидным.

Ответчик с исковыми требованиями не согласен, полагает, что они удовлетворению не подлежат, поскольку отсутствует не только фонетическое и визуальное, но и смысловое сходство товарного знака "СИТИ ЦЕНТР" и обозначения "Гостиница СитиОтель": обозначение, используемое ответчиком, содержит указание на существо оказываемой услуги (гостиничная услуга), товарный знак "СИТИ ЦЕНТР" такого указания не содержит.

В настоящем судебном заседании ответчик выразил несогласие с исковыми требованиями, так как полагает, что между используемым ИП Гуниным А.Ю. обозначением и товарным знаком истца отсутствует сходство до степени смешения, что таковое сходство нельзя считать установленным, так как в экспертном заключении эксперт не следует заявленной методике исследования и допускает логические ошибки и неверное восприятие объективных фактов.

Ответчик заявил ходатайство о приобщении к делу текста замечаний (на 2-х листах) на экспертное заключение.

Ходатайство судом удовлетворено, документ приобщен к материалам дела.

Ответчик заявил ходатайство о вызове в судебное заседание эксперта Шаховой Г.Н. для пояснений по вопросам ответчика, касающимся экспертного заключения.

Ходатайство судом удовлетворено.

Ответчик заявил ходатайство о проведении повторной экспертизы в порядке ч. 2 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ходатайство судом отклонено, так как экспертное заключение не содержит неясностей и является полным.

Представитель ответчика сделал заявление о том, что истец не занимается оказанием гостиничных услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и что доказательств обратного он не представил.

Заявление судом принято и отражено в протоколе.

Эксперт Шахова Г.Н. заявила ходатайство о приобщении к делу текста ответа на замечания ответчика по экспертизе (на 3-х листах) и копию выписки из толкового словаря (на 2-х листах).

Ходатайство удовлетворено, документы приобщены к делу.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил:

Истец согласно свидетельству N 283379 является правообладателем товарного знака "СИТИ Центр", "City CENTRE" с приоритетом от 04.11.2002 г., в котором "Центр", "CENTRE" являются неохраняемыми элементами.

Согласно указанному свидетельству на имя ООО "Урал-Премьер Траст энд Консалтинг" зарегистрирован товарный знак со словесным обозначением "СИТИ", "City" в отношении услуг 43 класса международной классификации товаров и услуг - гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны и бары.

Будучи обладателем исключительного права на зарегистрированный товарный знак со словесным элементом "СИТИ", "City", истец полагает свои права нарушенными со стороны ответчика, который без разрешения правообладателя незаконно его использует, предлагая услуги гостиницы и кафе.

При этом истец указывает, что обозначение "СИТИ", "City" используется ответчиком путем размещения рекламы в виде обозначения гостиницы "Сити Отель", сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Размещение упомянутого обозначения производится ИП Гуниным А.Ю., по мнению истца, во-первых, путем размещения изображения на визитных карточках и в рекламных буклетах отеля, во-вторых, путем размещения надписи на фасаде входной группы гостиницы, фасаде входной группы жилого дома, в котором размещен отель СИТИ, а в-третьих, путем размещения в сети Интернет http://www.cityhotel-ekb.ru/.

Учитывая, что представленная истцом в материалы дела распечатка с сайта http://www.cityhotel-ekb.ru/ не отвечает принципу допустимости доказательств (ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), она не может быть принята судом в качестве подтверждения факта использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, в сети Интернет.

Что касается факта использования спорного обозначения в своей деятельности путем распространения рекламных визиток и буклетов "Гостиница Сити Отель", а также размещения вывески с изображением "Гостиница Сити Отель" на фасаде входной группы здания по ул. С. Дерябиной, 32-Б в г. Екатеринбурге, то он признан ответчиком в порядке ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в заседании 23.07.2008 г., что зафиксировано в протоколе. Соответственно, данные обстоятельства дальнейшего доказывания не требуют, являясь установленными.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвертая названного кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. К правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса. Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания произведения.

Государственная регистрация упомянутого выше товарного знака состоялась 02.03.2005 г.

Согласно направленному 17.04.2008 г. истцом в адрес ответчика письму с предложением о заключении лицензионного договора, истец полагает, что его права нарушаются ответчиком в течение 2-х лет (то есть с апреля 2006 г.).

Ответчик, возражая против исчисления срока с указанного времени, представил в материалы дела договор аренды от 01.06.2007 г., в соответствии с которым пользование помещениями с целью оказания комплекса гостиничных услуг по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 32-Б началось именно с 01.06.2007 г.

При этом следует отметить длящийся характер нарушения прав истца, и наличие факта нарушения на момент обращения в суд с настоящим требованием.

Таким образом, в данном случае, представляется правомерным обращение к нормам Федерального закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товара" и нормам части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации, тем более, что исключительность прав на товарный знак устанавливается как ст. ст. 1 и 4 ФЗ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товара", так и ст. ст. 1477,1479,1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, а возможность для обладателя исключительных прав требовать от нарушителя исключительного права компенсации в определенном размере закреплена как в ст. 46 ФЗ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мет происхождения товара", так и в статье 1515 Гражданского кодекса российской Федерации.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"

Доводы ответчика об отсутствии с его стороны факта нарушения прав истца ввиду отсутствия сходства до степени смешения используемых им в своей деятельности обозначений с товарным знаком по свидетельству N 283379 подлежат отклонению в силу следующего.

Судом по ходатайству истца была проведена экспертиза на предмет установления сходства до степени смешения товарного знака, зарегистрированного истцом, и используемых ответчиком обозначений.

В экспертном заключении от 03.10.2008 г. сделаны выводы об однородности услуг, в отношении которых используется спорное обозначение с услугами, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак N 283379, а также о схожести используемых ответчиком обозначений до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 283379.

Ссылка ответчика на то, что эксперт при производстве экспертизы не следует заявленной в ней методике, подлежит отклонению за безосновательностью.

Как пояснила в заседании эксперт Шахова Г.Н., именно согласно заявленной методике ею производилась судебная экспертиза, в результате которой был сделан вывод о наличии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, и данный вывод делался не на основании механического количественного сравнения сходных и различающихся признаков, а на основании того - ассоциируется или нет одно обозначение с другим.

При этом в письменном ответе на замечания ответчика к экспертизе эксперт отмечает, что согласно п. 14.4.2 "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (далее - Правил), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные различия. Признаки, перечисленные в п. 14.4.2.2 используются лишь для описания и обоснования возникающих при обозрении обозначения ассоциации. Использование каждого признака, указанного в Правилах, последними не предусмотрено, и не требуется, поскольку они необходимы в качестве вспомогательных при установлении - ассоциируется ли одно обозначение с другим.

Поскольку в спорных обозначениях нет полного совпадения всех элементов, однако элементы отличные от товарного знака не меняют общее восприятие спорных обозначений по отношению к товарному знаку N 283379, эксперт сделал вывод о сходстве спорных обозначений до степени смешения с охраняемым товарным знаком.

Таким образом, требование истца об обязании ответчика прекратить использование товарного знака истца N 283379 со словесным элементом "СИТИ", "City", а также обозначений, сходных с ним до степени смешения является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Относительно требования истца о взыскании с ответчика компенсации в размере 500000 руб. суд полагает, что данное требование подлежит удовлетворению частично в сумме 200000 руб.

При этом суд принимает во внимание: срок незаконного использования товарного знака, продолжительностью менее указанной истцом, предлагаемой ответчиком суммы лицензионного вознаграждения, рассчитываемого на период действия свидетельства N 283379, а также то, что истец до момент рассмотрения спора реально не оказывал услуги в сфере гостиничного бизнеса, поэтому допущенные ответчиком нарушения не могли нанести истцу значительный ущерб.

Следует отметить, что факт оказания гостиничных услуг в спорный период истцом документально не подтвержден.

Вместе с тем, стороны в порядке ст. ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предупреждены судом о последствиях совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе связанных с доказыванием своих требований и возражений.

При распределении расходов по госпошлине суд учел следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика относится 6600 руб.

За проведение судебной экспертизы истец уплатил 35000 руб. по платежному поручению от 01.09.2008 г. N 63, которые подлежат взысканию с ответчика в размере 14000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 17, 110, 160-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд решил:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать индивидуального предпринимателя Гунина Андрея Юрьевича прекратить использование товарного знака общества с ограниченной ответственностью "Урал-Премьер Траст энд Консалтинг" N 283373 со словесным элементом "СИТИ", "City", а также обозначений, сходных с ним до степени смешения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гунина Андрея Юрьевича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Урал-Премьер Траст энд Консалтинг" 200000 руб. - компенсации, 6600 руб. - в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 14000 руб. в возмещение расходов по оплате экспертизы.

В остальной части в иске отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.