Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 января 2011 г. N Ф09-10861/10-С6 по делу N А50-2283/2010 (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 24 января 2011 г. N Ф09-10861/10-С6 по делу N А50-2283/2010

Дело N А50-2283/2010

ГАРАНТ:

См. также Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 ноября 2011 г. N Ф09-10861/10 по делу N А50-2283/2010

См. также Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2011 г. N 17АП-8215/10

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Купреенкова В.А., судей Мындря Д.И., Смирнова А.Ю.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Воронежского закрытого акционерного общества "Синтезкаучукпроект" (далее - общество "Синтезкаучукпроект") на решение Арбитражного суда Пермского края от 18.06.2010 по делу N А50-2283/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2010 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители закрытого акционерного общества "Сибур-Химпроект" (далее - общество "Сибур-Химпроект") - Фатхутдинов Р.С. (доверенность от 20.01.2011 N 17/СХ), Попова Т.А. (доверенность от 18.03.2010 N 42/СХ);

Представитель общества "Синтезкаучукпроект" Арифуллин А.А. не допущен судом к участию в деле в связи с отсутствием полномочий (срок доверенности истек). Других представителей нет.

Общество "Синтезкаучукпроект" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к закрытому акционерному обществу "Сибур-Химпроект" (далее - общество "Сибур-Химпроект") о взыскании 14 898 879 руб. 77 коп. задолженности по лицензионному договору от 18.09.2001 N 733-01/СХ.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Ярсинтез" (далее - общество "НИИ "Ярсинтез").

Решением Арбитражного суда Пермского края от 18.06.2010 (судья Кульбакова Е.В.) в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2010 (судьи Снегур А.А., Романов В.А., Жукова Т.М.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "Синтезкаучукпроект" просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на нарушение судами ст. 167, 431, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, неприменение п. 5 ст. 13 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон) и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель считает неправомерным вывод судов о том, что у ответчика не возникла обязанность по уплате четвертого платежа по лицензионному договору ввиду отсутствия подписанного сторонами приемосдаточного акта испытаний, ссылаясь на то, что данное условие по выплате четвертого платежа после подписания указанного акта предусмотрено дополнительным соглашением N 1, которое является недействительным в связи с отсутствием его регистрации в Роспатенте. Кроме того, по мнению истца, вывод судов о том, что выпущенный стирол не соответствует техническим гарантиям, указанным в приложении N 3 к лицензионному договору, противоречит материалам дела и условиям самого лицензионного договора.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Сибур-Химпром", ссылаясь на несостоятельность доводов заявителя, просит оставить в силе обжалуемые судебные акты.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществами "НИИ "Япсинтез", "Синтезкаучукпроект" (лицензиары) и обществом "Сибур-Химпром" (лицензиат) 18.09.2001 заключен лицензионный договор N 733-01/СХ, в соответствии с которым ответчику на срок действия настоящего договора и за вознаграждение предоставлена неисключительная лицензия на использование изобретений, охраняемых патентами, и "ноу-хау".

Согласно п. 2.1 названного договора обществу "Сибур-Химпром" предоставлено право на создание установки мощностью 100 тыс. тн./год продукции по лицензии, осуществление процесса на установке по лицензии на территории, использование продукции по лицензии, включая ее продажу.

Пунктами 2.2, 3.2 лицензионного договора предусмотрено, что лицензиары передают лицензиату техническую документацию, необходимую для осуществления процесса. При передаче технической документации составляются приемо-сдаточные акты, которые подписываются уполномоченными представителями обеих сторон.

В соответствии с п. 16.1 названного договора он заключен на десять лет и вступает в силу с даты его регистрации в Роспатенте.

Регистрация данного лицензионного договора от 18.01.2001 N 733-01/СХ в Роспатенте осуществлена 30.10.2001.

В силу п. 6.1 лицензионного договора предусмотрено, что показатели работы процесса, гарантируемые лицензиарами, должны быть подтверждены при испытательном пробеге.

После успешного завершения испытательного пробега стороны подписывают приемо-сдаточный акт испытаний и работа считается принятой лицензиаром (п. 6.5 договора).

Согласно п. 6.6 договора в случае недостижения гарантийных показателей, указанных в приложении N 3, после двух дополнительных испытательных пробегов гарантии лицензиаров считаются невыполненными, о чем лицензиат и лицензиары составляют соответствующий акт.

В соответствии с п. 7.1 договора в случае недостижения гарантийных показателей после двух дополнительных испытательных пробегов лицензиат вправе потребовать от лицензиаров вернуть лицензиату до 50 % уплаченного им по данному этапу вознаграждения.

Между обществами "НИИ "Ярсинтез", "Синтезкаучукпроект" и "Сибур-Химпром" подписаны акты сдачи-приемки научно-технической документации от сентября 2001 года, марта и апреля 2004 года.

Впоследствии, 02.04.2003, сторонами указанного договора подписано дополнительное соглашение N 1, согласно пункта 2 которого пункт 4.1 лицензионного договора изложен в следующей редакции: "За предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, за техническую документацию и другую информацию, передаваемую лицензиарами, лицензиат уплачивает лицензиарам сумму в рублях, эквивалентную 1 540 000 долларов США, кроме того, НДС".

Пункт 4.4 лицензионного договора изложен в следующей редакции: "оплата по каждому платежу осуществляется на расчетный счет каждого из лицензиаров по предъявлении ими счетов в следующих пропорциях:

- 55 % от суммы платежа на расчетный счет общества "НИИ "Ярсинтез";

- 45 % от суммы платежа на расчетный счет общества "Синтезкаучукпроект".

В счет оплаты первого, второго, третьего платежей согласно графику платежей лицензиат при выполнении условий и наступлении срока платежа обязуется уплатить: сумму в рублях, эквивалентную 110 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, кроме того, НДС, на расчетный счет общества "НИИ "Ярсинтез"; сумму в рублях, эквивалентную 90 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, кроме того, НДС, на расчетный счет общества "Синтезкаучукпроект".

В счет уплаты четвертого платежа согласно графику платежей лицензиат при выполнении условий и наступлении срока платежа обязуется уплатить: сумму в рублях, эквивалентную 517 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, кроме того, НДС, на расчетный счет общества "НИИ "Ярсинтез"; сумму в рублях, эквивалентную 423 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, кроме того, НДС, на расчетный счет общества "Синтезкаучукпроект".

Приложением N 5.1 к дополнительному соглашению является график платежей. Согласно данному графику сумма платежа в размере 940 000 долларов США (четвертый платеж) выплачивается после подписания приемосдаточного акта испытаний в соответствии с разделом 6 лицензионного договора от 18.09.2001 N 733-01/СХ в виде текущих отчислений (роялти) в размере рублевого эквивалента четырех долларов США по курсу ЦБ РФ на день платежа за каждую выпущенную лицензиаром с использованием переданной по настоящему договору технической документацией тонну стирола, соответствующего техническим гарантиям, указанным в приложении N 3 к настоящему договору (кроме того, НДС), ежеквартальными платежами до полной уплаты.

Ответчиком были произведены предусмотренные лицензионным договором первый, второй и третий платежи на счет истца на общую сумму 9 426 695 руб. 40 коп., что подтверждается платежными поручениями от 23.05.2003 N 2861, от 30.05.2003 N 21, от 05.06.2003 N 26, от 30.03.2004 N 1834, от 31.05.2004 N3458.

В соответствии с согласованной лицензиарами и лицензиатом программой проведения испытательного пробега 07.02.2007 был проведен испытательный пробег на установке производства стирола мощностью 100 тыс. тн./год в обществе "Сибур-Химпром", в ходе которого было установлено, что не достигнуты гарантированные технические показатели продукта по содержанию этилбензола при мощности от 81 % до 100%.

В период с 26.09.2007 по 28.09.2007 был проведен дополнительный испытательный пробег, в ходе которого также был установлен факт недостижения гарантированных технических показателей по содержанию этилбензола. Истец, надлежащим образом извещенный о времени проведения дополнительного испытательного пробега, участия в нем не принял.

В письме от 11.01.2008 N 2-06 истец, ссылаясь на введение в эксплуатацию установки производства стирола, а также на то, что исходные данные "ноу-хау" выданы безошибочно, обратился к ответчику с требованием о перечислении окончательного (четвертого) платежа в общей сумме 499 140 долларов США.

В ответе от 29.01.2008 N 472/01 на это письмо общество "Сибур-Химпром" указало на отсутствие обязанности по уплате данного платежа, поскольку при испытательных пробегах гарантируемые лицензиарами показатели работы процесса производства стирола не были достигнуты.

Общество "Синтезкаучукпроект", полагая данный отказ необоснованным, ссылаясь на неисполнение ответчиком обязательств по уплате предусмотренных договором платежей, обратилось в суд с соответствующим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли к выводу о том, что обязанность ответчика, установленную п. 4.4 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения от 02.04.2003 N 1, по уплате четвертого платежа нельзя считать наступившей. При этом суды исходили из отсутствия в материалах дела подписанного сторонами приемо-сдаточного акта испытаний и того, что в ходе испытательного пробега на установке показатели работы процесса не были достигнуты.

Суд кассационной инстанции считает, что судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 2 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

При принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению (ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассматривает дело по заявленному истцом основанию и предмету иска.

Требования истца в данном случае заявлены о взыскании задолженности по лицензионному договору от 18.09.2001 N 733-01/СХ на предоставление неисключительной лицензии на использование изобретений, охраняемых патентами, и "ноу-хау".

В соответствии с п. 1 ст. 13 Патентного закона (в редакции, действовавшей на момент подписания указанного договора) любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Согласно п. 5 ст. 13 Патентного закона (в редакции Федеральным законом от 07.02.2003 N 22-ФЗ) лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Судами установлено, что лицензионный договор от 18.09.2001 N 733-01/СХ на предоставление неисключительной лицензии на использование изобретений, охраняемых патентами, и "ноу-хау" зарегистрирован в Роспатенте 30.10.2001.

Дополнительным соглашением от 02.04.2003 N 1 к названному договору стороны внесли изменения в п. 4.1, 4.4 договора и утвердили график платежей (приложение N 5.1 к дополнительному соглашению).

Согласно данному графику, сумма платежа в размере 940 000 долларов США (четвертый платеж) выплачивается после подписания приемо-сдаточного акта испытаний в соответствии с разделом 6 лицензионного договора от 18.09.2001 N 733-01/СХ в виде текущих отчислений (роялти) в размере рублевого эквивалента четырех долларов США по курсу ЦБ РФ на день платежа за каждую выпущенную лицензиаром с использованием переданной по настоящему договору технической документацией тонну стирола, соответствующего техническим гарантиям, указанным в приложении N 3 к настоящему договору (кроме того НДС), ежеквартальными платежами до полной уплаты.

В соответствии с п. 1 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Согласно ст. 2 Патентного закона Роспатент как федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе издавать в соответствии со своей компетенцией нормативные правовые акты о применении Патентного закона РФ.

В соответствии с п. 8 Правил о регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретений полезной модели, промышленного образца, утвержденные Председателем Роспатента 26.09.1995, подлежат регистрации в Роспатенте изменения лицензионного договора отношении определения сторон, предмета договора, срока действия, территории действия, объема передаваемых прав.

Учитывая, что данный перечень не является исчерпывающим, судам следовало установить, подлежит ли вышеназванное дополнительное соглашение от 02.04.2003 N 1, устанавливающее порядок и условия внесения лицензионных платежей, обязательной регистрации в Роспатенте, и какие правовые последствия влечет отсутствие этой регистрации.

Поскольку судами рассматривается вопрос об исполнении обязательств по договору, суды в соответствии с ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязаны дать правовую оценку условиям данного договора на предмет соответствия их действующему законодательству.

В рассматриваемом случае судами не дана оценка дополнительному соглашению на предмет соблюдения требований, установленных п. 5 ст. 13 Патентного закона, при его подписании.

Кроме того, суды, делая вывод об отсутствии у ответчика обязанности по уплате четвертого платежа со ссылкой на несоответствие выпущенного стирола техническим гарантиям, указанным в приложении N 3 к лицензионному договору, не приняли во внимание, что пунктом 7.1 данного договора установлены иные последствия недостижения гарантийных показателей, а также не дали оценки доводам заявителя об отсутствии в материалах дела соответствующего акта, предусмотренного п. 6.6 договора.

Таким образом, в рассматриваемом случае без надлежащей правовой оценки и толкования условий лицензионного договора от 18.09.2001 N 733-01/СХ и дополнительного соглашения к нему, выводы судов нельзя признать правомерными, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда подлежат отмене на основании ч. 1 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а дело - передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить отмеченные недостатки и рассмотреть настоящий спор в соответствии с действующим законодательством с учетом доводов и возражений сторон.

Руководствуясь ст. 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Пермского края от 18.06.2010 по делу N А50-2283/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2010 по тому же делу отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.