Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 ноября 2011 г. N Ф09-10861/10 по делу N А50-2283/2010

Екатеринбург

15 ноября 2011 г.

N Ф09-10861/10 Дело N А50-2283/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 08 ноября 2011 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 ноября 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Соколовой Н.П.,

судей Мындря Д.И., Семеновой З.Г.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Воронежского закрытого акционерного общества "Синтезкаучукпроект" (ОГРН: 1023601558034, ИНН: 3663000949; далее - общество "Синтезкаучукпроект") на решение Арбитражного суда Пермского края от 08.04.2011 по делу N А50-2283/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2011 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества "Синтезкаучукпроект" - Малыхин С.В. (доверенность от 27.10.2011 N 18);

закрытого акционерного общества "Сибур-Химпром" (ОГРН: 1025901207804, ИНН: 5905018998; далее - общество "Сибур-Химпром") - Фатхутдинов Р.С. (доверенность от 30.12.2010 N 208/ СХ), Попова Т.А. (доверенность от 18.03.2010 N 42/ СХ).

Общество "Синтезкаучукпроект" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу "Сибур-Химпром" о взыскании долга в размере 14 898 879 руб. 77 коп. на основании лицензионного договора от 18.09.2001 N 733-01/СХ и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 485 929 руб. 68 коп.

В соответствии со ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Ярсинтез" (далее - общество "НИИ "Ярсинтез").

Решением Арбитражного суда Пермского края от 18.06.2010 (судья Кульбакова Е.В.) в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2010 (судьи Снегур А.А., Романов В.А., Жукова Т.М.) решение суда оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24.01.2011 (судьи Купреенков В.А., Мындря Д.И., Смирнов А.Ю.) решение Арбитражного суда Пермского края от 18.06.2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2010 отменены. Дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Решением суда от 08.04.2011 (судья Кульбакова Е.В.) в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2011 (судьи Дружинина Л.В., Масальская Н.Г., Шварц Н.Г.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "Синтезкаучукпроект" просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, нарушение судами норм материального и процессуального права. По мнению заявителя жалобы, судами проигнорировано постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.09.2007 N 7511/07, что привело к неправильному применению ст. 13 Патентного закона Российской Федерации. Общество "Синтезкаучукпроект" полагает, что дополнительное соглашение к лицензионному договору подлежало государственной регистрации. По его мнению, факт отсутствия обязанности по регистрации изменений в лицензионные договоры, установленной внутренними актами Роспатента, не означает отсутствие необходимости регистрации таких изменений. Заявитель жалобы указывает, что при повторном рассмотрении дела судом первой инстанции сделаны выводы о пропуске истцом срока исковой давности, противоречащие фактическим обстоятельствам, установленным им же ранее, а судом апелляционной инстанции изменена мотивировочная часть решения, при этом доводам истца о неправомерности применения срока исковой давности судом апелляционной инстанции оценка не дана. Кроме того, общество "Синтезкаучукпроект", ссылаясь на условия приложения N 5 "График платежей по договору от 18.09.2001 N 733-01/СХ", указывает на то, что испытательный пробег установки произведен ответчиком в сентябре 2007 года, требование о выплате лицензионного вознаграждения направлено ответчику письмом от 11.01.2008, в связи с чем срок исковой давности истечь не мог.

В представленном отзыве общество "Сибур-Химпром" возражает против доводов, изложенных в кассационной жалобе, просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, жалобу общества "Синтезкаучукпроект" - без удовлетворения.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "НИИ "Ярсинтез" и общество "Синтезкаучукпроект" являются владельцами Патентов Российской Федерации N 2063950 (заявка N 93036938) "Способ выделения ароматических углеводородов из несконденсированных газов производства стирола"; N 2076777 (заявка N 95108682) "Способ разработки катализатора на основе оксида железа для дегидрирования олеиновых, алкилпиридиновых и алкилароматических углеводородов"; N 2120431 (заявка N 9710752) "Способ получения винилароматических углеводородов"; N 1296557 (заявка N 3838883) "Способ получения стирола" и "ноу-хау" в области процесса производства стирола дегидрированием этилбензола.

Между обществами "НИИ "Ярсинтез", "Синтезкаучукпроект" (лицензиары) и обществом "Сибур-Химпром" (лицензиат) заключен лицензионный договор от 18.09.2001 N 733-01/СХ, в соответствии с которым лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение предоставлена неисключительная лицензия на использование изобретений, охраняемых патентами, и "ноу-хау".

Кроме того, сторонами согласованы приложения к лицензионному договору N 1 "Перечень патентов", N 2 "Перечень технической документации", N 3 "Технические гарантии", N 4 "Испытательный пробег", N 5 "График платежей по договору".

Согласно п. 2.1 лицензионного договора обществу "Сибур-Химпром" предоставлено право на создание установки мощностью 100 тыс. тн./год продукции по лицензии, осуществление процесса на установке по лицензии на территории, использование продукции по лицензии, включая ее продажу.

Пунктами 2.2, 3.2 лицензионного договора предусмотрено, что лицензиары передают лицензиату техническую документацию, необходимую для осуществления процесса. При передаче технической документации составляются приемосдаточные акты, которые подписываются уполномоченными представителями обеих сторон.

В соответствии с п. 16.1 лицензионного договора он заключен на десять лет и вступает в силу с даты его регистрации в Роспатенте.

Регистрация данного лицензионного договора от 18.09.2001 N 733-01/СХ в Роспатенте осуществлена 30.10.2001.

Пунктом 6.1 лицензионного договора предусмотрено, что показатели работы процесса, гарантируемые лицензиарами, должны быть подтверждены при испытательном пробеге.

После успешного завершения испытательного пробега стороны подписывают приемо-сдаточный акт испытаний и работа считается принятой лицензиаром (п. 6.5 лицензионного договора).

Согласно п. 6.6 лицензионного договора в случае недостижения гарантийных показателей, указанных в приложении N 3, после двух дополнительных испытательных пробегов гарантии лицензиаров считаются невыполненными, о чем лицензиат и лицензиары составляют соответствующий акт.

В соответствии с п. 7.1 лицензионного договора в случае недостижения гарантийных показателей после двух дополнительных испытательных пробегов лицензиат вправе потребовать от лицензиаров вернуть лицензиату до 50% уплаченного им по данному этапу вознаграждения.

Между обществами "НИИ "Ярсинтез", "Синтезкаучукпроект", "Сибур-Химпром" подписаны акты сдачи-приемки научно-технической документации от сентября 2001 года, марта и апреля 2004 года.

Впоследствии, 02.04.2003, сторонами лицензионного договора подписано дополнительное соглашение N 1, согласно п. 2 которого п. 4.1 лицензионного договора изложен в следующей редакции: "За предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, за техническую документацию и другую информацию, передаваемую лицензиарами, лицензиат уплачивает лицензиарам сумму в рублях, эквивалентную 1 540 000 долларов США, кроме того, НДС". Пункт 4.4 лицензионного договора изложен в следующей редакции: "оплата по каждому платежу осуществляется на расчетный счет каждого из лицензиаров по предъявлению ими счетов в следующих пропорциях:

- 55% от суммы платежа на расчетный счет общества "НИИ "Ярсинтез";

- 45% от суммы платежа на расчетный счет общества "Синтезкаучукпроект".

В счет оплаты первого, второго, третьего платежей согласно графику платежей (приложению N 5.1 к лицензионному договору) лицензиат при выполнении условий и наступлении срока платежа обязуется уплатить: сумму в рублях, эквивалентную 110 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, кроме того, НДС, на расчетный счет общества общества "НИИ "Ярсинтез"; сумму в рублях, эквивалентную 90 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, кроме того, НДС, на расчетный счет общества "Синтезкаучукпроект".

В счет уплаты четвертого платежа согласно графику платежей (приложению N 5.1 к лицензионному договору) лицензиат при выполнении условий и наступлении срока платежа обязуется уплатить: сумму в рублях, эквивалентную 517 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, кроме того, НДС, на расчетный счет общества "НИИ "Ярсинтез"; сумму в рублях, эквивалентную 423 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, кроме того, НДС, на расчетный счет общества "Синтезкаучукпроект".

Согласно графику платежей (приложению N 5.1 к лицензионному договору) сумма платежа в размере 940 000 долларов США (четвертый платеж) выплачивается после подписания приемосдаточного акта испытаний в соответствии с разделом 6 лицензионного договора от 18.09.2001 N 733-01/СХ в виде текущих отчислений (роялти) в размере рублевого эквивалента четырех долларов США по курсу ЦБ РФ на день платежа за каждую выпущенную лицензиаром с использованием переданной по настоящему договору технической документацией тонну стирола, соответствующего техническим гарантиям, указанным в приложении N 3 к настоящему договору (кроме того, НДС), ежеквартальными платежами до полной уплаты.

Ответчиком произведены предусмотренные лицензионным договором первый, второй и третий платежи на счет истца на общую сумму 9 426 695 руб. 40 коп., что подтверждается платежными поручениями от 23.05.2003 N 2861, от 30.05.2003 N 21, от 05.06.2003 N 26, от 30.03.2004 N 1834, от 31.05.2004 N 3458.

В соответствии с согласованной лицензиарами и лицензиатом программой проведения испытательного пробега 07.02.2007 проведен испытательный пробег на установке производства стирола мощностью 100 тыс. тн./год в обществе "Сибур-Химпром", в ходе которого установлено недостижение гарантированных технических показателей продукта по содержанию этилбензола при мощности от 81 % до 100 %.

В период с 26.09.2007 по 28.09.2007 проведен дополнительный испытательный пробег, в ходе которого также установлен факт недостижения гарантированных технических показателей по содержанию этилбензола. Истец, надлежащим образом извещенный о времени проведения дополнительного испытательного пробега, участия в нем не принял.

В письме от 11.01.2008 N 2-06 истец, ссылаясь на введение в эксплуатацию установки производства стирола, а также на то, что исходные данные "ноу-хау" выданы безошибочно, обратился к ответчику с требованием о перечислении окончательного (четвертого) платежа в общей сумме 499 140 долларов США.

Общество "Сибур-Химпром" в письме от 29.01.2008 N 472/01 указало на отсутствие обязанности по уплате данного платежа, поскольку при испытательных пробегах гарантируемые лицензиарами показатели работы процесса производства стирола не были достигнуты.

Общество "Синтезкаучукпроект", считая данный отказ необоснованным, ссылаясь на неисполнение ответчиком обязательств по уплате предусмотренных договором платежей, обратилось в арбитражный суд с соответствующим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что дополнительное соглашение от 02.04.2003 N 1 к лицензионному договору от 18.09.2001 N 733-01/СХ не подлежало регистрации в Роспатенте в соответствии с действовавшими на момент его заключения нормативно-правовым актами. Кроме того, суд первой инстанции сделал вывод об истечении срока исковой давности по требованию о взыскании лицензионных платежей в соответствии с графиком платежей по договору от 18.09.2001 N 733-01/СХ, согласованному сторонами в приложении N 5 к договору.

Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, суд апелляционной инстанции исходил из того, что обязанность ответчика по уплате четвертого платежа нельзя считать наступившей, поскольку в ходе испытательных пробегов не были достигнуты гарантированные технические показатели качества продукта и соответствующий приемо-сдаточный акт испытаний не был подписан. При этом суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции об отсутствии необходимости регистрации дополнительного соглашения от 02.04.2003 N 1 к лицензионному договору, однако признал необоснованными выводы суда первой инстанции о применении к отношениям сторон п. 4.3 лицензионного договора и приложения N 5 к нему, а также о пропуске истцом срока исковой давности.

Согласно п. 1 ст. 13 Патентного закона Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент подписания указанного договора) любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

В соответствии с п. 5 ст. 13 Патентного закона Российской Федерации лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Судами установлено, что лицензионный договор от 18.09.2001 N 733-01/СХ на предоставление неисключительной лицензии на использование изобретений, охраняемых патентами, и "ноу-хау" зарегистрирован в Роспатенте 30.10.2001. Дополнительным соглашением от 02.04.2003 N 1 к названному договору стороны внесли изменения в п. 4.1, 4.4 договора и утвердили график платежей (приложение N 5.1 к дополнительному соглашению). Согласно данному графику, сумма платежа в размере 940 000 долларов США (четвертый платеж) выплачивается после подписания приемо-сдаточного акта испытаний в соответствии с разделом 6 лицензионного договора от 18.09.2001 N 733-01/СХ в виде текущих отчислений (роялти) в размере рублевого эквивалента четырех долларов США по курсу ЦБ РФ на день платежа за каждую выпущенную лицензиаром с использованием переданной по настоящему договору технической документацией тонну стирола, соответствующего техническим гарантиям, указанным в приложении N 3 к лицензионному договору (кроме того НДС), ежеквартальными платежами до полной уплаты.

В силу п. 1 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Согласно ст. 2 Патентного закона Российской Федерации Роспатент как федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе издавать в соответствии со своей компетенцией нормативные правовые акты о применении Патентного закона Российской Федерации.

Пунктом 6 Правил о регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретений полезной модели, промышленного образца, утвержденных Председателем Роспатента 21.04.1995 (далее - Правила), предусмотрено, что подлежат регистрации в Роспатенте изменения лицензионного договора в отношении определения сторон, предмета договора, срока действия, территории действия, объема передаваемых прав.

Регистрация иных изменений лицензионных договоров не предусматривалась ни Правилами, ни иными нормативно правовыми актами, действовавшими на момент заключения дополнительного соглашения N 1.

Таким образом, суды сделали обоснованный вывод о том, что дополнительное соглашение от 02.04.2003 N 1 к лицензионному договору от 18.09.2001 N 733-01/СХ не подлежало регистрации в Роспатенте в соответствии с действовавшими на момент его заключения нормативно-правовым актами.

Кроме того, суды верно отметили, что в письме от 25.04.2003 N 16/576-4114 Роспатент уведомил сторон лицензионного договора от 18.09.2001 N 733-01/СХ о том, что дополнительное соглашение N 1 не содержит условий, входящих в перечень изменений, подлежащих обязательной регистрации в соответствии с Правилами, а также указал на то, что изменения лицензионного договора, содержащиеся в дополнительном соглашении N 1 учтены Роспатентом и приобщены к материалам зарегистрированного 30.10.2001 N 13350/01 договора.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции сделал правильный вывод о том, что к отношениям сторон подлежат применению условия дополнительного соглашения от 02.04.2003 N 1, в том числе график платежей, согласованный сторонами в приложении N 5.1 к лицензионному договору от 18.09.2001 N 733-01/СХ.

В силу ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Проанализировав условия лицензионного договора от 18.09.2001 N 733-01/СХ, дополнительного соглашения N 1 к нему, приложения N 5.1 к данному дополнительному соглашению (график платежей), суд апелляционной инстанции установил, что стороны поставили обязанность уплаты четвертого платежа в зависимость от выполнения условий и наступления срока платежа; согласно приложению N 5.1 четвертый платеж выплачивается после подписания приемо-сдаточного акта испытаний в соответствии с разделом 6 лицензионного договора, то есть после успешного завершения испытательного пробега; согласно п. 6.4 лицензионного договора пробег считается успешным, а гарантии лицензиаров выполненными в случае соответствия производственной мощности, характеристики продуктов, выхода стирола и расхода водяного пара гарантийным показателям.

Установив, что в ходе испытательных пробегов не были достигнуты гарантированные технические показатели качества продукта, соответствующий приемо-сдаточный акт испытаний не был подписан, суд апелляционной инстанции сделал обоснованный вывод о том, что обязанность ответчика по уплате четвертого платежа нельзя считать наступившей.

При таких обстоятельствах суды правомерно отказали в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Довод заявителя жалобы о том, что судами проигнорировано постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.09.2007 N 7511/07, судом кассационной инстанции отклоняется, поскольку, как верно отметил апелляционный суд, данный судебный акт принят по обстоятельствам иным, чем в настоящем деле.

Ссылка общества "Синтезкаучукпроект" на то, что срок исковой давности истечь не мог, является несостоятельной, поскольку суд апелляционной инстанции указал на ошибочность вывода суда первой инстанции об истечении срока исковой давности по заявленным требованиям, положения Гражданского кодекса Российской Федерации о сроке исковой давности к спорным правоотношениям не применены.

Довод заявителя жалобы о необходимости государственной регистрации дополнительного соглашения к лицензионному договору по существу направлен на переоценку имеющихся в деле доказательств и сделанных апелляционным судом выводов, оснований для которой у суда кассационной инстанции не имеется (ч. 1, 3 ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм материального или процессуального права, влекущих отмену обжалуемых судебных актов (ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного решение Арбитражного суда Пермского края и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда следует оставить в силе, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда Пермского края от 08.04.2011 по делу N А50-2283/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2011 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу Воронежского закрытого акционерного общества "Синтезкаучукпроект" - без удовлетворения.

Председательствующий

Н.П. Соколова

Судьи

Д.И. Мындря З.Г. Семенова