Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 мая 2011 г. N А60-25926/2010 (извлечение) (ключевые темы: товарный знак - упаковка - патент - промышленный образец - заявка на регистрацию)

Решение Арбитражного суда Свердловской области
от 25 мая 2011 г. N А60-25926/2010

Резолютивная часть решения объявлена 24 мая 2011 года

Полный текст решения изготовлен 25 мая 2011 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи, при ведении протокола судебного заседания секретарем, рассмотрел в судебном заседании дело N А60-25926/2010-С7 по иску Открытого акционерного общества Концерн "КАЛИНА" (ИНН 6608000083) к Открытому акционерному обществу Косметическое объединение "Свобода", Индивидуальному предпринимателю Чагиной Т. Д. о защите исключительных прав на товарный знак и о взыскании 5050000 руб.00 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Рычкова Е.А., представитель по доверенности от 30.12.10

от ответчика: Чагина Т.Д.,

ОАО "КО "Свобода" - извещены, не явились, представлен отзыв

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

ОАО Концерн "КАЛИНА" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Открытому акционерному обществу КО "Свобода" в лице Екатеринбургского филиала, Индивидуальному предпринимателю Чагиной Т. Д. о защите исключительных прав на товарный знак и о взыскании 5050000 руб.00 коп., в том числе, с ОАО КО "Свобода" (ответчик 1) компенсацию за незаконное использование товарного знака "Бархатные ручки", принадлежащего ОАО Концерн "Калина" согласно свидетельству N 383251 в размере 5000000 руб., с ИП Чагиной Т.Д. (ответчик 2) компенсацию за незаконное использование товарного знака "Бархатные ручки", принадлежащего ОАО Концерн "Калина" согласно свидетельству N 383251 в размере 50000 руб.

Определением суда от 23.09.2010г. уточнено наименование ответчика - ОАО "Косметическое объединение "СВОБОДА".

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, что истцу принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак со словесным элементом "Бархатные ручки" в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе: косметические кремы, что удостоверяется свидетельством N 383251.

Истец утверждает, что ответчик 1 осуществляет выпуск крема для рук "Бархатный" в тубе, дизайн которой сходен до степени смешения с товарным знаком истца, а ответчик 2 осуществляет ее реализацию непосредственным потребителям, и их действия являются отдельными звеньями единого правонарушения, состоящего во введении в гражданский оборот контрафактной продукции.

При этом истец в обоснование иска ссылается также на решение ФАС России N АК/18905 от 18.06.2010 г., которым установлен факт использования ответчиком комбинированного изображения, которое является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

ИП Чагина Т.Д. представила отзыв, в котором указала, что является добросовестным приобретателем спорной продукции, поскольку на момент закупки были предоставлены документы , свидетельствующие о наличии прав у ОАО КО "Свобода" на товарный знак "Бархатный".

ОАО "КО "Свобода" в отзыве на исковое заявление указало, что не признает иск в полном объеме, поскольку является правообладателем патента на промышленный образец N 74100, зарегистрированным 16.02.2010 г. (приоритет от 12,03.2009 г.), которым охраняется этикетка крема для рук "Бархатный" и при введении в гражданский оборот на территории РФ серии кремов для рук "Бархатный" ОАО "СВОБОДА" использует промышленный образец, охраняемый патентом N 74100.

ОАО "КО "Свобода" также указало, что решение ФАС России N АК/18905 от 18.06.2010 г. обжаловано им в Арбитражный суд г. Москвы (дело N А40-100801/10-92-493).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12 октября 2010 года производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу N А40-100801/10-92-493 Арбитражного суда г. Москвы.

Поскольку 28 февраля 2011 года вынесено Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от N 09АП-31865/2010-АК по делу N А40-100801/10-92-493 , которым признано недействительными решение от 18.06.2010 и предписание от 03.06.2010 Федеральной антимонопольной службы по делу N 1 14/7-10 о нарушении антимонопольного законодательства , обстоятельства, вызвавшие приостановление, устранены.

При указанных обстоятельствах, производство по делу определением от 15.04.11 возобновлено на основании ст. 146 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее судебное заседание ОАО "Косметическое объединение "СВОБОДА" представлен отзыв, в котором указано, что согласно постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.11 по делу А40-100801/10-92-493, оставленного в силе Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.05.11 , упаковки кремов "Бархатный" и "Бархатные ручки" не являются сходными до степени смешения, в связи с чем ответчик просит в иске отказать.

Рассмотрев материалы дела, суд установил:

Открытому акционерному обществу Концерн "КАЛИНА" принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак со словесным элементом "Бархатные ручки" в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе: косметические кремы, что удостоверяется свидетельством N 383251.

ОАО "Косметическое объединение "СВОБОДА" является правообладателем словесного товарного знака "БАРХАТНЫЙ" по свидетельству N 192466, а также правообладателем патента на промышленный образец N 74100, которым охраняется этикетка крема для рук.

Согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Из смысла приведенных норм права следует, что признаками, свидетельствующими о нарушении исключительного права лица на товарный знак, являются: сходность до степени смешения зарегистрированного в установленном порядке товарного знака и используемой без разрешения правообладателя этикетки(упаковки); однородность товаров, в отношении которых произведена регистрация товарного знака и используется указанная этикетка(упаковка)- несанкционированное обозначение.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от N 09АП-31865/2010-АК по делу N А40-100801/10-92-493 , имеющим в силу ст.16 АПК РФ обязательное значение , установлено, что на товарном изделии - креме для рук - ОАО "Косметическое объединение "СВОБОДА" использованы словесный товарный знак "БАРХАТНЫЙ" (N 192466 с датой приоритета 11.09.1998) и этикетка, охраняемая патентом N 74100 и сделан вывод о том, что ОАО "Косметическое объединение "СВОБОДА" использует в гражданском обороте указанные товарный знак и этикетку на законных основаниях , не запрещенным законом способом.

При этом в постановлении указано , что серия кремов для рук "Бархатный" является продолжением выпуска крема для рук с тем же названием, выпускаемым Обществом до 1990 года, рецептура которого разрабатывалась и утверждалась, начиная с 1966 года, в стеклянной упаковке с этикеткой, выполненной в той же цветовой гамме.

Кроме того, в названном судебном акте отражено, что товарный знак по свидетельству N 383251 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в себя словесный элемент "Бархатные ручки". Изобразительный элемент представляет собой внешний вид косметического изделия (тюбик крема для рук) в виде трапецевидной фигуры с ровными краями, сужающимися книзу, верхняя часть плавно изогнута вверх, в центре содержится изобразительный элемент в виде круга. Обозначение выполнено в коричневом и розовом цветах.

Продукция, выпускаемая ОАО "Косметическое объединение "Свобода", также представляет собой косметическое изделие в виде тюбика крема для рук. В верхней части изделия крупными курсивными буквами выполнен словесный элемент"Бархатный", в центральной части этикетки содержится крупный изобразительный элемент в виде цветка. Обозначение выполнено в коричневом и розовом цветах. Поскольку оба противопоставляемых обозначения являются комбинированными , подлежит применению п.14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, согласно которому при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные элементы "Бархатный" и "Бархатные Ручки" не являются сходными до степени смешения обозначениями по фонетическому, семантическому и визуальному признакам.

Помимо словесных элементов важную индивидуализирующую функцию в противопоставляемых обозначениях несет центральный изобразительный элемент , который в противопоставляемых обозначениях отличается: в товарном знаке по свидетельству N 383251 это изображение круга, который не несет какого-либо смыслового значения, тогда как на продукции заявителя применяется изобразительный элемент в виде изображения раскрывающегося цветка. Что касается формы и цвета тюбиков, то они не являются оригинальными и часто применяется в косметической промышленности различными производителями , в связи с чем являются малозначимым элементом, поскольку не способны индивидуализировать конкретного производителя.

При таких обстоятельствах сопоставительный анализ противопоставляемых обозначений с учетом значимости входящих в них элементов позволил суду сделать вывод о том, что они не сходны до степени смешения.

В тоже время , при рассмотрении настоящего спора, суд , руководствуясь п.13 Информационного письма ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 считает необходимым отметить следующее.

Анализируя спорные товарный знак и обозначение , суд учитывает п. 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32 и п. 6.3 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденных Приказом Роспатента от 27.03.1997 г. N 26. Согласно п. 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В Приказе Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32 Методические рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков отсутствуют

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим - наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, ударение и т.д.); графическим (визуальным - общее зрительное впечатление, вид шрифта, цвет или цветовое сочетание и т.д.); и смысловым (семантическим - подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение и т.д.) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в), названного пункта Правил.

В соответствии с подпунктом (г) пункта 14.4.2.2 Правил указанные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с п. 14.4.2.3 Правил подлежит определению сходство изобразительных и объемных обозначений. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Пунктом 14.4.3 предусмотрено установление однородности товаров. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Как следует из материалов дела, словесный элемент товарного знака, зарегистрированного истцом , представляет собой словосочетание "Бархатные ручки".

Слова "бархатные" и "ручки" выполнены одинаковым печатным шрифтом равного размера.

Используемое истцом слово "ручки" по отношению к слову "бархатные" не является второстепенным, уточняющим элементом, словосочетание "бархатные ручки " - это устойчивое выражение, позволяющее, выделить определенный вид крема целевого использования , в связи чем слово "бархатные" в спорном товарном знаке не имеет доминирующего значения.

Таким образом, данные элементы должны рассматриваться не как отдельные слова, а во взаимосвязи со смысловым содержанием словосочетания.

При этом обозначение "бархатный" , используемое ответчиком, выполнено иным шрифтом с применением изобразительного приема в написании заглавной буквы "Б" , а смысловое значение данного слова свидетельствует о состоянии и свойствах самого крема , что говорит о семантическом отличии словосочетания "бархатные ручки" и " бархатный".

Буквенный состав спорных слов и словосочетаний совпадает менее чем на 50%. (п. 14.4.2.2 Правил п.п. а), и такое звуковое совпадение не приводит к возможности смешения этих двух наименований кремов .

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпункт "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил

То есть в данном конкретном случае имеются различия по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) критериям, что позволяет сделать вывод об отсутствии опасности реального смешения в глазах потребителей продукции истца и ответчика.

Следовательно , поскольку материалами дела не подтверждено нарушение ответчиками прав истца на товарный знак "Бархатные ручки", оснований для удовлетворения иска по ст.1515 ГК РФ не имеется.

Что касается требований , заявленных к ИП Чагиной Т.Д., суд считает необходимым дополнительно отметить следующее.

В силу ч. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя, поэтому предприниматель, приобретая товар с целью его дальнейшей реализации, обязан был убедиться в законности использования товарного знака.

Поскольку предприниматель Чагина Т.Д. при приобретении товара затребовала у продавца товара документы, свидетельствующие о разрешении правообладателя товарного знака на его использование на указанном товаре (договор поставки N 56 от 01.04.2010, договор поставки N 46 от 01.04.2010, информация Роспатента о правообладателе товарного знака "Бархатный") ,даже в случае удовлетворения иска к ОАО КО "Свобода" ,указанные выше действия предпринимателя свидетельствуют об отсутствии вины ИП Чагиной Т.Д. в совершении вменяемого правонарушения.

В настоящем судебном заседании истцом заявлено ходатайство о проведении судебной патентной экспертизы с целью установления факта использования ответчиками в упаковке крема для рук "Бархатный" всех признаков промышленного образца (патент N 74100), указанных в формуле.

Судом данное ходатайство отклонено, поскольку предметом спора является установление наличия нарушений со стороны ответчиков прав истца на товарный знак , состоящих в сходстве до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком , а не правомерность использования патента.

При этом истцом при заявлении ходатайства не соблюдены требования Постановления Пленума ВАС РФ N 66 от 20.12.06 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" , в соответствии с п.3 которого в ходатайстве о проведении экспертизы должны быть указаны фамилия, имя отчество эксперта, сведения о его образовании, специальности, стаже, занимаемой должности, документально подтверждена квалификация эксперта.

Кроме того, как уже было указано выше в настоящем случае ОАО "Косметическое объединение "Свобода", является правообладателем патента на промышленный образец - этикетку крема для рук "БАРХАТНЫЙ". При этом, по убеждению Девятого арбитражного апелляционного суда, существенные признаки промышленного образца (прямоугольная форма, наличие цветного фона ,надписей и изобразительного элемента в виде цветка) использованы Обществом в изделии - креме для рук "Бархатный".

Таким образом, заявляя ходатайство о проведении судебной экспертизы, истец фактически подвергает сомнению выводы Девятого арбитражного апелляционного суда от N 09АП-31865/2010-АК по делу N А40-100801/10-92-493 , поддержанные Постановлением ФАС Московского округа, что предусматривает иной способ защиты.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку в удовлетворении иска судом отказано, государственная пошлина по иску в силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на истца.

При этом размер подлежащей уплате определяется в соответствии с подпунктом 1 п. 1 статьи 333.21. Налогового кодекса Российской Федерации.

Истцом при подаче иска заявлены следующие требования:

Пресечь действия Ответчиков, нарушающие исключительное право ОАО Концерн "Калина" комбинированный товарный знак "Бархатные ручки" (свидетельство N 383251 ), запретив незаконное использование данного товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ всеми возможными способами на всей территории Российской Федерации.

Изъять из оборота и уничтожить за счет Ответчиков в течение 30 дней со дня вступления решения по делу в законную силу контрафактную продукцию (крем для рук "Бархатный" в упаковке, сходной до степени смешения с комбинированным товарным знаком "Бархатные ручки" , права на который принадлежат ОАО Концерн "Калина" согласно свидетельству N 383251

Обязать ОАО КО "Свобода" опубликовать за свой счет резолютивную часть решения арбитражного суда по настоящему делу в федеральном выпуске газеты "Коммерсант" в срок позднее 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу;

4. Взыскать с ОАО КО "Свобода" компенсацию за незаконное использование товарного знака "Бархатные ручки", принадлежащего ОАО Концерн "Калина" согласно свидетельству N 383251 в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

5.Взыскать с ИП Чагиной Т.Д. компенсацию за незаконное использование товарного знака "Бархатные ручки", принадлежащего ОАО Концерн "Калина" согласно свидетельству N 383251 в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Таким образом, к каждому из ответчиков заявлены следующие требования:

К ОАО КО "Свобода" заявлено 4 требования : о запрете незаконного использования данного товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ всеми возможными способами на всей территории Российской Федерации, об изъятии из оборота и уничтожении в течение 30 дней со дня вступления решения по делу в законную силу контрафактной продукции, об обязании опубликовать за свой счет резолютивную часть решен арбитражного суда по настоящему делу в федеральном выпуске газеты "Коммерсант", о взыскании компенсации в размере 5000000руб.

При этом первые три требования являются неимущественными.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых заявлений неимущественного характера государственная пошлина составляет 4000 рублей.

По материальному требованию о взыскании 5000000руб. госпошлина составляет 48000руб.

В соответствии со ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации госпошлиной должно быть оплачено каждое из заявленных требований.

Следовательно по требованиям, заявленным к ОАО КО "Свобода" сумма госпошлины составляет 60 000руб.(4000руб.+4000руб.+4000руб. +48000руб.)

К ИП Чагиной Т.Д. заявлено 3 требования : о запрете незаконного использования данного товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ всеми возможными способами на всей территории Российской Федерации, об изъятии из оборота и уничтожении в течение 30 дней со дня вступления решения по делу в законную силу контрафактной продукции, о взыскании компенсации в размере 50000руб.

При этом первые два требования являются неимущественными.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых заявлений неимущественного характера государственная пошлина составляет 4000 рублей.

По материальному требованию о взыскании 50000руб. госпошлина составляет 2000руб.

Следовательно, по требованиям, заявленным к ИП Чагиной Т.Д. сумма госпошлины составляет 10000руб.( 4000руб.+4000руб.+2000руб.)

Таким образом, размер госпошлины, подлежащей уплате при подаче настоящего иска составит 70000руб.( 60000руб.+10000руб.)

Между тем истец в качестве доказательства уплаты государственной пошлины представили суду платежное поручение N 11651 от 06.07.10 на сумму 80000руб.

Следовательно, переплата государственной пошлины по настоящему иску составляет 10000руб.( 80000руб.-70000руб.)

В связи с тем, что истец при подаче иска уплатил государственную пошлину в большем размере, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета согласно подп. 1 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд решил:

В иске отказать.

Возвратить Открытому акционерному обществу Концерн "КАЛИНА" (ИНН 6608000083) из дохода федерального бюджета 10000(десять тысяч)руб. госпошлины, излишне уплаченной по пл. поручению N 11651 от 06.07.10. Пл. поручение остается в материалах дела.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет" http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.