Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 декабря 2010 г. N Ф07-11913/2010 по делу N А56-95677/2009 Использование юридическим лицом доменного имени с обозначением, сходным до степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица, осуществляющего аналогичную деятельность, зарегистрированного ранее, следует квалифицировать как нарушение его исключительного права на фирменное наименование

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 7 декабря 2010 г. N Ф07-11913/2010 по делу N А56-95677/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 01 декабря 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 декабря 2010 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Гафиатуллиной Т.С., судей Захаровой М.В., Рудницкого Г.М.,

при участии от компании "Ханза-Флекс Гидравлик ГмбХ" Деркача Т.В. (доверенность от 20.05.2009), Арюпиной Н.А. (доверенность от 12.03.2010), от закрытого акционерного общества "ХАНЗА ФЛЕКС" Хазанова-Пашковского С.А. (доверенность от 28.04.2009),

рассмотрев 01.12.2010 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "ХАНЗА ФЛЕКС" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2010 по делу N А56_95677/2009 (судьи Тойвонен И.Ю., Копылова Л.С., Слобожанина В.Б.),

установил:

Компания "Ханза-Флекс Гидравлик ГмбХ" (далее - Компания) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "ХАНЗА ФЛЕКС" (далее - Общество) о запрете ответчику использовать фирменное наименование "ХАНЗА ФЛЕКС", сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, об обязании ответчика изменить фирменное наименование, зарегистрировав соответствующие изменения в учредительных документах, и о пресечении нарушения исключительных прав Компании на фирменное наименование "ХАНЗА ФЛЕКС" путем запрета ответчику использовать (администрировать) домен hansa-flex.ru в сети Интернет.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена автономная некоммерческая организация "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее - Организация).

Решением от 27.04.2010 в иске отказано.

Постановлением апелляционного суда от 29.07.2010 решение отменено, иск удовлетворен частично. Суд запретил Обществу использовать фирменное наименование "ХАНЗА ФЛЕКС", сходное до степени смешения с наименованием Компании, в том числе использовать (администрировать) домен hansa-flex.ru в сети Интернет. В остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам дела, просит постановление от 29.07.2010 отменить, оставить в силе решение от 27.04.2010.

Как указывает податель жалобы, истец недобросовестно реализует свои процессуальные права, что противоречит положениям статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); учредителем и акционером ответчика, обладающим 51% акций Общества, в период с 06.10.1998 по 30.12.2002 являлись аффилированные с Компанией лица, которые на момент продажи своей доли акций ответчику не совершили действий по прекращению использования последним спорного фирменного наименования; Компанией не доказан факт осуществления на территории Российской Федерации коммерческой деятельности, аналогичной деятельности ответчика; вывод апелляционного суда о схожести графического исполнения и смыслового значения словосочетания "ХАНЗА ФЛЕКС" является ошибочным; доменное имя не является объектом исключительных прав и поэтому права на него защите не подлежат.

В отзыве на кассационную жалобу Организация просит обжалуемое постановление отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции, считая его законным и обоснованным.

В отзыве на кассационную жалобу Компания просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы, приведенные в кассационной жалобе. Представители Компании просили оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Организация о времени и месте слушания дела извещена надлежащим образом, однако своих представителей в суд не направила, что в соответствии со статьей 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не может служить препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.

В соответствии с учредительным договором Компания является коммерческой организацией, созданной по законодательству Германии, с фирменным наименованием "Ханза-Флекс Гидравлик ГмбХ" (Hansa-Flex Hydraulik GmbH). Местом нахождения Компании и ее филиалов является Германия. В качестве момента возникновения исключительного права на использование своего фирменного наименования истец указывает 02.08.1994 - дату учреждения компании "Ханза-Флекс Гидравлик ГмбХ и Ко.КГ" (правопредшественника Компании).

Согласно учредительному договору Компания осуществляет торговлю и промышленное производство компонентов струйной техники, в частности гидравлических шлангов, а также оказывает сервисные услуги в указанной области.

В соответствии с протоколом учредительного собрания от 05.08.1998 N 1 Общество создано с наименованием ЗАО "ХАНЗА-ФЛЕКС", зарегистрировано Ленинградской областной регистрационной палатой и включено в реестр юридических лиц 06.10.1998 под N 00/01243 (свидетельство о государственной регистрации серии ЛО-002 N 13083).

В рамках своей уставной деятельности на момент предъявления иска Общество осуществляло оптовую торговлю гидравлическими компонентами (трубами, соединительными муфтами, шлангами, гидравлическими системами) и являлось правообладателем соответствующего товарного знака согласно выданному Роспатентом свидетельству N 272078, действие которого частично прекращено в апреле 2010 года.

Полагая, что Общество использует фирменное наименование, схожее до степени смешения с его фирменным наименованием, стороны осуществляют аналогичную деятельность, Компания со ссылкой на статьи 1252, 1474, 1475, 1477 ГК РФ, статьи 8, 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Конвенция) обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции отказал в иске, придя к выводу, что ответчик является законным обладателем своего фирменного наименования, поскольку был наделен им по воле истца; к спорным правоотношениям не подлежит применению часть 3 статьи 1474 ГК РФ; истцом не доказан факт осуществления на территории Российской Федерации деятельности, аналогичной деятельности ответчика.

Апелляционный суд отменил решение от 27.04.2010 и частично удовлетворил иск, установив, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца; стороны осуществляют аналогичную деятельность; право Компании на фирменное наименование возникло ранее права ответчика. При этом апелляционный суд признал необоснованным вывод суда первой инстанции о неприменении к спорным правоотношениям статьи 1474 ГК РФ и сослался на статью 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 231-ФЗ).

Кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии с частью 4 статьи 54 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 01.01.2008) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

В силу статьи 5 Закона N 231-ФЗ часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. К правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, продолжают охраняться в соответствии с правилами названной части Гражданского кодекса Российской федерации.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16 информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (далее - Информационное письмо N 122) обратил внимание судов, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, а также отметил, что в силу пункта 11 Положения о фирме, утвержденного постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 22.06.1927 и действовавшего до 01.01.2008 в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации, неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования.

Частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в действие с 01.01.2008, приведенная правовая позиция не изменена.

Согласно статье 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица (статья 1475 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 61 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при применении статьи 1475 ГК РФ судам надлежит учитывать, что она не исключает охрану в Российской Федерации права на фирменное наименование иностранных юридических лиц (статья 8 Конвенции).

В соответствии со статьей 8 Конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза по охране промышленной собственности без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

При этом Конвенцией определено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента (статья 10 bis Конвенции).

Согласно статье 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации, в том числе фирменное наименование, оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В силу пунктов 3 и 4 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. Юридическое лицо, нарушившее указанное правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Регистрация Компании в качестве юридического лица осуществлена в соответствии с законодательством Германии в августе 1994 года, а Общество включено в реестр юридических лиц в октябре 1998 года.

Следовательно, вывод апелляционного суда о том, что право Компании на фирменное наименование возникло ранее права ответчика на свое фирменное наименование, в связи с чем подлежит правовой охране со дня регистрации, является правильным.

Апелляционный суд обоснованно отклонил довод ответчика о правомерности использования им фирменного наименования в связи с отсутствием действий по прекращению использования им спорного наименования со стороны одного из учредителей Общества, являющегося аффилированным с Компанией лицом.

Апелляционный суд установил, что фирменное наименование ответчика имеет сходство до степени смешения с фирменным наименованием истца, а осуществляемые ими виды деятельности связаны с реализацией гидравлических компонентов и являются схожими, что может привести к смешению этих юридических лиц в хозяйственном обороте и введению в заблуждение потребителей относительно того, какое юридическое лицо оказывает услуги. Применив статьи 1252 и 1474 ГК РФ, апелляционный суд счел, что действиями ответчика нарушается право истца на фирменное наименование.

Учитывая приоритет фирменного наименования истца по отношению к фирменному наименованию ответчика, осуществление сторонами схожей коммерческой деятельности, а также сходство до степени смешения фирменных наименований сторон, апелляционный суд правомерно удовлетворил иск в указанной части.

Удовлетворяя требование о запрете ответчику использовать доменное имя hansa-flex.ru в сети Интернет, обладающее определенной степенью схожести с оригинальной частью фирменного наименования истца "Hanza-Flex", апелляционный суд пришел к правильному выводу, что администрирование спорного доменного имени может вводить потребителей в заблуждение относительно производителя и продавца продукции.

Нормы материального права применены апелляционным судом правильно, нарушений норм процессуального законодательства, которые привели или могли привести к принятию неправильного решения, не допущено.

Ссылка Общества на недоказанность осуществления им деятельности, аналогичной деятельности истца, в связи с принятием Роспатентом решения от 21.04.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика по свидетельству N 272078 отклоняется кассационной инстанцией. Суд первой инстанции не оценивал решение Роспатента в связи с его отсутствием на день вынесения судебного акта. Суд апелляционной инстанции учел основание (неиспользование ответчиком товарного знака), в связи с которым истец обратился в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и дал оценку решению Роспатента и деятельности сторон в соответствии со статьей 71 АПК РФ.

Довод жалобы о необоснованности вывода апелляционного суда о тождественности фирменных наименований сторон в связи с фактическим совпадением словосочетания "ХАНЗА ФЛЕКС" по звуковым, графическим и смысловым критериям, сделанного при отсутствии экспертного заключения, также отклоняется кассационной инстанцией.

В пункте 13 Информационного письма N 122 указано, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых сторонами, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Апелляционным судом установлено наличие большой степени вероятности смешения фирменного наименования истца и фирменного наименования ответчика, поскольку при наличии фонетического сходства визуальные отличия являются несущественными, в связи с тем, что при составлении деловой документации практикуется достаточно свободное написание наименований юридических лиц. Использование оригинальной части фирменного наименования истца с несущественными отличительными признаками создает наибольшую вероятность смешения в сознании потребителя, позволяя предположить, что между юридическими лицами, наименования которых отличаются несущественно, имеется определенная связь либо это одно и то же юридическое лицо. Кроме того, как отмечено в пункте 17 Информационного письма N 122, различие организационно-правовых форм истца и ответчика также само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Кассационная инстанция отклоняет довод жалобы о том, что, поскольку в установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации перечне объектов исключительных прав доменное имя отсутствует, нормы пункта 6 статьи 1252 ГК РФ на него не распространяются. Использование юридическим лицом доменного имени с обозначением, сходным до степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица, осуществляющего аналогичную деятельность, зарегистрированного ранее, следует квалифицировать как нарушение его исключительного права на фирменное наименование.

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Согласно статье 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации является требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. При этом следует учесть, что приведенный в статье 1252 ГК РФ перечень способов защиты не является исчерпывающим. Таким образом, заявленное истцом требование запретить ответчику использовать в доменном имени hansa-flex.ru обозначение, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, соответствует нормам статей 12, 1252 ГК РФ.

Доводы подателя жалобы сводятся к переоценке выводов апелляционного суда относительно имеющихся в деле доказательств, что в силу статьи 286 АПК РФ не входит в полномочия кассационной инстанции.

Оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, установленных статьей 288 АПК РФ, не имеется.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2010 по делу N А56-95677/2009 оставить без изменения, а кассационную жалобу закрытого акционерного общества "ХАНЗА ФЛЕКС" - без удовлетворения.

Председательствующий

Т.С. Гафиатуллина

Судьи

М.В. Захарова

Г.М. Рудницкий