Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 31 января 2011 г. N Ф07-12850/2010 по делу N А56-3395/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 января 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе

председательствующего Гафиатуллиной Т.С.,

судей Захаровой М.В., Константинова П.Ю.,

при участии от индивидуального предпринимателя Полуэктова Александра Дмитриевича - Осетинского А.Л. (доверенность от 01.08.2009), Видищевой Е.Г. (доверенность от 28.11.2008), от открытого акционерного общества "Ижмебель" Тотоева В.И. (доверенность от 17.01.2011 N 47),

рассмотрев 26.01.2011 в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Ижмебель" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.04.2010 (судья Кузнецов М.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2010 (судьи Тойвонен И.Ю., Жиляева Е.В., Зайцева Е.К.) по делу N А56-3395/2008,

установил:

Индивидуальный предприниматель Полуэктов Александр Дмитриевич обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу "Ижмебель" (далее - Общество) и обществу с ограниченной ответственностью "Мир мебели" (далее - ООО "Мир мебели") об обязании прекратить производство и распространение контрафактной продукции и взыскании с ответчиков в солидарном порядке 15 000 руб. убытков.

Определением от 11.08.2008 производство по делу в отношении ООО "Мир мебели" прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, заключенного ООО "Мир мебели" и Полуэктовым А.Д.

В судебном заседании 15.02.2010 истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) ходатайствовал об увеличении иска в части взыскании убытков до 13 739 593 руб., которое принято судом к рассмотрению.

Решением от 19.04.2010 исковые требования предпринимателя Полуэктова А.Д. удовлетворены частично. Суд обязал Общество прекратить производство и распространение модульной серии корпусной мебели "Карамель", в остальной части иска отказал.

Постановлением апелляционного суда от 20.08.2010 решение от 19.04.2010 изменено. Суд обязал Общество прекратить производство и распространение модульной серии корпусной мебели "Карамель", взыскал с Общества в пользу предпринимателя 3 883 581 руб. 21 коп. убытков, а также 30 000 руб. судебных издержек, связанных с проведением экспертизы, 3 020 руб. судебных издержек, связанных с осмотром доказательств. В остальной части иска отказал.

В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие их выводов обстоятельствам дела, недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, просит отменить решение и постановление, в удовлетворении иска отказать.

По мнению подателя жалобы, производимые сторонами изделия имеют существенные различия; независимо от выводов судов о тождественности изделий у него имеется право преждепользования в объеме продукции, выпущенной в 2005 году; положенное в основание выводов апелляционного суда заключение эксперта Бедаревой Е.П. получено с нарушением процессуальных норм, следовательно, не могло быть использовано в качестве доказательства по делу; истец не подтвердил размер взыскиваемых убытков.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель возражал против ее доводов, просил оставить постановление от 20.08.2010 без изменения.

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы жалобы, представитель предпринимателя против удовлетворения жалобы возражал.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, предприниматель Полуэктов А.Д. является владельцем патента N 50779 на полезную модель "Детский спально-игровой комплекс" с приоритетом от 29.09.2005.

Ссылаясь на факт выпуска Обществом и продажу ООО "Мир мебели" изделий, в которых использованы признаки, приведенные в формуле полезной модели по патенту N 50779, что подтверждено протоколами осмотра доказательств от 30.11.2007, удостоверенными исполняющим обязанности нотариуса, Полуэктов А.Д. обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции 11.08.2008 утвердил мировое соглашение, заключенное между предпринимателем Полуэктовым А.Д. и ООО "Мир мебели", по условиям которого истец отказался от требований к ООО "Мир мебели", а последнее обязалось прекратить распространение модульной серии корпусной мебели "Карамель". Производство по делу в отношении ООО "Мир мебели" прекращено.

При рассмотрении иска предпринимателя в отношении Общества суд первой инстанции нашел основания для его удовлетворения в части неимущественного требования, установив нарушение исключительных прав истца на полезную модель выпуском ответчиком модульной серии корпусной мебели "Карамель". В иске о взыскании убытков суд отказал ввиду недоказанности предпринимателем размера предъявленных требований.

Апелляционный суд посчитал вывод суда первой инстанции о недоказанности размера взыскиваемых убытков неправомерным и удовлетворил имущественный иск частично в сумме 3 883 581 руб. 21 коп.

Кассационная инстанция считает, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку суды неполно исследовали обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора.

В соответствии со статьей 5 Патентного закона Российской Федерации, действовавшего на момент совершения, по мнению истца, правонарушения, полезной моделью является техническое решение, относящееся к устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

В силу статьи 14 указанного Закона любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец с нарушением названного Закона, считается нарушителем патента. Патентообладатель вправе требовать прекращения нарушения патента; возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством.

Полезная модель относится к объектам интеллектуальной собственности и подтвержденная соответствующим патентом дает правообладателю исключительное право на ее использование. Исключительное право на полезную модель охраняется законом, объем правовой охраны, предоставляемой полезной моделью, определяется в совокупности существенных признаков, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели.

В пункте 2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что часть четвертая ГК РФ введена в действие с 01.01.2008. В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Если при использовании полезной модели используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, другая полезная модель признается использованной.

Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описания и чертежи.

В соответствии с формулой патента на полезную модель N 50779, правообладателем которого является истец, она представляет собой детский спально-игровой комплекс, содержащий прямоугольные опоры, связанные между собой, с образованием ярусной кровати; вертикально расположенные опоры снабжены набором предметов для размещения в них рабочего места; по меньшей мере одна горизонтально расположенная опора образует поверхность для лежания; комплекс включает лестницу для подъема к ярусной кровати, отличающейся тем, что лестница выполнена выносной и ступени лестницы расположены в виде ящиков выдвижных или стационарных с откидывающимися фасадами.

Из технического описания модульной серии мебели "Карамель", изготавливаемой Обществом (ТО 05761086-130-2005), следует, что она содержит признаки, приведенные в независимом пункте формулы и определяющие техническое решение полезной модели N 50779.

Суды пришли к выводу, что при изготовлении и выпуске в хозяйственный оборот модульной серии корпусной мебели "Карамель" ответчик использовал запатентованное решение, изложенное в формуле патента на полезную модель N 50779, и удовлетворили иск. При этом суд первой инстанции сделал такой вывод на основании своих собственных знаний, однако не обосновал его. Апелляционный суд основывался на представленных истцом актах экспертного исследования закрытого акционерного общества "Джи энд Ка", а также на заключении эксперта Бедаревой Е.П. (общество с ограниченной ответственностью "Европейский центр судебных экспертов") от 19.11.2009 N 64/15. Суд апелляционной инстанции посчитал, что, несмотря на имеющиеся процессуальные недостатки, связанные с длительным разрешением судом первой инстанции вопроса о назначении экспертизы, заключение эксперта Бедаревой Е.П. может быть использовано в качестве одного из доказательств по делу, оцениваемых судом наряду с иными доказательствами.

Между тем в силу пункта 3 статьи 288 АПК РФ нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" (далее - постановление N 66) разъяснено, что при вынесении определения о назначении экспертизы суд должен руководствоваться положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об обеспечении процессуальных прав лиц, участвующих в деле.

Согласно пункту 3 постановления N 66 при поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, в определении о назначении экспертизы указываются фамилия, имя, отчество эксперта, сведения о его образовании, специальности, стаже работы и занимаемой должности.

Из материалов дела усматривается, что при наличии в материалах дела двух различных заключений специалистов по вопросу использования ответчиком каждого признака полезной модели N 50779, определением от 11.08.2008 по ходатайству истца судом назначена судебная экспертиза. Проведение экспертизы поручено обществу с ограниченной ответственностью "Центр судебной экспертизы". Экспертом назначена Савиковская Е.В.

По причине неоплаты истцом указанной экспертизы, его ходатайства о проведении экспертизы в ином экспертном учреждении определением суда от 14.04.2009 производство по делу возобновлено, рассмотрение дела назначено на 01.06.2009 на 12 час.

В судебном заседании 01.06.2009 был объявлен перерыв до 12 час. 08.06.2009 для предоставления возможности сторонам оплатить стоимость экспертизы.

Определением от 03.08.2009 удовлетворено ходатайство истца о назначении экспертизы. Проведение экспертизы поручено обществу с ограниченной ответственностью "Европейский Центр Судебных экспертов". Экспертом назначена Бедарева Е.П.

При этом в материалах дела отсутствуют определение суда от 08.06.2009 об отложении рассмотрения дела на 03.08.2009, доказательства извещения ответчика о судебном заседании, проведенном 03.08.2009.

В решении от 19.04.2010 суд указал, что по технической ошибке при проведении процедуры назначения экспертизы не были учтены в равной степени интересы обеих сторон, следовательно, заключение эксперта Бедаревой Е.П. не может рассматриваться в качестве доказательства по делу. При этом суд отклонил ходатайство ответчика о назначении комиссионной экспертизы, поскольку сделал вывод, противоположный выводам, указанным в определениях о назначении двух экспертиз, о том, что для разрешения спора не требуется специальных познаний.

Апелляционный суд дал оценку заключению эксперта Бедаревой Е.П., ходатайство ответчика о назначении экспертизы отклонил в связи с отсутствием процессуальных оснований.

Согласно пункту 12 постановления N 66 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не относит определение о назначении экспертизы к судебным актам, которые могут быть обжалованы в соответствии с частью 1 статьи 188 АПК РФ. Поэтому возражения по поводу назначения экспертизы могут быть заявлены при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

С учетом того, что для проверки обоснованности и достоверности представленных сторонами заключений специалистов, содержащих разные выводы, необходимы специальные познания, при рассмотрении дела целесообразно назначение независимой судебной экспертизы.

Поскольку нарушение судом первой инстанции процессуальных норм (статей 82, 123 АПК РФ) могло привести к принятию неправильного решения, а апелляционным судом с учетом указанных процессуальных нарушений не соблюдены требования статей 64, 268 АПК РФ, не принят во внимание пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" и отклонено ходатайство ответчика о назначении экспертизы, а заключение эксперта Бедаревой Е.П. принято в качестве доказательства по делу, кассационная инстанция считает оспариваемые судебные акты подлежащими отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует также учесть следующее.

В силу статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Применительно к убыткам в форме упущенной выгоды, то есть неполученным доходам, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, это лицо должно доказать, что возможность получения прибыли существовала реально, а не в качестве его субъективного представления.

При определении упущенной выгоды должны учитываться принятые лицом для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. Расчет убытков должен быть документально подтвержден.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, установить все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, проверить доводы и возражения участвующих в деле лиц, дать им оценку, приняв во внимание всю совокупность представленных по делу доказательств, разрешить спор в соответствии с требованиями закона.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.04.2010 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2010 по делу N А56-3395/2008 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Председательствующий

Т.С. Гафиатуллина

Судьи

М.В. Захарова

П.Ю. Константинов