Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 26 мая 2011 г. N Ф06-2170/11 по делу N А55-10442/2010

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 26 мая 2011 г. N Ф06-2170/11

г. Казань

26 мая 2011 г.

Дело N А55-10442/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 19 мая 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 мая 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Баширова Э.Г.,

судей Мосунова С.В., Герасимовой Е.П.,

при участии представителей:

заявителя - Шорина В.С. и Гайфуллиной А.Ф. (доверенность от 03.07.2009 б/н),

ответчика - открытого акционерного общества "Казанский жировой комбинат" - Благиных Ю.В. (доверенность от 12.11.2009 N 372), Коревой Н.Ю. (доверенность от 08.02.2009 N 457),

в отсутствие:

ответчика - общества с ограниченной ответственностью "СамараПродПоставка" - извещен, не явился,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "СамараПродПоставка", г. Самара, открытого акционерного общества "Казанский жировой комбинат", г. Казань,

на решение Арбитражного суда Самарской области от 12.11.2010 (судья Хмелев С.П.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2011 (председательствующий судья Балакирева Е.М., судьи Романенко С.Ш., Терентьев Е.А.)

по делу N А55-10442/2010

по исковому заявлению закрытого акционерного общества "Эссен продакшн АГ", с. Васильевка Самарская область, к обществу с ограниченной ответственностью "СамараПродПоставка", г. Самара, открытому акционерному обществу "Казанский жировой комбинат", г. Казань, о запрете осуществления деятельности по ведению в гражданский оборот продукции и взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "Эссен продакшн АГ" (далее - ЗАО "Эссен продакшн АГ", истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском, в котором просит признать общество с ограниченной ответственностью "СамараПродПоставка" (далее - ООО "СамараПродПоставка") нарушителем исключительных прав на товарный знак N 192060 и обязать прекратить реализацию продукта "Майонез" "Провансаль-м" с комбинированным (словесно-изобразительным) обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком N 192060.

Определением от 09.07.2010 открытое акционерное общество "Казанский жировой комбинат" (далее - ОАО "Казанский жировой комбинат", ответчик) привлечен к участию в деле в качестве соответчика и принято уточнение иска, согласно которому истец просит:

1. Признать ООО "СамараПродПоставка" нарушителем исключительных прав ЗАО "Эссен продакшн АГ" на товарный знак N 192060 и запретить его использование путем продажи майонеза с размещением на его упаковке графического словесного обозначения "Майонез", как сходного до степени смешения с товарным знаком N 192060.

2. Признать ОАО "Казанский жировой комбинат" нарушителем исключительных прав ЗАО "Эссен продакшн АГ" на товарный знак N 192060 и запретить его использование путем производства и введения в гражданский оборот майонеза с размещением на его упаковке графического словесного обозначения "Майонез", как сходного до степени смешения с товарным знаком N 192060.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.11.2010, оставленным без изменений постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2011, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

ОАО "Казанский жировой комбинат", не согласившись с принятыми судебными актами, обратилось с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Самарской области от 12.11.2010 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2011 отменить, в удовлетворении исковых требований истцу отказать.

ООО "СамараПродПоставка" также обратилось с кассационной жалобой, указывая, что, реализуя спорную продукцию, действовало добросовестно, обозначение, сходное до степени смешения с торговым знаком истца, не размещало, и не могло знать о контрафактности реализуемой продукции, а поэтому принятые судебные акты в части признания ООО "СамараПродПоставка" нарушителем исключительных прав на товарный знак N 192060 просит отменить.

В отзыве на поступившие кассационные жалобы ЗАО "Эссен продакшн АГ", полагая судебные акты судов первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, просит оставить их без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения.

Стороны о дате, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, однако ООО "СамараПродПоставка" явку своего представителя в суд не обеспечило.

Принимая во внимание наличие надлежащего уведомления лиц, участвующих в деле, основываясь на положениях части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд счел возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие не явившейся стороны.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 12.05.2011 объявлялся перерыв до 19.05.2011 до 14 часов 00 минут. Информация о перерыве была размещена на официальном сайте Федерального арбитражного суда Поволжского округа.

Арбитражный суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, доводы кассационных жалоб, заслушав представителей истца и ответчика, проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке статьи 286 АПК РФ, находит основания для их отмены.

Из материалов дела следует, ЗАО "Эссен продакшн АГ" является обладателем исключительных прав на товарный знак "МахеевЪ", зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 192060, с приоритетом 20.12.1999 в отношении указанных в них товаров и услуг классов 29-32, 35, 42 Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) (в частности, майонез).

Товарный знак по свидетельству N 192060 зарегистрирован в виде словесного обозначения "МахеевЪ", выполненного прописными буквами с "витой" буквой "М" с уменьшением размера букв посередине надписи.

Согласно пункту 14 Положения о товарных знаках (в редакции на момент подачи заявки - 20.12.1999) товарный знак, зарегистрированный в черно-белом исполнении, может использоваться в любых цветовых сочетаниях.

ОАО "Казанский жировой комбинат" является владельцем товарного знака с элементом "М" по свидетельству N 418807 с датой приоритета 21.04.2010 для товаров и услуг классов 29, 30 МКТУ (в частности, майонез), выполненного в виде прописной "витой" буквы "М" с уменьшением размера буквы в процессе написания. Зарегистрированы следующие сочетания цветов: красный, желтый, черный, светло-желтый.

Также ОАО "Казанский жировой комбинат" является владельцем товарного знака с элементом "фантазийная утка" по свидетельству N 419863 с датой приоритета 21.04.2010 для товаров класса 30 МКТУ (приправы, а именно, майонез). Данный товарный знак состоит из словесного элемента "Майонез" (неохраняемый элемент), выполненного с использованием прописной "витой" буквы "М" (по свидетельству N 418807) с уменьшением размера слова в процессе написания. Последняя буква слова "майонез", закругляясь, содержит изображение головы утенка, вписанного в нижнюю часть буквы "з" ("фантазийной утки"). Зарегистрированы следующие сочетания цветов: красный, желтый, черный, светло-желтый, голубой, оранжевый, темно-красный, сиреневый, бежевый.

Обращаясь с настоящим иском, истец указывает, что ответчиками (ООО "СамараПродПоставка" как продавцом продукции, а ОАО "Казанский жировой комбинат" как производителем майонеза) нарушаются исключительные права на товарный знак N 192060, поскольку продукт-майонез, производимый и реализуемый ответчиками, содержит словесный элемент "Майонез", выполненный в той же оригинальной графической манере, цвете и размере, что и товарный знак "МахеевЪ". В результате чего, смысловая нагрузка слова "майонез" утрачивает свое прямое значение и приобретает прямую ассоциацию с товарным знаком "МахеевЪ".

Кроме того, этикетка майонеза, производимого ОАО "Казанский жировой комбинат", содержит максимально приближенное к этикетке майонеза, производимого ЗАО "Эссен продакшн АГ", в части расположения зелени и овощей, а также расположения надписи "провансаль-м".

ОАО "Казанский жировой комбинат", не признавая иск, ссылается на наличие зарегистрированных за ним торговых знаков N 418807, 419863, закрепляющих его право на использование буквы "М", и словесно-изобразительного обозначения "Майонез", с изображением головы утенка, вписанного в нижнюю часть буквы "з" ("фантазийной утки").

Судом первой инстанции установлено, что истец и ОАО "Казанский жировой комбинат" являются производителями однородных товаров, в том числе майонеза. Указанные лица являются хозяйствующими субъектами, конкурирующими на рынке масложировой продукции, к которой относится майонез. В обоих случаях упаковки спорной продукции, на которых размещались товарный знак истца и оспариваемое обозначение, выполнены из однородных материалов в одинаковой форме (упаковка ведро и дой-пак). На упаковке продукции истца красным цветом нанесен товарный знак "МахеевЪ", на упаковке ОАО "Казанский жировой комбинат" красным шрифтом нанесено обозначение "Майонез". Оба обозначения изображены на желтом фоне, с натуралистическим изображением в нижней части упаковки свежих овощей.

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций указали, что в рамках рассмотрения дела судом назначена социологическая экспертиза, производство которой поручено Институту социологии Российской академии наук.

Проведенное исследование показало, что упаковку "ведро" майонеза "Махеевъ" и упаковку "ведро" майонеза "Майонез" сочли схожими 67 % опрошенных респондентов, 21 % затруднились ответить. 46 % опрошенных посчитали, что данные продукты изготовлены одним производителем, 35 % затруднились ответить на данный вопрос. 57 % респондентов согласились с тем, что могли бы перепутать указанные продукты при покупке, 20 % затруднились ответить.

При сравнении указанных обозначений, размещенных на упаковках дой-пак, 48 % опрошенных сочли их схожими, 33 % затруднились ответить. 34 % посчитали, что данные продукты изготовлены одним производителем, 35 % затруднились ответить на данный вопрос. 47 % согласились с тем, что могли бы перепутать указанные продукты при покупке, 23 % сомневались при ответе.

По результатам проведенного исследования эксперт пришел к выводу о наличии введения потребителей в заблуждение относительного товарного знака истца N 192060 "МахеевЪ" и обозначения "Майонез", используемого ответчиками, а также о наличии введения потребителей в заблуждение относительно производителей указанных продуктов.

Согласно пункта 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суды первой и апелляционной инстанций, не смотря на имеющиеся отличия в словесных элементах, учитывая сходство композиционного решения и визуального восприятия, усмотрели схожесть до степени смешения зарегистрированного товарного знака "Махеевъ" и обозначения "Майонез".

Однако судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В товарном знаке "Махеевъ", принадлежащем ЗАО "Эссен продакшн АГ", и изображении "Майонез", используемом ОАО "Казанский жировой комбинат", применен не совпадающий шрифт, хотя и использованы близкие цветовые решения.

В процессе проведения социологической экспертизы по настоящему делу опрашиваемым была представлена упаковка майонеза "Махеевъ" в целом, которая содержит не только охраняемый законом товарный знак, но и неохраняемые элементы: томаты, перец, зелень, слова "майонез" и "провансаль". Причем изображение товарного знака "Махеевъ" и изображение "Майонез" занимают на этикетке (упаковке) менее 40 % площади этикетки (упаковки). Опрашиваемые в ходе назначенной судом социологической экспертизы оценивали упаковки в целом, а не товарный знак N 192060 "Махеевъ" и изображение "Майонез", нанесенные на этикетки.

Истцом не представлено доказательств, что данные неохраняемые элементы этикетки (томаты, перец, зелень, слова "майонез" и "провансаль") являются предметом защиты исключительных прав ЗАО "Эссен продакшн АГ" на товарный знак по свидетельству N 192060, о нарушение которого было заявлено Истцом.

Судами проведен анализ сходства этикеток истца и ответчика, на которых нанесен товарный знак, а не товарных знаков, охраняемых законом.

Доказательств того, что этикетка (ее цветовое, композиционное, графическое исполнение) в установленном порядке зарегистрирована истцом как товарный знак, ЗАО "Эссен продакшн АГ" не представлено, и судами не исследован вопрос наличия авторских прав и их нарушения на спорную этикетку.

Частью 2 статьи 1484 ГК РФ установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Однако при этом исключительное право сохраняется именно на сам товарный знак, а не на содержащие иные элементы этикетку, упаковку, на которую такой товарный знак нанесен, что при новом рассмотрении дела суду надлежит полно и всесторонне исследовать и оценить, в том числе с учетом положений главы 70 ГК РФ.

Выводы судов в оспариваемых судебных актах не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия выводов о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (части 1 и 3 статьи 286 АПК РФ). При этом арбитражный суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в обжалуемом судебном акте либо были отвергнуты судом, разрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими (часть 2 статьи 287 АПК РФ).

При таких обстоятельствах дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ООО "СамараПродПоставка" при подаче кассационной жалобы чек-ордером от 15.02.2011, а так же ОАО "Казанский жировой комбинат" при подаче кассационной жалобы платежным поручением от 18.02.2011 N 2508 уплачена государственная пошлина в сумме 2 000 рублей.

Согласно пункту 15 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2005 N 91 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации" при подаче апелляционных и кассационных жалоб на судебные акты по заявлениям о признании нормативного правового акта недействующим государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от размера государственной пошлины, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (2 000 рублей для юридических лиц), то есть в размере 1 000 рублей для юридических лиц.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции считает необходимым вернуть ООО "СамараПродПоставка" и ОАО "Казанский жировой комбинат" из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины по 1 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 287, статьями 286, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 12.11.2010 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2011 по делу N А55-10442/2010 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "СамараПродПоставка" справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины чек-ордером от 15.02.2011 в сумме 1 000 рублей.

Выдать открытому акционерному обществу "Казанский жировой комбинат" справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины платежным поручением от 18.02.2011 N 2508 в сумме 1 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Э.Г. Баширов

Судьи

С.В. Мосунов Е.П. Герасимова