Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2020 г. N С01-1569/2020 по делу N А83-18197/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о пресечении нарушения исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за его незаконное использование на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду необходимо исследовать обстоятельства, которые могли повлиять на размер лицензионного вознаграждения, в частности, предполагаемый объем производства продукции ответчиком и лицензиатом, а также дать оценку доводам ответчика о наличии оснований для снижения размера компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2020 г. N С01-1569/2020 по делу N А83-18197/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Лапшиной И.В., Голофаева В.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Травы горного Крыма" (ул. Лесная, д. 14-а, пом. 1, пгт. Куйбышево, Бахчисарайский район, Республика Крым) на решение Арбитражного суда Республики Крым от 23.06.2020 по делу N А83-18197/2019 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2020 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СПОДУМЕН" (ул. Шоссейная, д. 1, д. Яковлево, г. Подольск, Московская область, 142152, ОГРН 1037739444841) к обществу с ограниченной ответственностью "Травы горного Крыма" о защите исключительного права на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "СПОДУМЕН" - Яхонтов В.И. (доверенность от 08.11.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "ТРАВЫ ГОРНОГО КРЫМА" - Мериц Е.С. (по доверенности от 16.12.2019).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Сподумен" (далее - общество "Сподумен") обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Травы горного Крыма" (далее - общество "Травы горного Крыма") о пресечении нарушения исключительных прав общества "Сподумен" на товарный знак "БОДРОСТЬ", зарегистрированный в отношении товара "чай" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) путём запрета ответчику производить и реализовывать чайную продукцию с использованием товарного знака "БОДРОСТЬ", путём изъятия из оборота и уничтожения за счёт общества "Травы горного Крыма" контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен товарный знак "БОДРОСТЬ", а в случае введения таких товаров в оборот за счёт ответчика удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров указанный товарный знак. Истец также просил взыскать с общества "Травы горного Крыма" компенсацию за незаконное использование товарного знака "БОДРОСТЬ" в двукратном размере стоимости права использования товарного знака размере 700 000 рублей (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований).

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 23.06.2020, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2020, исковые требования удовлетворены частично, с общества "Травы горного Крыма" в пользу общества "Сподумен" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 700 000 рублей. В остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Травы горного Крыма" просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на нарушение судами норм материального права (статьи 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ), на нарушение правил оценки доказательств, предусмотренных статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на несоответствие выводов суда разъяснениям, содержащимся в пунктах 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10), а также на наличие оснований для применения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2006 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Конституционного Суда Российской Федерации следует читать как "от 13.12.2016 г."

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что он производит и реализует на территории Российской Федерации травяной чай и чай из растительного сырья, смеси сухого растительного сырья с наименованием "Бодрость". Принадлежащий истцу товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ "чай" (согласно пункту 20 ГОСТ 32593-2013 "Чай и чайная продукция. Термины и определения" чай - это пищевой продукт, изготовленный из чайного листа и не содержащий иных компонентов), к 30-му классу МКТУ не относятся настои лекарственные и вещества для медицинских целей (товары 5-го класса МКТУ), злаки неочищенные, свежие ароматические травы (31 класс МКТУ), с учетом изложенного ответчик полагает, что действие спорного товарного знака не распространяется на категорию товаров "травяной чай", "чай из растительного ароматического сырья". Заявитель кассационной жалобы полагает недостаточно мотивированным вывод судов об однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, и товаров, которые производятся и реализуются ответчиком.

Общество "Травы горного Крыма" полагает, что суд апелляционной инстанции неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства о проведении по делу судебной экспертизы, на разрешение которой ответчик предлагал поставить вопросы об однородности товаров.

Заявитель кассационной жалобы считает, что размер компенсации за нарушение исключительных прав неправомерно был определен судом на основании представленного в материалы дела лицензионного договора от 19.02.2015, поскольку договор заключен между аффилированными лицами, в связи с чем указанная в договоре стоимость не отражает действительную стоимость использования товарного знака, лицензионным договором право использования права предоставлено на значительно длительный срок по сравнению с периодом, в котором имело место нарушение.

Общество "Травы горного Крыма" обращает внимание на то, что судами первой и апелляционной инстанции не была дана оценка его доводам относительно снижения размера компенсации на основании Постановления N 28-П, не получили оценку обстоятельства относительно того, что нарушение совершено впервые, стоимость продукции составляет 380 рублей, продукция снята с производства.

Общество "Сподумен" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором указывает на необоснованность изложенных в ней доводов, просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании представитель общества "Травы горного Крыма" поддержал доводы кассационной жалобы, представитель общества "Сподумен" настаивал на позиции, изложенной в отзыве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

С учетом положений статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам не проверяет законность решения суда в части отказа в иске о пресечении нарушения исключительных прав, поскольку в указанной части решение суда не обжалуется.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанции, общество "Сподумен" является правообладателем словесного товарного знака "БОДРОСТЬ" по свидетельству Российской Федерации на товарный знак N 209321, зарегистрированного в отношении товара "чай" 30-го класса МКТУ (дата приоритета 21.08.2000).

Впоследствии срок действия регистрации товарного знака правообладателя был продлен до 21.08.2020, затем до 21.08.2030, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесены изменения.

Исключительное право на названный товарный знак общество "Сподумен" приобрело на основании договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки от 20.10.2014, заключенного с открытым акционерным обществом "РУССКИЙ ПРОДУКТ", договор зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков 09.02.2015 за N РД0166748.

Судами установлено и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что общество "Травы горного Крыма" производит и реализует на территории Российской Федерации травяной чай и чай из растительного сырья, смеси сухого растительного сырья, что подтверждается декларацией о соответствии Евразийского экономического союза от 20.06.2017 N ЕАЭС N RU Д-RU.АГ81.В.06717, действующей до 19.06.2020.

Согласно декларации о соответствии от 28.05.2018 N ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.34070, действующей до 27.05.2021, общество "Травы горного Крыма" изготавливает в соответствии с ТУ 10.83.14-002-06122945-2017 "Чай из растительного сырья" травяной чай и чай из растительного сырья (не является лечебно-профилактическим средством) с маркировками "Крым-чай", "Крымский чай", "Травинский", в том числе с наименованием "БОДРОСТЬ".

Часть продукции ответчика имела название "БОДРОСТЬ", которое размещалось на упаковке (этикетках) и под этим названием продукция продвигалась на рынке, в том числе путём размещения предложений о продаже в сети Интернет.

Полагая, что общество "Травы горного Крыма" использует в своей предпринимательской деятельности принадлежащий обществу "Сподумен" товарный знак по свидетельству N 209321, чем нарушает интересы правообладателя, общество "Сподумен" 24.04.2019 направило претензию от 19.04.2019 N 39, с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака путём снятия с производства и реализации (продажи) всей чайной продукции с обозначением "БОДРОСТЬ".

Рассмотрев указанную претензию, общество "Травы горного Крыма" сообщило правообладателю, что ему не было известно о факте нарушения, во избежание дальнейших разногласий указало на принятие решения о снятии с реализации (продажи) чайной продукции с наименованием "БОДРОСТЬ", одновременно просило рассмотреть вопрос о заключении лицензионного соглашения на использование соответствующего товарного знака.

Письмом от 21.05.2019 N 51 общество "Сподумен" выразило согласие на заключение лицензионного договора на срок не более 6 месяцев для реализации уже произведенной продукции с наименованием "Бодрость" и до расфасовки уже имеющейся упаковки с указанным наименованием. Между тем согласовать условия лицензионного договора сторонам не удалось.

В связи с отсутствием возможности урегулирования спора во внесудебном порядке, общество "Сподумен" обратилось за защитой своих исключительных прав на товарный знак "Бодрость" в Арбитражный суд Республики Крым.

При этом общество "Сподумен" в обоснование иска и подтверждение факта использования спорного товарного знака ответчиком представило в материалы дела расходную накладную от 19.06.2019 N 1353, согласно которой обществом "Травы горного Крыма" была отгружена продукция, в том числе товары "Страв. Бодрость 100 гр. (кор)", "Бодрость 100 гр. (кор)", "Бодрость 125 гр. (б/п)", фотографии упаковок, распечатки с сайта www.travi-krim.ru с травяными чаями "Бодрость" различных серий.

Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя исковые требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, пришли к выводу о том, что материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам полагает соответствующие выводы в достаточной степени мотивированными, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым непротиворечащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными данным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Кодекса), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Кодекса), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Кодекса).

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак "БОДРОСТЬ" по свидетельству Российской Федерации N 209321, равно как и факт использования данного обозначения ответчиком на этикетках производимого им товара (травяного чая и чая из растительного сырья) установлены судами и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что производимые им товары (травяные чаи, чаи из растительного сырья, смеси сухого растительного сырья) не являются однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак "Бодрость" (чай) были предметом проверки судов первой и апелляционной инстанции и получили надлежащую правовую оценку.

Товарный знак по свидетельству N 209321 зарегистрирован в отношении товара 30-го класса МКТУ "чай".

В соответствии с описанием этот класс МКТУ включает, в основном, продукты растительные пищевые, кроме овощей и фруктов, подготовленные для потребления или консервирования. К данному классу относятся, в частности, напитки на основе кофе, какао, шоколада или чая; ароматизаторы для напитков, кроме эфирных масел; напитки на основе ромашки; напитки чайные; настои нелекарственные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай.

В тоже время к указанному классу не относятся, в частности, настои лекарственные и диетическое питание и вещества для медицинских целей (5-й класс); злаки неочищенные (31-й класс); свежие ароматические травы (31-й класс).

При проведении анализа однородности товаров сравниваемых товаров Суд по интеллектуальным правам исходит из следующего.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В силу пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Судебная коллегия приходит к выводу, что сопоставляемые товары "чай", в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца, и "травяной чай, чай из растительного сырья, смеси сухого растительного сырья", в отношении которых использует обозначение "БОДРОСТЬ" ответчик, однородны, поскольку относятся к одному виду товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта; названные товары являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Как разъяснено в абзаце 3 постановления N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "абзаце 3 пункта 162"

Высокая степень сходства обозначений может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

С учетом установленной высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности сравниваемых товаров, Суд по интеллектуальным правам признает правильными выводы судов первой и апелляционной инстанции о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Доводы заявителя кассационной жалобы об обратном направлены на переоценку доказательств.

Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

Таким образом, переоценка доказательств и выводов суда первой и апелляционной инстанции не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанции сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224.

Суд по интеллектуальным правам полагает соответствующими нормам процессуального права выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для назначения по делу комплексной судебной товароведческо-патентоведческой экспертизы, поскольку предлагаемые ответчиком вопросы для постановки перед экспертом не требуют специальных познаний, являются правовыми и могут быть разрешены на основании оценки представленных в материалы дела доказательств.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции полагает не достаточно обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанции относительно определения размера компенсации.

Как следует из материалов дела, размер компенсации (при уточнении исковых требований) был исчислен истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. Стоимость права использования товарного знака определена истцом на основании лицензионного договора от 19.02.2015 N 7, заключенного между истцом и обществом "Яковлевская чаеразвесочная фабрика".

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Удовлетворяя требования истца о взыскании с ответчика компенсации в размере 700 000 рублей, суды первой и апелляционной инстанции приняли во внимание представленный в материалы дела договор от 19.02.2015 N 75, заключенный между истцом (лицензиар) и обществом "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" (лицензиат), по условиям которого предоставил лицензиату неисключительное право использования товарного знака "БОДРОСТЬ"; лицензионное вознаграждение за предоставление права использования товарного знака установлено в пункте 4.1 договора в размере 350 000 рублей на весь период действия договора (включая периоды автоматического продления срока действия договора при продлении срока действия исключительного права).

Суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что по условиям лицензионного договора лицензиату предоставлено право использовать товарный знак следующими способами: маркировать товар, которые он производит, фасует или упаковывает, товарным знаком, в том числе использовать товарный знак на производимых или заказываемых (покупаемых) лицензиатом этикетках и упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках и иным образом вводятся в гражданский оборот, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся с этой целью; размещать товарный знак в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; распространять и продавать товар, маркированный товарным знаком (пункт 5.1 договора). Суды сочли, что стоимость права использования товарного знака в данном договоре сложилась в период времени, сопоставимый с моментом правонарушения и предусматривает лицензионное вознаграждение за использование товарного знака способом, который использовал ответчик.

Судами также принято во внимание, что ответчиком, ссылающимся на необоснованность (чрезмерность) суммы компенсации, не были представлены иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца, иные доказательства в подтверждение довода о необоснованности размера компенсации.

Между тем, судами при определении размера компенсации не были учтены следующие обстоятельства.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм статей 1301, 1311, 1406.1, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Суд может определить другую стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Как усматривается из содержания отзыва на иск и текста апелляционной жалобы, ответчик ссылался на то, что согласованная в лицензионном договоре от 19.02.2015 N 75 стоимость лицензионного вознаграждения не сопоставима с обстоятельствами допущенного нарушения.

Детально изучив доводы ответчика, Суд по интеллектуальным правам полагает заслуживающими внимания доводы ответчика о существенном различии в продолжительности периода, на который предоставлено право использовать товарный знак лицензиату, и периода, в течение которого длилось правонарушение.

Из буквального содержания лицензионного договора от 19.02.2015 N 75 следует, что вознаграждение в размере 350 000 рублей подлежит оплате за весь период действия договора (включая периоды продления срока действия договора при продлении исключительного права).

Следовательно, вознаграждение лицензиатом оплачено за период с 19.02.2015 по 21.08.2030 (срок, до которого продлено действие товарного знака), то есть за период 15,5 лет.

С учетом даты создания общества "Травы горного Крыма" по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (23.12.2016), даты выявления нарушения (май - июнь 2019 года), установленного судом первой инстанции обстоятельства относительно прекращения использования товарного знака на момент принятия решения по существу спора (в части соответствующих выводов решение суда лицами, участвующими в деле, не обжалуется), период использования обозначения "Бодрость" ответчиком явно не сопоставим с периодом, на который предоставлено право использования товарного знака по лицензионному договору от 19.02.2015 N 75.

Судами первой и апелляционной инстанций при оценке представленного истцом в материалы дела лицензионного договора учитывались сопоставимость периода нарушения и даты заключения договора, а также способы использования товарного знака. При этом судами не исследовались иные обстоятельства, которые могли повлиять на размер лицензионного вознаграждения (в частности, предполагаемый объем производства продукции ответчиком и лицензиатом).

Представление истцом в материалы дела единственного лицензионного договора, в отсутствие доказательств осуществления лицензиатом деятельности по использованию товарного знака, само по себе не означает, что именно указанная в таком договоре сумма вознаграждения подлежит учету при определении размера компенсации.

Суд по интеллектуальным правам также признает заслуживающими внимания доводы заявителя кассационной жалобы о том, что в обжалуемых судебных актах не получили оценку доводы ответчика о наличии оснований для снижения компенсации на основании Постановления N 28-П.

Учитывая, что допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного судебного акта, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства, при этом распределить судебные расходы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Крым от 23.06.2020 по делу N А83-18197/2019 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2020 по тому же делу - отменить.

Направить дело N А83-18197/2019 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев