Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2021 г. по делу N СИП-726/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, в связи с высокой степенью сходства сравниваемых знаков обслуживания

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2021 г. по делу N СИП-726/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Об исправлении опечаток см. определение Суда по интеллектуальным правам от 8 сентября 2021 г. по делу N СИП-726/2020

Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 27 января 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (пр. Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 104773001520) от 12.08.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 693835.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Торговый дом "Воткинский завод" (ул. Декабристов, д. 8, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427430, ОГРН 1021801058400).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" - Нагимова М.В. (по доверенности от 18.12.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гаглоева В.П. (по доверенности от 07.04.2020 N 01132-280/41), Барский С.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01132-274/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 12.08.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 693835.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Торговый дом "Воткинский завод" (далее - завод).

До судебного заседания завод представил в материалы дела отзыв, в котором оспорил заявленные требования, указав на отсутствие заинтересованности у общества в подаче возражения, а также на его недобросовестное поведение, считая оспариваемое решение Роспатента законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования.

Роспатент в отзыве и его представители в ходе судебного разбирательства требования общества оспорили, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта. Представитель Роспатента также ходатайствовал об отложении судебного заседания в связи с нахождением в производстве Суда по интеллектуальным правам иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака заявителя по настоящему делу.

Протокольным определением от 21.01.2021 суд отказал в удовлетворении названного ходатайства по причине отсутствия оснований для отложения судебного разбирательства, предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В частности, судебная коллегия установила, что исковое заявление, на которое ссылается Роспатент, к производству Суда по интеллектуальным правам не принято (оставлено без движения).

В судебное заседание завод явки своего представителя не обеспечил, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует разрешению спора.

При рассмотрении спора суд исходил из следующего.

Завод является правообладателем знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 693835 (дата приоритета - 03.07.2017, дата регистрации - 24.01.2019, дата окончания срока действия регистрации - 03.07.2027), зарегистрированного для следующих услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; размещение товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ для удобства изучения и приобретения потребителями посредством интернет-каталогов; публикация рекламных текстов; радиореклама; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ".

Общество 21.05.2020 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному знаку обслуживания ввиду его не соответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), доводы которого сводились к тому, что регистрация спорного знака обслуживания нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на принадлежащий ему сходный до степени смешения знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 146560, имеющий более ранний приоритет (от 30.05.1995) и зарегистрированный в отношении однородных услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров, буфеты, кафе, кафетерии, рестораны, консультации по вопросам выбора профессии, аренда жилых помещений, бронирование мест в гостиницах, косметические кабинеты, массаж, типографское дело, прокат торговых автоматов, компьютеров, предоставление оборудования для выставок, снабжение пищевыми продуктами и напитками".

Рассмотрев возражение общества, административный орган посчитал его обоснованным лишь в части.

Так, Роспатент пришел к выводу о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому критериям и об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия в шрифтовом исполнении, существенно не влияющие на восприятие товарных знаков в целом.

Устанавливая однородность услуг, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленные знаки обслуживания, административный орган указал на то, что спорное обозначение зарегистрировано для услуг 35-го класса МКТУ, связанных с маркетингом, помощью в управлении бизнесом и продвижением товаров.

В свою очередь противопоставленный знак обслуживания, зарегистрирован, в том числе для таких услуг 42-го класса МКТУ как "реализация товаров" и "снабжение пищевыми продуктами и напитками". При этом Роспатент обратил внимание на то, что услуги "реализация товаров" и "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами" противопоставленного знака обслуживания, в том виде как сформулированы в перечне, эквивалентны понятию торговля.

Так, Роспатент констатировал, что сопоставляемые услуги 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; маркетинг; предоставление деловой информации через веб-сайты; публикация рекламных текстов; радиореклама; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц" спорного товарного знака не однородны услугам 42-го класса МКТУ "реализация товаров; снабжение пищевыми продуктами и напитками" противопоставленного знака обслуживания, поскольку относятся к разным сферам деятельности (услуги в области рекламы, маркетинг, помощь в управлении бизнесом и торговля соответственно), что обуславливает их разное назначение и круг потребителей.

Вместе с тем Роспатент посчитал, что услуги 35-го класса МКТУ "информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; размещение товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ для удобства изучения и приобретения потребителями посредством интернет-каталогов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ" спорного знака обслуживания и услуги 42-го класса МКТУ "реализация товаров; снабжение пищевыми продуктами и напитками" противопоставленного знака обслуживания относятся к одному роду деятельности ("торговая деятельность"), имеют общее назначение (обеспечение потребителей товарами), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

При этом Роспатент обратил внимание на то, что в спорном знаке обслуживания торговая деятельность ограничена определенными товарами (товарами 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ), в противопоставленном же знаке обслуживания услуги торговли не конкретизированы какой-либо областью, представлены в общем виде, что подразумевает более широкий объем правовой охраны противопоставления по свидетельству Российской Федерации N 146560 и не исключает однородности с услугами 35-го класса МКТУ спорного знака обслуживания.

Указанные обстоятельства при наличии однородности вышеуказанной части услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, содержащихся в перечне сравниваемых обозначений, Роспатент посчитал предопределяющими вероятность смешения спорного и противопоставленного знака обслуживания потребителями в гражданском обороте, и возможность отнесения этих обозначений к одному источнику происхождения при осуществлении продажи товаров.

Ссылки завода на наличие у него серии товарных знаков Роспатент отклонил, и указал, что они, предназначены для маркировки различных товаров, и не исключают наличия сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, предназначенными для индивидуализации торговой деятельности.

Административный орган также отметил, что представленные правообладателем документы, касающиеся использования товарных знаков "ФЕЯ", не влияют на вывод об имеющемся сходстве до степени смешения между спорным и противопоставленным знаками обслуживания.

На основании изложенного Роспатент признал спорный знак обслуживания не соответствующим требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1483 ГК РФ в части услуг 35-го класса МКТУ "информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; размещение товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ для удобства изучения и приобретения потребителями посредством интернет-каталогов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункта 6 пункта 2 статьи 1483" имеется в виду "подпункта 2 пункта 6 статьи 1483"

Не согласившись с выводами Роспатента о неоднородности услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ" и 42-го класса "реализация товаров", общество обратились в Суд по интеллектуальным правам.

Заявитель считает необоснованным вывод Роспатента о том, что услуга "демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ" по сути является рекламной услугой.

Так, по мнению общества, демонстрация товаров традиционно предшествует продаже товаров.

При этом заявитель ссылается на позиции президиума Суда по интеллектуальным правам по данному вопросу и указывает, что услуга "демонстрация товаров" является не просто однородной услуге "реализация товаров", а имеет высокую степень однородности.

С точки зрения общества, то обстоятельство, что услуга "демонстрация товаров" может оказываться не только лицами, осуществляющими продажу (реализацию) товаров, но и лицами, деятельность которых является оказание услуг этим же лицам по продвижению (рекламе) товаров, не исключает однородность сравниваемых услуг.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзыве на него, выслушав пояснения представителей общества и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления общества в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом не пропущен, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации)".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 (далее - положение от 21.03.2012 N 218), рассмотрение возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках полномочий, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты подачи заявки на государственную регистрацию спорного обозначения (24.01.2019) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 этого Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Понятие "лицо, заинтересованное в оспаривании правовой охраны товарного знака" не определено в действующем гражданском законодательстве.

Вместе с тем предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ограничение установлено в интересах правообладателя товарного знака, имеющего более раннюю дату приоритета, в связи с чем лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, может быть признан правообладатель товарного знака, тождественного или сходного с оспариваемым товарным знаком, зарегистрированного в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2019 по делу N СИП-158/2018, от 27.05.2019 по делу N СИП-398/2018.

Заинтересованность общества в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 693835 установлена Роспатентом в оспариваемом решении и обусловлена принадлежностью обществу исключительного права на знак обслуживания, имеющий более ранний приоритет и являющийся, по мнению обществом, сходным до степени смешения со спорным знаком обслуживания.

Судебная коллегия полагает возможным отметить, что при определении заинтересованности лица положения пункта C (1) статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) о необходимости учета всех фактических обстоятельств не применяются, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ наличие противопоставленного знака у лица является достаточным основанием для признания его заинтересованным в подаче возражения.

Так, в пункте 2 статьи 1513 ГК РФ урегулированы вопросы охраноспособности товарного знака, заявленного на регистрацию, при этом в нем не содержится положений, регламентирующих процедуру оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, в том числе условия определения лица заинтересованным в таком оспаривании.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2019 по делу N СИП-398/2018.

Судебная коллегия принимает во внимание, что заявляя об отсутствии у общества заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания, завод не приводит каких-либо мотивов в обоснование этого довода и высказывает лишь предположение о недобросовестном поведении лица, подавшего возражение.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения приведенных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем подача обществом возражения против представления правовой охраны спорному знаку обслуживания является его правом, основанным на законе.

Как указывалось выше, согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил N 482 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Сходство сравниваемых знаков обслуживания установлено Роспатентом в оспариваемом решении, носит очевидный характер и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Коллегия судей определяет степень их сходства как высокую.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Судебная коллегия не может согласиться с выводом Роспатента о том, что сопоставляемые услуги 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ", для которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, и услуга 42-го класса МКТУ "реализация товаров; снабжение пищевыми продуктами и напитками", для которых зарегистрирован противопоставленный знак обслуживания, не являются однородными.

Вопреки выводам Роспатента, приведенным в оспариваемом решении, и его аргументам в отзыве на заявление общества, "демонстрация товаров" (как способ ознакомления потенциального покупателя с товаром, его качествами, связанный с предложением образцов товара, а также с показом этого товара в целях увеличения спроса на этот товар) однородны услуге "реализация товаров", поскольку они имеют сходную направленность (предложение продукции покупателям) и конечную цель (доведение товара до потребителя). Демонстрация товаров традиционно сопутствуют торговле товарами, являясь предварительным этапом реализации товаров потребителям. Демонстрация товаров, как правило, осуществляются в местах реализации товаров.

Реализацией товаров, работ или услуг признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (статья 39 Налогового кодекса Российской Федерации).

Назначением услуги "реализация товаров" является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок, они же являются потребителями услуги "демонстрация товаров".

Под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работ, или испытание товара в действии (пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст).

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2017 по делу N СИП-476/2016 и от 01.06.2017 по делу N СИП-694/2016.

В связи с изложенным судебная коллегия приходит к выводу, что услуга 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ" спорного знака обслуживания является однородной услуге 42-го класса МКТУ "реализация товаров" противопоставленного товарного знака, поскольку данные услуги направлены на достижение одних и тех же целей (продажа товаров), то есть на продвижение и реализацию товаров третьих лиц, следовательно, выполняют одни и те же функции. Более того, по причине природы и назначения этих услуг они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При этом с учетом всех вышеуказанных обстоятельств, принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых знаков обслуживания, судебная коллегия, признает, что в настоящем случае присутствует угроза смешения спорного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 693835 и противопоставленного ему знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 146560 в отношении указанных услуг.

С учетом вышеизложенного заявление общества подлежит удовлетворению.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Судебная коллегия считает, что в данном случае при рассмотрении настоящего дела установлены фактические обстоятельства, требующиеся для принятия соответствующего решения, в связи с чем в рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов предпринимателя следует признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 693835 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ" недействительным.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные обществом при подаче заявления, относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.08.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 693835, как несоответствующее требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 693835 в отношении услуги 35-го класса "демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующее изменение в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 104773001520) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (пр. Октября, д. 25/14, кв. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРН 1110280024832) 3 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Д.А. Булгаков

Н.Н. Погадаев