Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2021 г. N С01-1465/2020 по делу N А40-217163/2019 Суд отменил судебные акты по делу о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, поскольку обжалуемый истцом вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения спорных обозначений с товарным знаком и фирменным наименованием истца сделан при неполном установлении обстоятельств дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2021 г. N С01-1465/2020 по делу N А40-217163/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Laverana GmbH & Co. KG (Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, Germany) на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2020 по делу N N А40-217163/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2020 по тому же делу

по иску иностранного лица Laverana GmbH & Co. KG к обществу с ограниченной ответственностью "Леврана" (ул. Сабировская, д. 37, литер Е, ком. 64-74, 76-81, Санкт-Петербург, 197183, ОГРН 1147847307772), обществу с ограниченной ответственностью "Леврана" (ул. Сабировская, д. 37, литер Е, ком. 10-18, 31 Ч.К., Санкт-Петербург, 197183, ОГРН 1177847245641) и обществу с ограниченной ответственностью "Лотосмаг" (ул. Бутырский Вал, д. 20, стр. 1, оф. 4, Москва, 125047, ОГРН 1117746298581) о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Laverana GmbH & Co. KG - адвокаты Грядов А.В. и Ларионова В.А. (по доверенности от 17.07.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Лаверана" (ОГРН 1147847307772) - Тарасова Т.Е. (по доверенности от 09.11.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Laverana GmbH & Co. KG (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Леврана" (далее - общество "Леврана" (ОГРН 1147847307772)), обществу с ограниченной ответственностью "Леврана" (далее - общество "Леврана" (ОГРН 1177847245641)) и обществу с ограниченной ответственностью "Лотосмаг" (далее - общество "Лотосмаг") со следующими требованиями:

- запретить обществу "Леврана" (ОГРН 1147847307772), обществу "Леврана" (ОГРН 1177847245641) и обществу "Лотосмаг" любым способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе посредством изготовления, предложения к продаже и продажи товары (косметические и другие товары), маркированные обозначением Levrana, сходным до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком компании;

- изъять из оборота и уничтожить за счет соответчиков контрафактные товары, изготовляемые и реализуемые обществом "Леврана" (ОГРН 1147847307772), обществом "Леврана" (ОГРН 1177847245641) и обществом "Лотосмаг" или находящиеся на хранении указанных лиц, маркированные обозначениями, сходными до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком компании;

- запретить обществу "Леврана" (ОГРН 1147847307772) использовать фирменное наименование "Леврана" сходное до степени смешения с фирменным наименованием компании и принадлежащим ему товарным знаком по номеру международной регистрации 518849 и обязать общество "Леврана" (ОГРН 1147847307772) изменить свое фирменное наименование путем регистрации соответствующих изменений в установленном законом порядке в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу;

- запретить обществу "Леврана" (ОГРН 1177847245641) использовать фирменное наименование "Леврана" сходное до степени смешения с фирменным наименованием компании и принадлежащим ему товарным знаком по номеру международной регистрации 518849 и обязать общество "Леврана" (ОГРН 1177847245641) изменить свое фирменное наименование путем регистрации соответствующих изменений в установленном законом порядке в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2020, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение и неправильное применение норм материального и процессуального права, просит указанные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы ее заявитель привел следующие доводы: суд первой инстанции не установил сходства / несходства фирменных наименований истца и ответчиков, не дал оценки соответствующим доводам истца; суды не приняли во внимание обстоятельства, имеющие существенное правовое значение для правильного разрешения дела, не учли представленные в материалы дела доказательства, которые, по мнению истца, подтверждают факт нарушения исключительных прав компании; суд первой инстанции необоснованно уклонился от оценки доказательств, подтверждающих смешение потребителями обозначений истца и ответчиков, в частности, отзывов потребителей из сети Интернет, заключения по результатам опроса общественного мнения, подтверждающих опасность смешения обозначений потребителями; суд апелляционной инстанции необоснованно отклонил ходатайства истца и ответчиков об отложении судебного заседания, приобщив к материалам дела отзыв ответчиков на апелляционную жалобу, с которым не был ознакомлен истец - заявитель апелляционной жалобы; апелляционный суд в обжалуемом постановлении не устранил недостатки решения суда первой инстанции, на которые указывал заявитель апелляционной жалобы, фактически продублировав ошибочные выводы суда первой инстанции.

В судебном заседании представители компании поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили ее удовлетворить, отменив обжалуемые судебные акты и направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ответчики в отзывах и их представитель в ходе судебного заседания доводы заявителя кассационной жалобы оспорили, настаивая на законности и обоснованности обжалуемых судебных актов.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, и возражений относительно жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, компания была зарегистрирована в 1987 году под наименованием "Laverana GmbH&Co.KG".

Компания является правообладателем товарного знака "Lavera" по международной регистрации 518849, зарегистрированного 11.01.1988 (базовая регистрация 29.01.1986) в отношении товаров 3-го класса "косметика, лосьоны для волос, средства для ухода за зубами, парфюмерия, средства по уходу за ногами, декоративная косметика", 5-го класса "фармацевтическая продукция, а также химикаты для санитарных целей" и 32-го "безалкогольные напитки" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), действие которого распространяется, в том числе на территорию Российской Федерации.

Общество "Леврана" (ОГРН 1147847307772) и общество "Леврана" (ОГРН 117784724564) зарегистрированы в качестве юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество "Леврана" (ОГРН в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не указан) является правообладателем следующих товарных знаков:

"" по свидетельству Российской Федерации N 728488, зарегистрированного 23.09.2019 (слово "Natural" дискламировано) по заявке N 2016735910 с приоритетом правовой охраны от 28.09.2016 в отношении широкого перечня товаров 3-го и услуг 35-го классов МКТУ;

"" по свидетельству Российской Федерации N 735424, зарегистрированного 08.11.2019 по заявке N 2019702004 с приоритетом правовой охраны от 22.01.2019 в отношении широкого перечня товаров 3, 5, 25-го и услуг 35-го классов МКТУ;

"Лерана" по свидетельству Российской Федерации N 273017, зарегистрированного по заявке N 2004702243 на имя закрытого акционерного общества "ВЕРТЕКС" с приоритетом правовой охраны от 06.02.2004 в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ. Исключительное право на указанный товарный знак перешло к обществу "Леврана" (без указания ОГРН в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) 15.11.2018 в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Истец в обоснование заявленных требований указывает, что вышеупомянутые общества "Леврана" производят и осуществляют продажу на территории России косметической продукции под брендом "Levrana"; на сайте levrana.ru, через который осуществляется продвижение данной косметики, в качестве адреса указано: г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, 37, по которому зарегистрировано оба общества "Леврана" (ОГРН 1177847245641 и ОГРН 1147847307772); указанная продукция реализуется во многих российских городах, в том числе и в городе Москве обществом "Лотосмаг" через сайт lotosmag.ru.

Данные обстоятельства послужили основаниями для обращения компании в арбитражный суд с иском в защиту исключительных прав на свои вышеуказанные товарный знак и фирменное наименование.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из следующего.

Общества "Леврана" (ОГРН 1177847245641 и ОГРН 1147847307772) имеют одинаковый состав участников, являются аффилированными лицами, ведут совместную деятельность. Основными видами деятельности названных обществ являются "производство парфюмерных и косметических средств", "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами", разработка, производство, реализация парфюмерных, косметических и других товаров смежного назначения. Общества производят и реализуют товары, относящиеся к натуральным органическим товарам, на основе качественного природного сырья. Продукция проходит соответствующие испытания, проверки на соответствие требованиям, что подтверждается декларациями соответствия.

Общество "Леврана" (ОГРН в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не указан) является правообладателем вышеуказанных товарных знаков, которым при их регистрации товарный знак компании по международной регистрации N 518849 не был противопоставлен.

Спорное обозначение состоит из двух словесных элементов "levrana natural", выполнено буквами латинского алфавита, оригинальным шрифтом, буквами разного размера, без засечек, зеленым на белом фоне. В обоих обозначениях используются буквы латиницы. Обозначение включает 2 слова, 9 разных букв, всего 14 букв, 6 слогов.

Товарный знак компании включает 1 слово, 5 разных букв, всего 6 букв, 3 слога.

Как указал суд первой инстанции по итогам сравнения указанного обозначения на спорных товарах с товарным знаком истца, "ударение падает на слоги la-ve-ra и lev-ra-na"; совпадают только слоги безударный и ударный "ra", занимающие разное положение в составе словесных элементов. Следовательно, как указал суд первой инстанции, по всем признакам обозначения имеют существенные различия - по общему впечатлению, звучанию, графическому и цветовому исполнению. Обозначения не являются сходными до степени смешения.

При этом, как отметил суд первой инстанции, товарный знак истца является комбинированным, состоит из двух словесных элементов "lavera NATURKOSMETIK" и двух отрезков прямых линий, выделяющих словесный элемент "lavera". Сравнение обозначений также позволяет говорить о существенных отличиях между обозначениями по всем критериям.

Относительно фирменных наименований истца и ответчиков суд первой инстанции указал следующее. Фирменное наименование истца: "Лаверана ГмбХ энд Ко. КГ". Фирменное наименование ответчиков: "общество с ограниченной ответственностью "Леврана" ". Различительные части фирменных указанных наименований составляют соответственно: 1 слово, 5 разных букв, всего 8 букв, 4 слога в наименовании истца и 1 слово, 6 разных букв, всего 7 букв, 3 слогов в наименовании ответчиков.

Относительно представленных истцом распечаток из сети Интернет, отражающих обсуждение анонимными потребителями товаров под товарным знаком и спорным обозначением, суд первой инстанции указал, что представленная информация не содержит никаких сведений о месте размещения, предмете обсуждения, дате, участниках, которые позволили бы оценить ее достоверность и относимость к настоящему делу.

Относительно представленного истцом заключения социологической экспертизы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отражающего результаты опроса 1000 респондентов в 27 городах Российской Федерации с население более 500 тысяч человек, суд первой инстанции указал следующее: на вопрос об известны респондентам марках натуральной органической косметики опрошенные чаще всего называли "Natura Siberica" (31%) и "Organic Shop" (15%). "Levrana" вошла в пять наиболее часто упоминаемых марок (6%). При этом марку "Lavera" вспомнили только три человека из тысячи (0,3%). После демонстрации обозначения 52% респондентов отметили, что знают данную косметику или что-то слышали о ней. Среди них пятая часть (22%) знают, что производителем косметики под данным обозначением является одноименная компания "Леврана", 16% затруднились указать название, но осведомлены о том, что производителем такой косметики является российская компания. Более четверти опрошенных, в той или иной мере знакомых с косметикой данной марки (28%), покупали или пользовались ею. Абсолютное большинство участников исследования (94%) не ассоциируют косметику под данным обозначением с какой-либо другой маркой косметики, представленной на рынке; 6% говорят о наличии таких ассоциаций, однако на ассоциации с маркой "Lavera" указали только двое респондентов из тысячи (0,2%), остальные называли другие марки.

Менее десятой части опрошенных (8%) знают косметику под обозначением, еще 26% что-то слышали о ней. Среди респондентов, в той или иной мере осведомленных о данной косметике, 19% назвали ее производителем компанию "Lavera"; 17% отметили, что производителем такой косметики является зарубежная компания; 14% опрошенных, в той или иной мере знакомых с косметикой данной марки, покупали или пользовались ею.

Только 12% считают, что товары под обозначениями "Levrana" и "Lavera" выпускает один производитель. Подавляющее большинство респондентов (69%) уверены, что товары под обозначением "Levrana" и обозначением "Lavera" выпускают разные производители.

На основании изложенного суд первой инстанции констатировал, что не подтверждается мнение истца о том, что товарный знак и обозначение обозначения являются сходными до степени смешения, а потребители путают товары под товарным знаком и спорным обозначением; товарный знак и фирменное наименование истца не могут быть признаны сходными до степени смешения с обозначением "Леврана", используемым ответчиками, при этом отсутствует возможность возникновения у потребителя впечатления принадлежности спорных товаров истцу.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции. При этом, отклоняя доводы компании, приведенные в апелляционной жалобе, коллегия судей указала следующее.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил N 32.

Исходя из указанных положений Правил N 32, разрешая вопрос о сходстве спорного обозначения до степени смешения с товарным знаком истца, суд апелляционной инстанции констатировал, что словесные элементы "Lavera" и "Лерана" и "levrana NATURAL" выполнены разными шрифтами, разными регистрами (заглавные буквы / строчные буквы) и различным образом (с разными наклонами), в разной цветовой гамме и содержат как разное количество слов, так и разное количество слогов. В целом, знаки имеют различное композиционное построение (цвет шрифта, а также различный фон, на котором нанесены спорные обозначения).

Данная оценка обозначений, как указал апелляционный суд, также применима и к фирменным наименованиям истца и ответчиков.

Согласно выводам апелляционного суда судом первой инстанции дана подробная оценка отсутствию сходства до степени смешения.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 N ВАС-5661/11 по делу N А40-39536/10-12-240.

Как указал апелляционный суд, истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиками спорных обозначений потребители полагали или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца на рынке косметики. Напротив, согласно выводам коллегии судей представленное в материалы дела исследование ВЦИОМ указывает на то, что потребителям известно как о продукции истца, так и о продукции ответчиков, и потребители не ассоциируют их продукцию как одно целое. Ссылка заявителя на то, что на странице ответчиков в социальной сети Инстаграм имеется три негативных комментария, в которых говорится о созвучии обозначений, не свидетельствует о неправомерности выводов суда, поскольку истцом не представлено полной информации о количестве всех комментариев, дающих полноценную картину о мнении потребителей.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзывов на нее, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с разъяснениями высшей судебной инстанции, изложенными в пункте 153 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) в Российской Федерации подлежит охране исключительное право на фирменное наименование, в том числе иностранных юридических лиц (статья 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883).

Согласно пункту 2 статьи 1473 ГК РФ фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

В силу пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Согласно пункту 3 названной статьи не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 названной статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 той же статьи).

При этом согласно пункту 151 Постановления N 10 в силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на фирменное наименование входят следующие обстоятельства: истец и ответчик имеют тождественные или сходные до степени смешения фирменные наименования; фактически занимаются конкретными установленными судом аналогичными видами деятельности.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя. Предполагается, что деятельность истца и ответчика, охватываемая одним подклассом экономической деятельности по ОКВЭД, в глазах потребителя является аналогичной, если не доказано иное восприятие потребителем конкретных видов деятельности истца и ответчика.

Установление вышеуказанных обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам о защите исключительных прав как на товарный знак, так и на фирменные наименования, является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Таким образом, исходя из предмета и оснований заявленных требований, в рамках данного дела подлежало установление, в том числе наличие тождества или сходства до степени смешения средств индивидуализации товаров, услуг, юридических лиц (спорных обозначений, товарного знака, фирменных наименований).

Суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153 по делу N А60-44547/2015). В связи с этим с учетом доводов заявителя кассационной жалобы подлежит проверке Судом по интеллектуальным правам соблюдение судами первой и апелляционной инстанций методологии установления сходства сравниваемых товарного знака, фирменных наименований и спорных обозначений, использованных ответчиками и вероятности их смешения.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), подлежащих применению при разрешении настоящего спора, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

В силу пункта 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в приведенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил N 482 комбинированные обозначения (усматриваются на спорных товарах) сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Таким образом, при оценке сходства спорного обозначения, размещенного на спорных товарах, и товарного знака истца устанавливаются не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Степень сходства обозначений учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков.

Коллегия судей кассационной инстанции соглашается с выводом апелляционного суда о том, что приведенные подходы сравнения словесных товарных знаков применимы и к фирменным наименованиям.

Вместе с тем из обжалуемых судебных актов не представляется возможным установить, к какому выводу пришли суды по вопросу о степени сходства сравниваемых спорных обозначений с товарным знаком и фирменным наименованием истца (высокой или низкой). В то же время, исходя из вышеприведенного итогового вывода судов, положенных в основу решения об отказе в иске, имеются основания для предположения о том, что суды пришли к выводу о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

При этом коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что по общему правилу спорные обозначения, используемые на товарах ответчика (его средства индивидуализации), подлежали сравнению с товарным знаком истца, в защиту которых был предъявлен иск, а не с иными обозначениями, которые фактически размещены истцом на его продукции.

Кроме того, суды не учли того, что, как указывалось выше, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однако анализ однородности спорных товаров ответчиков с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истца, а также анализ аналогичность деятельности истца и ответчиков в обжалуемых судебных актах, вопреки требованиям статей 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствует.

В отсутствие такого анализа вывод об отсутствии сходства до степени смешения не мог быть сделан судами, является преждевременным.

Коллегия судей кассационной инстанции принимает во внимание, приведенные в обжалуемых судебных актах сведения о товарных знаках общества "Леврана" (без указания ОГРН), однако, как усматривается из решения суда первой инстанции, возможное наличие у какого-либо из ответчиков исключительных прав на собственные товарные знаки не являлось основанием для отказа в иске компании. Как следствие, соответствующие обстоятельства (безотносительно к моменту возникновения у такого неконкретизированного судами ответчика исключительного права на товарные знаки, к объему правовой охраны), которые, хотя и приведены судами, но фактически не учитывались судами первой и апелляционной инстанций при вынесении обжалуемых судебных актов, не требуют проверки со стороны суда кассационной инстанции.

На основании изложенного следует констатировать, что обжалуемый истцом вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения спорных обозначений с товарным знаком и фирменным наименованием истца сделан при неполном установлении обстоятельств дела, имеющих важное значение для правильного разрешения настоящего спора, а также при неправильном применении вышеприведенных норм материального права и методологических подходов установления тождества, сходства, смешения обозначений и средств индивидуализации, отраженных в разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации.

Данные обстоятельства в соответствии с положениями статей 287 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены обжалуемых судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения спора обстоятельства, в том числе установить степень сходства обозначений, степень однородности товаров, наличие или отсутствие иных обстоятельств, влияющих на возможность смешения спорного обозначения (обозначений) и товарного знака; установить наличие/отсутствие оснований для защиты исключительного права истца на фирменное наименование; при наличии таких оснований провести оценку сходства соответствующих средств индивидуализации юридических лиц и аналогичности видов деятельности истца и ответчиков; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду первой инстанции по итогам нового рассмотрения дела надлежит распределить расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2020 по делу N А40-217163/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2020 по тому же делу отменить.

Дело N А40-217163/2019 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

Н.Н. Погадаев