Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2021 г. по делу N СИП-236/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку изобретение по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2021 г. по делу N СИП-236/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 мая 2021 г. N С01-536/2021 по делу N СИП-236/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 2 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "НПО "Изолятор" (ул. Михайлова, д. 11, лит. С, пом. 211 пом. 31-Н (N 7), Санкт-Петербург, 195009, ОГРН 1027800512112) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.01.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2511109 на изобретение "Птицезащитный изолятор".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Энерготрансизолятор" (ул. Каракулова, д. 2, г. Лысьва, Пермский край, ОГРН 1025203573614), акционерное общество НПО Изолятор (ул. Заводская, д. 3, корп. 362, г. пос. Кузьмоловский, р-н Всеволожский, Ленинградская обл., 188663, ОГРН 1180280055196), Дзюбин Андрей Степанович (Санкт-Петербург) и Суворова Евгения Михайловна (Санкт-Петербург).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "НПО "Изолятор" - Смехов Д.Е. (по доверенности от 24.01.2019), Пуляев А.В. (по доверенности от 28.01.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Прокудин А.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-286/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Энерготрансизолятор" - Котова М.В. (по доверенности от 27.04.2018), Фаддева А.В., Мурашев П.М. (по доверенности от 12.05.2020 N 3);

от акционерного общества НПО Изолятор - Пуляев А.В. (по доверенности от 12.11.2020);

от Дзюбина Андрея Степановича и Суворовой Евгении Михайловны - Смехов Д.Е. (по доверенности от 20.01.2021 N 78 АБ 9373552).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "НПО "Изолятор" (далее - общество "НПО "Изолятор", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.01.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2511109 на изобретение "Птицезащитный изолятор".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Энерготрансизолятор" (далее - общество "Энерготрансизолятор"), акционерное общество НПО Изолятор (далее - общество НПО Изолятор), Дзюбин Андрей Степанович и Суворова Евгения Михайловна.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2511109 на изобретение "Птицезащитный изолятор" (классификационная рубрика Международной патентной классификации - H01B 17/02 (2006.01)) выдан по заявке N 2011135825 с приоритетом от 29.08.2011 на имя закрытого акционерного общества "НПО "Изолятор". Патент действует со следующей формулой:

"1. Изолятор, содержащий изоляционный элемент, оконцеватели и, по меньшей мере, одну юбку, выполненную из диэлектрика, установленную на изоляционном элементе, проходящую вдоль и/или вокруг продольной оси изолятора и закрывающую, по меньшей мере, часть боковой поверхности оконцевателя.

2. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка установлена на изоляционном элементе съемным образом.

3. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка установлена на изоляционном элементе несъемным образом.

4. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что выполнен с использованием полимерных материалов.

5. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием полимерного материала.

6. Изолятор по п. 5, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием эластичного материала

7. Изолятор по п. 6, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием силиконовой резины.

8. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка имеет коническую форму.

9. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка имеет наплыв на оконцеватель.

10. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что юбка закрывает часть провода или несущей конструкции, к которой прикреплен оконцеватель.

11. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что сумма длины изоляционного элемента от места установки юбки до противоположного оконцевателя или до места установки второй юбки и длин установленных на изоляторах юбок в продольном направлении изолятора по существу равна или превышает размах крыльев птиц, населяющих местность, в которой используется настоящий изолятор.

12. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере, две юбки, причем расстояние между юбками составляет у их оснований не более 25 мм.".

Против выдачи данного патента обществом "Энерготрансизолятор" было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

Рассмотрев указанное возражение, Роспатент установил, что в одном из противопоставленных источников информации содержатся все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, на основании чего пришел к выводу о несоответствии данного изобретения условию патентоспособности "новизна".

Административный орган также установил, что из противопоставленных источников информации известны признаки зависимых пунктов 2-9 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а также приведенный в указанной формуле признак зависимого пункта 10, характеризующий закрывание юбкой части несущей конструкции, к которой прикреплен оконцеватель.

Вместе с тем Роспатент отметил, что в противопоставленных источниках информации отсутствуют сведения о признаках зависимых пунктов 11-12, а также об альтернативном варианте зависимого пункта 10 этой формулы, характеризующем закрывание юбкой части провода.

С учетом данных обстоятельств патентообладатель представил уточненную формулу изобретения по оспариваемому патенту, скорректированную путем включения в ее независимый пункт 1 признаков из зависимого пункта 12.

По результатам проведения дополнительного информационного поиска в отношении уточненной формулы административный орган пришел к выводу о том, что изобретение по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет всем предусмотренным законом условиям патентоспособности.

Таким образом, решением Роспатента от 28.01.2020 возражение общества "Энерготрансизолятор" было удовлетворено, патент Российской Федерации N 2511109 был признан недействительным частично, на изобретение с представленной патентообладателем формулой был выдан новый патент.

Не согласившись с принятым административным органом решением, общество "НПО "Изолятор" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании указанного ненормативного правового акта недействительным.

В обоснование несогласия с принятым Роспатентом решением заявитель указал на допущенные административным органом ошибки в толковании технических терминов, относящихся к признакам независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а также на нарушения норм процессуального права, которые, по мнению общества "НПО "Изолятор", позволили Роспатенту сделать не соответствующие фактическим обстоятельствам дела выводы и привели к принятию незаконного ненормативного правового акта.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв общества НПО Изолятор на заявление общества "НПО "Изолятор", в котором указанное третье лицо поддержало правовую позицию заявителя и просило признать оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным.

В Суд по интеллектуальным правам поступили письменные пояснения Роспатента и общества "Энерготрансизолятор", в которых указанные лица обратили внимание на отсутствие у заявителя заинтересованности в оспаривании решения административного органа от 28.01.2020.

В Суд по интеллектуальным правам также поступил отзыв Роспатента на заявление общества "НПО "Изолятор", в котором административный орган возражал против доводов заявителя, полагая, что они противоречат фактическим обстоятельствам дела и основаны на неправильном толковании норм процессуального права.

Кроме того, в Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв общества "Энерготрансизолятор", в котором, ссылаясь на неточности в приведенном заявителем толковании технических терминов, содержащихся в формуле изобретения по оспариваемому патенту и в формуле противопоставленного источника информации, названное третье лицо указало на несоответствие доводов общества "НПО "Изолятор" фактическим обстоятельствам дела и просило отказать в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представители общества "НПО "Изолятор", общества НПО Изолятор, Дзюбина А.С. и Суворовой Е.М. выступили с правовой позицией, настаивали на заинтересованности заявителя в оспаривании решения Роспатента от 28.01.2020, поддержали изложенные в заявлении доводы, просили признать оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным.

В судебном заседании 27.01.2021 представитель заявителя ходатайствовал о вызове специалиста в судебное заседание Суда по интеллектуальным правам.

Представители Роспатента и общества "Энерготрансизолятор" возражали против удовлетворения заявленного представителем общества "НПО "Изолятор" ходатайства, полагая, что при рассмотрении настоящего дела отсутствует необходимость в вызове специалиста в судебное заседание Суда по интеллектуальным правам.

Разрешая ходатайство представителя заявителя о вызове специалиста в судебное заседание Суда по интеллектуальным правам, судебная коллегия учитывает, что в соответствии с частью 1 статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд может привлекать специалиста.

Как следует из приведенной нормы процессуального права, привлечение специалиста к участию в деле в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, является прерогативой суда.

Таким образом, принимая во внимание существо изложенных заявителем спорных вопросов, а также учитывая позицию Роспатента и общества "Энерготрансизолятор" относительно необходимости вызова специалиста в судебное заседание Суда по интеллектуальным правам, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного ходатайства.

Кроме того, представитель общества "НПО "Изолятор" также ходатайствовал о назначении судебной электротехнической экспертизы по настоящему делу. На вопрос суда о предлагаемых заявителем вопросах, кандидатурах экспертов и доказательствах, подтверждающих факт перечисления на депозитный счет суда необходимых для проведения судебной экспертизы денежных средств, представитель общества "НПО "Изолятор" пояснил, что соответствующие материалы будут надлежащим образом подготовлены позднее, в связи с чем ходатайствовал об отложении судебного заседания по делу.

Представители Роспатента и общества "Энерготрансизолятор" возражали против удовлетворения заявленного представителем общества "НПО "Изолятор" ходатайства, полагая, что в материалах дела имеется достаточная совокупность доказательств, на основании которых рассмотрение требований заявителя представляется возможным без назначения судебной экспертизы по настоящему делу.

Разрешая вопрос о возможности и необходимости назначения судебной электротехнической экспертизы по настоящему делу, суд первой инстанции учитывает следующее.

Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Вместе с тем по смыслу приведенной нормы удовлетворение такого ходатайства является правом, а не обязанностью суда.

При этом, учитывая отсутствие предусмотренного законом или разъяснениями высших судебных инстанций перечня случаев, применительно к которым назначение судебной экспертизы является обязательным, разрешение указанного вопроса осуществляется судом с учетом обстоятельств конкретного дела и, таким образом, предполагает необходимость исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в силу части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

В силу части 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

Вместе с тем в силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Судебная коллегия учитывает, что производство по настоящему делу было возбуждено на основании определения Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2020.

На основании определений Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020, от 22.06.2020, от 03.08.2020, от 14.09.2020 и от 02.10.2020 предварительные судебные заседания по настоящему делу неоднократно откладывались.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2020 дело было назначено к судебному разбирательству.

На основании определения Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2020 судебное заседание по настоящему делу было отложено в связи с представлением участвующими в деле лицами дополнительных документов и ввиду необходимости выяснения правовой позиции участвующих в деле лиц относительно заинтересованности общества "НПО "Изолятор" в оспаривании решения Роспатента от 28.01.2020.

Таким образом, к моменту проведения судебного заседания Суда по интеллектуальным правам 27.01.2020 у участвующих в деле лиц имелось достаточное количество времени для выявления необходимости в назначении судебной электротехнической экспертизы по настоящему делу, для определения предполагаемых кандидатур экспертов, для формулирования вопросов, которые могут быть поставлены на их разрешение, а также для перечисления на депозитный счет суда денежных средств, необходимых для проведения такой экспертизы.

Тем не менее вплоть до второго по счету судебного заседания, в рамках которого заявленные требования рассматривались по существу, соответствующие документы и сведения обществом "НПО "Изолятор" в адрес Суда по интеллектуальным правам и в адрес участвующих в деле лиц не поступали.

С учетом данных обстоятельств суд считает, что в рассматриваемом случае имеются основания для отказа в удовлетворении ходатайства о назначении судебной электротехнической экспертизы в силу части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Кроме того, судебная коллегия обращает внимание на то, что, вопреки позиции представителя заявителя, в материалах настоящего дела находится достаточная совокупность доказательств и сведений, относящихся к специальным познаниям, позволяющая рассмотреть спор по существу без проведения судебной экспертизы. Суд также учитывает, что вопросы, на разрешение которых направлены доводы общества "НПО "Изолятор", носят правовой характер и не требуют применения специальных познаний.

Таким образом, основываясь на имеющихся в материалах дела доказательствах, учитывая содержание указанного ходатайства представителя общества "НПО "Изолятор" и отсутствие документального подтверждения его обоснованности, а также принимая во внимание правовую позицию Роспатента и общества "Энерготрансизолятор" относительно данного ходатайства, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для назначения судебной электротехнической экспертизы по настоящему делу.

В судебном заседании представители Роспатента и общества "Энерготрансизолятор" выступили с правовыми позициями по существу заявленных требований, возражали против доводов заявителя по основаниям, изложенным в отзывах и в письменных пояснениях, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "НПО "Изолятор" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Оценивая заинтересованность общества "НПО "Изолятор" в оспаривании решения Роспатента от 28.01.2020 с учетом доводов участвующих в деле лиц, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Как усматривается из материалов дела, патент Российской Федерации N 2511109 на изобретение "Птицезащитный изолятор" был выдан по заявке N 2011135825 на имя закрытого акционерного общества "НПО "Изолятор".

На основании государственной регистрации перехода исключительного права без заключения договора 11.12.2019 правообладателем изобретения по патенту Российской Федерации N 2511109 стало общество НПО Изолятор.

Скорректированная формула изобретения по оспариваемому патенту была представлена на рассмотрение коллегии Палаты по патентным спорам обществом "НПО "Изолятор" 30.09.2019.

Решение о признании оспариваемого патента на изобретение недействительным частично было принято 28.01.2020, то есть после перехода исключительного права на указанный объект от общества "НПО "Изолятор" к обществу НПО Изолятор.

На основании решения Роспатента от 28.01.2020 и уплаты обществом НПО Изолятор соответствующих патентных пошлин вместо патента Российской Федерации N 2511109 был выдан новый патент Российской Федерации N 2720131 на изобретение.

На момент обращения общества "НПО "Изолятор" в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением правообладателем изобретения по вновь выданному патенту является общество НПО Изолятор.

Таким образом, как полагают административный орган и общество "Энерготрансизолятор", оспариваемым решением Роспатента от 28.01.2020 не нарушаются права и законные интересы заявителя, поскольку на дату принятия оспариваемого решения он не являлся правообладателем патента Российской Федерации N 2511109. Изложенное, по мнению Роспатента и третьего лица, свидетельствует об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Между тем, как отмечает заявитель, на момент рассмотрения настоящего дела общество "НПО "Изолятор" выступает в качестве истца по делу N А50-11383/2018 о прекращении введения в гражданский оборот, изъятии и уничтожении изделия ПСПКр 70-3/0,6-П-ГП, ПСПКр 120-3/0, 6-П-ГП, НСПКр 120-3/0,8-П, ФСПКр 70-3/0,6-П и о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей за нарушение исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2511109.

Таким образом, по утверждению заявителя, заинтересованность общества "НПО "Изолятор" в оспаривании решения Роспатента от 28.01.2020 обусловлена наличием законного интереса в защите прав, нарушение которых имело место в период, когда общество "НПО "Изолятор" являлось обладателем исключительного права на изобретение по оспариваемому патенту.

Оценивая приведенные доводы участвующих в деле лиц, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что, как следует из сведений, представленных в общедоступной информационной системе "Картотека арбитражных дел", определением Арбитражного суда Пермского края от 20.04.2020 производство по делу N А50-11383/2018 было приостановлено до вступления в законную силу решения по настоящему делу.

При этом судебная коллегия отмечает, что в силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено и после прекращения правовой охраны соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Исходя из того, что предметом спора по делу N А50-11383/2018 являются требования о защите исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2511109, принимая во внимание, что на основании решения Роспатента от 28.01.2020 оспариваемый патент на изобретение был признан недействительным частично, а также учитывая приведенные положения закона и разъяснения высшей судебной инстанции, судебная коллегия полагает, что общество "НПО "Изолятор" заинтересовано в оспаривании решения Роспатента от 28.01.2020 и переходит к рассмотрению заявленных требований по существу.

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против выдачи патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2011135825 на выдачу патента Российской Федерации N 2511109 на изобретение "Птицезащитный изолятор" (29.08.2011) правовая база для оценки охраноспособности указанного устройства в качестве изобретения включает в себя ГК РФ, в редакции, действующей на дату подачи упомянутой заявки, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 N 13413 (далее - Регламент ИЗ), а также Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные Российским агентством по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС).

Как следует из материалов административного дела, обращаясь в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 2511109 на изобретение "Птицезащитный изолятор", общество "Энерготрансизолятор" представило следующие информационные источники, которые, по мнению указанного лица, свидетельствуют о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень":

- патент US 4355200, опубликован 19.10.1982 (далее - источник [1]);

- патент US 3898372, опубликован 05.08.1975 (далее - источник [2]);

- патент US 6065207, опубликован 23.05.2000 (далее - источник [3]);

- заявка на патент JP 2007045368, опубликован 22.02.2007 (далее - источник [4]);

- патент GB 292854, опубликован 28.06.1928 (далее - источник [5]).

Проанализировав формулу изобретения по оспариваемому патенту с учетом известных из противопоставленных информационных источников сведений, Роспатент установил, что из источника [1] известен изолятор (пункт 1 формулы). Данный изолятор содержит изоляционный элемент (колонка 2 строки 62-66, фиг. 2), оконцеватель, юбку из непроводящего эластомера (диэлектрика), установленную на изоляционном элементе (колонка 2 строки 47-52, 62-66, колонка 3 строки 51-62, фиг. 3). При этом указанная юбка проходит вдоль и вокруг продольной оси изолятора и закрывает часть боковой поверхности оконцевателя (фиг. 3).

По результатам анализа содержания признака независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих такие альтернативные варианты, как прохождение юбки вдоль или вокруг продольной оси изолятора, административный орган пришел к выводу о том, что данные альтернативы также известны из источника [1] (фиг. 3).

С учетом данных обстоятельств Роспатент сделал заключение о том, что решению, известному из источника [1], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

На основании изложенного административный орган признал решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности "новизна".

Выражая несогласие с оспариваемым ненормативным правовым актом, общество "НПО "Изолятор" обращает внимание на то, что административным органом была учтена лишь часть признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту.

По мнению заявителя, при внимательном рассмотрении фигуры 3 из источника [1] можно обнаружить, что юбка 24 закрывает не часть боковой поверхности оконцевателя 11, а поверхность наплыва, который выполнен на этом оконцевателе. При этом общество "НПО "Изолятор" обращает внимание на то, что согласно чертежам из источника [1] юбка закрывает изоляционный наплыв с точностью до линии, обозначающей его окончание. То есть юбка не выступает за наплыв ни на малейшую долю миллиметра.

В подтверждение своей позиции общество "НПО "Изолятор" приводит определение термина "юбка (изолятора)" из Международного электротехнического словаря, размещенного на сайте в сети "Интернет" по адресу: http://www.electropedia.org/. Согласно данному определению под юбкой понимается изоляционная часть, выступающая от изоляционного тела, предназначенная для увеличения длины тока утечки. Таким образом, как отмечает заявитель, юбка должна выступать от изоляционного тела, причем выступать она может только от изоляционного тела (а не от оконцевателя).

Общество "НПО "Изолятор" также приводит определение термина "наплыв", под которым понимается "то, что наплыло, натекло куда-либо, на что-либо; слой какого-либо вещества, расплывшегося по поверхности чего-либо" (Большой толковый словарь. Кузнецов С.А. - С-Пб.: Норинт. 2000. С. 593). По мнению заявителя, это означает, что часть изоляционной оболочки изолятора, прилегающая к оконцевателю, в соответствии с определением из указанного словаря является наплывом, а не юбкой.

По утверждению общества "НПО "Изолятор", из приведенных выше определений следует, что закрывающая боковую поверхность оконцевателя 11 часть изоляционной оболочки на фигуре 3 патента US 4355200 является именно наплывом, а не юбкой, поскольку эта часть прилегает к оконцевателю.

Таким образом, как полагает заявитель, в источнике [1] отсутствует раскрытие признака независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту "юбка, закрывающая, по меньшей мере, часть боковой поверхности оконцевателя", что исключает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

Не соглашаясь с приведенной позицией общества "НПО "Изолятор", общество "Энерготрансизолятор" обращает внимание на то, что в тексте источника [1] отсутствуют указания на наличие особенностей конструкции юбки 24 в виде "наплывов". Напротив, юбка 24 отступает от изоляционного тела и вместе с тем имеет развитую посадочную поверхность, которая сопрягается с изоляционным телом.

Кроме того, третье лицо отмечает, что ранее термину "наплыв" в тексте формулы изобретения по оспариваемому патенту заявитель придавал иное значение, а именно - в качестве "наплыва" обозначалась часть, соприкасающаяся или выполненная заодно с юбкой и находящаяся по отношению к юбке во внутренней части изолятора.

Таким образом, по мнению общества "Энерготрансизолятор", элемент юбки 24 в противопоставленном источнике [1] фактически не подпадает под понятие "наплыва" и не является таковым, в связи с чем доводы общества "НПО "Изолятор" в указанной части не могут быть признаны обоснованными.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающие одно из таких понятий.

В силу подпункта 1 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункта 24.5.1 имеется в виду "пункта 24.5.2"

Как указано в подпункте 4 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 6 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

При этом в силу подпункта 5 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ в том случае, когда не признано новым изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.4 названного Регламента.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "подпункта 7 пункта 24.5.2"

Согласно подпункту 9 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Проверяя законность оспариваемого ненормативного правового акта с учетом приведенных доводов участвующих в деле лиц, судебная коллегия отмечает, что независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту представлен в следующем виде: "Изолятор, содержащий изоляционный элемент, оконцеватели и, по меньшей мере, одну юбку, выполненную из диэлектрика, установленную на изоляционном элементе, проходящую вдоль и/или вокруг продольной оси изолятора и закрывающую, по меньшей мере, часть боковой поверхности оконцевателя.".

Как следует из перевода имеющегося в материалах административного дела патента США N 4355200 на изобретение "Полимерный стержневой изолятор со сниженным уровнем радиопомех и подавлением коронного разряда", указанное решение в варианте его исполнения по фигуре 3 состоит в том числе из оконцевателя 11 (колонка 3, строки 17-23), изоляционной оболочки 14 (колонка 3, строка 25) и коронной юбки 23, 24 (колонка 4, строки 52-53).

При этом, как указано в описании к изобретению по указанному противопоставленному патенту, "желательно предотвратить эрозионное повреждение полупроводящего эластомерного элемента 23 вследствие высоких токов утечки". Для этого полупроводящий эластомерный элемент 23 располагают в углублении и, тем самым, окружают по существу непроводящей дорожкой/устойчивым к эрозии непроводящим эластомером 24 со всех сторон, подверженных воздействию атмосферных условий и поверхностных токов утечки. Такая конструкция коронной юбки 23, 24 обладает высокой устойчивостью к эрозии и обеспечивает необходимую степень подавления радиопомех и коронного разряда при высокой плотности потока на стыке эластомера, металла и воздуха (колонка 4, строки 53-65; колонка 5, строки 1-2).

Из представленных на фигуре 3 чертежей усматривается, что коронная юбка 23, 24 установлена на изоляционной оболочке 14 и (принимая во внимание, что указанный чертеж представляет собой вертикальную проекцию второго варианта осуществления полимерного подвесного изолятора в соответствии с изобретением по источнику [1]) проходит вдоль и вокруг продольной оси изолятора.

Тождество перечисленных признаков изобретения по источнику [1] соответствующим признакам формулы изобретения по оспариваемому патенту заявителем не опровергается.

Вместе с тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что, вопреки позиции заявителя, в патенте США N 4355200 на противопоставленное изобретение отсутствуют сведения об элементе, именуемом "наплыв". При этом приведенные обществом "НПО "Изолятор" определения технических терминов не могут быть приняты во внимание судом в качестве имеющих правовое значение, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения в электронной форме.

Согласно описанию к указанному изобретению на имеющихся в патенте чертежах (фигура 3) номерами 23 и 24 обозначен изоляционный элемент "коронная юбка". При этом, вопреки пояснениям общества "НПО "Изолятор", изоляционный элемент под номером 24 в части, приближенной к телу оконцевателя, продолжается за пределами изоляционного элемента под номером 23, о чем говорит выполненная в едином стиле штриховка.

Все вместе изложенное позволяет сделать вывод о том, что коронная юбка согласно патенту США N 4355200 на противопоставленное изобретение закрывает часть боковой поверхности оконцевателя.

С учетом особенностей внешней формы выражения признака независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, согласно которому юбка закрывает, "по меньшей мере, часть боковой поверхности оконцевателя", закрытие коронной юбкой 23, 24 изобретения по источнику [1] лишь части оконцевателя является достаточным для вывода об известности спорного признака из уровня техники до даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2511109.

Таким образом, вопреки приведенным доводам заявителя, в источнике [1] содержатся все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, что подтверждает правильность выводов Роспатента в соответствующей части.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с приведенным доводом общества "НПО "Изолятор", в связи с чем отклоняет его как не опровергающий законность оспариваемого ненормативного правового акта.

Из решения Роспатента от 28.01.2020 также следует, что по результатам сопоставительного анализа изобретения по оспариваемому патенту и противопоставленных источников информации административный орган пришел к выводу об известности из уровня техники признаков зависимых пунктов 2-9 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

При этом, как установил Роспатент, из источника [4] известен альтернативный вариант зависимого пункта 10 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий закрывание юбкой части несущей конструкции, к которой прикреплен оконцеватель (абзац [0033], фиг. 7) для защиты птиц от поражения электрическим током и защиты установки от повреждения ее частей без использования дополнительных устройств защиты птиц (абзац [0033]).

Однако в источниках информации [1]-[5] отсутствуют сведения о признаках зависимых пунктов 11-12 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а также альтернативный вариант зависимого пункта 10 этой формулы, характеризующий закрывание юбкой части провода.

При этом Роспатент отметил, что признаки зависимого пункта 10 формулы изобретения по оспариваемому патенту являются существенными ввиду того что в описании к оспариваемому патенту содержатся сведения о причинно-следственной связи между данными признаками и одним из упомянутых технических результатов, заключающемся в защите птиц от поражения электрическим током и в защите установки от повреждения ее частей без использования дополнительных устройств защиты птиц.

Кроме того, административный орган констатировал, что в возражении не представлено сведений из уровня техники, позволяющих однозначно установить связь между признаками зависимого пункта 12 формулы изобретения по оспариваемому патенту с какой-либо известной зависимостью и/или закономерностью, которая позволила бы прийти к выводу о том, что данные признаки могут быть получены выбором оптимальных или рабочих значений параметров, основанных на таких зависимостях и/или закономерностях.

С учетом данных обстоятельств патентообладатель представил уточненную формулу изобретения по оспариваемому патенту, скорректированную путем включения в ее независимый пункт 1 признаков из зависимого пункта 12.

В соответствии с решением Роспатента от 28.01.2020 вместо оспариваемого патента на изобретение административным органом был выдан патент на изобретение согласно представленной патентообладателем формуле.

Вместе с тем, обосновывая незаконность оспариваемого ненормативного правового акта в указанной части, общество "НПО "Изолятор" обращает внимание на то, что в нарушение требований пункта 4.9 Правил ППС патентообладатель был лишен возможности внести в независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту признаки зависимого пункта 10 данной формулы, которые согласно выводам административного органа не являются известными из уровня техники.

Как отмечает заявитель, при первоначальном рассмотрении возражения общества "Энерготрансизолятор" Роспатент предложил патентообладателю внести в независимый пункт формулы изобретения по оспариваемому патенту ту часть признаков ее зависимого пункта 10, которая была неизвестна из публикации JP 2007045368.

Однако в дальнейшем, при повторном рассмотрении возражения административный орган уже не предлагал обществу "НПО "Изолятор" внести в независимый пункт формулы изобретения даже ту часть признаков зависимого пункта 10, которая, по ее мнению, была неизвестна из публикации JP2007045368, что, по мнению заявителя, нарушает требования Правил ППС.

При этом заявитель обращает внимание на то, что применительно к признакам зависимого пункта 10 формулы изобретения по оспариваемому патенту административным органом не была соблюдена предусмотренная законом процедура оценки соответствия данного объекта патентных прав условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Между тем, оценивая законность оспариваемого решения Роспатента с учетом приведенных доводов заявителя, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что, согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Как указано в подпункте 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ, изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с положениями подпункта 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 названного Регламента;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При этом, как следует из подпункта 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Как указано в подпункте 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ, не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

В силу подпункта 5 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Согласно подпункту 6 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации. Однако это не освобождает экспертизу от обязанности подтвердить свои аргументы ссылкой на источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если на этом будет настаивать заявитель.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

При этом если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится (подпункт 8 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

В силу подпункта 9 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, имеющей зависимые пункты, не соответствует условию изобретательского уровня, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.4 названного Регламента.

Как указано в подпункте 1 пункта 24.5.4 Регламента ИЗ, если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности изобретения в отношении независимого пункта ввиду его несоответствия условиям новизны или изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением в случае подтверждения такой целесообразности скорректированной формулы изобретения.

В том случае, когда известны источники информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю могут быть сообщены сведения об этих источниках информации.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение в случае внесения патентообладателем по предложению коллегии изменений в формулу изобретения оспариваемого патента решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Как усматривается из материалов административного дела, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, проводившемся 23.05.2019, общество "НПО "Изолятор" ходатайствовало о внесении в независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту признаков зависимого пункта 10 формулы изобретения "юбка закрывает часть провода или несущей конструкции, к которой прикреплен оконцеватель.". При этом пункты 2-9, 11-12 формулы изобретения по оспариваемому патенту были оставлены патентообладателем без изменения (т. 3, л.д. 115).

Впоследствии на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, проводившемся 26.07.2019, обществом "НПО "Изолятор" была представлена вновь скорректированная формула изобретения по оспариваемому патенту, а именно - патентообладатель ходатайствовал о внесении в независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту части признаков пункта 10 указанной формулы "юбка закрывает часть провода, к которой прикреплен оконцеватель". При этом пункты 2-9, 11-12 формулы изобретения по оспариваемому патенту были оставлены патентообладателем без изменения (т. 4, л.д. 26).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, проведенном 26.07.2019, была оглашена резолютивная часть заключения коллегии: "удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019, патент Российской Федерации N 2511109 признать недействительным и выдать новый патент на изобретение с формулой, представленной патентообладателем 26.07.2019".

Вместе с тем заключение коллегии Палаты по патентным спорам, резолютивная часть которого была оглашена в заседании от 26.07.2019, не было утверждено руководителем Роспатента, в связи с чем возражение общества "Энерготрансизолятор" было направлено на повторное рассмотрение.

В заседании коллегии Палаты по патентным спорам, проводившемся 30.09.2019, в связи с отказом сохранить оспариваемый патент в силе полностью общество "НПО "Изолятор" ходатайствовало о внесении в независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту признака зависимого пункта 12 указанной формулы "изолятор содержит, по меньшей мере, две юбки, причем расстояние между юбками составляет у их оснований не более 25 мм.". При этом патентообладатель просил оставить остальные пункты формулы данного изобретения без изменения (т. 4, л.д. 43).

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам от 30.09.2020 было перенесено на 26.12.2019.

По результатам проведенного поиска 14.11.2019 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым изобретение по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 ГК РФ.

В заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 26.12.2019 была оглашена резолютивная часть заключения коллегии Палаты по патентным спорам: "Удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019, патент Российской Федерации N 2511109 признать недействительным частично и выдать новый патент на изобретение с формулой, представленной патентообладателем 30.09.2020.".

Таким образом, как следует из материалов дела и подтверждается оспариваемым решением, по результатам рассмотрения возражения общества "Энерготрансизолятор" административным органом было удовлетворено ходатайство патентообладателя о внесении изменений в формулу изобретения по оспариваемому патенту. При этом административный орган учитывал волеизъявление общества "НПО "Изолятор", которое имело место на момент окончания административной процедуры рассмотрения заявленного возражения.

Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что по смыслу вышеприведенных положений пункта 4.9 Правил ППС внесение предложения о корректировке формулы изобретения по оспариваемому патенту является правом, но не обязанностью коллегии Палаты по патентным спорам.

С учетом изложенного суд полагает, что при рассмотрении возражения общества "Энерготрансизолятор" и разрешении ходатайств общества "НПО "Изолятор" коллегия Палаты по патентным спорам действовала в пределах своих полномочий, в связи с чем какие-либо нарушения Правил ППС с ее стороны в указанной части отсутствуют.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что, вопреки доводам заявителя о несоблюдении административным органом предусмотренной законом процедуры проверки соответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", отсутствие в оспариваемом решении выводов относительно известности влияния признака зависимого пункта 10 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2511109, характеризующего закрывание юбкой части провода, не свидетельствует о допущенном Роспатентом нарушении норм материального права, поскольку, как следует из принятого им решения, в указанной части действие патента было сохранено.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с приведенным доводом общества "НПО "Изолятор" и отклоняет его как не опровергающий законность решения Роспатента от 28.01.2020.

Выражая несогласие с оспариваемым ненормативным правовым актом, заявитель также указывает на то, что, вопреки положениям действовавших в период административного производства Правил ППС, при повторном рассмотрении возражения общества "Энерготрансизолятор" изменение состава коллегии Палаты по патентным спорам было осуществлено лишь на одну треть. По мнению общества "НПО "Изолятор", по смыслу пункта 6.3 Правил ППС такой состав коллегии не может быть признан "иным".

При этом в устном выступлении в судебном заседании Суда по интеллектуальным правам в обоснование приведенного довода заявления представитель общества "НПО "Изолятор" дополнительно сослался на нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о повторном рассмотрении дела в ином составе судей после его отмены вышестоящим судом, которые, по его мнению, могут быть применены по аналогии закона к рассматриваемой ситуации.

Таким образом, как полагает заявитель, повторное рассмотрение возражения общества "Энерготрансизолятор" было осуществлено в незаконном составе коллегии Палаты по патентным спорам, что свидетельствует о нарушении норм процессуального права и является основанием для признания принятого Роспатентом решения недействительным.

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что согласно пункту 4.1 Правил ППС дела по возражениям или заявлениям рассматриваются коллегиально на заседании Палаты по патентным спорам в составе не менее трех ее членов, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение, утвержденном председателем Палаты по патентным спорам.

В силу пункта 4.2 Правил ППС в состав коллегии Палаты по патентам спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение.

Как указано в пункте 6.3 Правил ППС, решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения.

В случае неутверждения решения Палаты по патентным спорам руководитель федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет возражение или заявление на рассмотрение в ином составе коллегии Палаты по патентным спорам.

Из материалов административного дела следует, что первоначально возражение общества "Энерготрансизолятор" рассматривалось коллегией Палаты по патентным спорам в составе Манченко С.Н., Половюк В.В., Рентеева В.А.

При повторном рассмотрении возражение общества "Энерготрансизолятор" рассматривалось коллегией Палаты по патентным спорам в составе Бирюкова А.А., Половюк В.В., Рентеева В.А.

Оценивая законность участия указанных членов коллегии Палаты по патентным спорам при повторном рассмотрении возражения общества "Энерготрансизолятор", судебная коллегия отмечает, что по смыслу положений пункта 6.3 Правил ППС "иной" состав коллегии не исключает возможности участия в нем тех же должностных лиц (того же должностного лица) при частичном (но не полном) несовпадении состава членов коллегии в целом.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что с учетом специфики административной процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение применение норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к регламентации законного состава коллегии Палаты по патентным спорам по аналогии закона является недопустимым. Процедура рассмотрения возражений в административном органе и рассмотрения судебного спора регламентируется различными нормами права и имеет отличия.

Таким образом, принимая во внимание, что действующее законодательство не закрепляет императивного запрета на участие в повторном рассмотрении возражения того же должностного лица (тех же должностных лиц), тогда как состав коллегии при первоначальном и повторном рассмотрении возражений не совпадает, само по себе участие Половюк В.В. и Рентеева В.А. в заседаниях при первоначальном и повторном рассмотрении возражения не свидетельствует о нарушении Роспатентом пункта 6.3 Правил ППС, поскольку повторное рассмотрение возражения общества "Энерготрансизолятор" против выдачи патента Российской Федерации N 2511109 на изобретение было проведено Роспатентом в ином составе коллегии.

Из материалов дела также не усматривается, что при повтором рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам был заявлен отвод кому либо из членов коллегии.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с приведенным доводом общества "НПО "Изолятор", в связи с чем отклоняет его как не опровергающий законность решения Роспатента от 28.01.2020.

Принимая во внимание отсутствие в заявлении общества "НПО "Изолятор" иных доводов, которые, по мнению заявителя, могут свидетельствовать о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта, правомерность выводов административного органа в остальной части судебной коллегией не проверяется.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для признания недействительным решения Роспатента от 28.01.2020 о признании патента Российской Федерации N 2511109 на изобретение "Птицезащитный изолятор" недействительным частично и о выдаче нового патента на изобретение.

Доводы общества "НПО "Изолятор" не опровергают приведенные в решении Роспатента от 28.01.2020 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование общества "НПО "Изолятор" о признании решения Роспатента от 28.01.2020 недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования акционерного общества "НПО "Изолятор" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур